WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Diners Club International Ltd. v. Greenfree Zaaknr. DNL2011-0007 1. Partijen

Eiser is Diners Club International Ltd. uit Riverwoods, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Greenberg Traurig, LLP, Nederland.

Verweerder is Greenfree uit Baarn, Nederland. 2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen , , , en (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Exonet Internet Services. 3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 20 januari 2011. Het Instituut heeft op 20 januari 2011 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 januari 2011 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 21 januari 2011 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 10 februari 2011. Het Verweerschrift is bij het Instituut ingediend op 25 januari 2011.

Op 27 januari 2011 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 24 februari 2011 heeft SIDN het mediation proces verlengd tot 29 maart 2011. Op 29 maart 2011 heeft SIDN het mediation proces verder verlengd tot 28 april 2011. Op 27 april 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Gregor Vos op 19 mei 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond

Eiser is de vennootschap naar Amerikaans recht Diners Club International Ltd., een wereldwijd actieve creditcardmaatschappij.

Eiser is rechthebbende op de volgende merken:

1. Benelux merkregistratie nr. 670855 voor het woordmerk DINERS, gedeponeerd op 26 augustus 1999 voor diensten in klassen 35, 36 en 39,

2. Gemeenschapsmerk registratie nr. 3777621 voor het woordmerk DINERS, gedeponeerd op 5 september 2003 voor diensten in klassen 36 en 39,

samen hierna aangeduid als de “Merken”.

Verweerder is een onderneming die zich blijkens het handelsregister onder meer bezig houdt met de ontwikkeling, productie en verkoop van kortings- en cadeaubonnen. De datum van laatste registratie van de Domeinnamen is 28 januari 2008. Verweerder is sinds die datum de houder van de Domeinnamen. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser

Rechten van Eiser op Merk of Naam en de Domeinnamen zijn identiek aan of stemmen verwarringwekkend overeen met Merk of Naam

Eiser beroept zich in deze procedure op de identieke Benelux en Gemeenschaps inschrijving voor het woordmerk DINERS. Eiser biedt zijn creditcards onder meer aan onder de naam en het merk “Diners Club” en een aantal variaties daarop. Nu bij al die variaties de nadruk op het onderscheidende bestanddeel DINERS ligt, hebben de Merken een groot onderscheidend vermogen gekregen voor de betrokken diensten.

Eiser stelt dat de Domeinnamen overeenstemmen met de Merken, nu de Merken in alle Domeinnamen in zijn geheel zijn geïncorporeerd.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Eiser stelt geen toestemming of licentie aan Verweerder te hebben gegeven om de Domeinnamen te registreren. Ook wederverkoopt Verweerder geen diensten van Eiser. Eiser wijst verder op het feit dat Verweerder klaarblijkelijk actief is in de golfsport, nu de websites onder alle Domeinnamen verwijzen naar golfsport gerelateerde evenementen. Eiser stelt ook zelf actief te zijn op het gebied van golf, onder meer door het geven van cadeaubonnen voor golf evenementen.

Eiser stelt verder dat Verweerder door middel van registratie van de Domeinnamen probeert te profiteren van de goodwill die aan de Merken kleeft, nu geen van de Domeinnamen een eigen website heeft, maar allen doorlinken naar andere (aan de golfsport gerelateerde) websites van Verweerder.

Daarnaast is er volgens Eiser geen indicatie dat Verweerder (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil, (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnamen, of (iii) de Domeinnamen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Eiser wijst verder op het feit dat het bestanddeel “DINERS” op geen van de websites waarheen de Domeinnamen doorlinken, wordt gebruikt. Onder verwijzing naar vaste rechtspraak voert Eiser aan dat Verweerder geen belang heeft bij een domein dat enkel gebruikt wordt om door te verwijzen.

Volgens Eiser bood Verweerder de Domeinnamen na sommatie onmiddellijk aan Eiser aan, dan wel bood Verweerder aan de Domeinnamen voor Eiser te beheren, dan wel bood Verweerder een samenwerking aan op het gebied van golf gerelateerde diensten. Dit is volgens Eiser een omstandigheid die in eerdere gevallen tot de conclusie heeft geleid dat Verweerder geen legitiem belang had bij de betrokken domeinnamen. Ten slotte wijst Eiser erop dat Verweerder heeft gedreigd om tot “typo-squatting” over te gaan, om Eiser zodoende te bewegen tot een commerciële regeling.

Gezien het voorgaande heeft Verweerder volgens Eiser geen eigen recht of legitiem belang op de Domeinnaam.

Kwade Trouw Verweerder

Eiser voert aan dat hij een van de bekendste creditcardmaatschappijen is, en dat alle domeinnamen die zijn merken bevatten per definitie geschikt zijn om internetverkeer aan te trekken met het oogmerk dit door te leiden naar websites met commercieel oogmerk of om de domeinnamen te verkopen.

Volgens Eiser worden de Domeinnamen ook daadwerkelijk gebruikt om te trachten commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar verschillende websites van Verweerder te leiden, door gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de Merken van Eiser.

Tenslotte wijst Eiser op overgelegde correspondentie met Verweerder, waaruit volgens Eiser blijkt dat Verweerder zelf helemaal geen intentie had om de Domeinnamen zelf te gebruiken, maar alleen om de Domeinnamen bij gelegenheid aan Eiser aan te bieden. B. Verweerder

Rechten van Eiser op Merk of Naam en de Domeinnamen zijn identiek aan of stemmen verwarringwekkend overeen met Merk of Naam

Verweerder betwist dat de Domeinnamen identiek zijn aan, dan wel verwarringwekkend overeenstemmen met de Merken van Eiser. Verweerder beroept zich op het feit dat dit ook niet als zodanig door Eiser is gesteld.

Verweerder betwist dat de DINERS Merken in zijn geheel in de Domeinnamen zijn geïncorporeerd. Het woord “diners” (dus met de “s”) komt niet in zijn geheel voor in de Domeinnamen. Verweerder wijst op het feit dat in alle Domeinnamen het zeer gebruikelijke Nederlandse woord “diner” (dus zonder “s”) als uitgangspunt is genomen. Volgens het Van Dale Nederlands woordenboek betekent dit woord “volledige warme maaltijd”, en wordt het woord fonetisch uitgesproken als [dienee].

Verweerder wijst er verder op dat hij onder meer “leisure loyalty” programma’s ontwikkelt. Eerder heeft Verweerder reeds het Nationale Golfbon concept in de markt geplaatst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de domeinnamen en . Een ander potentieel concept is gebaseerd op de Nederlandse restaurant