WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Herbalife International, lnc. v. M. Kerst Zaaknr. DNL2010-0066 1. Partijen

Eiser is Herbalife International, lnc., gevestigd te Century City, Californië, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door AKD advocaten & notarissen, Nederland.

Verweerder is M. Kerst uit Enschede, Nederland, vertegenwoordigd door Parick advocatuur, Nederland. 2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen , , , en (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via Veldmaat ICT. 3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 15 november 2010. Het Instituut heeft op 17 november 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 17 november 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 17 november 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 7 december 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 7 december 2010.

Op 8 december 2010 heeft SIDN het mediation proces aangevangen. Op 6 januari 2011 heeft SIDN partijen geïnformeerd dat het geschil niet door middel van het mediation proces is opgelost.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 11 januari 2011 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond Eiser

Eiser handelt in dieetproducten en voedingssupplementen. In Nederland worden de producten van Eiser op de markt gebracht met behulp van een groot netwerk van distributeurs. Merken

Eiser beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: het “Merk”):

- Het woordmerk HERBALIFE, geregistreerd in de Benelux op 4 mei 1983 onder nummer 391082, voor waren in de klassen 3, 5 en 29,

- Het beeldmerk HERBALIFE, geregistreerd in de Benelux op 16 oktober 1992 onder nummer 524966, voor waren in de klassen 3 en 5,

- Het beeldmerk HERBALIFE, geregistreerd in de Europese Gemeenschap op 23 januari 1998 onder nummer 63875, voor waren in de klassen 5, 29 en 30.

In de Beeldmerken is het woord Herbalife het meest in het oog springende onderdeel. Als bijlage heeft Eiser nog een vierde Gemeenschapsmerk in het geding gebracht maar doet hier in haar Eis geen beroep op. Verweerder

Verweerder is in het verleden een officiële distributeur van Eiser geweest, maar behoort sinds meer dan een jaar niet meer tot haar distributienetwerk. Op de website “” verkoopt Verweerder originele producten van Eiser. De Domeinnamen zijn alle vijf doorgelinkt naar deze website. 5. Stellingen van Partijen A. Eiser

Identiek of verwarringwekkend overeenstemmend met een naar Nederlands recht beschermd merk

Eiser stelt rechthebbende te zijn op het Merk. Eiser stelt verder dat de Domeinnamen alle vijf auditief, visueel en begripsmatig overeenstemmen met het Merk. De Domeinnamen bevatten alle het Merk hetgeen het onderscheidende element in de Domeinnamen is. De overige elementen, respectievelijk: ‘Enschede’, ‘producten’, ‘recepten’, ‘winkel’, en ‘shakes’ zijn zuiver beschrijvend en dus niet onderscheidend, aldus Eiser.

Nu volgens Eiser het volledige Merk in de Domeinnamen is opgenomen en dit onderdeel van de Domeinnamen steeds het onderscheidende element is, stemmen de Domeinnamen verwarringwekkend overeen met het Merk.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen

Volgens Eiser heeft Verweerder geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen. Eiser heeft volgens haar geen toestemming verleend aan Verweerder voor het gebruik van het Merk in de Domeinnamen. Verweerder heeft geen merkrecht op de Domeinnamen en gebruikt deze niet als handelsnaam, noch is er volgens Eiser sprake van voorgebruik aangezien het Merk vijf jaar ouder is dan de Domeinnamen. Verweerder is niet algemeen bekend onder de Domeinnamen, noch is er volgens Eiser sprake van niet-commercieel gebruik van de Domeinnamen.

Volgens Eiser worden de Domeinnamen door Verweerder gebruikt om uit winstoogmerk op misleidende wijze consumenten aan te trekken. Op de website waarnaar de Domeinnamen doorlinken worden volgens Eiser niet alleen producten onder het Merk aangeboden, maar eveneens producten van het merk FIZZIQS. Bovendien wordt op de website volgens Eiser vermeld dat Verweerder ‘onafhankelijke Herbalife distributeur’ is, hetgeen bij het relevante publiek de indruk wekt dat Verweerder een officiële distributeur is van Eiser. Volgens de jurisprudentie kan er zodoende volgens Eiser niet gesproken worden een legitiem belang.

Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnamen

Eiser stelt dat de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd nu Verweerder ten tijde van de registratie op de hoogte was van de merkrechten van Eiser.

De Domeinnamen worden volgens Eiser eveneens te kwader trouw gebruikt aangezien Verweerder door middel van de Domeinnamen met daarin het Merk traffic probeert te genereren voor de website waaraan de Domeinnamen zijn gekoppeld. Bovendien zou volgens Eiser door het koppelen van de Domeinnamen aan de website “” en door het publiceren van misleidende informatie op de website de consument kunnen concluderen dat er een commerciële band bestaat tussen Verweerder en Eiser terwijl dit niet het geval is.

Tot slot stelt Eiser zelf niet te kunnen beschikken over de Domeinnamen die alle vijf naast het Merk voor haar producten relevante beschrijvende aanduidingen bevat