WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Herbalife International Inc. v. Multi Media Concepts Zaaknr. DNL2010-0026 1. Partijen

Eiseres is Herbalife International Inc., gevestigd te Century City, Californië, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Hoogenraad & Haak, Nederland.

Verweerster is Multi Media Concepts, gevestigd te Dongen, Nederland. 2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V. 3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 16 april 2010. Het Instituut heeft op 16 april 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 19 april 2010 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.4 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 19 april 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 9 mei 2010. Het Instituut heeft van Verweerster een Verweerschrift noch een andere reactie ontvangen. Derhalve deelde het Instituut op 10 mei 2010 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven.

Op 10 mei 2010 heeft Verweerster per e-mail aan het Instituut laten weten dat zij het Instituut om uitstel gevraagd had voor het indienen van een Verweerschrift. Zij gaf daarbij aan inhoudelijk verweer te willen voeren. Het Instituut heeft Verweerster vervolgens op 11 mei 2010 verzocht om de gronden voor dit verzoek om uitstel kenbaar te maken, waarna Verweerster het Instituut op 11 mei 2010 heeft bericht dat de gronden van het verweer bij Eiseres bekend zijn en dat zij conform een e-mailbericht van 28 april 2010 aan het Instituut had verzocht om twee weken uitstel. Het Instituut heeft Verweerster daarop verzocht het betreffende e-mailbericht alsnog toe te zenden, en heeft Eiseres op de hoogte gesteld van het verzoek tot uitstel van Verweerster. Eiseres heeft op 11 mei 2010 het Instituut gemotiveerd verzocht het verzoek van Verweerster af te wijzen. Verweerster heeft op haar beurt op 11 mei 2010 het Instituut verzocht om dit verzoek van Eiseres af te wijzen. Op 12 mei 2010 heeft Verweerster het Instituut de betreffende e-mail van 28 april 2010 doorgestuurd. Op 12 mei 2010 heeft het Instituut aan partijen aangegeven dat overgegaan zou worden tot de benoeming van een geschillenbeslechter.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 20 mei 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

Op 27 mei 2010 heeft de Geschillenbeslechter Procedurele Order nr. 1 uitgevaardigd. Middels deze Order heeft de Geschillenbeslechter de Verweerster tot 4 juni 2010 de gelegenheid gegeven om alsnog een Verweerschrift in te dienen.

Op 3 juni 2010 heeft het Instituut een e-mail ontvangen van Verweerster, waarin Verweerster een aantal gronden heeft opgegeven als verweer tegen de Eis. Deze e-mail is echter geen Verweerschrift omdat zij op grond van artikel 7.2 van de Regeling niet volledig is. Omdat het verweer van Verweerster bekend is en uit de overgelegde stukken blijkt, zal de Geschillenbeslechter evenwel in de onderhavige uitspraak coulancehalve rekening houden met het verweer van Verweerster zoals dat blijkt uit bedoelde e-mail.

Na overleg tussen het Instituut en de Geschillenbeslechter is, in de bijzondere procedurele omstandigheden van de zaak, de zaak op 4 juni 2010 door het Instituut doorverwezen naar SIDN voor mediation. Op 7 juli 2010 is door SIDN vastgesteld dat het mediation proces niet heeft geleid tot een regeling van het geschil tussen partijen en is het mediation proces beëindigd. 4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een onderneming die voedingssupplementen en afslankproducten produceert en verhandelt. Eiseres is houdster van het Gemeenschapswoordmerk HERBALIFE met registratienummer 5332234, geregistreerd op 12 november 2007 voor – onder meer – voedingssupplementen, voedingswaren en non-alcoholische dranken, het Benelux woordmerk HERBALIFE met registratienummer 391082, geregistreerd op 4 mei 1983 voor – onder meer – verzorgingsproducten en vitaminepreparaten en van een drietal HERBALIFE beeldmerken met registratienummers 63875 (Gemeenschapsbeeldmerk), 4927919 (Gemeenschapsbeeldmerk) en 524966 (Benelux beeldmerk), geregistreerd op respectievelijk 23 januari 1998, 8 oktober 2009 en 16 oktober 1992 voor – onder meer – voedingssupplementen, non-alcoholische dranken en voedingswaren. Deze merken worden hierna tezamen ook als de “Merken” aangeduid.

Verweerster is een in Nederland gevestigde onderneming die blijkens haar website “” onder meer diensten verleent op het gebied van online marketing. Op 7 augustus 2007 heeft zij de domeinnaam (de “Domeinnaam”) geregistreerd bij SIDN. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres

Eiseres stelt dat er verwarringwekkende overeenstemming is tussen de Merken en de Domeinnaam, omdat de Domeinnaam het merk HERBALIFE bevat en daar slechts het zuiver beschrijvende, niet-onderscheidende element ‘bestellen' aan toevoegt. De combinatie van HERBALIFE en ‘bestellen' suggereert daarnaast een band tussen Eiseres en de Domeinnaam, inhoudende dat met toestemming van Eiseres haar producten worden aangeboden. Internetgebruikers zullen de Domeinnaam associëren met de Merken en als gevolg een economische dan wel juridische band veronderstellen, aldus Eiseres. Eiseres voert voorts aan dat het eerste deel van de Domeinnaam identiek is aan de Merken, waarbij het van belang is dat het eerste deel van het merk en het teken meer aandacht krijgt van het publiek, waardoor dit deel zwaarder weegt bij de overeenstemmingsvraag. Zij concludeert dat er grote auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming bestaat tussen de Merken en de Domeinnaam.

Eiseres stelt dat Verweerster geen recht heeft op, of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Verweerster heeft geen toestemming van Eiseres om haar Merken te gebruiken. Verweerster gebruikt de Domeinnaam om buiten het distributiestelsel van Eiseres om de producten van Eiseres te verkopen. Verweerster is geen erkende distributeur van Eiseres, en kan daarom alleen de producten van Eiseres betrekken via een erkende distributeur, die als gevolg daarvan handelt in strijd met zijn verplichtingen jegens Eiseres, of via een andere wijze, die inbreuk maakt op de merkrechten van Eiseres. Ook al zou Verweerster wel een erkende distributeur van Eiseres zijn, dan zou zij in strijd handelen met haar verplichtingen jegens Eiseres, aangezien Eiseres haar distributeurs niet toestaat met de prijs van haar producten te adverteren en de Merken te gebruiken in een domeinnaam. Verweerster gebruikt de Domeinnaam voor de ongeautoriseerde verkoop van producten van Eiseres en doet daarmee de erkende distributeurs van Eiseres oneerlijke concurrentie aan. Daarnaast handelt zij onrechtmatig jegens Eiseres. Verweerster gebruikt de Domeinnaam niet voor het te goeder trouw aanbieden van goederen en diensten. Nu Verweerster ook niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam of de Domeinnaam gebruikt voor legitieme niet-commerciële doeleinden, heeft Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Eiseres stelt dat de registratie van de Domeinnaam door Verweer