WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Doka Nederland B.V. v. Media Village B.V. Zaaknr. DNL2010-0009 1. Partijen

Eiseres is Doka Nederland B.V., gevestigd te Oss, Nederland, handelend als gevolmachtigde van de vennootschap naar Oostenrijks recht, Doka GmbH, gevestigd te Amstetten, Oostenrijk en vertegenwoordigd door Den Engelsman Hoogenboom Büchner Advocaten, Nederland.

Verweerder is Media Village B.V., gevestigd te Dordrecht, Nederland, vertegenwoordigd door SOLV Advocaten, Nederland. 2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Media Village. 3. Het Verloop van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 28 januari 2010. Het Instituut heeft op 28 januari 2010 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 januari 2010 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 5 februari 2010 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 25 februari 2010. Het Verweerschrift is ingediend op 25 februari 2010.

In overeenstemming met artikel 8.1 van de Regeling is het mediation proces op 2 maart 2010 aangevangen. Op 25 maart 2010 heeft SIDN bepaald dat mediation niet succesvol zal zijn.

Het Instituut heeft Tjeerd Overdijk op 30 maart 2010 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat het correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een dochtermaatschappij en gevolmachtigde van Doka GmbH, gevestigd in Amstetten, Oostenrijk. Doka GmbH is een onderneming die zich wereldwijd richt op de productie, verkoop en verhuur van bekistingsmaterialen voor de bouw. Doka GmbH is rechthebbende op de volgende woordmerken:

- Internationaal merk 305272 - DOKA, geregistreerd op 22 november 1965, voor waren in klassen 6 en 19,

- Internationaal merk 469150 - DOKA, geregistreerd op 5 april 1982, voor waren in klassen 6, 7, 19 en 20,

- Gemeenschapsmerk 45930 - DOKA, geregistreerd op 1 april 1996, voor waren en diensten in klassen 6, 7, 9, 16, 19, 20, 37, 39, 41 en 42.

Deze inschrijvingen worden ingeroepen door Eiseres en zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de “Merken”.

Verweerder is een onderneming die zich richt op het bedenken en exploiteren van internet-concepten. Verweerder heeft de Domeinnaam op 5 januari 2009 geregistreerd en is daarvan sindsdien de houder. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres

Eiseres heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht: Rechten van Eiseres op Merk of Naam

Eiseres beroept zich in deze procedure op de Merken en haar handelsnaam, Doka. Eiseres voert daarbij aan dat de Merken in de Nederlandse bouwwereld zeer bekend zijn en dat zij met haar (handels)naam ook wereldwijd bekendheid geniet, zodat de Merken bekende merken zijn. Eiseres stelt dat de Domeinnaam identiek is aan de Merken en aan haar handelsnaam.

Volgens Eiseres maakt Verweerder inbreuk op de Merken en haar handelsnaam. Er is sprake van verwarring bij internetgebruikers die op zoek zijn naar Eiseres. Geen Recht of Legitiem Belang Verweerder

Eiseres is niet bekend met omstandigheden waaruit blijkt dat Verweerder een recht of een legitiem belang zou hebben bij het gebruik van de Domeinnaam. Eiseres heeft geen toestemming gegeven voor gebruik van de Merken door Verweerder.

In dit verband voert Eiseres voorts aan dat Verweerder geen eigen recht heeft de Merken te gebruiken. Zij heeft zelf geen merk ‘Doka' en maakt inbreuk op de Merken van Eiseres. Verweerder gebruikt de Domeinnaam slechts om bezoekers door te leiden naar . Eiseres noemt dit gebruik als ‘passieve domeinnaam', wat, wederom volgens Eiseres, volgens vaste WIPO-jurisprudentie niet zou zijn toegestaan. De website achter de domeinnaam is een advertentiesite voor producten en diensten van verschillende partijen en wordt niet uitsluitend gebruikt om producten aan te bieden op het gebied van fotografie. Kwade Trouw Verweerder

In het licht van het voorgaande meent Eiseres dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. De Domeinnaam is geregistreerd op 5 januari 2009. Het eerste Internationale merk was geregistreerd in 1965 en het eerste gemeenschapsmerk in 1996. Volgens Eiseres zijn zowel de handelsnaam als de Merken bekend bij het publiek. Eiseres voert aan dat op degene die een domeinnaam registreert de plicht rust te onderzoeken of deze domeinnaam inbreuk maakt op de rechten van anderen. Verweerder had moeten onderzoeken of de Domeinnaam gelijk is aan een beschermd merk of handelsnaam. De registratie van de Domeinnaam is daarom te kwader trouw.

Eiseres voert bovendien aan dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd om deze vervolgens voor een hogere prijs te verkopen. De Domeinnaam zou daarom voor commercieel gewin zijn geregistreerd. B. Verweerder

Verweerder heeft hiertegen het volgende verweer gevoerd: De Rechten van Eiseres op Merk of Naam

Verweerder stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van verwarring tussen de Domeinnaam en de Merken en de handelsnaam van Eiser. Noch de betrokken diensten van Eiseres en Domeinnaam zijn soortgelijk, noch de aard van de ondernemingen is soortgelijk. De producten en diensten sluiten niet bij elkaar aan en worden niet in elkaars nabijheid gebruikt. Recht of Legitiem Belang Verweerder

Verweerder wijst erop dat ‘doka' de gebruikelijke afkorting is van ‘donkere kamer'. Verweerder is voornemens een website te ontwikkelen over donkere kamers en fotografie. Hiertoe stelt zij aantoonbare voorbereidingen te hebben getroffen. Van inbreuk op de Merken of handelsnaamrechten van Eiseres is geen sprake.

Verweerder bestrijdt de gestelde bekendheid van de Merken. In dit verband wijst Verweerder erop dat het voor de Merken die vóór 1 januari 1996 (inwerkingtreding TRIPS-verdrag) zijn ingeschreven moet gaan om algemene bekendheid bij de overgrote meerderheid van het Nederlandse publiek, niet slechts om bekendheid binnen de Nederlandse bouwsector. Geen Kwade Trouw Verweerder

Verweerder voert aan dat van kwade trouw geen sprake is, nu zij aantoonbaar voornemens is een website over fotografie te ontwikkelen en zij volgens eigen zeggen de Domeinnaam uitsluitend op beschrijvende wijze gebruikt. De Domeinnaam wordt door Verweerder niet als merk of handelsnaam gebruikt, waardoor er geen verwarringsgevaar is.

Verweerder was niet bekend met de Merken en betwist dat deze bekende merken zijn en dat zij behoorde te weten dat Eiseres rechthebbende is op de Merken en de handelsnaam. Verweerder betwist bovendien dat op haar een onderzoeksplicht rust.

Voorts stelt Verweerder niet van plan te zijn geweest de Domeinnaam te verkopen, maar pas een abstracte vraagprijs te hebben genoemd nadat Eiseres meerdere keren een voorstel had gedaan tot huur of koop van de Domeinnaam. 6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling, moet voor toewijzing van een vordering tot overdracht worden voldaan aan de volgende cumulatieve vereisten:

- De domeinnaam is identiek of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, hand