WIPO Arbitration and Mediation Center UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Akzo Nobel Coatings International B.V. v. E. Kroon Zaaknr. DNL2009-0003 1. Partijen

Eiseres is Akzo Nobel Coatings International B.V. gevestigd te Arnhem, Nederland.

Verweerder is de heer E. Kroon, wonende te Alphen aan de Rijn, Nederland. 2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar. 3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 22 januari 2009 per e-mail en op 3 februari 2009 in hardcopy. Het Instituut heeft op 22 januari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 23 januari 2009 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 4 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 februari 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 23 februari 2009.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 13 maart 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling. 4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is onderdeel van het AkzoNobel concern, wereldwijde fabrikant van en marktleider op het gebied van coatings en verven.

Verweerder is wederverkoper van Sikkens verven, geproduceerd door en afkomstig van Eiseres.

Verweerder is de eerste houder van de Domeinnaam. De registratie dateert van 16 april 2007. 5. Stellingen van Partijen A. Eiseres De Rechten van Eiseres op Merk of Naam

Eiseres stelt dat zij rechten kan laten gelden op de volgende merken:

- De Benelux merkregistratie met nr. 51119, gedeponeerd op 6 augustus 1971, voor het woordmerk SIKKENS, waarvan de inschrijving voor waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 8, 17 en 19 (onder meer “chemicaliën voor schildersdoeleinden” en “verfwaren”) op 1 maart 1973 is gepubliceerd,

- De Benelux merkregistratie met nr. 798513, gedeponeerd op 13 april 2006, voor het woordmerk SIKKENS voor waren in de klassen 2, 3 en 17 (onder meer “verven”), geregistreerd op 18 april 2006.

Hierna ook gezamenlijk aan te duiden als “de Merken”.

Daarnaast stelt Eiseres rechthebbende te zijn op de domeinnamen , geregistreerd op 2 december 1996 en , geregistreerd op 11 november 2008. Recht of Legitiem Belang Verweerder

Eiseres stelt dat de Merken bekende merken zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Eiseres voert aan dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de Merken. De toevoeging “voordelig” is volgens Eiseres een generieke term, die bij de vergelijking tussen de Merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol speelt en niet afdoet aan de onderscheidende aanduiding “sikkens” welke identiek is aan de Merken. Hierdoor is sprake van overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken. Deze overeenstemming is volgens Eiseres zodanig dat verwarring kan ontstaan omdat de Domeinnaam bij het publiek de onjuiste indruk kan wekken van Eiseres te zijn of dat tussen Verweerder en Eiseres een economische band bestaat. Eiseres stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Redengevend daarvoor zou zijn dat Verweerder onder deze naam niet algemeen bekend is en evengoed een domeinnaam had kunnen kiezen waarin de Merken geen rol spelen. Kwade Trouw Verweerder

Eiseres acht de kwade trouw van Verweerder aanwezig nu deze, zo stelt Eiseres, door de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken voor eigen commercieel gewin op onrechtmatige wijze tracht mee te liften op de bekendheid van de Merken. Verweerder zou zich ten tijde van de registratie bewust zijn geweest van de bekendheid van de Merken (althans: had zich daarvan bewust moeten zijn). B. Verweerder De Rechten van Eiseres op Merk of Naam

Verweerder erkent de merkrechten waarop Eiseres zich beroept. Recht of Legitiem Belang Verweerder

Verweerder weerspreekt het gestelde gevaar voor verwarring door aan te voeren dat het bij het publiek bekende logo voor de Merken (‘SIKKENS') niet wordt gebruikt op de website gekoppeld aan de Domeinnaam. Daarnaast stelt Verweerder dat internetgebruikers die zoeken naar producten van het merk SIKKENS (de Geschillenbeslechter begrijpt: internetgebruikers die zoeken naar de merkhouder) in eerste instantie de domeinnamen van de merkhouder ( en ) zullen bezoeken. De gestelde afwezigheid van belang bij de Domeinnaam weerspreekt Verweerder door aan te geven dat op de aan de Domeinnaam gekoppelde website uitsluitend originele SIKKENS-producten worden aangeboden tegen een voordelige prijs. Kwade Trouw Verweerder

De Domeinnaam is volgens Verweerder niet geregistreerd om voor een bedrag hoger dan de registratiekosten te verkopen, verhuren of anderszins over te dragen aan Eiseres of één van diens concurrenten noch om Eiseres te beletten deze te gebruiken, noch om de activiteiten van Eiseres te verstoren.

Verweerder geeft aan klant van Eiseres te zijn en originele SIKKENS verven te verkopen, geproduceerd door en afkomstig van Eiseres. Verweerder stelt dat het wettelijk is toegestaan te adverteren met de merknaam van de producten die verkocht worden, wanneer de merkhouder de producten aanbiedt op de Europese markt. 6. Oordeel en Bevindingen

Vooraf wordt opgemerkt dat de Regeling niet in alle opzichten dezelfde bescherming biedt als het Benelux-merkenrecht, gemeenschapsmerkenrecht en/of handelsnaamrecht. Oorspronkelijk zijn de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) en de daarop gebaseerde regelingen, zoals de Regeling, bedoeld als instrument om excessen, zoals het kapen van domeinnamen, tegen te gaan. Indien merkhouders wensen op te treden tegen andere vormen van merkinbreuk, zoals verwatering van het merk, zullen zij hiervoor de gewone rechter moeten inschakelen.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

a de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling,

b de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam, en

c de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt. A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Merken waarop Eiseres zich beroept keren volledig terug in de Domeinnaam. Het element “SIKKENS” wordt daarin direct gevolgd door het woord “voordelig”. Naar Eiseres terecht heeft gesteld, is deze toevoeging een generieke term, die bij de vergelijking tussen de Merken en de Domeinnaam een ondergeschikte rol speelt. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam zodanig met de Merken overeen dat daarmee verwarring kan ontstaan. Hieraan doet niet af, zoals Verweerder heeft gesteld, dat het bij het publiek bekende logo voor de Merken niet wordt gebruikt op de betreffende website, nu