WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER Musik Produktiv GmbH & Co. KG v. Sinus Pro B.V. Zaaknr. DNL2008-0031

1. Partijen

Eiseres is Musik Produktiv GmbH & Co. KG, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Ibbenbüren, Duitsland, vertegenwoordigd door Damsté Advocaten, Nederland.

Verweerster is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sinus Pro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hoofddorp, Nederland, vertegenwoordigd door SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk Advocaten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De domeinnaam in geschil is (hierna ook aangeduid als de “Domeinnaam”). De Domeinnaam is geregistreerd bij SIDN via Hostnet B.V., Amsterdam, Nederland.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) per e-mail op 17 juli 2008 en schriftelijk op 24 juli 2008. Het Instituut heeft op 23 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 24 juli 2008 bevestigd dat de Verweerster geregistreerd staat als domeinnaamhoudster en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 28 juli 2008 aangevangen. De procedure is op 21 augustus 2008 geschorst en vervolgens op 4 september 2008 hervat. Het Verweerschrift is ingediend op 8 september 2008 per e-mail en op 16 september 2008 schriftelijk.

Bij Verweerschrift is gebleken dat de gegevens van de domeinnaamhoudster (te weten Sinus Pro te Hoofddorp) niet overeenstemden met de gegevens zoals genoemd in de Eis (te weten Production Store te Hillegom). Op verzoek van het Instituut heeft Verweerster per e-mail d.d. 9 september 2008 aan het Instituut en Eiseres bevestigd in feite domeinnaamhoudster te zijn van de Domeinnaam, aangezien Verweerster tegenwoordig de naam Sinus Pro in plaats van Production Store gebruikt.

Het Instituut heeft mr. Hub. J. Harmeling op 17 september 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond Partijen

Eiseres exploiteert sinds 1995, met gebruik van het teken Musik Produktiv, een online muziekwinkel waarin de door Eiseres verhandelde producten besteld kunnen worden.

Verweerster is actief in de muziekbranche en houdt zich bezig met het verrichten van advies-, bemiddelings- en handelsactiviteiten op het gebied van audio- en videoapparatuur. Verweerster drijft haar onderneming sinds 23 februari 2004.

Blijkens de websites van beide partijen (“” en “”) bieden partijen ten dele soortgelijke diensten aan. Domeinnaam

De Domeinnaam is op 24 mei 2005 door Verweerster geregistreerd en is niet gekoppeld aan een website. Merkrechten

Eiseres is houdster van de volgende merken:

- Het internationale woord-/beeldmerk MUSIK PRODUKTIV (INT 696938), geregistreerd op 26 juni 1998 voor waren en diensten in de klassen 9 en 15, geldig in de Benelux.

- Het Gemeenschapswoord-/beeldmerk MUSIK PRODUKTIV (CTM 3602133), gedeponeerd op 19 december 2003 en geregistreerd op 25 april 2005 voor waren en diensten in de klassen 9 en 15.

- Het Gemeenschapswoord-/beeldmerk MUSIK PRODUKTIV (CTM 4646386), gedeponeerd op 21 september 2005 en geregistreerd op 24 augustus 2006 voor waren en diensten in de klassen 9, 11, 15, 16, 35, 37 en 41.

Hierna gezamenlijk te noemen de “MUSIK PRODUKTIV merken”.

Het internationale MUSIK PRODUKTIV merk (INT 696938) en het Gemeenschapsmerk met nummer CTM 4646386 zien er als volgt uit (zwart-wit):

Het Gemeenschapsmerk met nummer CTM 3602133 wijkt af doordat de strepen oranje gekleurd zijn en het ®-teken is toegevoegd. Handelsnaam

Eiseres stelt sinds 1974 mede in Nederland de handelsnaam Musik Produktiv (de “Handelsnaam”) te gebruiken.

5. Stellingen van Partijen A. Eiseres

Eiseres baseert haar vordering op de in artikel 2.1 van de Regeling genoemde gronden. Ter onderbouwing van haar vordering voert Eiseres, voor zover relevant voor de beoordeling van het geschil, het volgende aan.

Ten eerste stelt zij dat de Domeinnaam op verwarrende wijze overeenstemt met haar Musik Produktiv merken en haar Musik Produktiv handelsnaam. De Domeinnaam is gelijk aan het kenmerkende woordbestanddeel van de MUSIK PRODUKTIV merken. Het feit dat de Domeinnaam niet gekoppeld is aan een website doet daaraan niet af. Het internetpubliek zal het ontbreken van een website onder de Domeinnaam aan Eiseres toeschrijven waardoor Eiseres reputatieschade lijdt.

Het gevaar bestaat dat Verweerster door toekomstige exploitatie van een website ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van Eiseres of het onderscheidend vermogen van de MUSIK PRODUKTIV merken zal trekken, dan wel reputatieschade zal veroorzaken door de inhoud van de website. Bovendien bestaat een reële dreiging van inbreuk op de handelsnaamrechten van Eiseres, indien Verweerster de Domeinnaam als handelsnaam gaat gebruiken.

Ten tweede stelt Eiseres dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam, omdat zij geen in Nederland beschermd merkrecht houdt dat overeenstemt met de Domeinnaam en evenmin rechthebbende is op een met de Domeinnaam overeenstemmende handelsnaam. Verweerster is bovendien niet onder de Domeinnaam bekend omdat onder de Domeinnaam geen website wordt geëxploiteerd.

Ten derde stelt Eiseres dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Op het moment van registratie op 24 mei 2005 was Verweerster bekend of had Verweerster bekend kunnen zijn met het bestaan van de MUSIK PRODUKTIV merken en MUSIK PRODUKTIV handelsnaam. Dit geldt eveneens voor de websites ””, ”” en ””, waarop Eiseres sinds respectievelijk 1995, 2000 en 1998 haar online-shop exploiteert. Verweerster heeft de Domeinnaam geregistreerd met het doel te profiteren van het onderscheidend vermogen althans de reputatie van de Handelsnaam en MUSIK PRODUKTIV merken. Verweerster is eveneens te kwader trouw omdat zij de Domeinnaam heeft geregistreerd met het doel deze te verkopen, zij heeft naar aanleiding van Eiseres' verzoek tot overdracht van de Domeinnaam een aanzienlijke vergoeding gevraagd (volgens de stukken een bedrag van EUR 1.500). B. Verweerster

Voor zover relevant voor de beoordeling van het geschil, voert Verweerster het volgende aan.

Verweerster stelt de Domeinnaam nooit te hebben gebruikt. Het e-mailadres postmaster@ is geen bestaand adres.

Verweerster stelt dat de registratie van de MUSIK PRODUKTIV merken geen bescherming biedt voor de woorden Musik en Produktiv. De beeldelementen van de MUSIK PRODUKTIV merken hebben onderscheidend vermogen, niet de woorden. Het feit dat de woorden slechts beschrijvend zijn, wordt bevestigd door de Nederlandse vertaling Muziek Productie, de Engelse Mus