WIPO Arbitration and Mediation Center BESLISSING ADMINISTRATIEF PANEL Merck Sharp & Dohme Corp. v. D. Doreus, Stichting lcelt Zaaknr. D2018-2096 1. De Partijen

De Klager is Merck Sharp & Dohme Corp. uit Whitehouse Station, New Jersey, Verenigde Staten van Amerika, vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.

De Verweerder is D. Doreus, Stichting lcelt uit Arnhem, Nederland, zelf vertegenwoordigd. 2. De Domeinnaam en Registrar

De betreffende domeinnaam (de “Domeinnaam”) is geregistreerd via Hosting Concepts B.V. d/b/a Openprovider (de “Registrar”). 3. Procedurele Geschiedenis

De klacht is op 13 september 2018 ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Center”). Op dezelfde dag heeft het Center per e-mail aan de Registrar een verzoek tot registrarverificatie voor de betreffende domeinnaam gestuurd. Op 14 september 2018 heeft de Registrar per e-mail aan het Center het antwoord op het verificatieverzoek toegezonden, waarin deze bevestigde dat de Verweerder geregistreerd staat als de houder van de registratie en waarin deze de contactgegevens van de Verweerder overlegde.

Het Center heeft geverifieerd dat de Klacht voldoet aan de formele vereisten van de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “UDRP”), de Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Regels”) en de WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (de “Aanvullende Regels”).

Overeenkomstig de paragrafen 2 en 4 van de Regels heeft het Center de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Klacht en is de procedure op 18 september 2018 aangevangen. In overeenstemming met paragraaf 5 van de Regels was de laatste datum voor het indienen van het Antwoord 8 oktober 2018. Op verzoek van de Verweerder werd deze de verlenging van vier kalenderdagen, c.q. tot 12 oktober 2018, toegekend voor het indienen van het Verweerschrift op grond van paragraaf 5(b) van de Regels. In de periode tussen 19 september en 4 oktober 2018 ontving het Center meerdere e-mails van de Verweerder. Op 4 oktober 2018 diende de Verweerder het Antwoord per e-mail in.

Het Center heeft Flip Jan Claude Petillion op 16 oktober 2018 benoemd als Administratief Panel in deze zaak. Het Panel stelt vast dat het Panel correct is benoemd. Het Panel heeft de Opgaaf van Acceptatie en de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid overgelegd, zoals door het Center vereist om te verzekeren dat er gevolg wordt gegeven aan paragraaf 7 van de Regels. 4. Feitelijke Achtergrond

De Klager is een bekend farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is, inclusief in de Europese Unie. De Klager is houder van verschillende merkregistraties voor het woordmerk STEGLATRO, waaronder:

- STEGLATRO, Europese Unie (“EU”) woordmerk ingeschreven bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (“EUIPO”) onder het nr. 014090682 op 7 september 2015, voor producten in klasse 5, farmaceutische producten voor menselijk gebruik.

De Klager gebruikt het STEGLATRO merk voor een geneesmiddel dat wordt aangewend om de bloedsuikerspiegel te reguleren bij volwassenen met type 2-diabetes. Op 19 december 2017 verkreeg de Klager goedkeuring van de Amerikaanse autoriteiten om het geneesmiddel op de markt te brengen. Sinds januari 2018 is het geneesmiddel beschikbaar op de Amerikaanse markt en op 21 maart 2018 verkreeg de Klager Europese productregistratie.

Verweerder is een Nederlandse onderneming met als geregistreerde hoofdactiviteit “groothandel in hout en plaatmateriaal” en als nevenactiviteit “advisering ohgv informatietechnologie”.

Op 12 maart 2018 heeft Verweerder de Domeinnaam geregistreerd. De Domeinnaam leidt niet naar een actieve website.

Eveneens op 12 maart 2018 registreerde de Verweerder de domeinnamen , en en werden de naam en het adres van de Verweerder opgegeven bij een aanvraag voor het Duitse woordmerk STEG LATRO. Uit het Duitse merkenregister blijkt (i) dat deze merkaanvraag met het nr. 3020180060699 werd gedaan in klassen 1 en 3 en initieel in klasse 5, en (ii) dat de merkaanvraag wordt geacht te zijn ingetrokken door de aanvrager.

Op 20 maart 2018 heeft de Verweerder de merkengemachtigde van de Klager gecontacteerd met het verzoek mee te delen of de Klager er problemen mee zou hebben indien de Verweerder de term “steglatro” in Europa zou gebruiken voor bijvoorbeeld de verkoop van generieke cosmetische producten via de domeinnamen en .

Op 22 maart 2018 antwoordde de merkengemachtigde van de Klager dat het voorgesteld gebruik een gevaar van verwarring doet ontstaan en dat de Klager zich tegen dit gebruik verzet. Verweerder heeft het beweerd gevaar op verwarring vrijwel onmiddellijk betwist en liet op 27 maart 2018 weten binnenkort te zullen starten met het gebruik van de term in Europa.

Op 17 april 2018 diende de Verweerder vervolgens een aanvraag in voor het Benelux woordmerk STEG LATRO in klassen 1 en 3. Deze aanvraag met het nr. 1373763 werd gepubliceerd op 18 mei 2018.

Op 6 juni 2018 liet de Verweerder weten open te staan voor een minnelijke schikking, die volgens de Verweerder op twee manieren zou kunnen worden gerealiseerd: een co-existentie-overeenkomst of één partij die afziet van het gebruik van het teken en de andere partij die de rechten (domeinnamen en merken) overneemt.

Op 10 juli 2018 stelde de Klager oppositie in tegen de Benelux merkaanvraag nr. 1373763 van Verweerder op basis van het EU woordmerk STEGLATRO en op basis van een beweerd bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs. 5. Stellingen van Partijen A. Klager

De Klager stelt dat de Domeinnaam identiek is aan het STEGLATRO merk waarvan hij de houder is. De Klager is van oordeel dat de Verweerder geen rechten of gerechtvaardigd belang heeft ten aanzien van de Domeinnaam. De merkaanvragen van de Verweerder voor het merk STEG LATRO in de Benelux en Duitsland werden volgens de Klager te kwader trouw ingediend. De Klager stelt dat de Verweerder niet bekend staat onder de naam STEGLATRO en dat de Domeinnaam niet wordt gebruikt in verband met het aanbieden van goederen. De Verweerder zou ook geen aantoonbare voorbereiding hebben gemaakt om dit te doen. Ten slotte stelt de Klager dat de registratie en het gebruik van de Domeinnaam door de Verweerder te kwader trouw zijn. De Klager beweert dat de Verweerder ook van andere merkhouders merken als domeinnaam of merk heeft geregistreerd of aangevraagd. De Verweerder zou heel bewust bestaande en/of bekende merknamen van derden gebruiken zonder geldige reden. De Domeinnaam zou bewust zijn geregistreerd met het doel deze te verkopen of anderszinds over te dragen aan de Klager. B. Verweerder

De Verweerder betwist niet dat de Domeinnaam overeenkomt met het merk van de Klager. De Verweerder stelt over eigen rechten en legitieme belangen te beschikken in de Domeinnaam. De Verweerder is ervan overtuigd dat het teken STEG LATRO in de Benelux als merk zal worden ingeschreven op naam van de Verweerder in klassen 1 en 3. Voor de registratie van de Domei