WIPO Arbitration and Mediation Center QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN TRỌNG TÀI HÀNH CHÍNH Société des Produits Nestlé S.A và Tăng Phương Duy Vụ việc số: D2018-1398 1. Các Bên

Bên Khiếu Nại là Société des Produits Nestlé S.A, trụ sở tại Vevey, Thụy Sĩ, đại diện bởi Studio Barbero, Italy.

Bên Bị Khiếu Nại là Tăng Phương Duy, có địa chỉ tại tỉnh Tiền Giang, Việt Nam, nhân danh chính mình. 2. Tên Miền và Nhà Đăng Ký

Tên miền tranh chấp và (gọi riêng là "Tên Miền Tranh Chấp" và gọi chung là "Các Tên Miền Tranh Chấp") được đăng ký với Công ty TNHH P.A Việt Nam ("Nhà Đăng Ký"). 3. Trình tự thủ tục vụ việc

Bên Khiếu Nại đã nộp đơn tới Trung Tâm Trọng Tài và Hòa Giải của WIPO ("Trung Tâm") vào ngày 22 tháng 06 năm 2018. Ngày 22 tháng 06 năm 2018, Trung Tâm đã gửi thư điện tử tới Nhà Đăng Ký yêu cầu xác minh đăng ký liên quan tới Các Tên Miền Tranh Chấp. Ngày 25 tháng 06 năm 2018, Nhà Đăng Ký đã gửi thư điện tử trả lời Trung Tâm và xác nhận rằng Bên Bị Khiếu Nại chính là người đăng ký và cung cấp thông tin liên hệ chi tiết.

Trung Tâm xác nhận rằng Đơn Khiếu Nại đáp ứng các yêu cầu về hình thức của Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là "Chính Sách" hoặc "UDRP"), các Quy tắc về Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là "Quy Tắc") và Các Quy Tắc Bổ Sung Của WIPO đối với Chính Sách Thống Nhất Giải Quyết Tranh Chấp Tên Miền (gọi là "Quy Tắc Bổ Sung").

Căn cứ vào đoạn 2 và 4 của Quy Tắc, Trung Tâm chính thức thông báo tới Bên Bị Khiếu Nại về Đơn Khiếu Nại và bắt đầu các thủ tục tố tụng vào ngày 05 tháng 07 năm 2018. Căn cứ vào đoạn 5 của Quy Tắc, hạn cuối nộp Phản Hồi là ngày 25 tháng 07 năm 2018. Phản Hồi được nộp cho Trung Tâm vào ngày 22 tháng 07 năm 2018.

Trung Tâm bổ nhiệm ông Phạm Nghiêm Xuân Bắc là trọng tài viên duy nhất trong vụ việc này vào ngày 03 tháng 08 năm 2018. Ban Trọng Tài nhận thấy vụ việc đã được xác lập một cách hợp lệ. Ban Trọng Tài đã nộp Tuyên Bố Chấp Nhận và Tuyên Bố Về Việc Giải Quyết Vụ Việc Công Bằng và Độc Lập theo yêu cầu của Trung Tâm để đảm bảo tuân thủ đoạn 7 của Quy Tắc. 4. Bối Cảnh của Vụ Việc

Bên Khiếu Nại, một công ty có trụ sở tại Thụy Sỹ được thành lập vào năm 1877 và thuộc sở hữu của Nestlé S.A. Nestlé là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm và đồ uống với khoảng 328.000 nhân viên và có hiện diện thương mại tại hơn 80 quốc gia trên khắp thế giới. Theo bảng xếp hạng "Fortune Global 500", Nestlé là công ty lớn thứ 33 thế giới vào năm 2004 và thứ 64 vào năm 2017. Theo bảng xếp hạng "Best Global Brands" của Interbrand, nhãn hiệu NESTLÉ có trị giá 8.728 triệu USD, đứng thứ 59 trong số các nhãn hiệu giá trị nhất thế giới năm 2017.

Bên Khiếu Nại sở hữu hơn 2.250 đăng ký quốc tế và đăng ký quốc gia cho nhãn hiệu NESTLÉ (độc lập hoặc kết hợp với các dấu hiệu khác), được sử dụng theo hợp đồng li-xăng (cấp phép) từ Nestlé S.A. "NESTLÉ" được sử dụng như một nhãn hiệu cho các sản phẩm của Bên Khiếu Nại ở hơn 190 quốc gia trong hơn 140 năm và là một nhãn hiệu nổi tiếng được thừa nhận trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.

Hơn nữa, Bên Khiếu Nại đã đăng ký rất nhiều tên miền chứa dấu hiệu "NESTLÉ" dưới dạng các tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLDs) và tên miền quốc gia cấp cao nhất (ccTLDs), bao gồm các tên miền ".". Bên Khiếu Nại hiện vận hành trang web "" để làm cổng thông tin quảng bá toàn cầu của Bên Khiếu Nại, trong khi công ty con của Nestlé tại Việt Nam vận hành trang web "www.nestle." nhằm hướng đến người tiêu dùng Việt Nam.

Liên quan đến Việt Nam, nơi Bên Bị Khiếu Nại cư trú, Nestlé S.A đã hiện diện lần đầu tại Sài Gòn từ năm 1912. Năm 1995, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam (tên tiếng Anh: Nestlé Vietnam Limited) được thành lập và đưa vào hoạt động nhà máy đầu tiên vào năm 1998. Đến nay, Nestlé S.A đang vận hành 06 nhà máy với hơn 2.000 nhân viên trên khắp Việt Nam. Bên Khiếu Nại có quyền đối với các nhãn hiệu NESTLÉ tại Việt Nam với tư cách là chủ sở hữu của các nhãn hiệu, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhãn hiệu sau:

- Đăng ký quốc tế số 400444 ngày 16 tháng 07 năm 1973 cho các nhóm 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, chỉ định Việt Nam.

- Đăng ký quốc tế số 479337 ngày 12 tháng 08 năm 1983 cho các nhóm 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, chỉ định Việt Nam.

- Đăng ký quốc tế số 490322 ngày 27 tháng 11 năm 1984 cho các nhóm 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, chỉ định Việt Nam.

Vào ngày 06 và 07 tháng 05 năm 2018, Bên Khiếu Nại thông báo việc giao kết hợp đồng li-xăng với Starbucks Corporation – chủ sở hữu nhãn hiệu STARBUCKS (Đăng ký nhãn hiệu Châu Âu số 000175539), theo đó, Bên Khiếu Nại được cấp quyền tiếp thị, bán và phân phối các sản phẩm cà phê và trà đóng gói Starbucks, Seattle's Best Coffee, Starbucks Reserve, Teavana, Starbucks VIA và Torrefazione Italia của Starbucks Corporation tại các tiệm tạp hoá và thông qua các nhà bán lẻ. Theo Thỏa thuận này, bên cạnh các vấn đề khác, Bên Khiếu Nại được sử dụng các nhãn hiệu STARBUCKS cho một số mục đích nhất định.

Các Tên Miền Tranh Chấp và được đăng ký tương ứng vào các ngày 07 và 08 tháng 05 năm 2018. Kể từ ngày đăng ký, Các Tên Miền Tranh Chấp hiện đều dẫn đến các trang web không hoạt động.

Vào ngày 14 tháng 05 năm 2018, luật sư của Bên Khiếu Nại gửi thư cảnh báo đến Bên Bị Khiếu Nại, trong đó yêu cầu Bên Bị Khiếu Nại thực hiện các việc sau:

(i) ngay lập tức dừng hoặc tránh sử dụng Tên Miền Tranh Chấp dưới bất kỳ hình thức nào,

(ii) ngay lập tức chuyển giao miễn phí Tên Miền Tranh Chấp cho Bên Khiếu Nại,

(iii) cam kết không đăng ký và/hoặc sử dụng tại bất kỳ lãnh thổ nào các nhãn hiệu NESTLÉ hoặc bất kỳ nhãn hiệu, dấu hiệu hoặc khẩu hiệu kinh doanh nào thuộc sở hữu của Bên Khiếu Nại với tư cách là một nhãn hiệu, tên miền, tên thương mại, hoặc dấu hiệu mang tính phân biệt để phục vụ cho bất kỳ thiết kế, kế hoạch hoặc dự án nào có khả năng gây nhầm lẫn trên thị trường một cách cố tình hay vô ý, và,

(iv) không đơn thuần huỷ bỏ Tên Miền Tranh Chấp .

Trong những trao đổi tiếp theo giữa các bên, Bên Khiếu Nại đề xuất bồi hoàn phí đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp (khoảng 100-200 USD) cho Bên Bị Khiếu Nại để được nhận chuyển giao Các Tên Miền Tranh Chấp. Bên Bị Khiếu Nại phản hồi và đưa ra mức phí 7.000 USD để tiến hành việc chuyển giao. Bên Khiếu Nại từ chối chi trả mức phí chuyển giao nói trên và sau đó đã nộp Đơn Khiếu Nại UDRP này và đề nghị, bên cạnh các nội dung khác, được nhận chuyển giao Các Tên Miền Tranh Chấp. 5. Lập Luận Của Các Bên A. Bên Khiếu Nại

Bên Khiếu Nại cho rằng cả ba tiêu chí nêu tại đoạn 4(a) của Chính Sách đều được đáp ứng trong vụ việc hiện tại, cụ thể như sau: (i) Tên Miền Tranh Chấp tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Bên Khiếu Nại khẳng định Các Tên Miền Tranh Chấp chỉ là sự kết hợp đơn giản từ nhãn hiệu "NESTLÉ" của Bên Khiếu Nại và nhãn hiệu "STARBUCKS" thuộc sở hữu của Starbucks Corporation và đã được cấp li-xăng cho Bên Khiếu Nại. Bên Khiếu Nại dẫn chiếu đoạn 1.12 của Tổng Quan về Các Quan Điểm Chọn Lọc của Ban Trọng Tài WIPO liên quan tới UDRP, Phiên Bản Thứ 3 ("Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3") và lập luận rằng trong trường hợp có thể nhận diện được nhãn hiệu nổi tiếng "NESTLÉ" của Bên Khiếu Nại trong Các Tên Miền Tranh Chấp, thì việc kết hợp thêm nhãn hiệu của Starbucks Corporation là không đủ để loại trừ khả năng gây nhầm lẫn của Các Tên Miền Tranh Chấp đối với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Bên Khiếu Nại cho rằng việc thiếu dấu sắc (accent aigu) trên nhãn hiệu NESTLÉ trong Các Tên Miền Tranh Chấp và việc sử dụng dấu gạch ngang (-) nối giữa "nestle" và "starbucks" trong Tên Miền Tranh Chấp đóng vai trò thứ yếu khi đánh giá tính tương tự. Điều này không ngăn cản việc kết luận về sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn giữa Các Tên Miền Tranh Chấp và nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại.

Hơn nữa, việc thêm vào yếu tố ".com", tên miền cấp cao nhất dùng chung (gTLD), chỉ đơn thuần chỉ ra loại và cấp mã của tên miền và không được xem xét tới khi đánh giá sự tương tự gây nhầm lẫn giữa nhãn hiệu và tên miền tranh chấp.

Với các lập luận trên, Bên Khiếu Nại cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu NESTLÉ mà Bên Khiếu Nại đang nắm giữ quyền. (ii) Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Các Tên Miền Tranh Chấp.

Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp đối với Tên Miền Tranh Chấp thông qua các lập luận sau:

Thứ nhất, Bên Khiếu Nại chưa bao giờ cấp li-xăng hoặc cho phép Bên Bị Khiếu Nại sử dụng nhãn hiệu NESTLÉ dưới bất kỳ hình thức nào.

Thứ hai, Bên Khiếu Nại không tìm thấy chứng cứ về sự tồn tại của tên cá nhân hoặc tên công ty/tổ chức của Bên Bị Khiếu Nại tương tự với Các Tên Miền Tranh Chấp, cũng không có cơ sở để chứng minh rằng trước ngày xảy ra tranh chấp, Bên Bị Khiếu Nại được biết đến một cách rộng rãi thông qua nhãn hiệu NESTLÉ hoặc Các Tên Miền Tranh Chấp.

Thứ ba, Bên Bị Khiếu Nại không chứng minh và cũng không đưa được bằng chứng chứng cho khẳng định của Bên Bị Khiếu Nại rằng mục đích đăng ký Tên Miền Tranh Chấp là nhằm hỗ trợ cho các kế hoạch kinh doanh (không liên quan đến các nhãn hiệu hoặc sản phẩm NESTLÉ) của Bên Bị Khiếu Nại.

Thứ tư, Bên Khiếu Nại cung cấp thêm bằng chứng về việc Bên Bị Khiếu Nại không có lợi ích hợp pháp khi sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp. Cụ thể, (i) Các Tên Miền Tranh Chấp, kết hợp giữa nhãn hiệu "NESTLE" và "STARBUCKS", đã được đăng ký ngay sau khi Bên Khiếu Nại đưa ra thông báo toàn cầu về liên minh cà phê toàn cầu giữa Nestlé S.A. và Starbucks Corporation, (ii) các trang web mà Các Tên Miền Tranh Chấp dẫn đến không hiển thị bất kỳ thông tin nào, (iii) Bên Bị Khiếu Nại đề xuất bán Các Tên Miền Tranh Chấp với số tiền vượt quá chi phí thực tế phát sinh cho Bên Bị Khiếu Nại liên quan đến Các Tên Miền Tranh Chấp. Tất cả những điều này chứng tỏ việc đăng ký và sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp là không ngay tình.

Thứ năm, Bên Khiếu Nại cho rằng sự kết hợp của hai nhãn hiệu nổi tiếng là các từ thuộc tiếng nước ngoài và đều không có nghĩa trong Các Tên Miền Tranh Chấp không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Do đó, Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại không có quyền hoặc lợi ích hợp pháp trong Các Tên Miền Tranh Chấp. (iii) Các Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký và được sử dụng một cách không trung thực

Thứ nhất, Bên Khiếu Nại khẳng định rằng Bên Bị Khiếu Nại không thể không biết đến sự tồn tại và danh tiếng trên toàn thế giới của nhãn hiệu NESTLÉ khi đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp. Bên Khiếu Nại tiếp tục khẳng định rằng ngay khi thông tin về liên minh toàn cầu giữa Nestlé S.A và Starbucks Corporation được công bố vào ngày 06 và 07 tháng 05 năm 2018, thì vào ngày 07 tháng 05 năm 2018, Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký. Từ đó, có thể thấy, Bên Bị Khiếu Nại đã biết đến sự hợp tác nói trên và không thể đăng ký một cách ngẫu nhiên Các Tên Miền Tranh Chấp mà không biết về các quyền sở hữu trí tuệ của Bên Khiếu Nại. Thay vào đó, Bên Bị Khiếu Nại đã đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp nhằm trục lợi từ sự nhầm lẫn của người dùng Internet bằng cách hướng những người dùng đang tìm kiếm thông tin về các nhãn hiệu "STARBUCKS" và "NESTLÉ" và/hoặc liên minh giữa Nestlé S.A và Starbucks Corporation đến (các) trang web của Bên Bị Khiếu Nại.

Thứ hai, Bên Khiếu Nại khẳng định rằng hành vi nắm giữ thụ động Các Tên Miền Tranh Chấp của Bên Bị Khiếu Nại cũng góp phần cho thấy sự không trung thực. Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp nhằm ngăn Bên Khiếu Nại phân phối các sản phẩm mang nhãn hiệu mà Bên Khiếu Nại đã được li-xăng thông qua các kênh phân phối trên Internet.

Thứ ba, Bên Khiếu Nại cho rằng Bên Bị Khiếu Nại đề nghị phí chuyển nhượng 3.500 USD cho mỗi Tên Miền Tranh Chấp là vượt xa chi phí thực tế phát sinh cho việc đăng ký và duy trì Các Tên Miền Tranh Chấp.

Thứ tư, Bên Khiếu Nại khẳng định rằng Các Tên Miền Tranh Chấp đã được đăng ký một cách không trung thực bởi ngoài việc là chủ sở hữu của Các Tên Miền Tranh Chấp, Bên Bị Khiếu Nại còn đăng ký một số tên miền chứa nhãn hiệu nổi tiếng của các bên thứ ba khác.

Vì vậy, Bên Khiếu Nại cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp đã được Bên Bị Khiếu Nại đăng ký và sử dụng không trung thực. B. Bên Bị Khiếu Nại

Trong phản hồi được nộp cho Trung Tâm vào ngày 22 tháng 07 năm 2018 ("Phản Hồi"), Bên Bị Khiếu Nại lập luận như sau: (i) Bên Bị Khiếu Nại có quyền và lợi ích hợp pháp đối với Các Tên Miền Tranh Chấp:

Thứ nhất, Bên Bị Khiếu Nại khẳng định rằng Các Tên Miền Tranh Chấp đã được đăng ký nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các kế hoạch kinh doanh của Bên Bị Khiếu Nại trong tương lai.

Thứ hai, Bên Bị Khiếu Nại có các quyền hợp pháp khi đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế. Cụ thể, Bên Bị Khiếu Nại cho rằng cần tuân thủ nguyên tắc quốc tế hiện hành khi đăng ký tên miền là "đăng ký trước, sở hữu trước". Trong khi đó, tên miền và nhãn hiệu là các đối tượng khác nhau trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, và do đó, tên miền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Sở hữu trí tuệ mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trực tuyến và Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT hướng dẫn việc quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. (ii) Bên Bị Khiếu Nại đăng ký và sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp một cách trung thực.

Thứ nhất, Bên Bị Khiếu Nại khẳng định đã tự sáng tạo ra Các Tên Miền Tranh Chấp. Trước khi đăng ký, Bên Bị Khiếu Nại cũng đã tìm kiếm trên "" và không tìm thấy tên công ty hoặc nhãn hiệu "nestlestarbucks" nào được đăng ký ở bất kỳ quốc gia nào. Ngoài ra, Bên Bị Khiếu Nại lập luận rằng không hề biết đến nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại, hay sự tồn tại của bất kỳ nhãn hiệu, trang web hay tên công ty nào mang dấu hiệu "nestlestarbucks" ở bất kỳ quốc gia nào khi đăng ký Các Tên Miền Tranh Chấp.

Thứ hai, lý giải nguyên nhân chưa sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp, Bên Bị Khiếu Nại cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp vừa đăng ký được 02 tháng và các kế hoạch kinh doanh của Bên Bị Khiếu Nại vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, nên ở thời điểm hiện tại, Các Tên Miền Tranh Chấp chưa phù hợp để sử dụng.

Thứ ba, Bên Bị Khiếu Nại cho rằng họ không thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh hoặc xâm phạm các quyền đối với nhãn hiệu của Bên Khiếu Nại theo pháp luật Việt Nam bằng cách lập luận, bên cạnh các vấn đề khác, rằng: (i) Bên Bị Khiếu Nại không có quan hệ thương mại, giao dịch hoặc bất kỳ mối quan hệ nào khác với Bên Khiếu Nại, do đó, Bên Bị Khiếu Nại không thể trục lợi từ việc khai thác thành quả đầu tư của Bên Khiếu Nại, (ii) Các Tên Miền Tranh Chấp không thể gây thiệt hại đến danh tiếng của Bên Khiếu Nại vì Bên Bị Khiếu Nại đã không sử dụng Các Tên Miền Tranh Chấp này cho bất kỳ mục đích nào, và (iii) Bên Bị Khiếu Nại không phải là đối thủ cạnh tranh của Bên Khiếu Nại và Các Tên Miền Tranh Chấp không liên quan hoặc đề cập đến các sản phẩm của Bên Khiếu Nại.

Thứ tư, Bên Bị Khiếu Nại cho rằng Các Tên Miền Tranh Chấp được đăng ký cho mục đích kinh doanh của Bên Bị Khiếu Nại, chứ không phải để bán. Số tiền 7.000 USD mà Bên Bị Khiếu Nại đề xuất cho việc chuyển giao Các Tên Miền Tranh Chấp là do thiếu hiểu biết pháp luật, cùng với sự lo lắng về khả năng Bên Khiếu Nại tiến hành biện pháp cưỡng chế chống lại mình. 6. Thảo Luận Và Nhận Định A. Các Vấn Đề Trong Thủ Tục Tố Tụng (i) Hợp Nhất Nhiều Tên Miền

Quan điểm thống nhất của các ban trọng tài UDRP về việc hợp nhất nhiều tên miền được tóm tắt trong đoạn 4.11 của Tổng Quan Của WIPO - Phiên Bản Thứ 3, theo đó: "Đoạn 10(e) của Quy tắc UDRP trao cho ban trọng tài quyền hợp nhất nhiều tranh chấp tên miền. Đồng thời, đoạn 3(c) của Quy tắc UDRP quy định rằng một đơn khiếu nại có thể liên quan đến nhiều hơn một tên miền, miễn là các tên miền này đều được đăng ký bởi cùng một người nắm giữ tên miền."

Áp dụng nguyên tắc trên vào các tình tiết của vụ việc này, Ban Trọng Tài nhận thấy Nhà Đăng Ký đã xác nhận và cung cấp chứng cứ thể hiện tất cả Các Tên Miền Tranh Chấp đều thuộc cùng một người đăng ký với địa chỉ liên lạc giống nhau (Tăng Duy Phương, 241 Võ Duy Linh, Khu phố 3, Phường 1, Thị xã Gò Công, Tiền Giang, 860000, VN). Chứng cứ này, cùng những lập luận của Bên Bị Khiếu Nại về việc đăng ký và sử dụng cả hai Tên Miền Tranh Chấp, hoàn toàn thuyết phục Ban Trọng Tài rằng Các Tên Miền Tranh Chấp do cùng một người nắm giữ tên miền đăng ký.

Theo đó, Ban Trọng Tài cho rằng việc giải quyết cả hai Tên Miền Tranh Chấp trong cùng một thủ tục tố tụng này là phù hợp. (ii) Ngôn Ngữ Sử Dụng Trong Thủ Tục Tố Tụ