世界知识产权组织仲裁与调解中心行政专家组裁决 Educational Testing Service诉 Dingdi 案件编号：D2008-1857 Also Available in PDF Format: D2008-1857 1. 当事人双方

本案投诉人是Educational Testing Service，其位于美国的Princeton（以下简称“投诉人” ）。投诉人的授权代理人是美国的Dorsey & Whitney LLP。

本案被投诉人是Dingdi（丁迪）（以下简称 “被投诉人” ），其位于中国北京市。 2. 争议域名及注册机构

本案所争议的域名是。上述域名的注册机构是OnlineNic, Inc. d/b/a China-C（以下简称“注册机构” ）。 3. 案件程序

世界知识产权组织(WIPO)仲裁与调解中心（下称“中心” ) 于2008年12月3日通过电子邮件，并于2008年12月4日以纸件形式收到投诉书。 2008年12月3日，中心向争议域名注册机构发出电子邮件，请其对争议域名所涉及的有关注册事项予以确认。2008年12月8日及2008年12月10日，注册机构通过电子邮件发出确认答复, 并且提供了被投诉人的详细联系方法。2008年12月10日，中心向投诉人发出投诉书缺陷通知。中心于同日根据《统一域名争议解决政策细则》第11条，向双方当事人发出行政程序语言通知，指出投诉书是以英文提交的，除当事人另有约定或注册协议另有规定外，行政程序所使用的语言应该是注册协议所使用的语言。根据注册机构所提供的资料，注册协议所使用的语言是中文。因此，中心要求投诉人，提供证据证明双方当事人同意使用英文作为行政程序的语言或提交投诉书的中文翻译本或提交新的理由和证据以证明行政程序应以英文进行。同时中心指出如果被投诉人反对投诉人将英文作为行政程序语言的要求，被投诉人必须明示其反对并提供理由和证据证明行政程序不能以英文进行。2008年12月15日，投诉人提交了一份用英语作为行政程序语言的要求书并同时提交了投诉书修正本。2008年12月17日，被投诉人通过电子邮件要求中文作为行政程序语言。投诉人于同日对被投诉人的要求作出回应，投诉人一方面坚持要求使用英语作为行政程序语言，另一方面则建议当事人双方可以根据其本身语言，即被投诉人用中文而投诉人则用英语，就本案递交相关文件。投诉人同时要求中心指定一位精通中文和英文的专家组裁决本案。2008年12月18日，被投诉人再次对行政程序语言的选择作出回应，声称使用中文是被投诉人的权利并要求行政程序以中文进行。

2008年12月18日，中心确认，投诉书符合《统一域名争议解决政策》（下称“政策 ” ）、及《统一域名争议解决政策细则》（下称“细则” ）及《世界知识产权组织统一域名争议解决政策补充细则》（下称“补充细则” ）规定的形式要求。根据细则第2条(a)项与第4条(a)项，中心于2008年12月18日正式向被投诉人发出投诉书通知，行政程序于2008年12月18日开始。根据细则第5条(a)项，提交答辩书的截止日期是2009年1月7日。2009年1月7日，中心收到被投诉人提交的答辩书。

2009年1月13日，投诉人向中心自动提交了一份补充材料。2009年1月17日，被投诉人也向中心自动提交了一份补充材料。

2009年1月21日，中心指定C. K. Kwong为独任专家审理本案。专家组认为其已适当成立。专家组按中心为确保细则第7条得到遵守所规定的要求，提交了《接受书和公正独立声明》。

2009年2月4日，根据专家组的要求，中心向双方当事人发出行政专家组第1号程序裁决。专家组要求 (1) 投诉人于10天之内提供投诉书修正本（不包括附件）的中文翻译本； (2)在投诉人于10天内提供上述2009年1月13日自动提交的补充材料（不包括附件）的中文翻译本的前提下，该补充材料将会被专家组接受；(3)若投诉人的补充材料被专家组接受，被投诉人于2009年1月17日自动补交的补充材料也将会被专家组接受；(4)被投诉人可以在收到投诉人提交的中文翻译本5天之内，提交对于中文翻译本的评论且该评论应是仅限于中文翻译本所涉及的事项；(5) 除上述规定的材料外，双方不得再提交其他任何文件或材料。专家组的裁决届满日期被相应推迟至收到上述所指定的文件中的最后一份文件或递交此最后文件的届满日的7天后。

投诉人于2009年2月12日提交了投诉书修正本和补充材料的中文翻译本。被投诉人于2009年2月19日确认其之前提交的答辩说已全面阐述了被投诉人对投诉人投诉理由所做出的回应。

根据注册机构向中心所提供的资料，注册协议所使用的语言是中文。当事人双方无使用其他语言的协议，因此专家组裁定行政程序语言应为中文。具体理由见本裁决第6A部份。 4. 基本事实

在被投诉人于2006年9月26日注册争议域名之前，投诉人已在全球许多国家注册以TOEFL所构成的商标 [见投诉书附件4]，这包括以下的注册商标：

商标权享有地商标号码商标日期/商品或服务类别

1. 美国 1103427 1978年10月3日/第16类及第41类

2. 美国 1103426 1978年10月3日/第16类及第41类

3. 美国 2461224 2001年6月19日/第9类

4. 美国 3168050 2006年11月7日/第16类、第41类及第42类

5. 中国 746636 1995年5月21日/第9类

6. 中国 771160 1994年11月7日/第41类

[见投诉书附件3和5]。

投诉人也拥有多个包含商标TOEFL的域名，包括：

域名注册日期

1997年10月24日

1994年10月24日

1998年10月17日

2004年5月30日

2002年5月16日

[见投诉书附件6]。

的争议域名一直处于未使用状态[见答辩书第2段]。 5. 当事人双方主张 A. 投诉人

该争议域名与投诉人享有权利的商品商标或服务标识相同或具有足以导致混淆的近似性

1. 投诉人注册了上述的商标和域名。

2. 投诉人是世界最大的私营非盈利性教育研究和测评机构。该机构于1947年成立，致力于教育考试、测评和研究。由投诉人或其相关公司发展并管理的有许多知名考试包括 TOEFL考试（Test of English as a Foreign Language）（英语外语考试），在200 多个国家和9,000 多处地点进行管理并评分，和拥有由地方考试代理和考试中心组成的广泛的全球网络。

3. 自1964 年起，通过发展和管理TOEFL 考试以及其它行为，投诉人已处于评估母语并非英语的人的英语水平的最前沿。自1964 年以来，110 多个国家的近2000 万学生参加了TOEFL 考试，全世界有6,000 多所机构使用该考试的成绩。仅在2004 年6 月至2005 年6 月之间，就有超过650,000 人注册参加考试。

4. 2005 年，投诉人开始了新的TOEFLiBT（基于互联网的考试），考试参加者可以在通过投诉人验证的安全考试网络站点参加TOEFL iBT 考试。

5. 投诉人已发展了与TOEFL 考试相关的多种考试准备产品和服务，包括印刷出版物、CD-ROM、计算机软件和网上写作练习。投诉人在全球包括通过投诉人的TOEFL 考试官方网站如、、、和销售这些产品和服务。投诉人也同时在其网站上提供关于TOEFL 考试的一般信息，以及在世界各地参加考试的注册信息[见投诉书附件7]。经投诉人对TOEFL 商标及其产品与服务的长期和显著使用，TOEFL 商标在世界上已被公认为唯一指向投诉人产品和服务的商标，TOEFL 标记所蕴含的巨大的商誉专属于投诉人。投诉人的TOEFL 商标众所周知且在全世界教育、经济、政府、机构和工业部门享有声誉和知名度。

6. 投诉人已花费相当多的时间、精力和资金研究、开发、推广、营销和出售使用TOEFL 商标的产品与服务。

7. 被投诉人的域名与投诉人的TOEFL 商标基本相同且具有误导性的相似。

被投诉人对争议域名不享有任何权利或合法权益

8. 投诉人并未授权被投诉人使用TOEFL 标识。

9. 被投诉人没有将该域名或与该域名相关的名称用于、或可以证明准备用于善意提供商品或服务。

10. 被投诉人并非以TOEFL商标而知名，被投诉人未能够提供充分证据，证明可能访问其网站的相应消费者群认为该域名的TOEFL部分与被投诉人相关，而不是与投诉人相关。

11. 被投诉人也没有在不存在误导消费者或玷污投诉人商标的情况下，合理使用争议域名或出于非商业目的合法使用该域名。

12. 被投诉人对该域名的使用违背了《注册协议》和《政策》。

13. 被投诉人对该域名不享有正当权利或合法利益。

被投诉人对争议域名的注册及使用具有恶意

14. 被投诉人并非是在不知道投诉人商标的情况下注册域名，被投诉人选择该域名而不知道投诉人知名TOEFL 商标是非常不可能的。所以被投诉人恶意注册该域名。

15. 仅消极持有域名也可构成恶意使用。

16. 使用该域名将构成侵权使用。

17. 被投诉人使用并注册该域名，剥夺了投诉人在 “www.”网站为考试参加者提供有关TOEFL考试信息的权利，扰乱了投诉人的业务。

18. 被投诉人的企图是将商品或服务的来源错误指向与被投诉人域名相关联的网站。被投诉人选择该域名的目的无疑是：（1）利用投诉人享有专有权利的TOEFL 商标的商誉搭便车；和/或（2）造成被投诉人是被授权机构、被许可人或投诉人代表的错误印象。

其他（见投诉人的补充材料）

19. 被投诉人不能提供任何证据支持其关于注册域名是与正其在开发的产品有关联的说法。

20. 投诉人的TOEFL 标志在中国特别知名，极其庞大数目的TOEFL 测试参加者就足以说明。在2005至2006 测试年度，695,125 名TOEFL 测试参加者中有107,344 名参加者来自中国。在2004至2005 测试年度中，653,750 名TOEFL 测试参加者中有85,048 名参加者来自中国。

21. 投诉人声称被投诉人的与该域名相关的商品大概在2006 年9 月26 日才开始开发，在此之前投诉人的TOEFL 标志在中国已获得声誉，被投诉人注册该域名或开始开发其所声称的产品时应知道投诉人的TOEFL商标。在这样的情形下，该域名的注册构成恶意。

22. TOEFL商标是投诉人创造出来的，是与众不同的，不可能是被投诉人自己创造的，这更加凸显了被投诉人的恶意。

23. 被投诉人在两年前注册该域名之后一直未使用该域名。长时间持有该域名而不使用可构成恶意使用。

24. TOEFL 商标是否与争议域名相同或类似并不基于大小写的区分。

25. 在政策下，商标所有人不利用Sunrise 期间注册包含商标的域名，不等于放弃该权利也不意味第三方可以擅自使用其商标注册域名。

26. 政策对权利主张是没有时限的，而解决纠纷的行政程序也没有期限限制。 B. 被投诉人

1. 被投诉人的公司“北京红珊瑚水族商贸有限公司” 是一家成立于1994年的水族高科技企业，从事水族新产品的研发、生产、销售工作。其正在研发的产品为一种新型的水流测量控制设备，主要用于公共水族馆的水流循环监测。而“toefl”英文是其正在研发的水流测量控制设备新产品的英文名称的第一个字母的组合，也就是“toefl”正好是被投诉人研发新产品的英文缩写。

2. 被投诉人为了今后便于网络推广，于2006年9月26日依法注册了域名。由于该新产品的名称涉及到此项新技术的设计思路，属该公司的商业秘密，因此无法在此披露。

3. 因为研发工作还未完成，因此此域名一直处于未使用状态。

4. 被投诉人与投诉人的公司经营范围、内容等完全不同，不存在对于投诉人的任何恶意。被投诉人将自己公司正在研发产品名字注册为手机域名是依法确认自己的品牌和名称，保护自己的合法权益，不存在对投诉人的任何恶意行为。被投诉人的公司在水族、水产和海洋化工领城已有十多年的发展历史，也是该经营领域的知名公司。被投诉人是依法诚信经营水族高科技企业的法人。

5. 在中国，投诉人的商标TOEFL不仅是大写的英文字母而且已经是其图形设计的一部分。中国不是以英语为母语的