I ZR 111/99 - I. Zivilsenat
BUNDESGERICHTSHOF IM NAMEN DES VOLKES URTEIL I ZR 111/99 Verkündet am: 22. November 2001 Walz Justizamtsinspektor als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle in dem Rechtsstreit Nachschlagewerk: ja BGHZ : nein BGHR : ja BIG MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 2 Zur Frage, unter welchen Voraussetzungen eine markenrechtliche Verwech s - lungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens gegeben ist. BGH, Urt. v. 22. November 2001 - I ZR 111/99 - OLG Düsseldorf LG Düsseldorf - 2 - Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mndliche Ve r - handlung vom 22. November 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Bscher und Dr. Schaffert fr Recht erkannt: Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dsseldorf vom 9. März 1999 aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch ber die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht z u - rckverwiesen. Von Rechts wegen Tatbestand: Der Beklagte, der unter der Firma BIG-Spielwarenfabrik Dipl.-Ing. E. A. B. handelt, stellt Spielwaren her, vor allem Aufsitzfahrzeuge sowie Tret- und Schiebefahrzeuge, und vertreibt diese. Er ist Inhaber der Marke "BIG", die am 20. März 1973 als durchgesetztes Zeichen fr "Plastikspielwaren" eingetragen wurde. - 3 - Die Klgerin beschftigt sich mit dem Vertrieb von durch Funk ferng e - steuerten Spielfahrzeugen (Autos, Flugzeuge, Schiffe). Im Jahre 1996 vertrieb sie ber das Handelsunternehmen A. ein funkgesteuertes Spielfahrzeug unter der Bezeichnung "big bluster". Transporteur der Klgerin war die Firma L. in Hamburg. Der Beklagte nahm sowohl A. als auch L. wegen Ve r - letzung seiner Marke auf Unterlassung in Anspruch. Gegen das Handelsunte r - nehmen A. erwirkte er eine einstweilige Verfgung des Landgerichts Nr n - berg-Frth. Gegen den Transporteur L. scheiterte er mit einem entspreche n - den Antrag vor dem Landgericht und dem Oberlandesgericht Dsseldorf. Mit der vorliegenden Klage hat die Klgerin zunchst Feststellung b e - gehrt, daß der Beklagte nicht berechtigt sei, von ihr oder ihren Abnehmern Unterlassung der Benutzung der Bezeichnung "big bluster" zu verlangen, und daß der Beklagte verpflichtet sei, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus entsprechenden Abnehmerverwarnungen entstanden sei. Alsdann hat sie ihren Schaden beziffert und beantragt, den Beklagten zu verurteilen, 1. in die Löschung der deutschen Marke 903 486 "BIG" durch E r - klrung gegenber dem Deutschen Patentamt einzuwilligen; 2. an sie 305.425,37 DM nebst 5% Zinsen seit Rechtshngigkeit zu zahlen. Der Beklagte ist dem entgegengetreten. Er hat geltend gemacht, der B e - zeichnung "BIG" komme eine gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. - 4 - - 5 - Widerklagend hat er beantragt, die Klgerin unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurte i - len, es zu unterlassen, im geschftlichen Verkehr die Bezeic h - nungen "Big Bluster" und/oder "Big Buffalo" (jeweils gleichgltig in welcher Schreibweise) zu benutzen. Er hat des weiteren Ansprche auf Auskunftserteilung bezglich der en t - sprechenden Handlungen und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Klgerin geltend gemacht. Whrend des Rechtsstreits sind am 10. Juni 1997 fr den Beklagten zwei weitere Marken "BIG Laster" und "BIG Bffel" eingetragen worden. Darauf hat die Klgerin den Widerklageantrag auf Unterlassung insgesamt und die Ansprche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht fr die Zeit seit dem 10. Juli 1997 anerkannt. Im brigen ist die Klgerin der Widerklage entgegengetreten. - 6 - Das Landgericht hat durch Grund-, Teil- und Anerkenntnis-Teilurteil den mit der Klage geltendgemachten Schadensersatzanspruch dem Grunde nach fr gerechtfertigt erklrt und die Löschungsklage abgewiesen. Der Widerklage hat es im Umfang des erklrten Anerkenntnisses, bezglich der Auskunftse r - teilung und der Feststellung der Schadensersatzpflicht seit dem 10. Juli 1997, entsprochen und die Widerklage im brigen abgewiesen. Die Berufung ist erfolglos geblieben. Mit der Revision, deren Zurckweisung die Klgerin beantragt, verfolgt der Beklagte sein Begehren, die (verbliebene) Klage abzuweisen, und sein Widerklagebegehren weiter. Entscheidungsgrnde: I. Das Berufungsgericht hat die Schadensersatzklage fr dem Grunde nach gerechtfertigt und die Widerklage auf Auskunftserteilung und Schaden s - ersatz ber den anerkannten Teil hinaus fr unbegrndet erachtet. Es hat dazu ausgefhrt: Aus der Widerklagemarke "BIG" könne ebensowenig mit Erfolg gegen das Zeichen "big bluster" vorgegangen werden wie aus der entsprechenden Unternehmensbezeichnung. Die Frage einer Verwechslungsgefahr sei nach allen Umstnden des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Es sei von normaler Kennzeichnungskraft sowohl der Marke "BIG" als auch der entsprechenden - 7 - Unternehmensbezeichnung auszugehen; eine darber hinausgehende geste i - gerte Kennzeichnungskraft habe der Beklagte nicht schlssig vorgetragen. B e - zglich der Markenhnlichkeit komme es auf den Gesamteindruck der einander gegenberstehenden Marken an. Weder die Marke noch auch das Unterne h - menskrzel "BIG" knne den Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnung "big bluster" prgen, weil ihnen angesichts des beschreibenden Begriffsinhalts im Sinne von "groû, dick, stark, wichtig" von Hause aus keine Untersche i - dungskraft zukomme und an ihnen ein Freihaltungsbedrfnis bestehe. Eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ko m - me nicht in Betracht, weil "BIG" angesichts seines beschreibenden Charakters die erforderliche Originalitt fehle, um als Stammbestandteil einer Zeichenserie zu dienen. II. Diese Beurteilung hlt der revisionsrechtlichen Nachprfung nicht in allen Punkten stand. 1. Das Berufungsgericht hat - auf der teilweise unterstellten Tatsache n - grundlage - allerdings im Ergebnis zutreffend eine unmittelbare Verwech s - lungs gefahr zwischen der Widerklagemarke bzw. dem Unternehmenskrzel des Beklagten einerseits und den mit der Widerklage angegriffenen Bezeic h - nungen andererseits (§ 14 Abs. 2 Nr. 2, § 15 Abs. 2 MarkenG) verneint. a) Es ist bei der Prfung einer Markenverletzung rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, daû die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG unter Bercksichtigung aller Umstn de des Einzelfalls vorzunehmen ist. Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in B e - - 8 - tracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der Kennzeic h - nungskraft der lteren Marke, so daû ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren durch einen hheren Grad der Ähnlichkeit der Marken und eine geste i - gerte Kennzeichnungskraft ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; zuletzt: BGH, Urt. v. 20.10.1999 - I ZR 110/97, GRU R 2000, 608, 610 = WRP 2000, 529 - ARD-1; Urt. v. 13.1.2000 - I ZR 223/97, GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 - ATTACHÉ/TISSERAND; Urt. v. 21.9.2000 - I ZR 143/98, GRUR 2001, 164, 166 = WRP 2001, 165 - Wintergarten, jeweils m.w.N.). Allerdings sind die Ausfhrungen des Berufungsgerichts zur Kennzeic h - nungskraft der Widerklagemarke nicht klar. Es hat einerseits unterstellt, daû diese durch Benutzung normale Kennzeichnungskraft erlangt habe, whrend es an anderer Stelle seiner Begrndung den Standpunkt eingenommen hat, eine Verkehrsdurchsetzung, die zu normaler Kennzeichnungskraft gefhrt h a - be, sei nicht dargetan. In der Revisionsinstanz ist angesichts dieser Diskrepanz zugunsten des Beklagten von einer normalen Kennzeichnungskraft der Wide r - klagemarke auszugehen. Das Berufungsgericht hat, ohne hierzu im einzelnen Feststellungen zu treffen, Warenidentitt unterstellt. Hiervon ist auch fr das Revisionsverfahren auszugehen. Im Rahmen der Prfung der Markenhnlichkeit ist das Berufungsgericht in tatrichterlicher Beurteilung davon ausgegangen, der Gesamteindruck der angegriffenen Bezeichnungen werde nicht durch deren jeweiligen Bestandteil - 9 - "Big", sondern durch die Gesamtheit der jeweiligen Bezeichnung, also durch "Big Bluster" bzw. "Big Buffalo" geprgt. Das ist aus Rechtsgrnden nicht zu beanstanden. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen den Ausgangspunkt des Berufungsgerichts mit der Auffassung, auf die Prgung des Gesamteindrucks komme es bei einem jngeren Zeichen, in dem die ltere Kennzeichnung ide n - tisch enthalten sei, nicht an, wenn der fragliche Bestandteil in dem jngeren Zeichen nicht derart auf- oder untergegangen sei, daû er beim Verkehr die E r - innerung an die ltere Kennzeichnung nicht mehr wachrufe. Das steht im G e - gensatz zur stndigen Rechtsprechung des Senats ( BGH, Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815, 816 = WRP 1998, 755 - Nitrangin; BGHZ 139, 340, 351 - Lions; BGH, Beschl. v. 8.7.1999 - I ZB 49/96, GRUR 2000, 233, 235 = WRP 2000, 173 - RAUSCH/ELFI RAUCH, je m.w.N.), von der das Berufungs- gericht zutreffend ausgegangen ist. Die Revision bercksichtigt bei ihrer Au f - fassung nicht ausreichend, daû es fr die Frage der hnlichkeit zweier Marken nicht auf eine bloûe durch die Übereinstimmung eines Bestandteils verursachte Assoziation zur lteren Marke ankommt, sondern daû eine Verwechslungsg e - fahr zwischen der lteren und der jngeren Marke gegeben sein muû. Nichts anderes besagt die gesetzliche Formulierung des gedanklichen Inverbindung- bringens, die nach der Rechtsprechung des Europischen Gerichtshofs keinen eigenen Rechtsverletzungstatbestand kennzeichnet, sondern den Umfang des Begriffs der Verwechslungsgefahr nher bestimmen soll (EuGH GRUR 1998, 387, 389 Tz. 18 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma). Das Berufungsgericht hat seine Beurteilung des Gesamteindrucks der angegriffenen Bezeichnungen im wesentlichen darauf gesttzt, daû der B e - - 10 - standteil "Big", der die Bedeutung von "groû", "dick", "stark" oder "wichtig" h a - be, deshalb vom allgemeinen Verkehr in diesem Sinne und nicht kennzeic h - nend verstanden werde. Der Bestandteil prge die Bezeichnungen weder au s - schlieûlich noch berwiegend. Das beanstandet die Revision ohne Erfolg mit der Rge, fr die Prgung des Gesamteindrucks genge es, wenn der bereinstimmende Bestandteil eine gewisse eigenstndige Stellung in dem Mehrwortzeichen behalten habe und nicht derart untergegangen sei, daû er in dem Gesamtzeichen aufgehrt habe, fr den Verkehr die Erinnerung an das ltere Zeichen wachzurufen. Auch mit dieser Auffassung vernachlssigt die Revision das Erfordernis einer durch den Gesamteindruck der Zeichen hervorgerufenen Markenhnlichkeit. Nach der Rechtsprechung des Senats reicht allein ein nur wesentliches Mitbestimmen des Gesamteindrucks in der Regel noch nicht fr die Annahme aus, die and e - ren Markenbestandteile knnten fr den Verkehr in einer Weise zurcktreten, daû sie fr den Gesamteindruck vernachlssigt werden knnten (BGH, Beschl. v. 6.5.1999 - I ZB 54/96, GRUR 1999, 995, 997 = WRP 1999, 936 - HONKA). Viel weniger kann eine gewisse eigenstndige Stellung des fraglichen B e - standteils ausreichen, um den Gesamteindruck des jngeren Zeichens in der von der vorangehend angefhrten Rechtsprechung geforderten Weise zu b e - stimmen. Die Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne erscheint danach nicht erfahrungswidrig, auch wenn es gemû der U n - terstellung durch das Berufungsgericht um identische Waren geht und auch in der Revisionsinstanz eine normale Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke zu unterstellen ist. Denn die Markenhnlichkeit zwischen "BIG" und der in se i - - 11 - ner Gesamtheit zugrunde zu legenden Bezeichnung "Big Bluster" ist zu gering, um eine Gefahr, daû der Verkehr die eine Marke flschlich fr die andere hlt, bejahen zu knnen. b) Auch soweit das Berufungsgericht Ansprche des Beklagten gemû § 15 Abs. 2 MarkenG aus dessen Unternehmenskrzel "BIG" verneint hat, kann das auf der gegebenen und zum Teil zu unterstellenden Tatsache n - grundlage nicht fr rechtsfehlerhaft erachtet werden. In diesem Zusamme n - hang kommt es ebenfalls auf die zwischen der Branchennhe der Parteien, der hnlichkeit der Kennzeichen und der Kennzeichnungskraft der Unternehmen s - bezeichnung des Beklagten bestehende Wechselwirkung an (st. Rspr.; vgl. BGH, Urt. v. 15.2.2001 - I ZR 232/98, WRP 2001, 1207, 1209 = MarkenR 2001, 307 - CompuNet/ComNet, m.w.N.). Daû das Berufungsgericht bei unterstellter Branchenidentitt und unterstellter normaler Kennzeichnungskraft von "BIG" die geringe hnlichkeit zwischen diesem Kennzeichen und der Bezeichnung "Big Bluster" fr die Annahme einer Verwechslungsgefahr nicht hat ausreichen lassen, lût Rechtsfehler nicht erkennen. 2. Das Berufungsgericht hat auch eine Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens verneint, weil sich aus der mangelnden Kennzeic h - nungskraft von "BIG" ergebe, daû dieses Zeichen nicht geeignet sei, als Stammbestandteil einer Markenserie zu dienen. Gegen diese Beurteilung we n - det sich die Revision mit Erfolg. - 12 - Auch in diesem Zusammenhang ist zugunsten des Beklagten im Revis i - onsverfahren von Warenidentitt und von einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerklagemarke auszugehen. Die Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens hat unter dem Begriff des gedanklichen Inverbindungbringens der jngeren mit der lteren Marke Eingang in die Markenrechtsrichtlinie und das Markengesetz gefunden ( EuGH GRUR 1998, 387 = WRP 1998, 39 - Sabèl/Puma; BGHZ 131, 122 - Innovadiclophlont; BGH, Urt. v. 29.10.1998 - I ZR 125/96, GRUR 1999, 587 = WRP 1999, 530 - Cefallone). Diese Art der Verwechslungsgefahr, die erst zu prfen ist, wenn die einander gegenberstehenden Zeichen - wie im Streitfall - nach ihrem Gesamteindruck nicht unmittelbar miteinander verwec h - selbar sind (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont), greift dann ein, wenn die Zeichen in einem Bestandteil bereinstimmen, den der Verkehr als Stamm mehrerer Zeichen eines Unternehmens sieht und deshalb die nachfolgenden Bezeichnungen, die einen wesensgleichen Stamm aufweisen, dem gleichen Zeicheninhaber zuordnet (BGHZ 131, 122, 127 - Innovadiclophlont; BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 16.3.2000 - I ZB 43/97, GRUR 2000, 886, 887 = WRP 2001, 37 - Bayer/BeiChem ). Die Rechtspr e - chung zum Serienzeichen beruht auf der dem Verkehr bekannten Übung ma n - cher Unternehmen, sich eines Stammzeichens fr alle ihre Waren zu bedienen und dieses - dabei als solches erkennbar bleibende - Stammzeichen fr ei n - zelne Warenarten zu deren Kennzeichnung abzuwandeln. Anlaû zu einer so l - chen Schluûfolgerung kann fr den Verkehr insbesondere dann bestehen, wenn ein Unternehmen - wie hier der Beklagte nach seiner vom Berufungsg e - richt bisher ungeprften Behauptung mit dem Bestandteil "BIG" - mit demse l - ben Wortstamm innerhalb mehrerer Zeichen bereits im Verkehr aufgetreten ist, - 13 - insbesondere, wenn er den Stammbestandteil auch als Firmenschlagwort b e - nutzt. Ist der Verkehr, wie der Beklagte unter Hinweis auf diese Tatsachen und auf seine hohen Umstze unter Zeichen mit dem Bestandteil "BIG" dargelegt hat, an einen bestimmten Wortstamm gewhnt, so liegt es erfahrungsgemû fern, in einem mit diesem Wortstamm gebildeten neuen Zeichen - hier die a n - gegriffene Bezeichnung "Big Bluster" - ein eigenstndiges Zeichen zu sehen; vielmehr wird der Verkehr, der die Unterschiede der einander gegenberst e - henden Zeichen erkennt, vermuten, es handele sich bei dem neuen Zeichen um ein solches der Serie. Der Geltendmachung einer Verwechslungsgefahr unter diesem Aspekt steht nicht entgegen, daû der Beklagte nicht aus einer oder mehreren Marken aus der von ihm in Anspruch genommenen Zeichenserie, sondern aus der Mar- ke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort selbst vorgeht. Vorau s - setzung fr die Annahme einer Markenrechtsverletzung infolge Verwech s - lungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens ist ein Kennzeichenrecht an dem Stammbestandteil, sei es, daû dieses in einem oder mehreren Zeichen der Serie besteht, sei es, daû der Stammbestandteil fr sich kennzeichenrech t - lichen Schutz genieût und der Markeninhaber des weiteren eine Zeichenserie mit diesem Bestandteil gebildet hat, also eine Fallgestaltung wie im Streitfall, oder - worum es im Streitfall nicht geht - geltend macht, der fragliche Bestan d - teil werde vom Verkehr als geeignet fr die Bildung einer Zeichenserie ang e - sehen (vgl. BGH GRUR 1999, 587, 589 - Cefallone; BGH, Beschl. v. 25.6.1998 - I ZB 10/96, GRUR 1999, 240, 241 = WRP 1998, 1177 - STEPHANS- KRONE I). - 14 - Das Berufungsgericht hat im Streitfall dem Zeichen "BIG" angesichts e i - nes beschreibenden Inhalts als Angabe einer Eigenschaft ("groû", "dick", "stark", "wichtig"), die sich auch auf Spielwaren beziehen knne, die Eignung aberkannt, ein solcher Stammbestandteil zu sein. Dieser Auffassung kann nicht beigetreten werden. Dabei kann offenbleiben, ob die Meinung des Berufungsgerichts zutrifft, der Marke "BIG" und dem entsprechenden Firmenschlagwort fehle jede Unte r - scheidungskraft, weil das Wort in der Bedeutung von "groû", "dick", "stark", "wichtig" auch dem deutschen Verkehr gelufig sei (vgl. zu einem Eige n - schaftswort als Marke: BGH, Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, WRP 2001, 1445, 1446 = MarkenR 2001, 408 - INDIVIDUELLE). Bei seiner Beurteilung hat das Berufungsgericht jedenfalls rechtsfehle r - haft unbercksichtigt gelassen, daû der Beklagte unter Bezugnahme auf vo r - gelegte Unterlagen ausfhrlich vorgetragen hat, er benutze den Bestandteil "BIG" bereits als Stammbestandteil fr eine existierende Zeichenserie, bei der jeweils der Wortbestandteil "BIG" mit einem oder mehreren Bestandteilen ko m - biniert sei. Ist hiervon auszugehen, kommt es - entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts - nicht (mehr) darauf an, ob der fragliche Bestandteil "BIG" sich theoretisch als Stammbestandteil eignet, sondern allein darauf, ob der B e - klagte den Verkehr tatschlich an "BIG" als Stammbestandteil einer Serie g e - whnt hat. Die vom Berufungsgericht herangezogene Entscheidung des Bu n - desgerichtshofes "STEPHANSKRONE I" (GRUR 1999, 240, 241) befaût sich, weil nach dem dortigen Sachverhalt eine bereits existierende Zeichenserie nicht in Rede stand, allein mit der im Streitfall unerheblichen Frage der a b - strakten Eignung eines Bestandteils eines einheitlichen Wortes als Stammb e - - 15 - standteil fr eine Zeichenserie und stellt allein fr diesen Fall Anforderungen im Sinne einer gewissen Originalitt des Bestandteils. 3. Im wiedererffneten Berufungsverfahren wird das Berufungsgericht, sofern es erneut zur Verneinung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr im engeren Sinne gelangt, dem Gesichtspunkt einer Verwechslungsgefahr unter dem Aspekt des Serienzeichens nachzugehen und dabei das entsprechende Vorbringen des Beklagten einschlieûlich des Vortrags zur Bekanntheit des Ze i - chens "BIG" zu bercksichtigen haben, dessen Übergehen die Revision rgt. - 16 - III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch ber die Kosten der Rev i - sion - an das Berufungsgericht zurckzuverweisen. Erdmann Starck Bornkamm Bscher Schaffert

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