T.C.
İSTANBUL
4.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2021/61 Esas
KARAR NO: 2023/38
DAVA: Marka (Maddi Tazminat İstemli), Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan), Marka (Manevi Tazminat İstemli)
DAVA TARİHİ: 08/05/2018
KARAR TARİHİ: 14/02/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka (Maddi Tazminat İstemli), Marka (Marka Hükümsüzlüğünden Kaynaklanan), Marka (Manevi Tazminat İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, ..., ..., ..., ..., ..., ... markalarinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tutulan sicil kayıtlarına, dava sonuçlanıncaya dek üçüncü kişilere devri önleyecek şekilde teminatsız olarak tedbir konulmasını, ..., ..., ..., ..., .... ... markalarının, davacıya ait ... ve ... markaları ile marka ve emtia sınıfları bakımından iktibas ve/veya iltibas oluşturduğunun tespitini, ..., ..., ..., ... markalarının ... Nice sınıfı, ... ye ... markalarımın ise ... ve ... Nice sınıfları bakımından hükümsüzlüğüne karar verilmek sureti ile sicilden terkinlerini, işbu markaların hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde bu karara yönelik Mahkeme ilamının Türkiye'de tirajı en yüksek üç gazetede yayın ve ilanını, masrafların davalıdan tahsilini, dava sonuçlanıncaya kadar şirketlerin haklarına tecavüz eder nitelikteki ürünlere ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve araçlara her türlü reklam ve tanıtım materyallerine el konulmasını, toplatılmasını, satışının durdurulmasını, internet, radyo, televizyon gazete ve sair mecralar üzerinden yapılan reklamlarının durdurulmasını, haksız rekabetin devamını önlemek üzere gerekli tedbirlerin alınmasına dair ihtiyati tedbir kararı verilmesini, davalıların tecavüz ve haksız rekabeti dolayısıyla ortaya çıkan maddi zararlar için davacı şirketlerin fiili kaybı, davalıların elde ettiği kazanç miktarı ve davacı şirketlerin yoksun kaldığı kazançlar dikkate alınarak Mahkemece yapılacak inceleme neticesinde ileride arttırılmak üzere, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla her davalı için ayrı ayrı şimdilik 1000'er TL, toplamda 2.000 TL maddi tazminatın, haksız eylemin gerçekleşmeye başladığı tarihten itibaren yasal faizi ile davalılardan tahsilini, davacı şirketin marka imajının zedelenmesi ve itibar kaybına uğraması sebebiyle her bir davalıdan ayrı ayrı 100.000'er TL olmak üzere, toplamda 200.000 TL manevi tazminatın, haksız eylemin gerçekleşmeye başladığı tarihten itibaren yasal faizi ile davalılardan tahsilini, vekalet ücretinin ve yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davalılar ile davacılar arasında hukuki ilişkiye ait olarak ... ile davacılardan ... arasında "..., ..., ..." ürünlerinin dağıtım ve pazarlaması için 10.06.2002 tarihinde Gizlilik Sözleşmesi, 18.10.2002 tarihinde de Distribütörlük Sözleşmesi imzalandığını, ancak bu sözleşmelerin hiçbir zaman yürürlüğe girmediğini, sözleşmede adı geçen ürünlerin de hiçbir zaman Türkiye'de pazarlanmadığını, satılmadığını, ... ile davacılar arasında yazılı bir "Distribütörlük Sözleşmesi" olmasa da ..., 2005 yılında aldığı ruhsat ile 2006 yılı Ocak ayından itibaren davacı ürünlerinden ...'i, 11.04.2007 yılında aldığı ruhsat ile 2009 yılı Haziran ayından itibaren ...'i pazarlamaya başladığını, 2009 yılından itibaren de dava dışı ..., davacılar tarafından üretilen ... ve ... ürünlerini Türkiye'de ruhsatlandırıp, satış ve pazarlamasını gerçekleştirdiklerini, davacılar ile ... arasındaki ticari ilişki ...etin ve ... ait ruhsatların 19.02.2009 tarihinde dava dışı ...'a devri ile son bulduğunu, ... isimli ürünün üretilmesi ve satılmasının kanunlara aykırı olmadığını, ... ürününün davalı ... tarafından geliştirimi yapıldığını, Sağlık Bakanlığından onaylı ve ruhsatlandırıldığını, ilaç olarak doktor reçetesi ile satılan jenerik (eşdeğer) ürün olduğunu, davalılara ait ..., ..., ..., ...., ..., ... marka isimlerinin davacılara ait ... ve ... marka isimlerinden türetildiği iddiasının doğru olmadığını, davacı markaları ile davalı markalarının halk nezdinde iktibas ve iltibas oluşturacağı yönündeki iddianın doğru olmadığını, davacılara ait ... ürününün dava tarihi itibariyle piyasaya sunulmadığını, satışa konu olmadığını, bu nedenle fiili zarar veya yoksun kalınan kazancın bulunmadığını, davanın reddi ile mahkeme masrafları ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.
Dosyada taraflarca bildirilen tüm deliler toplanmış, özel ve teknik bilgi gerektirmesi nedeniyle bilirkişi raporu alınmıştır.
Mahkememize sunulan 09/09/2019 tarihli bilirkişi raporunda özetle , Marka hakkından doğan uyuşmazlıkların SMK 6769 hükümleri gereğince çözüme kavuşturulması gerektiği, bu bağlamda yapılan incelemenin davalı taraf kullanımlarının www ... alan adı sahibi/yetkilisi (whois) bilgileri sorgulandığında Alan Adının 31.07.1998 yılında alındığı görülmüş olup detayları EK-1'de sunulmuştur. Alan Adı sahibi/yetkilisi bilgiterinin gizli/gizlenmiş olduğu, www ... alan adı içerisinde bulunan web sitesi kontrol edildiğinde Anasayfa'da İlaç Firmaları menüsü olduğu görülmüş olup, menüye tıklandığında ise alfabetik olarak rehber sistemi ile ilaç firmalarınını olduğu,... AŞ ismi üzerine tıklandığında ise ... ve ... harflerinin aktif olduğu görülmüştür ve ilgili firma sayfasında ... ve ... harfi ile başlayan ilaç ismifisimleri görülmekte olup İlaç Adı kısmında ... 30 gr jel ibaresinin ve ... ibaresinin olduğu, ...ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE TİC A.Ş. ismi üzerine tıklandığında ise 18 harfin aktif olduğu (mavi renk olduğu) görülmüştür ve ilgili firma sayfasında ... ve ... harf ile başlayan ilaç İsmi/isimleri görülmekte olup İtaç Adı kısmında ... krem (30 G), ...krem ve ... ibaresinin/ibarelerinin olduğu, ... finkl içerisinde bilgilerin nereden sağlandığı ile alakalı “Türk İlaç Rehberinde Yer Alan İlaç ve Diğer Bilgiler Türk İlaç Rehberi esasını teşkil aden Ilaç firma ve onlara ait ilaçlarırı tüm bilgileri direkt olarak ilgili firmaların ürün sorumlularından ve diğer basılı kaynaklardan sağlanmaktadır.” ibaresinin olduğu, ..., ..., davacı taraf ... adına tescilli olduğu,... , ..., ..., ..., ... tetratretin, ..., markalarının davalı taraf ... adına tescilli olduğu, Davalı taraf markası olan “...” ibaresinin davacı markası “...” ile benzer olduğu, Davalı taraf markası olan “...” davacı markası davacı taraf markası “...” ile benzer olduğu, orta kısımdaki “...” ibaresinin markaları birbirinden ayırma yeteneğinden yoksun bir ibare olduğu, ..., ..., ..., ... açısından Sırasıyla ... kelimeleriyle başlayıp davacı markalarıyla bu haliyle benzerliği bulunmayan kelimeleriyle başlayıp sonrasında, davacı adına ... sayı ile tescilli “...” ibaresi ile sonlandırılması. Genel itibar ile değerlendirildiğinde davalı markaları aynı allenin bir parçası olduğu İzlenimi vermektedir ve bu yönüyle davacı markasıyla benzerlik arz etmekte olduğu, Davalı yanın üretimi olan yukarıda teker teker açıklanan ürünler ile daha önceki tarih itibarıyla tescilli olan davacı taraf ürünleri ile aynı mal gurubunda ve benzer olduğundan ötürü heyetimiz davalı kullanımlarının marka tecavüzü oluşturur yönlü olduğu, görüş ve kanaati bildirilmiştir.
Mahkememize sunulan 03/06/2020 tarihli bilirkişi raporunda özetle, Davacılardan .... adına ... dosya numaralı ... ve ...dosya numaralı ... ibarelerinin davaya konu ... sınıf kapsamında tescilli olduğuna, Davalılardan ... adına ... dosya numaralı ... , ... dosya numaralı ..., ... dosya numaralı ..., ...dosya numaralı ... markalarının davaya konu ... Sınıf kapsamında tescilli olduğuna, Davalılardan ... adına ...dosya numaralı ... ve ... dosya numaralı ... markalarının süresi içerisinde yenilenmemesinden kaynaklı müddet durumda olduğuna, Davalılardan ... adına tescilli ...dosya numaralı ... ile davacılardan ... adına tescilli ... dosya nüumaralı ... markaları her ne kadar etken maddeden türetilmiş iseler ve heri ne kadar bilinçli bir zümre olan doktorlar ve eczacılar tarafından tavsiye edilse dahi markaların başlarının ve sonlarının aynı harf kümesinden oluşması, sebebi ile okunuşu, işitilişi ve genel görünüşte bıraktığı intibaa aynıymış gibi algılanadağından, karıştırılmaya sebebiyet vereceğine, bu sebeple hukuki takdir yetkisi Yüce Hakimliğinizde olmak üzere hükümsüzlük şartlarının oluştuğuna, Davalılardan ... adına ...dosya numaralı ... , ...dosya numaralı ..., ... dosya numaralı ... markalarInın, davacı markaları gibi etken maddeden türetilmeleri ve bilinçli bir zümre olan doktorlar ve eczacılar tarafından tavsiye edilmeleri sebebi ile davacı markalarıyla karışıklığa sebebiyet vermeyeceğine, Davacıya ait ... ve ... markalarının, aynı marka ailesinden olmaması sebebi ile seri marka kapsamında değerlendirilemeyeceğine, Davacı ve davalı markalarının etken maddeden türetilmiş zayıf markalar olması, zayıf bir marka tescil ettiren kişinin, marka olarak tescil edilmiş olsa bile ayırt ediciliği düşük bir işaret üzerinde bir kişiye geniş, mutlak bir hak tanınmasının mümkün olmaması sebebi ile Haksız rekabetten söz edilemeyeceğine dair görüş ve kanaati bildirilmiştir.
Mahkememize sunulan 25/05/2021 tarihli bilirkişi raporunda özetle , Davalının ... numaralı “...”, ... - numaralı ...” ve .... numaralı ...” marka ... tescillerinin Davacının tescilli ... “...” markası ile ayırt edilemeyecek denli benzer olduğu, bu sebeple iltibas yarattığı ve haksız rekabet teşkil ettiği, Davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ...- numaralı ...”,... numaralı “...” ve ... numaralı ...” markalarının SMK md. 6/1 ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük ve sicilden terkin şartlarının oluştuğu, görüş ve kanaati bildirilmiştir.
Mahkememize sunulan 02/11/2022 tarihli bilirkişi raporunda özetle, Davalının ...numaralı “...”, ... numaralı ... ”...” ve ... numaralı ...” marka ... tescillerinin Davacının tescilli ...“...” markası ile ayırt edilemeyecek denli benzer olduğu, bu sebeple iltibas yarattığı ve haksız rekabet teşkil ettiği, Davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... numaralı ... “...”, ...numaralı “...” ve ... numaralı ...” markalarının SMK md. 6/1 ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük ve sicilden terkin şartlarının oluştuğuna dair görüş ve kanaati bildirilmiştir.
Mahkememize sunulan 20/04/2022 tarihli bilirkişi ek raporunda özetle, Davalının ... numaralı “...”, ... numaralı ... ”...” ve ... numaralı ...” marka ... tescillerinin Davacının tescilli ... “...” markası ile ayırt edilemeyecek denli benzer olduğu, bu sebeple iltibas yarattığı ve haksız rekabet teşkil ettiği, Davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... - numaralı ... “...”, ... numaralı “...” ve ... numaralı ...” markalarının SMK md. 6/1 ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük ve sicilden terkin şartlarının oluştuğu, görüş ve kanaati bildirilmiştir.
KANAAT VE GEREKÇE
Dava konusu uyuşmazlık, davacı taraf ait tescilli markalara davalılar tarafından tecavüz ve haksız rekabet olup olmadığı, olması halinde bunun önlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması, maddi ve manevi tazminat istemi ile birlikte davalı adına TPMK nezdinde ... numara ile tescilli ..., ... numara ile tescilli ... ve ... numara ile tescilli ... ibareli markaların hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
TPMK kayıtlarının incelenmesinde davacı adına... numara ile tescilli ... ibareli markanın başvuru tarihinin 02/08/2002, tescil tarihinin ise 15/05/2004 olduğu ve .... Sınıfta kayıtlı olduğu, ... ibareli markanın ise, 11/05/2004 tarihinde tescil edildiği, ve .... Sınıfta kayıtlı olduğu, davalı adına ... numara ile tescilli ... markasının 26/10/2016 tarihinde tescil edildiği, ... Sınıfta kayıtlı olduğu, ...numara ile tescilli .... ibareli markanın 28/11/2012 tarihinde tescil edildiği,... ve ... Sınıfta kayıtlı olduğu, ...numaralı markanın ise 13/02/2014 tarihinde tescil edildiği, ... Ve .... Sınıflarda kayıtlı olduğu görülmüştür.
Mahkememizce 04/04/2019 tarihli duruşmada verilen ara karar uyarınca 1 Marka vekili, 1 Eczacı, 1 Cildiye Uzmanı ( Dermotolog) ve 1 Bilişim Uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi heyeti raporunda " Davalı taraf markası olan “...” ibaresinin davacı markası “...” ile benzer olduğu, Davalı taraf markası olan “...” davacı markası davacı taraf markası “...” ile benzer olduğu, orta kısımdaki “...” ibaresinin markaları birbirinden ayırma yeteneğinden yoksun bir ibare olduğu, ..., ..., ..., ... açısından Sırasıyla ... kelimeleriyle başlayıp davacı markalarıyla bu haliyle benzerliği bulunmayan kelimeleriyle başlayıp sonrasında, davacı adına .. sayı ile tescilli “...” ibaresi ile sonlandırılması. Genel itibar ile değerlendirildiğinde davalı markaları aynı allenin bir parçası olduğu İzlenimi vermektedir ve bu yönüyle davacı markasıyla benzerlik arz etmekte olduğu, Davalı yanın üretimi olan yukarıda teker teker açıklanan ürünler ile daha önceki tarih itibarıyla tescilli olan davacı taraf ürünleri ile aynı mal gurubunda ve benzer olduğundan ötürü heyetimiz davalı kullanımlarının marka tecavüzü oluşturur yönlü olduğu" şeklinde görüş ve kanaat bildirildiği görülmüştür.
Davalı yanın itirazları doğrultusunda mahkememizce 24/10/2019 tarihli duruşmada verilen ara karar uyarınca doya yeni bir bilirkişi heytetine tevdi edilmiş, 1 Marka Vekili, 1 Eczacı ve 1 Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanından oluşan bilirkişi heyeti tarafından hazırlanman raporda "hükümsüzlük talepleri bakımından şartlar oluşmuş ise de, davalılardan ... adına ... dosya numaralı ... , ... dosya numaralı ..., ... dosya numaralı ... markalarInın, davacı markaları gibi etken maddeden türetilmeleri ve bilinçli bir zümre olan doktorlar ve eczacılar tarafından tavsiye edilmeleri sebebi ile davacı markalarıyla karışıklığa sebebiyet vermeyeceğine, davacıya ait ... ve ... markalarının, aynı marka ailesinden olmaması sebebi ile seri marka kapsamında değerlendirilemeyeceğine, davacı ve davalı markalarının etken maddeden türetilmiş zayıf markalar olması, zayıf bir marka tescil ettiren kişinin, marka olarak tescil edilmiş olsa bile ayırt ediciliği düşük bir işaret üzerinde bir kişiye geniş, mutlak bir hak tanınmasının mümkün olmaması sebebi ile haksız rekabetten söz edilemeyeceğine" dair görüş ve kanaati bildirildiği görülmüştür.
İki farklı heyetten alınan raporlar arasında hükümsüzlük taleplerine ilişkin iddialar bakımından aynı sonuca varılsa da, davalı adına tescilli ..., ... ve ... ibareli markalar yönünden marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet iddiaları bakımından hukuki nitelendirmede farklılıklar olduğu dolayısı ile salt bu bakımdan raporlar arasında çelişki bulunduğu gözetilerek, 06/10/2020 tarihli duruşmada işbu çelişkilerin giderilmesi bakımından dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine gönderilmesine karar verilmiş, çelişkileri giderir mahiyette alınan son 25/05/2021 tarihli raporda " davalının ... numaralı ... ... numaralı ... ve ... numaralı ... ibareli marka tescillerinin davacıya ait ... ... markası ile ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, bu sebeple iltibas yarattığı ve haksız rekabet teşkil ettiği" dair görüş ve kanaat bildirdikleri görülmüştür.
Hükümsüzlük Taleplerinin İncelenmesi Bakımından 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Hükümsüzlük Hâlleri Ve Hükümsüzlük Talebi Başlıklı 25. Maddesi, "1)5 inci veya 6 ncı maddede sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verilir".2)Menfaati olanlar. Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları markanın hükümsüzlüğünü mahkemeden isteyebilir. 3)Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez. 4)Bir marka, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b), (c) ve (d) bentlerine aykırı olarak tescil edilmiş olup da kullanım sonucunda tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından hükümsüzlük talebinden önce ayırt edici nitelik kazanmışsa hükümsüz kılınamaz. 5)Hükümsüzlük halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi hükümsüzlüğe karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez. 6)Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez. 7)6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca açılan hükümsüzlük davalarında 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü def i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır. Hükümsüzlüğü istenen markanın başvuru veya rüçhan tarihinde, davacının markası en az beş yıldır tescilli ise davacı ayrıca, söz konusu başvuru veya rüçhan tarihinde 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirildiğini ispatlar. ” hükümlerine amirdir.
Bu madde metninde atıf yapılan 5. ve 6. maddeler, marka tescilinde mutlak ve nispi red nedenleri başlıkları altında toplanmaktadır.
Kanunun “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5. Maddesine göre , "Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez: a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler. b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler. c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler. d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler. e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler. g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler. ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler. h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler. ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez. (3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameyeilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” hükümlerine amirdir.
Buna göre mutlak red nedeni olarak tescili yasaklanmış işaretlerin ayırt etme gücüne sahip olmamaları veya herkesin kullanımına açık olmaları sebebiyle kamu menfaati gözetilerek tescil edilmeleri mümkün değildir.
Kanunun “Marka tescilinde nispi ret nedenleri” başlıklı 6. Maddesine göre, "1) Tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve ka