T.C.
İSTANBUL
1.FİKRÎ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2018/558 Esas
KARAR NO: 2023/99
DAVA: Marka ve Endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü
DAVA TARİHİ: 14/12/2018
KARAR TARİHİ: 06/04/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Marka ve endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
İDDİA:Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, Müvekkili ..., yerli sermayeli sektöründe oldukça bilinen ve alanında yatırım yapan bir işletme olarak geniş bir alana yayılmış çakmak üretim tesisinin de sahibi olduğunu, TPMK nezdinde, ... sayılı tasarım tescili, ... sayılı I-...+ sekil marka tescili, ... sayılı I ... sekil marka tescili, ... sayılı I-... marka tescili, ... sayılı I-... marka ve tasarım tescillerinin sahibi olduğunu, davalının ise ... marka ve çakmak tasarımına sahip olduğunu, ancak haklarını kötüye kullandığını ve müvekkilinin üretimlerine engel olmak için müvekkili aleyhine bir takım ihlal iddiaları ileri sürdüğünü, çakmakların içine konulduğu kutunun ... ve ... olması üzerinden de tasarımsal hak iddia ettiğini, bu şekilde dizim formunun hakka aykırılık yarattığını bu tarz kullanımların kendisine ait ve huzurdaki davaya konu ... sayılı sekil markası ve ... sayılı tasarımlara /dava konusu olan tescilin tecavüz yarattığını iddia ettiğini, (oysa ürünlerde kullanılan markalar ve ürünlerin kendi formları farklı olmasına rağmen ayrıca ürünlerin teknik tasarımlarının farklı olduğu hususunun ... 4.FSHHM'nin... esas sayılı dosyası ile sabit olduğunu, çakmakların dizim formları ile ilgili olarak ta, ... ya da ... sayıları ile çakmak kutusuna dizilecek çakmak sayısının, ürünlerin özellikle büfelerde, kasa önlerinde durmasını sağlayacak kare formunu yakalamak için teknik bir zorunluluktan kaynaklandığını, Çakmakların zaten taban formları belirgin biçimde farklı olduklarından birbirlerinin kalıp ve kutularına yerleşme imkanları olmadığını, Dava konusu edilen ... sayılı marka ve ... sayılı çoklu tasarımlar için her iki rapor arasındaki teknik çelişkiye ilişkin müvekkilinin ticari faaliyetlerine zarar verme ihtimali gözetilerek davalının haksız tescillerine karşı hükümsüzlük davası açtıklarını, Hükümsüzlük talebine konu ... sayılı marka, ŞEKİL markası olup, marka, çakmak görselinin yer aldığı ve dizi çakmakların olduğu bir ürün kutusunun kendisi olup ve kutu içinde çakmak görseli içeren bu marka tescil kapsamı için ayırt edici olmadığından TPE tarafından ilk inceleme aşamasında reddedildiğini, sonradan itiraz ile ilana çıktığını, Davalı taraf aynı zamanda, somut marka ile neredeyse aynı ... kodlu ŞEKİL marka başvurusunun da sahibi olup, bu marka da yine TPE ilk inceleme aşamasında reddedildiğini, Davalının dava konusu şekil üzerinden WIPO nezdinde yaptığı, ... sayılı, BİRLEŞİK KRALLIK, İRAN ve ÇİN'de tescil alamadığını ve markanın reddedildiğini, Çakmak ürününün, bir kutuya dizildiğini, sadece, ön tarafı yuvarlak olan her çakmağın kutuya bu şekilde dizileceğini, Dolayısıyla bu formun, tek başına bir somut ayırt ediciliği bu anlamda bir marka vasfı bulunmadığını, İlgili marka görselinde, kutu üzerinde yer alan şekil de yine çakmak ürünün kendisi olduğunu, bu ürünün de çakmak emtiası için marka bakımından tek başına bir ayırt ediciliği zaten bulunmadığını, Davacı da tek başına bu görsele (üç boyutlu bu görsel üzerinden şekil markası) tescili alamadığını, çakmak için bu görselin marka olamayacağını, Kare bir kutuya yerleşmiş ve bu form dolayısıyla teknik olan çakmak ürünlerinden oluşan figürün, çakmaklar için, markanın menşeini gösterme, kaynak olma, işletme ile ilişkilendirme bu anlamda diğer çakmaklardan ayırt edicilik sağlama fonksiyonlarını yerine getirme işlevi bulunmadığını, ön tarafı yuvarlak olabilecek tüm çakmakların, satın alınmaları kolaylaştırmak için bir arada bu şekilde bir kutuya dizildiğini ve sunulduğunu, özellikle büfe önlerinde market kasalarına yakın raflarda çakmakların bir arada sunumunun gerçekleştiği arz şekli zaten bu markanın kendisi olduğunu, somut ayırt ediciliği, başvuru anı itibariyle bulunmayan bu markanın hükümsüzlüğünün gerektiğini, Bir işaretin ilişkili olarak kullanıldığı mal ve hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yaramayan işaretlerin, yani herkesin o mal veya hizmet için günlük dilde kullandığı kelime, ibare ve cins, vasıf, kalite değer veya coğrafi işaret belirten ve ticaret alanında herkes tarafından kullanılan adların tescil edilemeyeceğini, tüketicinin algısı ve marka olarak seçilen sözcüğe gösterdiği reaksiyon ile sadece ilgili tüketicinin, tescili istenen işaretin doğrudan doğruya ve özel bir zihni çabaya gerek duyulmaksızın malın türü veya cinsini tespit edebildiği durumlarda bu seçilen işaretin marka olamayacağını, Ortalama hiçbir tüketici için, somut markayı bir işletme ile ilişkilendirme özelliği bulunmadığı gibi, bu görsel üzerinden marka bakımından bir değerlendirme yapmaları da beklenemeyeceğini, Davalı taraf, çakmak formunun kendisinden kaynaklı yapı farklı olsa da, bu haksız marka hakkına dayalı olarak, müvekkil kullanımları aleyhine hakka aykırılık iddiasında bulunduğunu, ... sayılı Tasarımın HÜKÜMSÜZLÜĞE ilişkin ise, Tasarımların genel görüntüsüne dilekçelerinde yer verdiklerini ve ilgili çoklu tasarımda yer alan tüm görseler için aynı ürüne ilişkin olduğu, Ürün çakmak ürünün sunumu, piyasaya arzı için bir teşhir standı olduğu, Bu dizim formunun 2007 yılında marka konusu yapıldığı ve dizim formu aynı kalmak üzere, ortada bir yenilik varmış gibi, tasarım müracaatında bulunulduğunu, 8x6 dizim içeren bu tasarımın, alt tarafında, üzerine konulacak çakmağın taban şekline göre, o çakmağın düşmeden tabana yerleşmesini sağlayacak derin yuva, doğal olarak bu tabanlığın durmasını sağlayacak tasarımsal bir özelliği olmayan düz taban, ile üst üste konulduklarında birbirilerinin üstünde devrilmeden durmasını sağlayacak, taban ile paralel kapak içeren alelade bir çoklu görsel olduğunu, Teşhir standı olarak anılan bu ürün, çakmak gibi küçük olan ancak toplu satışa sunulan ürünlerin, bir arada muhafazası ve sunumu için oluşturulmuş standart bildik bir kutu olduğundan olağan bir tasarımın öncelikle, tasarımsal hiç bir özellik içermemesi sebebiyle hükümsüz kılınması gerektiğini, Çakmakları bir araya getirerek, bunların karton içinde sunulmasını sağlayan bir kutunun bu şekilde olmasının teknik zorunluluk olduğunu, Başvuru anı itibariyle, bu şekildeki kullanımların yeni olamayacağı, davalı da dahil olmak üzere, piyasada pek çok çakmak üreticileri tarafından öteden beri kullanılmakta olduğu rahatlıkla ispatlanabileceğini, pek çok işletmenin bu dizim şeklindeki çakmak standını, başvuru anı olan 04.05.2011 öncesinde kullandıklarını, Somut davaya konu olan görsellerin, başvuru anları itibariyle, hem davalı tarafın eskiye dayalı kendi kullanımları, hem piyasadan pek çok işletmenin dünyadaki daha eski tarihli kullanımları hem de, bu şekilde bir ambalajlama tarzının, teknik olarak neredeyse zorunlu ve bir kişinin tekeline bırakılacak türden olmaması sebebiyle hükümsüzlüğünün gerektiğini, ... sayılı markanın tescil kapsamında bulunan tüm mallar yönünden 34. sınıfa ilişkin (Lighters For Smokers/sigara tüketicileri için çakmaklar) hükümsüzlüğüne, ... sayılı çoklu Tasarımın Hükümsüzlüğü ile sicilden terkine karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.
SAVUNMA:Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle, davalının 1959 tarihinde ... ailesi tarafından İspanya Barselona'da 1970'li yıllardan bu yana üretilmekte olan “..." çakmaklarıyla dünya lideri olduğunu ve aynı yıllarda Türkiye piyasası ile üretim tesisleri kurduğunu, satış ve dağıtım faaliyetleri ile piyasadaki varlığını sürdürdüğünü, üç boyutlu marka olarak 140 ülkede tescil edildiğini, ... tarihli ... sayılı, ... tarihli ... sayılı, ...tarihli... sayılı,... tarihli... sayılı,... ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... marka tescilleri olduğunu, ... sayılı, ... tarihli ... sayılı,... tarihinde ... sayılı, ... tarihli ... sayılı, ... tarihli ... sayılı tasarım tescil belgelerine sahip olduklarını, İspanya Tanınmış Markalar Birliğinin 17 Ekim 2005 tarihli kararıyla "..." markası ve üç boyutlu şekil markaları tanınmış marka statüsü kazandığını , davalı firmanın WIPO ve TPE nezdinde tescillenmiş marka ve tasarımları olduğunu, Müvekkili şirketin 02.07.2007 koruma tarihli ... sayılı 3 boyutlu şekil markasını TPE nezdinde ... Sınıfta bulunan çakmak emtiaları için, Ayrıca ilgili marka WIPO nezdinde ... sayısı ile ... tarihinden itibaren tescilli uluslararası bir marka olduğunu, Müvekkil şirketin 04.05.2011 tarihinde ... sayılı çoklu ETTB TPE nezdinde çakmak sınıfı için tescil ettirdiklerini, Ayrıca ilgili tasarım EUIJPO nezdinde ..., ..., ... sayısı ile 31.03.2011 tarihinden itibaren tescilli uluslararası bir tasarım olduğunu, Müvekkilinin şekil markası, ayırt edici nitelik kriterini sağlamış olduğundan hem WIPO hem TPE nezdinde tescil edildiğini, Zira müvekkiline ait markanın WIPO tarafından yapılan değerlendirmesinde "dikey olarak yerleştirilen, 8x6 dikdörtgen şeklinde, sarı renkli dış yüzeyleri ve piramit gövdeli bir tepside, ürünlerin ayırt edici bir sunumu için görüntü oluşturmakta olduğunu, Tepsinin arka kısmında dikey pozisyonda, sarı bir arka plan ve ortada kırmızı çizgi ile kare bir karton bulunmakta olduğunu, Kartonun üst kısmında, sağ tarafta oldukça silindirik bir gövde ve üst kısmında metal bir plaka olan kırmızı renkte çakmağın figüratif bir görüntüsü bulunmakta ve sol tarafta ek olarak mavi ve sarı renkte bir gaz silindir kartuşu ile aynı çakmağın daha küçük boyutta bir görüntüsünün mevcut olduğunu, ... markası ticari faaliyetine başladığı andan itibaren müşteri nezdinde diğer çakmak ve çakmak standı ürünlerinden sarı renkli ... ibareli marka işareti, sarı renkli teşhir standları, sarı renkli çakmak aksesuarları ve silindirik formdaki çakmak yapılarıyla ayırt edici nitelik kazandığını ve dünya piyasasında bu özellikleriyle tanınır hale geldiğini, Ortalama seviyedeki tüketici, sarı renkli yuvarlak çakmaklı teşhir standını tereddütsüz biçimde ... markasıyla ilişkilendirdiklerini , hem İspanya Tanınmış Markalar Birliği hem TPE nezdinde tanınmış marka statüsüne layık görüldüğünü, Dava konusu marka sarı renkli dış yüzeyi, silindirik formdaki çakmak yuvaları ve silindirik formdaki çakmak figüratifi ite ortalama seviyedeki tüketici nezdinde müvekkili firma ile tereddütsüz bir şekilde ilişkilendirildiğini, tüketicilerin sarı rengi ve yuvarlak çakmak formunu doğrudan ... markasıyla özdeşleştirdiklerini, ... markasının baskın nitelikteki sarı renk kullanımıyla ve silindirik formdaki çakmak yapılarıyla piyasadaki standart uygulama ve tasarımların dışına çıkmış olduğunu, diğer çakmak ürünlerinden ayrılarak özgün bir nitelik ve ayırt edici bir fonksiyon kazanmış olduğunu, Sarı renkte silindirik form unsurlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olan sarı renkli yuvarlak çakmaklı stantlar, özellikle dava konusu 3 boyutlu şekil markası ve çoklu tasarımı, orta düzeydeki tüketici tarafından tereddütsüz bir şekilde tanınmakta olduğunu, Dava konusu stand şekil markasının Türkiye'deki tanıtım ve reklamı için düzenli aralıklarla çıkarılan 2003-2004-2005- 2012 ... ve Genel Kataloglarından sayfa örnekleri dilekçe ekinde sunduklarını, Yuvarlak çakmaklı sarı stand markası ve çoklu tasarımı, çakmak piyasası içindeki yoğun ve uzun süreli kullanımı, reklam ve tanıtımları sonucunda ... markası olarak ayırt edici nitelik kazandığını, dava konusu sarı stand şekil markası ve çoklu tasarımı orta düzeydeki tüketicinin dikkatini ilk görüşte çekebilecek nitelikle ayırt edici bir fonksiyona sahip olduğunu, Dava Konusu Çoklu Tasarım Tasarımcıya Seçenek Özgürlüğü Bırakan Tasarımlar olduğunu, Somut olayda bilgilenmiş kullanıcı, çakmak standları grubuna dâhil olan ürünler hakkında bilgisi olan, bu gruptaki ürünlerden kullanmış, alım/satım yapmış veya bu doğrultuda piyasayı takip etmiş veyahut herhangi bir sebeple bu ürünler hakkında bilgi sahibi olan tecrübeli bir kullanıcı olduğunu, Davacı vekilinin iddia ettiği gibi çakmak stantlarına ilişkin tasarımlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan, belirli biçim ve boyutlarda üretilmesini zorunlu kılan bir görünüm özelliği bulunmadığını, Dava konusu çoklu tasarım, sarı renkli dış yüzeyleri 8x6 dikdörtgen şekli, silindirik formdaki taban boşlukları, üzerindeki figüratif süsleme ile ön yüzün sol tarafında mavi ve sarı renkte bir gaz silindir kartuşu ile kırmızı renkte Cipper çakmağın görüntüsünün yer aldığını,İlk kez müvekkil tarafından kamuya sunulmuş olduğundan "yenilik" kriterini, piyasada bulunan diğer çakmak standı tasarımlarına göre bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim diğerlerinden farklı olduğundan “ayırt edicilik kriterini" sağlamakta olduğunu, müvekkiline ait markanın WIPO tarafından yapılan değerlendirmesinde dikey olarak yerleştirilen, 8x6 dikdörtgen şeklinde, sarı renkli dış yüzeyleri ve piramit gövdeli bir tepside, ürünlerin ayırt edici bir sunumu için görüntü oluşturduğunu, Tepsinin arka kısmında dikey pozisyonda, sarı bir arka plan ve ortada kırmızı çizgi ile kare bir karton bulunduğunu, Kartonun üst kısmında, sağ tarafta oldukça silindirik bir gövde ve üst kısmında metal bir plaka olan kırmızı renkte çakmağın figüratif bir görüntüsü bulunmakta ve sol tarafta ek olarak mavi ve sarı renkte bir gaz silindir kartuşu ile aynı çakmağın daha küçük boyutta bir görüntüsü mevcut olduğunu, Tüketicilerin sarı rengi ve yuvarlak çakmak formunu doğrudan ... markasıyla özdeşleştirmekte olduğunu, Yuvarlak çakmaklı sarı stand markası ve çoklu tasarımı, çakmak piyasası içindeki yoğun ve uzun süreli kullanımı, reklam ve tanıtımları sonucunda ... markası olarak ayırt edici nitelik kazandığını, tüketici zihninde sarı renk ve yuvarlak çakmak formunu tereddütsüz "..." ile özdeşleştirdiği ve bu haliyle, dava konusu sarı stand şekil markası ve çoklu tasarımı orta düzeydeki tüketicinin dikkatini ilk görüşte çekebilecek nitelikle ayırt edicilik taşıdığını, Pazarda çok sayıda farklı paketleme şekillerine sahip çakmaklar bulunsa da "Sarı" ambalajlı paketlemesiyle tanınan tek markanın ... çakmakları olduğunu marka ve tasarımın hükümsüzlüğü taleplerinin reddine karar verilmesini talep etmişlerdir.
DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE GEREKÇE:
Dava konusu uyuşmazlık, ... sayılı şekil markasının ...sınıf yönünden (...sınıfa ilişkin lighters for smokers/sigara tüketicileri için çakmaklar) ve ... nolu çoklu 3'lü tasarımın hükümsüzlüğü istemine ilişkindir.
Davanın açılmasını müteakip davacının dava, davalının cevap dilekçeleri karşılıklı tebliğ olunmuş, dava şartları incelenmiş, ön inceleme duruşması yapılmış, duruşmada hazır olanlar sulhe teşvik olunmuş, sonuç alınamaması üzerine uyuşmazlık konuları tespit edilmiş, arabuluculuk kurumundan faydalanmak istenilmediğinden tahkikat duruşmasına devam olunmuş, tarafların beyanlarında geçen deliller toplanmış, bilirkişi incelemesi yaptırılmış, HMK 184.madde kapsamında hazır olanlardan tahkikat ile ilgili beyanları sorulmuş, HMK 186. madde kapsamında ise karar duruşmasında hazır olanlardan esas ile ilgili son diyecekleri sorulmuştur.
HMK 266. Madde kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.
Bilirkişiler ..., ..., ... 24/07/2020 tarihli bilirkişi raporlarında, Davalı tarafa ait Hükümsüzlük konusu ...nolu “...” Endüstriyel Tasarım Tescilinin teknik inceleme ve değerlendirmesi neticesinde “yenilik ve ayırt edicilik” özelliklerini taşıdığının anlaşılmakta olduğunu, davalının Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde ... tescil numaralı' şekil markasının uzun yıllardır kullanım sonucu ayırt edicilik kazanması sebebiyle davalı markasının SMK md. 5/1 ve md. 25/1 uyarınca hükümsüzlük şartlarının oluşmadığı yönünde görüş ve kanaate vardıklarını bildirmişlerdir.
Bilirkişiler ..., ..., ... 08/02/2021 tarihli EK bilirkişi raporlarında, kök rapordaki görüşlerinin muhafaza edildiğini bildirmişlerdir.
Bilirkişiler ..., ..., ...'ın 15/09/2021 tarihli bilirkişi raporlarında özetle, ...-1 numaralı Tasarım tescillerinin başvuru tarihi olan 04.05.2011 tarihi itibarı ile koruma şartı olan yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olduğu, ancak ...-2 ve 3 numaralı Tasarım tescillerinin başvuru tarihi olan 04.05.2011 tarihi itibarı ile koruma şartı olan yenilik ve ayırt edici nitelik özelliklerine sahip olmadığını, Davalının ... no'lu şekil markasının SMK m.5/1 ve m.25/1 gereği hükümsüzlük şartlarının mevcut olmadığı görüş ve kanatine vardıklarını bildirmişlerdir.
Raporlar arasında çelişki oluştuğundan ayrıca sunulu uzman görüşlerinin de değerlendirilmesi yönünden tekrar heyet oluşturulmuştur.
Bilirkişiler ..., ... ve ...'ın 11/11/2022 tarihli bilirkişi raporlarında, dosya kapsamında mevcut tüm görsel veriler inceleme ve değerlendirmeler neticesinde, ...-1 tescil nolu tasarımın başvuru tarihi itibariyle yenilik ve ayırt edicilik özelliğine sahip olmadığı, ... / 2-3 tescil nolu tasarımın yeni lik özelliğine sahip olmadığı, ... nolu ... yazılı marka ibaresi olmaksızın tescilli 3 boyutlu şekil markasının piyasada bulunan benzer marka ve dizaynlar karşısında üzerinde ... ibaresi olmadan tek başına ayırt edicilikten yoksun olduğu ve bu tescil öncesinde bu tasarıma benzer nitelikte, piyasada aynı vasıf ve şekilde pek çok ürün tasarımının bulunduğu gerçeği karşısında, bu markaya ilişkin SMK m.5/1 e m.25/1 gereği hükümsüzlük şartlarının mevcut olduğunu bildirmişlerdir.
... tarafından hazırlanan 23.02.2021 tarihli uzman görüşünde özetle, "davalı markasının ayırd edici niteliği haiz olduğunu, markada yer alan görselin tasviri veya tekniğin zorunlu tuttuğu bir işaretten oluşmadığını, piyasada kullanılan diğer çakmak standlarının da bu duruma işaret ettiğini, tüketiciler nezdinde sarı renkli standın, davalıya ait ... markası ile ilişkilendirilmesinin, davalı markasının ayırd ediciliğini artıran bir etki sağlayacağı, dolayısıyla davacının marka hükümsüzlüğüne ilişkin iddialarının yerinde olmadığını, davalı tasarımının yenilik ve ayırd edicilik taşıyıp taşımadığını, davacı tarafından işaret edilen tasarım külliyatı ve gözetilecek diğer örnekler çerçevesinde genel bir değerlendirme neticesinde mahkemece takdir edileceği, davalı tasarımında teknik fonksiyonun dikte ettiği bir formun bulunmadığı, nitekim farklı çakmak standı örneklerinin de bu tespiti doğruladığı, davalı tasarımında yer alan renk ve görsel unsurların da teknik fonksiyon ifa etmemeleri yanında, tasarımın yenilik ve ayırd ediciliğine katkı sağlayacağı, bu nedenle davalının tasarımının hükümsüzlüğüne ilişkin iddiaların da yerinde olmadığı" yönünde görüş bildirmişlerdir.
... tarafından düzenlenen 4.11.2021 tarihli uzman görüşünde özetle, ... tescil nolu tasarımın başvuru tarihi itibariyle yenilik ve ayırt edicilik özelliğine sahip olduğunu, ... nolu markanın ayırt ediciliğe haiz olduğunu, tescil anında ayırt edici olmadığı varsayılsa dahi uzun yıllardır kullanım ile ayırt edici hale geldiğini, hükümsüzlük şartlarının oluşmadığını bildirmiştir.
... tarafından düzenlenen 24.5.2021 tarihli uzman görüşünde özetle, SMK 25/6'ncı maddesinde yer alan sessiz kalma yoluyla hak kaybı hükmünün, mutlak red nedenleriyle ilgili olmayıp, sadece marka sahibinin, kendi markasına dayanarak hükümsüzlük talep edebileceği hallere, yani sonraki markanın karıştırma ihtimali veya ayırd edilemeyecek kadar benzerlik, ayniyet ya da tanınmışlığa dayalı koruma gibi gerekçelerle yapılacak olan hükümsüzlük talepli davalara (önceki marka - sonraki marka temelli olarak, tescilli bir markaya dayalı hükümsüzlük davalarına) ilişkin olması ve mutlak red nedenlerine dayalı hükümsüzlük davaları için yasada herhangi bir süre öngörülmemiş olması nedeniyle, marka hükümsüzlüğü talebinin süresinde yapılmadığına dair savunmasının yerinde olmadığını, SMK'nun 78/3'ncü maddesi uyarınca tasarım hükümsüzlüğü davası, koruma süresince veya tasarım hakkının sona ermesini izleyen 5 yıl içinde açılabileceğinden, davalı tarafın, tasarım hükümsüzlüğü davasının süresi içinde açılmadığı yönündeki savunmasının da isabetli olmadığını, Davalıya ait ... sayılı marka tesciline konu olan üç boyutlu işaretin, kaynak gösterebilme niteliği taşımadığı ve tescil başvurusu anında SMK'nun 5/1-b maddesi anlamında ayırd edicilikten yoksun olduğu, dosyada mevcut anket, bilirkişi raporu ve diğer delillerin, davalı markasının, tescilden sonra, dava tarihinden önce kullanım yoluyla da ayırd edicilik kazandığını ispata yeterli olmadığını, dolayısıyla dava konusu markanın SMK'nun 5/2 ve 25/4'ncü maddeleri kapsamında ayırd edicilik kazandığından söz edilemeyeceğini, davalıya ait ... no'lu marka tescilinin, ayırd edicilikten yoksun olması nedeniyle, SMK'nun 25/1 maddesi uyarınca hükümsüzlük koşullarının gerçekleştiğini, davalı markasının, SMK'nun 5/1-e maddesi anlamında, malın doğası gereği ortaya çıkan bir şekil olmadığı, malın başka bir özelliğini "münhasıran" içermediği, teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu veya mala asli değerini veren ya da başka bir özelliğini "münhasıran" içeren işaretlerden de olmadığını, Davacı tarafın, davalı markasına ilişkin "kötüniyetli tescil" iddiasının, davacı tarafça kanıtlanamadığını, Davalıya ait ... no'lu çoklu tasarım tesciline konu tasarımların tamamının, SMK'nun 56'ncı maddesi anlamında yeni olduğu, bu tasarımların yeniliğini ortadan kaldıracak nitelikte aynılarına yahut sadece küçük ayrıntılarda farklılık gösteren ayniyete yakın benzerlerine dosya içerisinde rastlanmadığı,Tasarım tescil belgesinde yer alan görsellerde dizili çakmakların da tasarımın asli bir unsuru olduğu değerlendirilmekle birlikte, eğer dava konusu tasarımların, Locarno Anlaşmasındaki sınıflandırmaya göre 20.02'nci sınıfta yer alan birer birer "teşhir standı tasarımı" olması nedeniyle, tescil belgesindeki tasarımların, "dizili çakmaklar" unsurlarını kapsamadığı ve değerlendirmenin sadece teşhir standının kendisi esas alınarak yapılması gerektiği kabul edilecek olursa, bu ihtimalde... sıra sayılı tasarımların yeni olmadıkları sonucuna varılabileceği,... no'lu çoklu tasarım tescil belgesindeki, ... tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimlerle, davalının kendisine ait önceki ürün sunumlarına ilişkin görseller ve cevap dilekçesinde görsellerine yer verilen ve dosyada yer alan, ..., ..., ... ve ... firmalarının çakmak teşhir standlarının kamuya sunum tarihlerinin 31 Mart 2011 tarihinden önce olduğunun kabulü durumunda, bu tasarımların bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktıkları genel izlenimlerin aynı olduğu, davalının bu tasarımlarının, bilgilenmiş kullanıcı üzerinde "deja vu hissi" meydana getirdiği, böylece bu tasarımların, SMK'nun 56'ncı maddesi anlamında ayırd edici nitelik taşımadığı, bu haliyle davalıya ait ... no'lu çoklu tasarımda yer alan bu tasarımlar yönünden, ayırd edici olmamaları nedeniyle hükümsüzlük koşullarının mevcut olduğu ,Davalı tarafa ait, çakmak teşhir standı tasarımının taban ve yan görünümlerine ilişkin, ... numaralı tasarımlarla aynı genel izlenimi bırakan eski tarihli tasarım örnekleri dosyada yer almadığından, belirtilen bu tasarımların, mevcut dosya kapsamına göre ayırd edici olarak görülebileceği,Buna karşılık, dava konusu tasarım tescil belgesinde yer alan ... sıra sayılı bu tasarımların, SMK'nun 77/1-a e 58/4-b ve c maddeleri anlamında ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı ve belirli biçim ve boyutta olması gereken görünüme ilişkin bulunması nedeniyle hükümsüzlük koşullarını taşıdığı, sonuç ve kanaatine varıldığını bildirmiştir.
Mahkememize 3 uzman görüşü sunulmuş, mahkememizce 3 farklı bilirkişi heyetinden rapor alınmış, marka tescil ve tasarım belgeleri celp edilmiş olup, HMK'nın 282. maddesi uyarınca hakim, bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir. Bilirkişi raporu takdiri delil niteliğinde olup, mahkemece taraflar arasındaki hukuki ilişki, dosya kapsamındaki tüm belgelerle birlikte dikkate alınıp,sunulu uzman görüşleri de incelenmek suretiyle ihtisas mahkemesi sıfatıyla mahkememizce incelenmiştir.
Toplanan delillere göre, dava konusu uyuşmazlıkda davalı adına tescilli ... no'lu markanın ayırd edici, tanımlayıcı olup olmadığı, markadaki üç boyutlu şeklin, teknik zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı, tescilin kötüniyetli olup olmadığı, marka tescilinin hükümsüzlüğü isteminin yerinde olup olmadığı, keza ... no'lu çoklu tasarım tescil belgesine konu tasarımların yenilik ve ayırd edicilik koşullarını taşıyıp taşımadığı ve böylece bu tasarımın hükümsüzlüğünün gerekip gerekmediği , davacının sessiz kalma yoluyla hak kaybına uğrayıp uğramadığı hususları inceleme konusudur.
MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEBİ VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İTİRAZININ DEĞERLENDİRMESİ
Davalı vekili, ... sayılı markanın hükümsüzlüğü talebinin 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olduğunu ve tescilden itibaren 7 yıl geçtikten sonra artık markanın hükümsüzlüğünün dinlenemeyeceğini savunmuş olup,... tarafından düzenlenen 4.11.2021 tarihli uzman görüşünde de hükümsüzlük davasının belirli bir tarih geçtikten sonra açılmasının çelişkili davranış oluşturup oluşturmadığı hususunun Mahkemece değerlendirilmesi gerektiğine işaret edilmiştir.
Öncelikle olarak davalı vekilinin ileri sürdüğü SMK 25/6. maddesi hükmü, mutlak red nedenleriyle açılacak hükümsüzlük talepleri ile ilgili olmayıp, sadece marka sahibinin, kendi markasına dayanarak hükümsüzlük talep edebileceği hallere, yani sonraki markanın karıştırma ihtimali veya ayırd edilemeyecek kadar benzerlik, ayniyet, tanınmışlığa dayalı koruma gibi gerekçelerle yapılacak olan hükümsüzlük hallerine ilişkindir.
Öte yandan mutlak red nedenlerinde kamusal yarar bulunduğuna göre, belli bir sürenin geçmesi ile kamusal yararın ortadan kalktığı kabul edilemez. Dolayısıyla sessiz kalma yoluyla hak kaybına ilişkin SMK'nun 25/7'ncı madde hükmü, mutlak red nedenlerine dayalı olarak açılacak olan marka hükümsüzlüğü davalarına uygulama alanı bulamaz.
Keza başlangıçta ayırd ediciliği bulunmayan ve ticarette herkesin kullanabileceği bir işaretin, serbest işaret olmaktan çıkıp, bir ticari işletmeye ait işaret olarak algılandığının kabul edilebilmesi için kamuoyu araştırması yapılması durumunda, işaretin ne oranda marka olarak algılanması gerektiği konusunda baştan bir yüzdelik oran belirlenmesi de mümkün değildir. Bu oran, her somut olayda, olayın özelliklerine, ilgili sektördeki rekabet durumu (yani sektörde ne kadar işletme bulunup bulunmadığı), işaretin başlangıçta ne ölçüde tanımlayıcı olduğu, standart ürün formlarına ne ölçüde yakın ya da uzak olduğu gibi kriterlere göre değişecek olmakla birlikte, bu konuda uygulanacak eşik yüksek tutulmalı ve bu oran hiçbir şekilde ilgili toplum kesiminin yarısından az olmamalıdır. Zira başlangıçta ayırd edici olmayan, sıradan bir işaretin, kullanım yoluyla ayırd edici hale gelmesi kolay bir süreç olmayıp, toplumun ilgili kesiminin önemli bir kısmının bu işareti artık, ilgili sektörde tacirler tarafından yaygın olarak kullanılan serbest ve sıradan bir işaret olarak değil, "ticari kaynak gösteren bir işaret”, bir ticari işletmeye ait "marka” olarak algılaması gerekmektedir.
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayınlanan 2019 tarihli Marka İnceleme Klavuzu'na göre de, tescil başvurusuna konu bir şeklin, başvuru kapsamındaki mal veya hizmetlerle ilişkili ya da başvuru kapsamındaki malların kendi şekillerinden oluşması halinde, başvurunun ayırt edici olarak kabul edilebilmesi için, söz konusu şeklin ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde uzaklaşmış bir şekil olması, başvuruya konu şeklin hâlihazırda ilgili sektörde kullanılmakta olan şekillerden önemli ölçüde farklılaşmış olması gerekmektedir. Klavuza göre, tüketicilerin ilgili sektörde kullanılmakta olan bu tarz şekilleri ticari kaynak belirten bir işaret olarak algılama eğiliminde olmadıkları hususu da dikkate alındığında, şeklin tescil edilebilir olması için ilk bakışta normalden önemli ölçüde uzaklaşan bir şekil niteliğinde olması gerekir. Buna göre, tescili talep edilen şekil ilgili sektördeki kullanımlarından bazı unsurları yönünden farklılık arz etse de, ayırt edicilik değerlendirmesinde, şeklin "bir bütün olarak" tüketicilerin zihninde bırakacağı izlenim ve genel görünümün marka olarak algılanabilir nitelikte olup olmadığı dikkate alınır. Bu anlamda, şekillerde meydana getirilmiş ufak farklılaşmaların ilgili sektörün norm ve geleneklerinden önemli ölçüde farklılaşma meydana getirmediği, dolayısıyla işaretin ayırt ediciliğini sağlamak için yeterli olmadığı kabul edilir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de, üç boyutlu şekillerin tescilinin mümkün olduğunu, ancak ürünün kendi biçimini ifade eden üç boyutlu bir şeklin ayırd edici niteliğe sahip olabilmesi için, aynı ya da benzer türden, sıradan ürünlerden farklı ve özgün biçimde özellik arz etmesi gerektiğini içtihat etmektedir. Öte yandan Yargıtay 11. HD, 05.11.2013 tarih ve 2013/1769 E, 2013/19707 k sayılı kararında da istenen mal veya hizmet açısından, ortalama tüketici nezdinde ticari kaynak gösterebilecek niteliğe ulaşması, bu kitlenin önemli bir kesimi tarafından "marka" olarak algılandığının kanıtlanması zorunludur.
... (European Union Intellectual Property Office) Temyiz Kurulu, yan tarafında 5 şerit bulunan bir spor ayakkabısının 3 boyutlu görünümüne ilişkin bir marka başvurusuna ilişkin değerlendirmesinde, başvuru evrakında 3 boyutlu olarak belirtilen şeklin, ayırd edicilikten yoksun olması nedeniyle tescil edilemeyeceği sonucuna varmıştır.
Burada markanın tescil edilmemesindeki temel mantık başvuru konusu şeklin, malların ticari kaynağını gösterme vasfına sahip bulunmaması nedenine dayalıdır.
Ortalama tüketiciler, üç boyutlu işaretleri, kaynak gösteren birer işaret olarak, yani marka olarak algılama alışkanlığına sahip değildir. Bu nedenle de başkaca grafik ya da sözcük unsuru olmadan, bu gibi işaretlerin ayırd edicilik kazandıklarının kanıtlanması, sözcük markalarına nazaran çok daha zordur. Dahası, üç boyutlu işaret, ürünün kendi şekline ne kadar çok benziyorsa ya da üç boyutlu işaret ne kadar sıradansa, böyle bir işaretin ayırd edicilikten yoksun olarak değerlendirilme olasılığı da o derece yüksektir.Somut olayda da hükümsüzlüğü talep edilen şekil markasında sözcük yada kelime bulunmamaktadır. Marka hukukunda, bir işaretin marka olarak tescil edilebilmesinin en temel koşulu, işaretin ticari kaynak gösterebilmesi, kullanıldığı mal veya hizmetin kimden geldiğini tüketiciye bildirebilmesi, yani kaynak gösterme fonksiyonuna sahip olmasıdır. Dolayısıyla ister sözcük markası, ister iki boyutlu bir şekil, ister renk, isterse üç boyutlu bir şekil olsun, marka olarak tescili istenen bir işaretin, her şeyden önce kaynak gösterebilmesi gereklidir.. Bu fonksiyon markanın en önemli fonksiyonudur. Huzurdaki uyuşmazlıkta ise , davalıya ait çakmak teşhir standı markasının, ayırd ediciliği hususu tartışılırken, bu işaretin, en baştan, yani doğuştan marka olamayacak bir işaret olup olmadığı üzerinde de durulmalıdır. Eğer bu soruya olumlu cevap verilemiyorsa o zaman, kullanım yoluyla ayırd edicilik kazanıp kazanamadığı irdelenmelidir. Aksi halde herkese açık şekillere tekelci haklar verilmesi söz konusu olacaktır. Bu inceleme yapılırken de bu işareti gören ortalama tüketicinin, bunu alalede bir teşhir standı olarak mı yoksa Flamagas firmasına ait bir marka olarak mı algıladığı hususu önem kazanmaktadır. Somut olayda en önemli husus incelemeye baz alınan şekil /resim unsurunun soyut bir resim olduğu, soyut resimde yer alan unsurlar üzerinde ... ibaresinin yer almadığı , tescil edilen resmin içi çakmaklarla dolu ve bir teşhir standı değil, tescil belgesinde yer alan görseldeki resimde olduğu gibi, işaretin sicilde kayıtlı hali olan soyut bir resim olduğu, dolayısı ile tüketicinin bu şekli gördüğünde davalı ile bir bağ kuramayacağı hususu açıktır.
Zira ürün görünümleri esasen ancak şartları varsa tasarım koruması kapsamında korumadan yararlanabilir. Öte yandan marka tek bir öğeden oluşuyorsa ayırd edicilik incelemesinde, bu öğe dikkate alınır. Ancak birden çok öğeden oluşan markalarda ayırd edicilik, markanın asli unsurlarınca sağlanır. Yani bu türden markalarda ayırd ediciliği belirleyen daha ziyade markanın asli unsurlarıdır. Nihai değerlendirmede ise marka bir bütün olarak bıraktığı genel intiba esas alınır.
Tanımlayıcı işaretler, tek başına ayırd edici olmadıklarından, marka olarak tescil edilemezler. Bununla birlikte eğer bu tür birden çok unsur, kaynak gösterebilecek biçimde bir araya getirilmiş ise, kural olarak bu gibi kompozit işaretlerin marka olarak tescili mümkündür.
davalı markası incelendiğinde, bu şeklin, piyasadaki benzerlerinden farklı olmadığı, karton bir arkalık, çakmakların dik olarak konulabildiği bir altlık ya da taban, 6x8 ya da başka sayıda dizilimlerle yan yana ve geriye doğru sıralanmış çok sayıda çakmaktan ibaret bir görünüme sahip olduğu rahatlıkla görülebilmektedir. Bu üç boyutlu şeklin, piyasadaki rakiplerinin teşhir standlarından tek farkı, arka plandaki karton arkalıkta yer alan birtakım şekillerdir. Eğer ayırd ediciliğin, karton arkalıkta yer alan şekiller sayesinde elde edileceği düşünülüyor ise, bunun mümkün olmadığı Uğur Çolak tarafından düzenlenen uzman görüşünde de marka hukukuna uygun olarak isabet ile tespit edilmiştir. Öğretide eğer üç boyutlu bir şekil, kendi başına ayırd edici değilse, üzerine marka vasfına sahip bir işaret uygulanarak, sıradan bir şekil üzerinde ayrı bir tekel hakkı kurulamaz. Böyle bir kombinasyona konu edilen sıradan bir üç boyutlu şekil, tek başına SMK md.7 korumasından yararlanamaz.Nitekim davalı tarafa ait markanın tescil başvurusunun yapıldığı ve tescil edildiği tarihte yürürlükte bulunan 556 sayılı Mülga KHK'nın 5/2'nci maddesinin, "marka, mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili, marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari bir hak sağlamaz, inhisari hak sağlamayan bu gibi unsurlar tescil belgesi üzerinde açıkça belirtilir" biçiminde olduğu da göz önünde tutulmalıdır.
Davalı taraf, ürün ambalajındaki sarı renk nedeniyle de teşhir standının ayırd edici olduğunu, zira müvekkilinin uzun yıllardır ürün ve tanıtımlarında sarı rengi kullandığını ileri sürmüştür.
Sarı renk markasının ayırd ediciliği olmadığına dair Yargıtay 11. HD, 28.11.2018 tarih ve 28.11.2018 tarih ve 2017/1883 E, 2018/7460 K sayılı ilamı da göz önüne alınmalıdır.Mülga 556 sayılı KHK'nın 5/2 son cümle hükmünden de bahisle, bu madde hükmünün, teknik zorunluluk arz eden, herkesin kullanımına açık tutulması gereken veya ayırd edicilik yoksunu olan mal veya ambalajların, üzerlerine konulacak olan markalar gerekçe gösterilerek, dolaylı da olsa, hukuka aykırı bir biçimde tekel hakkına konu edilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını, mülga KHK'nın bu hükmü ile, sıradan ürün ve ambalaj şekilleri üzerinde markaların uygulanması suretiyle, marka olmak için gereken koşulların dolanılmasını engelleme gayesi güdüldüğünü, böylece sadece ayırd edici işaretlere hasredilmesi gereken koruma sınırlarının, yapay bir biçimde (herkesin kullanımına açık tutulması gereken, teknik zorunluluğun bir gere