RETTENS DOM (Tredje Afdeling)

1. februar 2018 ( *1 )

»EU-varemærker - ugyldighedssag - EU-figurmærke Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel - det ældre internationale figurmærke Marlboro - relativ registreringshindring - renommé - fremlæggelse af bevis for første gang for appelkammeret - appelkammerets skønsbeføjelse - artikel 76, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 95, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001) - regel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2868/95«

I sag T-105/16,

Philip Morris Brands Sàrl, Neuchâtel (Schweiz), ved advokat L. Alonso Domingo,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) ved A. Folliard-Monguiral og M. Simandlova, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

Explosal Ltd, Larnaca (Cypern), ved barrister, D. McFarland,

angående en påstand om annullation af afgørelse truffet den 4. januar 2016 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 2775/2014-1) vedrørende en ugyldighedssag mellem Philip Morris og Explosal,

har

RETTEN (Tredje Afdeling),

sammensat af dommerne S. Frimodt Nielsen, I.S. Forrester (refererende dommer) og E. Perillo,

justitssekretær: fuldmægtig X. Lopez Bancalari,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 17. marts 2016,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 26. maj 2016,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 15. juni 2016,

efter retsmødet den 12. maj 2017,

afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

1

Den 1. juli 2011 indgav intervenienten, Explosal Ltd, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker, EUT 2017, L 154, s. 1).

2

Det varemærke, der ansøgtes registreret, var følgende figurtegn:

3

De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 34 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »tobakspunge, tobak, røgtobak, tobak, cigarer og cigaretter, behandlet tobak«.

4

Den 28. maj 2013 blev figurtegnet gengivet i præmis 2 ovenfor registreret som EU-varemærke.

5

Den 15. januar 2014 indgav sagsøgeren, Philip Morris Brands Sàrl, en begæring om, at det omhandlede varemærke blev erklæret ugyldigt i henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001], sammenholdt med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001] og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001).

6

Begæringen om ugyldighed var støttet på 13 ældre figurmærker.

7

Ved afgørelse af 8. september 2014 afslog annullationsafdelingen ugyldighedsbegæringen, idet den af procesøkonomiske hensyn hovedsageligt foretog en sammenligning af det anfægtede varemærke og det ældre internationale varemærke, der er registreret under nr. 1064851 (herefter »det ældre varemærke«) og gengivet herunder:

8

Annullationsafdelingen konkluderede dels, at den ringe grad af lighed mellem de omhandlede varemærker ikke medførte en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, dels, at for så vidt angår artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 havde sagsøgeren ikke fremført nogen beviser for det ældre varemærkes renommé.

9

Den 29. oktober 2014 klagede sagsøgeren over annullationsafdelingens afgørelse. Den 10. november 2014 indgav sagsøgeren ligeledes en begæring om restitutio in integrum med den begrundelse, at denne ikke var blevet givet muligheden for at føre bevis for det ældre varemærkes renommé for annullationsafdelingen.

10

Den 5. december 2014 afslog annullationsafdelingen begæringen om restitutio in integrum, idet den fandt, at sagsøgeren ikke havde udvist den krævede omhu for at overholde den fastsatte frist for at indlevere dokumenterne til støtte for sin begæring om ugyldighed. Sagsøgeren klagede ikke over denne afgørelse.

11

Ved afgørelse af 4. januar 2016 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog appelkammeret klagen over annullationsafdelingens afgørelse.

12

For det første forkastede appelkammeret sagsøgerens argumenter vedrørende den påståede tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Appelkammeret konstaterede, at de omtvistede figurtegns dominerende bestanddele var ordbestanddelene »marlboro« og »raquel«, mens den mørke geometriske form i den øverste del af tegnene, »tagformen«, som sagsøgeren havde påberåbt sig, mere udgjorde en »dekoration« end en særpræget bestanddel. Appelkammeret fandt derfor uanset de omhandlede varers identiske karakter, at de omhandlede figurtegn var forskellige eller havde en meget svag grad af lighed, hvilket udelukkede enhver risiko for forveksling.

13

For det andet forkastede appelkammeret de beviser, der blev fremført for første gang for appelkammeret, som vedrørte den høje grad af særpræg, der var opnået ved brugen af det ældre varemærke, navnlig af varemærkets grafiske bestanddel »med form som et tag«. Appelkammeret støttede sig i denne forbindelse på artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 95, stk. 2, i forordning 2017/1001), der tildeler appelkammeret en vid skønsbeføjelse med hensyn til at afgøre, om der er anledning til at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, der fremlagt for sent. I medfør af regel 50, stk. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1) er behandlingen af klagen begrænset til de beviser, der blev fremført i første instans. Dermed er spørgsmålet om, hvorvidt nye beviser kan realitetsbehandles, blevet underlagt en betingelse om, at de skal være komplementerende, hvilket ifølge appelkammeret ikke var tilfældet i den foreliggende sag.

14

Appelkammeret undersøgte de faktorer, som ifølge sagsøgeren begrundede det forhold, at der ikke blev fremført beviser for annullationsafdelingen, navnlig sagsøgerens argument om, at dennes hensigt var at fremlægge beviserne efter modtagelsen af intervenientens bemærkninger, og da denne sidstnævnte ikke svarede inden for den fastsatte frist, var procedurens kontradiktoriske fase imidlertid blevet afsluttet. Appelkammeret vurderede, at denne begrundelse ikke var overbevisende af følgende grunde. For det første skal regel 37, litra b), nr. iv), i forordning nr. 2868/95 fortolkes således, at den kræver, at indgiverne af ugyldighedsbegæringen skal indlevere deres argumenter og bevismidler på tidspunktet for indgivelsen af begæringen om ugyldighed. For det andet gjorde regel 40, stk. 2, i forordning nr. 2868/95 (nu artikel 17, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1430 af 18.5.2017 om supplerende regler til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 om EU-varemærker og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96, EUT 2017, L 205, s. 1) det muligt for annullationsafdelingen at træffe afgørelse angående begæringen om ugyldighed på grundlag af de beviser, den var i besiddelse af, selv uden intervenientens bemærkninger. Henset til det forhold, at der ikke findes nogen form for tidsbegrænsning for at indgive en begæring om ugyldighed, havde sagsøgeren for det tredje haft tilstrækkelig tid til at indsamle de beviser, som denne fandt nødvendigvis skulle vedlægges begæringen.

15

Henset til samtlige ovenstående betragtninger har appelkammeret besluttet ikke at tage hensyn til de beviser, der blev fremlagt for første gang for dette af sagsøgeren.

16

For det tredje forkastede appelkammeret sagsøgerens argumenter vedrørende den påståede tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, for så vidt som beviset for det ældre varemærkes renommé var blevet fremlagt for første gang for appelkammeret, hvorfor det ikke kunne tages i betragtning. Desuden fandt appelkammeret, at selv om dette renommé var blevet bevist, ville den ekstremt lave grad af lighed mellem de omtvistede varemærker have været utilstrækkelig til at skabe en sammenhæng mellem disse i offentlighedens bevidsthed.

Parternes påstande

17

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

–

Den anfægtede afgørelse annulleres.

–

Det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt, subsidiært hjemvises sagen til appelkammeret med henblik på yderligere behandling på baggrund af de fremførte beviser for det ældre varemærkes renommé og fornødne særpræg.

–

EUIPO og intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

18

EUIPO har nedlagt følgende påstande:

–

Frifindelse.

–

Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

19

Intervenienten har nedlagt følgende påstande:

–

EUIPO frifindes.

–

Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

20

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren fremført tre anbringender, der vedrører for det første tilsidesættelse af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, for det andet tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og af samme forordnings artikel 76, stk. 1 (nu artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001) og for det tredje tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.

21

Med sit første anbringende har sagsøgeren i det væsentlige kritiseret appelkammeret for at have afslået at tage hensyn til beviserne for det ældre varemærkes renommé og høje grad af særpræg, som sagsøgeren havde fremført for første gang for appelkammeret. Derved tilsidesatte appelkammeret med den anfægtede afgørelse artikel 76 i forordning nr. 207/2009.

22

Sagsøgerens andet anbringende er opdelt i to led. Med det første led har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for at have foretaget fejl i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling mellem det anfægtede varemærke og det ældre varemærke. Med det andet led har sagsøgeren kritiseret appelkammeret for ikke at have taget hensyn til det ældre varemærkes høje grad af særpræg i strid med artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).

23

Med det tredje anbringende har sagsøgeren i det væsentlige anført, at appelkammeret begik en fejl ved udøvelsen af sit skøn, idet det fandt, at selv om det ældre varemærkes renommé var blevet taget i betragtning, ville graden af lighed mellem de omtvistede tegn have været utilstrækkelig til at skabe en sammenhæng mellem disse i forbrugernes bevidsthed.

24

Med hensyn til nærværende dom undersøger Retten først og fremmest det første anbringende og andet anbringendes andet led sammen, idet de begge omhandler fortolkningen af artikel 76 i forordning nr. 207/2009.

25

Sagsøgeren har kritiseret EUIPO for at foretage en fejlagtig anvendelse af artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95, idet appelkammeret afviste beviserne for det ældre varemærkes renommé og høje grad af særpræg med den begrundelse, at de var blevet fremlagt for første gang for appelkammeret.

26

I denne henseende har sagsøgeren på grundlag af den engelske udgave af forordning nr. 2868/95 gjort gældende, at regel 50, stk. 1, i forordning nr. 2868/95 ikke er til hinder for at acceptere nye beviser, idet begreberne »nye« og »supplerende« begge er anført i denne bestemmelses ordlyd, hvilke indebærer, at appelkammeret kunne have taget hensyn til nye faktiske omstændigheder og beviser, der var blevet fremført for første gang for appelkammeret. Sagsøgeren har fremhævet den åbenbare relevans af de nye beviser, som denne har fremlagt for appelkammeret, den omstændighed, at den anden part i proceduren, dvs. intervenienten, på formålstjenstlig vis har kunnet anfægte dem, og den klare modstrid mellem den anfægtede afgørelse og en tidligere afgørelse fra appelkammeret, der blev truffet nogle måneder før den anfægtede afgørelse, som vedrørte det ældre varemærke og dettes grafiske bestanddel med form som et tag.

27

Uden at bestride, at appelkammeret efter eget skøn kan vælge at tage hensyn til de for sent indgivne kendsgerninger og beviser, er sagsøgeren af den opfattelse, at denne skønsbeføjelse ikke må blive arbitrær, når sådanne nye forhold kan have en afgørende betydning for så vidt angår sagens udfald. Sagsøgeren har i denne henseende henvist til dom af 13. marts 2007, KHIM mod Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162), til støtte for, at det på ingen måde er forbudt for EUIPO at tage hensyn til kendsgerninger og beviser, der er fremlagt for sent. Tværtimod taler hensynet til retssikkerhed og god forvaltningsskik for at acceptere sådanne forhold.

28

I øvrigt har sagsøgeren påberåbt sig den tidligere afgørelse truffet den 27. februar 2015 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 1585/2013-1) i tvisten mellem sagsøgeren og indehaveren af EU-figurmærket SUPER ROLL (herefter »afgørelsen »SUPER ROLL««), hvorved det blev fastslået, at varemærket Marlboro og dettes grafiske bestanddel med form som et tag havde erhvervet et »betydeligt renommé« i hele Den Europæiske Union hos den relevante kundekreds.

29

Sagsøgeren har gjort gældende, at i forbindelse med sagen for appelkammeret havde denne indleveret en kopi af afgørelsen »SUPER ROLL« sammen med de beviser, der havde til formål at godtgøre det ældre varemærkes renommé. Appelkammeret har imidlertid forkastet både beviserne og indholdet af afgørelsen »SUPER ROLL«, idet det i strid med denne afgørelse fandt, at den mørkfarvede geometriske form skal opfattes som en simpel »dekoration«, som forbrugerne ikke vil huske på.

30

Ifølge sagsøgeren følger det heraf, at appelkammeret har tilsidesat artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, i det omfang det ikke tog hensyn til »velkendte kendsgerninger«, dvs. det ældre varemærkes renommé og den høje grad af særpræg for så vidt angår den grafiske bestanddel med form som et tag samt den kommercielle udsmykning. Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 ikke kan fortolkes således, at den forpligter EUIPO til at vedtage afgørelser på grundlag af faktiske forhold, der er åbenbart ufuldstændige, eller som »er i strid med virkeligheden«, så meget desto mere når de er i strid med indholdet af tidligere afgørelser, der er afsagt i denne sammenhæng.

31

EUIPO har anført, at artikel 76, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 giver EUIPO en skønsmargen med hensyn til at afgøre – med en begrundelse herfor – om der skal tages hensyn til oplysninger, der er fremlagt uden for de fastsatte frister (dom af 13.3.2007, KHIM mod Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, præmis 43). De beviser, der er fremlagt af sagsøgeren for første gang for appelkammeret, var heller ikke supplerende forhold, men fuldstændigt nye forhold, hvilket på baggrund af fast retspraksis medfører, at de skal afvises, fordi de ikke er blevet fremlagt inden for den oprindeligt fastsatte frist (dom af 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik mod KHIM, C-610/11 P, EU:C:2013:593, præmis 86-88 og 117, og af 21.11.2013, Recaro mod KHIM – Certino Mode (RECARO), T-524/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:604, præmis 62-66).

32

EUIPO har fremhævet, at appelkammeret imidlertid undersøgte om særlige omstændigheder gjorde det muligt at begrunde en hensyntagen til de beviser, som sagsøgerne havde indleveret for sent, inden det konkluderede, at dette ikke var tilfældet, bl.a. henset til den omstændighed, at der ikke var nogen tidsfrist på indgivelsen af en begæring om ugyldighed, og at sagsøgeren i den foreliggende sag bevist havde undladt at fremlægge beviserne i forbindelse med sagen i første instans.

33

EUIPO har anført, at på baggrund af principperne om ligestilling af parterne og god forvaltningsskik samt nødvendigheden af at sikre, at sagerne forløber tilfredsstillende og effektivt, havde appelkammeret grund til ikke at give en af parterne en uberettiget fordel til ulempe for den anden part. Den omstændighed, at sagsøgeren »naivt« gik ud fra, at denne kunne fremlægge beviserne på et senere tidspunkt, kan ikke betragtes som en legitim grund, derimod burde en sådan adfærd betegnes som forsømmelig.

34

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt det ældre varemærkes grafiske bestanddel »med form som et tag«, der angiveligt er velkendt i hele verden,