CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL

M. SZPUNAR

van 8 december 2016 ( 1 )

Zaak C‑421/15 P

Yoshida Metal Industry Co. Ltd

tegen

Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

„Hogere voorziening — Uniemerk — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Weigerings‑ of nietigheidsgrond — Tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen — Artikel 7, lid 1, onder e), ii) — Onderzoek van de weigerings‑ of nietigheidsgrond voor een geheel van waren of diensten — Artikel 52, lid 3 — Motivering van de beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO — Globale motivering voor alle betrokken waren of diensten — Nieuw middel in het stadium van de hogere voorziening — Niet-ontvankelijkheid”

Inleiding

Met deze hogere voorziening verzoekt Yoshida Metal Industry Co. Ltd (hierna: „Yoshida”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 21 mei 2015, Yoshida Metal Industry/EUIPO ( 2 ), waarbij het Gerecht heeft verworpen haar beroepen tot vernietiging van de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) inzake nietigheidsprocedures tussen Pi‑Design AG, Bodum France en Bodum Logistics A/S (hierna samen: „Pi‑Design e.a.”), enerzijds, en Yoshida, anderzijds ( 3 ).

Het bestreden arrest, dat is gewezen na terugverwijzing als gevolg van vernietiging ( 4 ), bevestigt de nietigheid van de twee door Yoshida ingeschreven beeldmerken.

In de nieuwe hogere voorziening werpt Yoshida niet alleen de vraag op of het Gerecht zich heeft gevoegd naar het arrest dat op de eerste hogere voorziening is gewezen, maar wijst zij ook op een ander aspect, namelijk het bestaan van de aangevoerde nietigheidsgrond voor alle betrokken waren en de vraag of de motivering van de litigieuze beslissingen en van het bestreden arrest op dit punt toereikend is. ( 5 )

Toepasselijke bepalingen

Volgens artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening (EG) nr. 207/2009 ( 6 ) wordt inschrijving geweigerd van tekens die uitsluitend bestaan uit „de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”.

Artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening bepaalt dat het Uniemerk op vordering nietig wordt verklaard wanneer het is ingeschreven in strijd met artikel 7.

Artikel 52, lid 3, van verordening nr. 207/2009 bepaalt:

„Indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het Uniemerk ingeschreven is, kan het merk alleen voor de betrokken waren of diensten nietig worden verklaard.”

Voorgeschiedenis van het geding

De aan het geding ten grondslag liggende feiten, zoals zij blijken uit de punten 1 tot en met 15 van het bestreden arrest, kunnen worden samengevat als volgt.

Op 3 en 5 november 1999 heeft Yoshida het EUIPO verzocht om inschrijving van twee merken die bestaan in de hieronder afgebeelde beeldtekens:

De waren waarvoor de inschrijvingen werden aangevraagd, behoren tot de klassen 8 en 21 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

—

klasse 8: „Messenmakerswaren, scharen, messen, vorken, lepels, wetstenen, wetsteenhouders, wetstalen, tangetjes voor het verwijderen van visgraten”,

—

klasse 21: „Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd), wentelaars, keukenspatels, messenblokken voor het plaatsen van messen, taartscheppen, pasteischeppen”.

10.

De betrokken merken werden op 25 september 2002 en 16 april 2003 ingeschreven.

11.

Op 10 juli 2007 hebben Pi‑Design e.a. vorderingen tot nietigverklaring van de betrokken merken ingesteld op basis van de grond als bedoeld in artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 40/94.

12.

Bij beslissingen van 15 en 21 juli 2008 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO deze vorderingen afgewezen.

13.

Bij de litigieuze beslissingen, die zijn gewezen na een door Pi‑Design e.a. ingesteld beroep, heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de beslissingen van de nietigheidsafdeling vernietigd en de merken nietig verklaard op grond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009.

Procedure bij het Gerecht en het Hof en bestreden arrest

14.

Bij verzoekschriften, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 12 augustus en 15 september 2010, heeft Yoshida beroepen tot vernietiging van de litigieuze beslissingen ingesteld. Daartoe heeft zij één middel aangevoerd, te weten schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009.

15.

Bij twee arresten van 8 mei 2012, Yoshida Metal Industry/BHIM – Pi‑Design e.a. (Afbeelding van een driehoekig oppervlak met zwarte stippen) ( 7 ), en Yoshida Metal Industry/BHIM – Pi‑Design e.a. (Afbeelding van een oppervlak met zwarte stippen) ( 8 ), heeft het Gerecht dit middel, en derhalve ook deze beroepen toegewezen.

16.

Bij arrest van 6 maart 2014 ( 9 ) heeft het Hof uitspraak gedaan op de door Pi‑Design e.a. ingestelde hogere voorziening. Het Hof heeft deze arresten vernietigd op grond van schending van datzelfde artikel 7, lid 1, onder e), ii), en heeft de zaken naar het Gerecht terugverwezen.

17.

Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht, uitspraak doende na die terugverwijzing, het enige middel inzake schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 afgewezen alsmede de beroepen in hun geheel verworpen, en Yoshida verwezen in de kosten van beide instanties.

Conclusies van partijen

18.

In hogere voorziening verzoekt Yoshida om vernietiging van het bestreden arrest en van de litigieuze beslissingen:

—

primair, in hun geheel, of

—

subsidiair, voor zover daarbij haar merken nietig worden verklaard voor „wetstenen en wetsteenhouders” (klasse 8) en „gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken (niet van edele metalen of verguld of verzilverd) en messenblokken voor het plaatsen van messen” (klasse 21)

alsmede om verwijzing van het EUIPO en Pi‑Design e.a. in de kosten.

19.

Het EUIPO en Pi‑Design e.a. verzoeken om afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van Yoshida in de kosten.

Analyse

20.

Tot staving van de hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan, te weten schending van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 en schending van artikel 52, lid 3, van deze verordening.

21.

Zoals het Hof heeft verzocht, zal ik mijn analyse beperken tot het tweede middel in hogere voorziening.

Tweede middel: schending van artikel 52, lid 3, van verordening nr. 207/2009

22.

Dit middel wordt aangevoerd ter onderbouwing van de subsidiaire vordering van Yoshida, die strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en van de litigieuze beslissingen voor zover daarbij haar merken nietig worden verklaard voor bepaalde in geding zijnde waren, te weten „wetstenen en wetsteenhouders”„gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken [...] en messenblokken voor het plaatsen van messen”. Dit middel bestaat uit twee onderdelen.

Eerste onderdeel

23.

In het kader van het eerste onderdeel betoogt Yoshida dat het Gerecht artikel 52, lid 3, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden door na te laten te onderzoeken of de in casu aangevoerde nietigheidsgrond bestond voor alle waren waarop de litigieuze merken betrekking hebben.

24.

Ik herinner eraan dat volgens vaste rechtspraak de vraag of het merk onder een van de in artikel 7 van verordening nr. 207/2009 vermelde weigerings‑ of nietigheidsgronden valt, in concreto dient te worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt gevraagd. ( 10 ) Verder bepaalt artikel 52, lid 3, van verordening nr. 207/2009 dat indien de nietigheidsgrond slechts voor een deel van de waren of diensten bestaat, de nietigverklaring enkel ziet op de betrokken waren of diensten. ( 11 )

25.

Hieruit volgt dat het onderzoek van de nietigheidsgronden door het EUIPO betrekking moet hebben op elk van de waren of diensten waarop het merk ziet, en voorts dat de beslissing van het EUIPO waarbij een dergelijke grond wordt toegepast, in beginsel voor elk van deze waren of diensten dient te worden gemotiveerd. ( 12 )

26.

In casu staat vast dat volgens de litigieuze beslissingen de nietigheidsgrond van artikel 7, lid 1, onder e), ii), van verordening nr. 207/2009 geldt voor alle waren waarop de in geding zijnde merken betrekking hebben.

27.

Verder wijs ik erop dat Yoshida in eerste aanleg geen schending van artikel 52, lid 3, van verordening nr. 207/2009 door de kamer van beroep had aangevoerd, en evenmin een middel inzake ontoereikende motivering van de litigieuze beslissingen op dit punt.

28.

Derhalve moet het door Yoshida in het stadium van de hogere voorziening aangevoerde middel aldus worden opgevat dat het Gerecht wordt verweten, het vermeende verzuim van de kamer van beroep van het EUIPO om de nietigheidsgrond te onderzoeken voor alle betrokken waren en om haar beslissingen op dit punt rechtens genoegzaam te motiveren, niet – ambtshalve – te hebben opgeworpen.

29.

Nagegaan dient te worden of een dergelijk middel, waarbij het Gerecht in wezen wordt verweten dat het een middel niet ambtshalve heeft opgeworpen, ontvankelijk is in het stadium van de hogere voorziening.

– Ontvankelijkheid

30.

Blijkens vaste rechtspraak kan aan het Gerecht niet worden verweten dat het geen uitspraak heeft gedaan op een middel dat voor hem niet is aangevoerd. ( 13 )

31.

De toepassing van dit beginsel levert problemen op wanneer het gaat om middelen die ambtshalve dienen te worden opgeworpen.

32.

Gesteld zou kunnen worden dat, wanneer de rechter in eerste aanleg een middel ambtshalve kan, of zelfs moet opwerpen en hij nalaat dit te doen, hij zelf blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting waaraan het Hof consequenties kan verbinden in het kader van een hogere voorziening. Deze benadering kan verklaren waarom het Hof soms aanvaardt om een dergelijk middel in het stadium van de hogere voorziening te onderzoeken. ( 14 )