B-7427/2006 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markenrecht ( Eintragungsverfahren)
Abtei lung II
B-7427/2006
{T 0/2}
U r t e i l v o m 9 . J a n u a r 2 0 0 8
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann; Gerichtsschreiberin Miriam
Sahlfeld
X._______
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub,
Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern.
Markenrecht (Schutzverweigerung der Internationalen
Registrierung Nr. 821'165 ["Chocolat Pavot (fig.)"] für die
Schweiz)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Besetzung
Parteien
Gegenstand
B-7427/2006
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 821'165 Choco-
lat Pavot (fig.) mit Ursprungsland Deutschland, registriert am 27. Okto-
ber 2003. Die Marke beansprucht Schutz unter anderem in der
Schweiz, und zwar für Confiseries, chocolat et produits chocolatés,
pâtisseries in der Klasse 30. Sie sieht wie folgt aus:
Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens
der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) am
15. April 2004 notifiziert.
B.
Am 21. März 2005 erliess die Vorinstanz eine vorsorgliche Schutzver-
weigerung mit der Begründung, "Chocolat Pavot" sei für die bean-
spruchten Waren beschreibend und gehöre zum Gemeingut. Auch blei-
be der Schriftzug nicht in der Erinnerung haften, sodass die Marke im
Gesamteindruck nicht unterscheidungskräftig sei.
C.
Nachdem die Frist zur Stellungnahme zweimal erstreckt worden war,
legte die ursprüngliche Rechtsvertreterin der Beschwerdeführerin ihr
Mandat nieder. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2005 zeigte der rubri-
zierte Vertreter die Übernahme der Vertretung an und beantragte eine
Erstreckung der Frist zur Stellungnahme, eventualiter die Sistierung
des Verfahrens, bis zum 21. Februar 2006. Mit Schreiben vom 10. Ja-
nuar 2006 sistierte die Vorinstanz das Verfahren bis zum 21. Februar
2006.
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B-7427/2006
D.
Mit Stellungnahme vom 21. Februar 2006 beantragte die Beschwerde-
führerin, die Sistierung des Verfahrens aufzuheben und die provisori-
sche Schutzverweigerung zurückzuziehen. Zur Begründung führte sie
aus, dass die Marke nicht beschreibend und insbesondere im Gesamt-
eindruck (in Verbindung mit der grafischen Gestaltung) unterschei-
dungskräftig sei.
E.
Mit Schreiben vom 1. Mai 2006 hielt die Vorinstanz an der Schutzver-
weigerung fest. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen nochmals
aus, dass es der Marke an der nötigen Unterscheidungskraft fehle. Für
den Fall, dass die Beschwerdeführerin eine durchgesetzte Marke gel-
tend machen wollte, verneinte die Vorinstanz eine Verkehrsdurch-
setzung, da die von der Beschwerdeführerin beigelegte Marktstudie
nicht geeignet sei, eine solche glaubhaft zu machen.
F.
Mit Schreiben vom 30. Juni 2006 ersuchte die Beschwerdeführerin er-
neut um Rückzug der provisorischen Schutzverweigerung. Sie wies
unter anderem darauf hin, dass die eingereichte Marktstudie nicht eine
allfällige Verkehrsdurchsetzung belege, sondern vielmehr Ausdruck
dafür sei, dass die vorliegende Marke ursprünglich unterscheidungs-
kräftig sei. Mit Schreiben vom 6. September 2006 bestätigte die Be-
schwerdeführerin ausdrücklich, dass keine Verkehrsdurchsetzung gel-
tend gemacht werde.
G.
Mit Verfügung vom 28. September 2006 verweigerte die Vorinstanz der
IR-Marke 821'165 Chocolat Pavot (fig.) für die beanspruchten Waren
definitiv den Schutz in der Schweiz.
H.
Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 30. Oktober 2006 Be-
schwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Ei-
gentum. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:
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"1. Es sei die Verfügung des IGE vom 28. September 2006, mit welcher der
internationalen Registrierung Nr. 821'165 ("Chocolat Pavot, fig.") der
Schutz in der Schweiz für die in der Klasse 30 beanspruchten Waren
("Konfekt, Schokolade und Schokoladenprodukte, feine Backwaren") ver-
weigert wurde, aufzuheben.
2. Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr.
821'165 ("Chocolat Pavot, fig.") den Schutz in der Schweiz für sämtliche
beanspruchten Waren zu erteilen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die
ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internatio-
nalen Registrierung Nr. 821'165 ("Chocolat Pavot, fig.") für die Schweiz
entstandenen Kosten zuzusprechen."
I.
Am 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an
das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
J.
Mit Schreiben vom 5. Dezember 2006 verzichtete die Vorinstanz auf
die Einreichung einer Vernehmlassung. Sie beantragt unter Hinweis
auf die Begründung der angefochtenen Verfügung die Abweisung der
Beschwerde unter Kostenfolge.
K.
Am 16. Juli 2007 fand vor dem Bundesverwaltungsgericht dem Begeh-
ren der Beschwerdeführerin entsprechend eine öffentliche Verhand-
lung statt, anlässlich welcher beide Parteien an ihren Anträgen fest-
hielten. Auf ihre Vorbringen ist, soweit erforderlich, im Rahmen der
nachfolgenden Erwägungen einzugehen.
L.
Mit Schreiben vom 23. August 2007 nahm die Vorinstanz zur Frage der
Gleichbehandlung der vorliegend in Frage stehenden Marke mit der
Marke CARAMEL BRÛLÉ Stellung. Sie verneinte eine Missachtung
des Gleichbehandlungsgebots, da CARAMEL BRÛLÉ in keiner er-
denklichen Lesart beschreibend und deshalb zu Recht im Register
eingetragen worden sei.
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M.
Mit Stellungnahme vom 10. September 2007 führte die Beschwerde-
führerin aus, die Auffassung der Vorinstanz sei nicht nachvollziehbar.
Beim Begriff "caramel brûlé" handle es sich um einen anerkannten
Fachausdruck.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zu-
ständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar
2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigen-
tum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der
gesetzlichen Frist gemäss Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht
und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Antrag-
stellerin betreffend Schutzausdehnung der IR-Marke 821'165 Chocolat
Pavot (fig.) für die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die ange-
fochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Zwischen Deutschland und der Schweiz gelten das Madrider Abkom-
men über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR
0.232.112.3) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04), beide in den in Stock-
holm revidierten Fassungen vom 14. Juli 1967. Nach Art. 5 Abs. 2
MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer
internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke
den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. dazu neuerdings das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-7416/2006 vom 8. Januar 2008 E. 3
Pralinenverpackung). Mit dem Versand der vorsorglichen Schutzver-
weigerung am 21. März 2005 aufgrund der Mitteilung der IR-Marke
821'165 Chocolat Pavot (fig.) am 15. April 2004 wurde diese Jahres-
frist eingehalten.
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3.
3.1 Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies
B Ziff. 2 PVÜ darf die Eintragung insbesondere dann verweigert wer-
den, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder aus-
schliesslich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht. Die-
ser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach
die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn das Zeichen, für welches
der Markenschutz verlangt wird, Gemeingut ist. Damit können Lehre
und Praxis zu dieser Norm herangezogen werden (BGE 128 III 457
E. 2 Yukon, 114 II 373 E. 1 Alta tensione; Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 3 Leimtube).
3.2 Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifika-
tion von Waren und Dienstleistungen dienen können und vom Publi-
kum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden
werden (LUCAS DAVID, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in:
Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und
Modellgesetz, 2. Aufl., Art. 2 N. 5). Zeichen, welche der Abnehmer
nicht als betriebsbezogenen Unterscheidungshinweis, sondern als
sachliche Aussage über Art und Eigenschaften des Produktes ver-
steht, bilden keine Marke und sind zurückzuweisen. Gleichzeitig hat
der Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut aber
auch zu verhindern, dass dem Wirtschaftsverkehr wesentliche Zeichen
entzogen, bzw. von einem Konkurrenten in wettbewerbsbeschrän-
kender Weise monopolisiert werden (EUGEN MARBACH, Kennzeichen-
recht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Basel 1996 [zit.
Marbach, Kennzeichenrecht], S. 34).
3.3 Zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG zählen unter
anderem beschreibende Angaben. Diese nehmen unmissverständlich
auf den Kennzeichnungsgegenstand Bezug, indem sie eine direkte
Aussage über bestimmte Eigenschaften oder die Beschaffenheit der
zu kennzeichnenden Ware machen. Es handelt sich namentlich um
Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusam-
mensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert,
Ursprungsort oder Herstellungsort aufgefasst zu werden. Gemeingut
ist allerdings nur dann anzunehmen, wenn das Publikum die Bedeu-
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tung des betreffenden Wortes unmittelbar erkennen kann, ohne dass
eine besondere Denkarbeit oder ein Aufwand an Fantasie nötig ist
(BGE 118 II 182 E. 3b Duo; Urteil des Bundesgerichts 4A.7/1997 vom
23. März 1998 E. 1 in sic! 4/1998 397 Avantgarde; Entscheid der
RKGE vom 29. September 1997 in sic! 6/1997 561 E. 3 Mirabell; Ent-
scheid der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 1/2001 28 E. 2 Levante;
CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internatio-
nalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 35 ff.; MARBACH, Kennzei-
chenrecht, S. 37 f.).
3.4 Dem Zweck der Marke als Kennzeichnungsmittel folgend ist für die
Beurteilung der Unterscheidungskraft die Auffassung der Abnehmer
massgebend. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Ver-
kehrskreise zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Mar-
kenrecht, in sic! 1/2007 [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 3). Konsum-
güter des täglichen Gebrauchs richten sich vorwiegend an den Durch-
schnittskonsumenten. Diesfalls dürfen nicht Kenntnisse vorausgesetzt
werden, für die es besonderer Interessen oder Nachforschungen be-
darf (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41). Nur soweit der Kaufentscheid nicht
beim eigentlichen Konsumenten liegt, sondern von dritten Kreisen ge-
fällt wird, ist auf das Verständnis der entsprechenden Fachkreise abzu-
stellen (MARBACH, Verkehrskreise, S. 11).
Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Da-
bei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus
Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landes-
sprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (Entscheid
der RKGE vom 6. Oktober 2000 in sic! 1/2001 28 E. 2 Levante; Ent-
scheid der RKGE vom 18. August 2005 in sic! 1/2005 21 E. 9 Gelactiv;
WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 15; MARBACH, Kennzeichenrecht, S. 32).
Sobald die massgeblichen Verkehrskreise im Wortbestandteil einer
Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen erkennen, ist zu prü-
fen, welche im konkreten Zusammenhang dominiert. Wenn ein be-
schreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedankenaufwand erkannt
wird, kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen
die Zugehörigkeit der Marke zum Gemeingut nicht aufheben (Ent-
scheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in sic! 6/2003 496 Royal
Comfort; Entscheid der RKGE vom 24. Mai 2000 in sic! 7/2000 592
Clearcut; MARBACH, Kennzeichenrecht, S. 38).
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3.5 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Ge-
samteindruck. Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt,
dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgenom-
men ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend
ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemen-
te) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 99 II 403
E. 1a Biovital; BGE 104 Ib 139 E. 2 Sano-Vital).
Ein Zeichen kann mitunter auch durch eine grafische Gestaltung
(Schriftzug, Umrahmung oder Beschränkung auf eine Farbe) zu einem
insgesamt schutzfähigen Zeichen kombiniert werden (WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 19 f.; DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 8; MARBACH, Kennzeichenrecht,
S. 35 f. und S. 57 f.). Die grafische Gestaltung muss allerdings so aus-
geprägt sein, dass das Erscheinungsbild der Marke (in Kombination al-
ler Elemente) von der schutzunfähigen Grundaussage klar differiert. In
der Rechtsprechung des Bundesgerichts und der Rekurskomission
wird deshalb verlangt, dass sich die Grafik nicht im Naheliegenden er-
schöpft. Sie bedarf besonderer, charakteristischer Elemente, die im
Gegensatz zu den einfachen Zeichen den markenrechtlichen Schutz
verdienen (BGE 113 II 206 E. 3 RFS Informatic; Urteil des Bundesge-
richts 4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.3 GlobalePost; Entscheid der
RKGE vom 8. Februar 2000 in sic! 4/2000 297 E. 3 Cybernet der Busi-
ness Provider; Entscheid der RKGE vom 19. August 2002 in sic!
1/2003 35 E. 4 Nidwaldner Wochenblatt; Entscheid der RKGE vom 16.
Juni 2004 in sic! 12/2004 927 E. 6 Rhein Strom / Solar Strom; DAVID,
a.a.O., Art. 2 N. 37; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 99).
4.
4.1 Der Wortbestandteil im Zeichen der Beschwerdeführerin lautet
"Chocolat Pavot". Es ist unbestritten, dass "Chocolat" in allen Sprach-
regionen verstanden und mit "Schokolade" übersetzt wird. Strittig ist
demgegenüber die Frage, wie das Wort "Pavot" in den relevanten Krei-
sen verstanden wird. Die Beschwerdeführerin macht dazu geltend,
dass "Pavot" verschiedene Bedeutungen habe. Neben der Bedeutung
"Mohn" auf Französisch werde "Pavot" insbesondere als Familienname
aufgefasst, sodass der Konsument bei der Marke Chocolat Pavot (fig.)
darauf schliesse, dass es sich um Produkte aus dem Hause Pavot
handle. Es sei auch möglich, dass die Abnehmer "Pavot" als Anspie-
lung auf die Mohnblume verstehen, v.a. in Verbindung mit der speziel-
len Verpackung, in welcher die Schokolade angeboten werde (Be-
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schwerde, S. 6; Plädoyernotizen vom 16. Juli 2007, S. 5 f.). Die Vorin-
stanz vertritt dagegen die Ansicht, dass die Konsumenten "Chocolat
Pavot" ohne Gedankenaufwand als "Mohnschokolade" bzw. "Schokola-
de mit Mohn" verstehen.
4.2 "Pavot" ist die französische Bezeichnung für Mohn (Langen-
scheidt, Handwörterbuch Französisch, Berlin et al. 2006, S. 501). Min-
destens in der französischen Schweiz wird dieser Begriff ohne weite-
res verstanden. Auf Italienisch wird Mohn mit "papavero" übersetzt
(Langenscheidt, Handwörterbuch Italienisch, 4. Aufl., Berlin et al.
2003, S. 613). Eine gewisse Ähnlichkeit zum Zeichenbestandteil "Pa-
vot" ist auch hier zu erkennen. Es kann indessen offen bleiben, ob der
Begriff auch in der italienischen Schweiz mit Mohn assoziiert wird, da
es ausreicht, wenn das Zeichen auch nur in einer Landessprache ohne
Gedankenaufwand verständlich ist (vgl. E. 3.3 hiervor). Es ist jedoch
zu prüfen, was die Abnehmer unter dem zusammengesetzten Begriff
"Chocolat Pavot" verstehen. Dabei ist auf das Verständnis der Durch-
schnittskonsumenten abzustellen, da Konfekt, Schokoladeprodukte
und Patisserie in erster Linie von diesen nachgefragt werden und der
Kaufentscheid nicht - wie z.B. bei Medikamenten - von Fachkreisen ge-
fällt wird (vgl. E. 3.4 hiervor).
4.3 Der durchschnittliche französisch sprechende Konsument versteht
unter "Chocolat Pavot" in erster Linie Schokolade mit Mohn. Es trifft
zwar zu, dass es grammatikalisch korrekt "Chocolat au Pavot" oder
"Chocolat avec du Pavot" heissen müsste. Indessen braucht es keinen
Gedankenaufwand, um von "Chocolat Pavot" darauf zu schliessen,
dass es sich beim so gekennzeichneten Produkt um Schokolade han-
delt, die Mohn bzw. ein Mohnaroma enthält. Durch die geringfügige
grammatikalische Sprachregelwidrigkeit wird der Sinngehalt nur margi-
nal verfremdet. Sie hat nicht zur Folge, dass der Durchschnitts-
konsument beim Zeichen der Beschwerdeführerin etwas anderes ver-
steht als Schokolade mit Mohn (vgl. auch den Entscheid der RKGE
vom 26. Juli 1999 in sic! 5/1999 560 Surestore; Entscheid der RKGE
vom 23. Dezember 2004 in sic! 6/2005 468 Boysworld; GALLUS JOLLER,
Beschreibend oder anspielend? - Indizien für die Zulässigkeit von
Wortabwandlungen als Marken, in sic! 2005 Sonderheft, S. 51).
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4.4 Wenn die Beschwerdeführerin ausführt, dass es unüblich sei,
Mohn als Zutat für Schokoladeprodukte zu verwenden (Beschwerde
vom 30. Oktober 2006, S. 7), kann dem zwar insofern gefolgt werden,
als Mohnschokolade bisher ein nicht sehr häufig angebotenes Produkt
war. Indessen werden insbesondere im hochpreisigen Schokoladen-
und Pralinensegment, in welchem auch das Produkt der Beschwerde-
führerin anzusiedeln ist, raffinierte Kompositionen aus Schokolade an-
geboten, die mit besonderen Zutaten angereichert werden. So findet
man bei den Tafelschokoladen diverse - zum Teil ausgefallene - Scho-
koladekreationen wie Schokolade angereichert mit Chilli (Excellence
Chilli von Lindt), Bananen und Curry (Banane und Curry von Zotter)
oder, wie bei der Beschwerdeführerin, mit Mohn (Mohn-Marzipan von
Milka). Dasselbe gilt noch deutlicher in Bezug auf Pralinen. Für den
Durchschnittskonsumenten ist es deshalb nicht oder jedenfalls in den
letzten Jahren nicht mehr ungewöhnlich, dass Schokoladekom-
binationen wie diejenige der Beschwerdeführerin vertrieben werden.
4.5 Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass "Chocolat Pavot"
einen erheblichen Interpretationsspielraum offen lasse ("Pavot" als Fa-
milienname, als Hinweis auf die Mohnblüte oder als reines Fantasie-
zeichen).
"Pavot" als Familienname existiert in der Schweiz kaum und ist dem
Durchschnittskonsumenten hierzulande wenig geläufig. Seitens der
Beschwerdeführerin wird dies auch nicht bestritten. Sie bringt jedoch
vor, dass die Abnehmer das Wort "Pavot", je nach Gebrauch dessel-
ben, als Name auffassen könnten (Plädoyernotizen vom 16. Juli 2007,
S. 6). Wenn es darum geht, den Sinngehalt eines Zeichens zu ermit-
teln, ist massgebend, was der Konsument ohne Gedankenaufwand
versteht. Die von der Beschwerdeführerin aufgezeigte hypothetische
Möglichkeit, dass "Pavot" auch als Familienname aufgefasst werden
könnte, weil Wörter aus der selben Gattung - wie Mohn, Blum oder
Baum - dies sind, bedarf eines solchen Gedankenaufwands. Es ist
deshalb nicht nahe liegend, dass der französisch sprechende Durch-
schnittskonsument "Pavot" als Familienname versteht. Dies gilt umso
mehr, da "Chocolat Pavot" in der Bedeutung von Mohnschokolade eine
sinnvolle Einheit bildet (vgl. ausführlich E. 4.3 f. hiervor). Dies wäre bei
"Schokolade Baum" oder "Chocolat Fleur" nicht der Fall.
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Auch das Argument, der Konsument fasse "Pavot" als Anspielung auf
die Mohnblüte und die Form der so bezeichneten Schokoladeprodukte
auf (Schreiben vom 21. Februar 2006, S. 2; Plädoyernotizen vom
16. Juli 2007, S. 5), verfängt nicht. Die Marke wird so geprüft, wie sie
im Eintragungsgesuch wiedergegeben ist. Es ist dagegen unerheblich,
wie und wofür die Marke später tatsächlich gebraucht wird (WILLI,
a.a.O., Art. 2 N. 10). Beim vorliegenden Zeichen gibt es keinen An-
haltspunkt, der darauf schliessen lässt, dass das Produkt in der Form
einer Mohnblüte auf den Markt gebracht wird. Für den durchschnittli-
chen Betrachter der Marke ist deshalb auch diese Interpretation wenig
nahe liegend. Der mit Beilage 1 zu den Plädoyernotizen hergestellte
Zusammenhang zwischen der Marke und ihrer Verpackung ist im Rah-
men der abstrakten Markenprüfung, die einzig auf der Grundlage der
Anmeldung erfolgt, nicht von Belang. Folgerichtig ist im vorliegenden
Zusammenhang auch umgekehrt unerheblich, ob die Beschwerdefüh-
rerin mit der Zutat Mohn für ihr Produkt wirbt. Nach dem Gesagten er-
weist sich jedenfalls die Wortkombination "Chocolat Pavot" allein als
nicht unterscheidungskräftig.
5.
Die grafische Gestaltung des Zeichens der Beschwerdeführerin erin-
nert an eine regelmässige, geschwungene Handschrift. Teils sind die
Buchstaben miteinander Verbunden (z.B. C - H und O - L bei
Chocolat), teils sind sie in Blockschrift gehalten. Der Schreibverlauf
wird durch eine leichte Rechtsschrägheit der Buchstaben charakte-
risiert und der Schriftzug als Ganzes verläuft aufwärts. Dies ist bei
Handschriften jedoch nicht ungewöhnlich. Gerade schwungvolle Hand-
schriften neigen zu einer leichten Vorlage. Insgesamt ist die Schrift we-
nig auffällig und fällt - gerade im Vergleich mit Handschriften - nicht
aus dem erwarteten Rahmen. Auch die Gestaltung der einzelnen
Buchstaben ist sehr regelmässig. Darin besteht ein wesentlicher Un-
terschied zur Marke Nr. 538'990 Soft Care (fig.), die von der Be-
schwerdeführerin zum Vergleich ins Feld geführt wird. Der Schriftzug
der Marke Soft Care zeichnet sich unter anderem durch sehr unter-
schiedlich dicke Buchstaben aus. Die Dicke variiert sogar innerhalb
der Buchstaben. Demnach kann vorliegend offen bleiben, ob der Ent-
scheid Soft Care (Entscheid der RKGE vom 12. Juli 2005 in sic!
12/2005 877 E. 4) dahingehend zu interpretieren ist, dass bereits eine
geringe grafische Gestaltung von direkt beschreibenden Angaben zur
Eintragung führt und ob an dieser Auffassung festzuhalten ist.
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6.
Das entscheidende Kriterium bei der Beurteilung der absoluten Aus-
schlussgründe ist der Gesamteindruck. Vorliegend wird dieser vor-
nehmlich durch den Wortbestandteil geprägt. "Chocolat Pavot" wird
von den massgebenden Verkehrskreisen als "Schokolade mit Mohn"
verstanden. In diesem Sinne hat auch das Bundesgericht hervorge-
hoben, dass eine Mohnkapsel unmittelbar beschreibend wäre, wenn
sie etwa Mohnsamen enthalten würde (Urteil 4A.374/2007 vom 7. No-
vember 2007, E. 2.4). Andere Sinngehalte sind unwahrscheinlich und
treten in den Hintergrund (vgl. E. 4.6 hiervor). "Schokolade mit Mohn"
bezeichnet direkt den Inhalt und das Aroma der zu kennzeichnenden
Waren. Das reine Wortelement ist beschreibend und deshalb nicht un-
terscheidungskräftig. Gleichzeitig muss "Pavot" (Mohn) für die bean-
spruchten Waren im Schokoladen- und Pralinensektor auch anderen
Gewerbetreibenden zur Kennzeichnung ihrer Produkte zur Verfügung
stehen. Aus diesem Grund besteht ein Freihaltebedürfnis an "Chocolat
Pavot". Der Schriftzug ist wenig originell und erschöpft sich - im Ver-
gleich mit üblichen Handschriften - im Naheliegenden (vgl. E. 5 hier-
vor). Er ist auch zu wenig charakteristisch, als dass er den Gesamtein-
druck wesentlich beeinflussen könnte. Im Gesamteindruck überwiegen
demnach die gemeinfreien Wortelemente.
7.
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, dass sich Chocolat Pavot
(fig.) einer grossen Bekanntheit erfreue und belegt dies mit einer
Marktstudie von Icon Addedvalue (Beilage 7 zum Schreiben vom
21. Februar 2006). Sie wertet dies als Indiz für die originäre Unter-
scheidungskraft des Zeichens (Beschwerde, S. 11). Die Anmeldung
der Marke als verkehrsdurchgesetzt hat sie indessen ausdrücklich ab-
gelehnt (Schreiben vom 6. September 2006). Eine nachträgliche Un-
terscheidungskraft der Marke ist darum nicht zu prüfen. Mit der beige-
legten Marktstudie über die Bekanntheit der X-Schokolademarken
kann - wie von der Vorinstanz bereits aufgezeigt - die originäre Unter-
scheidungskraft nicht nachgewiesen werden. Ursprüngliche Unter-
scheidungskraft bedeutet, dass ein Zeichen als Marke aufgefasst wird,
auch wenn sie noch unbekannt ist. Eine Untersuchung über die Be-
kanntheit einer Marke ist deshalb von vornherein nicht geeignet, An-
haltspunkte über die originäre Unterscheidungskraft zu liefern. Es
kann deshalb offen bleiben, ob die Studie den qualitativen (Art der Fra-
gestellung) und quantitativen (Anzahl befragter Personen) Anforderun-
gen für demoskopische Untersuchungen gerecht wird.
Seite 12
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8.
Die Beschwerdeführerin verweist auf diverse ausländische Voreintra-
gungen (Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei,
Dänemark, Grossbritannien, Frankreich, Benelux-Staaten und Kana-
da) sowie auf die Zulassung als Gemeinschaftsmarke beim europäi-
schen Harmonisierungsamt (Beschwerde, S. 10). Sie wertet dies als
Indiz für die Schutzfähigkeit von Chocolat Pavot (fig.) in der Schweiz.
Massgeblich für die absoluten Ausschlussgründe sind jedoch die Ver-
hältnisse in der Schweiz. Ausländischen Entscheiden kommt keine
präjudizierende Wirkung zu. Grundsätzlich unerheblich ist die in ande-
ren Ländern erfolgte Eintragung (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 9). Der Um-
stand, dass eine Bezeichnung im Ausland als Marke registriert wurde,
ist folglich nur ein Kriterium unter mehreren, die zu berücksichtigen
sind (BGE 129 III 229 E. 5.5 = Pra 92 Nr. 139 S. 756 Masterpiece). An-
gesichts des klaren Gemeingutcharakters von Chocolat Pavot (fig.) ha-
ben die ausländischen Voreintragungen keine Indizwirkung für die
Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei dem allenfalls
der Blick in die ausländische Prüfungspraxis den Ausschlag für die
Eintragung geben könnte.
9.
Die Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf den Grundsatz der
Gleichbehandlung. Sie verweist dabei einerseits auf die bereits er-
wähnte Wort-Bildmarke Soft Care (Marken Nr. 538'990) und auf die
erst kürzlich hinterlegte Wortmarke CARAMEL BRÛLÉ (Marken
Nr. 556'392).
9.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz
sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu
behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund
zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht
erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Ele-
menten identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber be-
steht kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn
eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere - al-
lenfalls fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle
Zeiten Geltung haben müssen (Urteil des Bundesgerichts 4A.5/2004
vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; Entscheid des BVGer
B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 Masterpiece; Entscheid der RKGE
vom 19. Oktober 1999 in sic! 6/1999 645 E. 5 Uncle Sam; WILLI, a.a.O.,
Art. 2 N. 31). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der
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Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise aner-
kannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer rechtsanwen-
denden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie
auch in Zukunft nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE
122 II 451 f. E. 4a mit Hinweisen; BGE 127 I 2 f. E. 3a; Urteil des Bun-
desgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster).
9.2 Was die Wort-Bildmarke Soft Care (fig.) betrifft, ist bereits festge-
halten worden, dass die grafische Gestaltung der beiden Marken nicht
ohne weiteres vergleichbar ist (vgl. E. 5 hiervor). Damit kann die Be-
schwerdeführerin aus dem Anspruch auf Gleichbehandlung im Un-
recht diesbezüglich nichts zu ihren Gunsten ableiten.
9.3 Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den Umstand, dass
die Wortmarke "CARAMEL BRÛLÉ" (Hinterlegungsdatum: 28. Deze-
mber 2006) trotz ähnlicher Konstellation eingetragen worden ist. Dem
hält die Vorinstanz entgegen, die beiden Marken seien nur beschränkt
vergleichbar. Während "Chocolat Pavot" ohne Gedankenaufwand als
Hinweis auf die Beschaffenheit des Produkts verstanden werde, sei
dies bei "CARAMEL BRÛLÉ" nicht der Fall. Bei "CARAMEL BRÛLÉ"
handle es sich um eine vom Sinngehalt her unübliche Kombination, die
je nach Lesart in Bezug auf die beanspruchten Waren entweder eine
pleonastische Aussage darstelle (bekanntlich setze Caramel das
Schmelzen bzw. leichte Brennen von Zucker wesensbedingt voraus,
d.h. könne anders gar nicht entstehen) oder aber in Bezug auf die be-
anspruchten Produkte auf ein negatives und nicht wünschbares Aroma
hinweise. Auch wenn dies nicht zutreffen würde, wie die Beschwerde-
führerin unter Hinweis auf den Fachausdruckcharakter von "CARAMEL
BRÛLÉ" geltend macht, kann jedenfalls nicht von einer neuen Praxis
ausgegangen werden, von der die Vorinstanz auch in Zukunft nicht ab-
zuweichen gedenkt. Vielmehr hat sie sich dahingehend geäussert,
kombinierte Marken nur dann einzutragen, wenn an sich gemeinfreie
Zeichen derart gestaltet werden, dass sie im Gesamteindruck unter-
scheidungskräftig werden. Für grafische Gestaltungselemente bedeu-
tet dies, dass sie sich nicht im Naheliegenden erschöpfen dürfen (vgl.
dazu die Richtlinien in Markensachen, Bern 2007, S. 80). Die Be-
schwerdeführerin kann folglich auch aus dem Vergleich mit der einge-
tragenen Marke "CARAMEL BRÛLÉ" keinen Anspruch auf Gleichbe-
handlung herleiten.
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10.
Zusammenfassend ergibt sich, dass sich die Beschwerde in allen
Punkten als unbegründet erweist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens
sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG). Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet
(Art. 7 Abs. 3 des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kos-
ten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]).
11.
Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierig-
keit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der
Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG). Bei Markeneintra-
gungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst
sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). In Markeneintragungs-
verfahren ist das Interesse der beschwerdeführenden Partei am Auf-
wand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der
Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmel-
dung zu veranschlagen. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben
ist der Umfang der Streitsache nach Erfahrungswerten auf
Fr. 50'000.-- bis Fr. 100'000.-- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 mit
Hinweisen). Somit ist im vorliegenden Fall unter Berücksichtigung der
öffentlichen Verhandlung eine Gerichtsgebühr von Fr. 3'500.-- zu erhe-
ben.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung be-
stätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'500.-- wird der Beschwerdeführerin auf-
erlegt und mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- ver-
rechnet. Die Beschwerdeführerin hat damit nach Rechtskraft des Ur-
teils noch Fr. 1'000.-- zu bezahlen.
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3.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. IR 821'165; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichts-
urkunde).
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim
Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt
werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der
angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der
Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 15. Januar 2008
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