B-564/2007 - Abteilung II - Absolute Ausschlussgründe - Markeneintragungsgesuch 894/2006 "La prairie SWITZ...

Abtei lung II
B-564/2007
{T 0/2}
Urteil vom 17. Oktober 2007

Mitwirkung: Richter Francesco Brentani (vorsitzender Richter), Richter
Hans Urech; Richter Bernard Maitre (Präsident der
Abteilung);
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo
A. _______,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwältin Dr. Barbara Müller, Herr Rechtsanwalt Dr. Martin
Ammann, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65,
3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend
Markeneintragungsgesuch (Formmarke).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Sachverhalt:
A. Am 23. März 2006 beantragte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössi-
schen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz, IGE) Mar-
kenschutz für eine dreidimensionale Marke für "Mittel zur Körper und
Schönheitspflege" in Klasse 3.
Die hinterlegte Marke hat folgendes Aussehen:
Mit Schreiben vom 27. Juli 2006 beanstandete das IGE das Eintragungs-
gesuch mit der Begründung, das Zeichen stelle eine Verpackungsform im
Bereich des betroffenen Warensegments dar, die nicht genügend von den
banalen Formen in diesem Warensegment abweiche und worin der Abneh-
mer keinen betrieblichen Herkunftshinweis erkenne. Das Zeichen gehöre
damit zum Gemeingut.
Der Schriftzug, der nur auf einer Seite und auf dem Deckel der ansonsten
banalen Verpackung angebracht sei, vermöge den dreidimensionalen Cha-
rakter der Verpackung nicht wesentlich zu beeinflussen. Zudem führte die
Vorinstanz aus, die Marke enthalte das Element Switzerland, das für die
Abnehmerkreise irreführend sein könne. Das IGE schlug der Beschwerde-
führerin deshalb vor, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit dem
Zusatzt "alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft" einzuschrän-
ken, falls die übrigen Mängel auch behoben würden.
In ihrem Schreiben vom 21. September 2006 teilte die Beschwerdeführerin
mit, auf eine Stellungnahme zu verzichten und verlangte gleichzeitig den
Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
B. Mit Verfügung vom 20. Dezember 2006 wies die Vorinstanz das Marken-
eintragungsgesuch für Waren der Klasse 3  Mittel zur Körper- und Schön-
heitspflege  zurück. Die Vorinstanz hält fest, die vorliegende Formmarke
erfülle lediglich banale, funktionale und ästhetische Kriterien. Die hinterleg-
te Behälterform weiche zuwenig von einer gewohnten Behälterform im be-
anspruchten Warensegment ab, um im Gedächtnis der Abnehmer haften
zu bleiben. Aufgrund dessen erkenne der Konsument in der vorliegenden
Behälterform keinen betrieblichen Herkunftshinweis und dem Zeichen fehle
es infolgedessen an der notwendigen konkreten Unterscheidungskraft.
3Verpackungsformen, die mit zusätzlichen zweidimensionalen Elementen
kombiniert sind, könnten nur dann genügende Unterscheidungskraft erlan-
gen, wenn die zweidimensionalen Elemente den banalen Gesamteindruck
der Form wesentlich beeinflussen. Beim vorliegenden Zeichen sei der
Schriftzug "la prairie SWITZERLAND" jedoch nur auf zwei Seiten des
Bauchteils sowie auf dem Deckel angebracht. Dies vermöge den
insgesamt banalen Eindruck der Behälterform nicht wesentlich zu be-
einflussen.
Neben der fehlenden Unterscheidungskraft  so die Vorinstanz  behinhal-
te das Zeichen aufgrund des auf ihm angebrachten Wortelements "SWIT-
ZERLAND" zusätzlich eine Täuschungsgefahr bezüglich der geographi-
schen Herkunft der beanspruchten Waren. Die Erwartungen des Schwei-
zer Publikums könnten somit getäuscht werden, sollten die Waren nicht
aus der Schweiz stammen.
C. Mit Eingabe vom 22. Januar 2007 reichte die Beschwerdeführerin Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen ein:
1. Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigen-
tum vom 20. Dezember 2006 im Markeneintragungsverfahren 894/2006
sei aufzuheben und es sei die Markenanmenldung 894/2006 gemäss
Hinterlegungsantrag zur Eintragung in das Schweizer Mankenregister
zuzulassen.
2. Eventualiter sei Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum vom 20. Dezember 2006 im Markeneintragungsver-
fahren 894/2006 aufzuheben und es sei die Markenanmenldung
894/2006 zur Eintragung in das Schweizer Markenregister für "Mittel zur
Körper und Schönheitspflege, alle vorgenannten Waren schweizerisch-
er Herkunft" zuzulassen.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegeg-
nerin."
Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen vor, die
vorliegende Marke weiche im Gesamteindruck vom Banalen im betreffen-
den Warensegment klar ab. Entsprechend könne man bei einer Beurtei-
lung des Gesamteindrucks der Marke zu keinem anderen Schluss kom-
men, als dass dem Zeichen Unterscheidungskraft zukomme. Gerade die
Kombination der verschiedenen Elemente führe bei den angesprochenen
Konsumenten zum Wiedererkennungseffekt, welcher die Herkunftsfunktion
ausmacht. Die Beschwerdeführerin bringt sodann u. a. vor, im hier rele-
vanten Produktsegment orientiere sich der Konsument stark an der Verpa-
ckung des Produktes, um einen bestimmten Hersteller zu erkennen. Die
entsprechenden Formen seien somit nicht nur ästhetisch und funktionell
bedingt, sondern besässen eine sehr starke herkunftshinweisende Funkti-
on. Die Marke  la prairie sei den relevanten Schweizer Konsumentenkrei-
sen für ihre exklusiven, hochwertigen Produkte allgemein bekannt. Diese
Tatsache sei  so die Beschwerdeführerin  durch eine Internetrecherche
des Begriffes "la prairie" mit fast zwei Millionen Treffer belegt. Als starke
und berühmte Marke vermöge allein der Bestandteil "la prairie", der
4vorliegenden dreidimensionalen Marke die zur Eintragung genügende
Unterscheidungskraft zu verleihen. Mit Hinweisen auf verschiedene
Beispiele in der Praxis macht die Beschwerdeführerin geltend, die
Verweigerung des Markenschutzes verstosse gegen den verfassungs-
mässigen Grundsatz der Gleichheit in der Rechstanwendung.

D. Was den geographischen Hinweis anbelangt, so beziehe sich dieser so-
wohl auf die Hinterlegerin als Gesellschaft als auch auf die beanspruchten
Produkte, welche in der Schweiz hergestellt würden. Die Beschwerdefüh-
rerin sei bereit, ihre Markeneintragung auf Produkte schweizerischer Her-
kunft einzuschränken, erachte dies angesichts der zahlreichen vorbeste-
henden Marken mit ähnlichen geographischen Angaben aufgrund des
Grundsatzes der Gleichbehandlung jedoch nicht als zwingend.
E. Mit Vernehmlassung vom 3. April 2007 beantragte die Vorinstanz, die Be-
schwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führte sie im
Wesentlichen aus, dass die zu beurteilende Form bei einer derart grossen
Formenvielfalt, wie sie im Kosmetiksektor anzutreffen ist, von den Abneh-
mern kaum als herkunftshinweisend wahrgenommen werde. Obwohl der
Schriftzug "la prairie" für sich unterscheidungskräftig sei, werde das Zei-
chen in seiner dreidimensionalen Grundform aber nicht beeinflusst. Auch
die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Voreintragungen könnten
nicht als Beispiele in Erwägung gezogen werden, da sie die heute gelten-
de Prüfungspraxis nicht widerspiegeln. Deswegen sei ein Anspruch auf
Gleichbehandlung unbegründet.
F. Die Vorinstanz führt weiter aus, der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND",
mittels der Verwendung der direkten englischen Herkunftsangabe "Swit-
zerland", verweise unmissverständlich auf die Herkunft der Waren. Aus
diesem Grund sei das Zeichen, ohne zusätzliche Einschränkungen, irre-
führend.
Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheb-
lich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid der Vorinstanz vom 20. Dezember 2006 stellt eine Verfü-
gung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren dar (VwVG, SR 172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese
Verfügung kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundes-
verwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht angefochten wer-
den (Art. 44 ff. VwVG i.V.m. Art. 31 ff. des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005, VGG, SR 173.32).
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Auf-
5hebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen
vor (Art. 48 ff. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das ge-
eignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Bei-
spiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern, Buch-
staben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder
Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben bestehen.
4. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst. a MSchG Zei-
chen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft
fehlt oder an ihnen ein Freihaltebedürfnis besteht. Dies gilt auch für dreidi-
mensionale Marken, die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst
bestehen können ("Formmarken"), sowie für Kombinationen solcher For-
men mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel
der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung
des Bundesgerichts davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigen-
heiten auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten abweicht und so im Ge-
dächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE 120 II 310 E. 3b The Original,
BGE 129 III 525 E. 4.1 Lego). Eine nur individuelle und erinnerbare aber
im Sinne dieser Formel nicht auffällige, ungewohnte oder unerwartete
Form wird das Publikum in der Regel nicht als Hinweis auf eine betriebli-
che Herkunft der entsprechenden Ware oder Dienstleistung ansehen, da
Waren und Dienstleistungen stets durch Leistung geformter Gegenstände
geliefert oder erbracht werden (PETER HEINRICH / ANGELIKA RUF, Markenschutz
für Produktformen? in sic! 2003, S. 402, MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur
Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 2002, 796; BGE 130 III 334 E. 3.5
Swatch).
5. Als gewohnt und erwartet  und damit als nicht unterscheidungskräftig im
Sinne der vorstehenden Ausführungen  hat die Rechtsprechung einer-
seits technisch beeinflusste Formen und Merkmale bezeichnet, deren Ori-
ginalität nicht genügend über die technischen Gestaltungsvorgaben hin-
ausgeht (BGE 129 III 519 E. 2.4.3-4 Lego, BGE 131 III 129 E. 4.3 Smar-
ties). Andererseits wurden Gewohnheiten und Erwartungen der Formge-
stalt auch mit kulturellen Zusammenhängen und Gebrauchskonventionen
der gekennzeichneten Ware begründet (BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties,
RKGE in sic! 2004, 675 E. 5 Eiform, RKGE in sic! 2003, 499 E. 9 Weiss-
blaue Seifenform, RKGE in sic! 2003, 805 E. 5 Zahnpastastränge, RKGE
in sic! 2001, 129 E. 7 Baumkuchen). Die Gewohnheiten und Erwartungen
sind in einem repräsentativen Branchenquerschnitt abstrakt zu ermitteln,
6ohne dass die angemeldete Form mit einzelnen Konkurrenzprodukten ver-
glichen wird (BGE 131 III 134 E. 7.2 Smarties, RKGE in sic! 2005, 472 E. 8
Wabenstruktur, RKGE in sic! 2000, 299 E. 4 Fünfeckige Tablette), und die
ästhetischen Merkmale der Form sind in ihrem Zusammenspiel im Ge-
samteindruck zu würdigen (BGer in sic! 2000, 286 E. 3b Runde Tablette,
BGE 120 II 311 E. 3c The Original, RKGE in sic! 2006, 265 E. 7 f. Tetra-
pack, RKGE in sic! 2000, 702 E. 4 Tablettenform). An das Mass des Her-
kunftsbezugs sind dabei keine übertriebenen Anforderungen zu stellen.
Vielmehr kann sich dieser auch aus einer Kombination an sich gemeinfrei-
er Elemente ergeben (MARTIN LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Form-
marken und Gemeingut, sic! 1999, 196, CHRISTOPH WILLI, in: Markenschutz-
gesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichti-
gung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 2 N. 124; RKGE in sic! 2004, 502 E. 9 Eistorte). In einzelnen Produkt-
gattungen mag sich das Publikum stärker an die Unterscheidung her-
kunftsbestimmender Produktformen gewöhnt haben (MAGDA STREULI-
YOUSSEF, a.a.o., 797). Einfache und banale Formen sind dem Verkehr aber
grundsätzlich freizuhalten (PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, a.a.O., 401 m.w.H.,
BGE 131 III 130 E. 4.4 Smarties). Auch besteht ein absolutes Frei-
haltebedürfnis bei Formen, die das Wesen der Ware ausmachen oder die
technisch notwendig sind (BGE 129 III 518 E. 2.4.1-2 Lego, Art. 2
Bst. b MSchG).
6. Ästhetische Gestaltungsmittel erschöpfen sich häufig darin, der Ware oder
der Verpackung ein attraktives Design zu verleihen. Sie sind jedoch nicht
von vornherein ungeeignet, einem Zeichen im markenrechtlichen Sinn Un-
terscheidungskraft zu verleihen. Ob ein ästhetisches Stilelement auch als
betrieblicher Herkunftshinweis erkannt wird, ist im Einzelfall zu prüfen. Ent-
scheidend ist stets "die Frage, ob der Konsument im fraglichen Zeichen
(originär) einen Hinweis zur Identifikation des Produktherstellers sieht" (M.
INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach
dem schweizerischen Markenschutzgesetz, GRUR Int. 2003, 200). Dabei
darf die der Marke in Art. 1 Abs. 1 MSchG auferlegte Zielsetzung, als Un-
terscheidungsmerkmal zu dienen, nicht aus den Augen verloren werden
(RKGE in sic! 2004, 99 E. 4 Diortasche).
7. Die Schutzfähigkeit eines Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungs-
gesuches zu prüfen. Das vorliegende Zeichen stellt eine Verpackungsform
im Bereich der Körper und Schönheitspflege dar, bestehend aus einem
Behälter mit insgesamt runder Grundfläche. Die untere Hälfte ist in Blau
gestaltet und die obere Hälfte in Silber, wobei die silberne Farbe von meh-
reren senkrechten vertikalen Streifen in Schwarz unterbrochen wird. Die
obere Hälfte des Behälters stellt den Deckel dar, wobei dieser an seinem
unteren Rand horizontal ausgewuchtet ist. Zusätzliche zweidimensionale
Gestaltungselemente stellen der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND" auf
der Vorderseite des blauen unteren Behälterteils und der Schriftzug "la
prairie" auf dem Behälterdeckel dar.
78. Die Vorinstanz hat der hinterlegten Behälterform den Markenschutz im
Wesentlichen mit der Begründung verweigert, dass Behälter für Mittel zur
Körper- und Schönheitspflege sehr oft in runder, dreieckiger, viereckiger
und rechteckiger Form produziert würden und häufig runde Deckel besä-
ssen. Zudem seien sie ebenso häufig einfarbig wie mehrfarbig und treten
insgesamt in der unterschiedlichsten farblichen Ausgestaltungen auf. Auch
hervorstehende bauchige Elemente seien ein  häufiges Merkmal von Fla-
schen in diesem Warensegment . Für solche Behälter sei somit die runde
und mit bauchigen Elementen ausgestaltete Form naheliegend, was auch
für die dreifarbige silbrig-schwarze und blaue Ausgestaltung gelte. Diese
Variationsbreite führe dazu, dass auch eine Vielzahl von Formen als banal
gelte. Darüber hinaus weise die Ausgestaltung des Deckels beim vorlie-
genden Zeichen funktionalen Charakter auf, indem die Ausbauchung dem
besseren Halt des Behälters in der Hand diene, vor allem wenn beim Öff-
nen oder Schliessen der Deckel gedreht werde. Ferner sei der so geformte
Deckel zusammen mit der schwarz-silbernen Farbgestaltung lediglich Teil
der ästhetischen Gestaltung der Behälterform. Im Übrigen vermöge der
Schriftzug "la prairie SWITZERLAND", der nur auf zwei Seiten des Bauch-
teils sowie auf dem Deckel angebracht ist, den insgesamt banalen Ein-
druck der Behälterform nicht wesentlich zu beeinflussen.
9. Massgebend für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens
ist stets die Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise.
Vorliegend sind dies die Endverbraucher von Kosmetikprodukten für Kör-
per und Schönheitspflege. Aus ihrem Blickwinkel ist zu entscheiden, ob die
hinterlegte Form vom im fraglichen Warensegment Gewohnten und Erwar-
teten abweicht. Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass die Abnehmer in
einer Waren- oder Verpackungsform die Gestaltung der Ware bzw. der
Verpackung selbst und keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen (vgl.
BGE III 328 E. 3.5.; Urteil des Bundesgerichts 4A.15/2006 vom 13. De-
zember 2006). In der Kombination von einfachen geometrischen Elemen-
ten, einem runden Behälter und einem runden Deckel, lässt sich noch kei-
ne Originalität erkennen. Die beanspruchten Waren werden gewöhnlich in
kleineren Behältern vertrieben, die leicht zu handhaben und leicht zu öff-
nen sind. Auch wenn die Rundungen von Behälter und Deckel eine harmo-
nische und ästhetisch ansprechende Form ergeben, ist sie im Gesamtein-
druck noch nicht unbedingt charakteristisch oder einprägsam in dem Sinn,
als dass sie eine Unterscheidungsfunktion wahrnehmen könnte. Der gros-
se Deckel und die bauchige Ausgestaltung sind Bestandteile, die funktio-
nell sind und über keine besondere Kennzeichnungskraft verfügen. Von
diesem Standpunkt her unterscheidet sich die beantragte Formmarke noch
nicht genügend von den vorbestehenden, dem Gemeingut zugehörigen
Behälterformen.
810. Im Rahmen einer Gesamtbeurteilung bleibt zu prüfen, ob die zweidimensi-
onalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich zu
beeinflussen vermögen.
10.1 Nach Auffassung der Vorinstanz entfällt bei banalen Waren- oder Verpa-
ckungsformen, die mit unterscheidungskräftigen zweidimensionalen Ele-
menten kombiniert sind, der Ausschlussgrund des Gemeinguts nur dann,
wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamtein-
druck wesentlich beeinflussen. In diesem Zusammenhang scheint die Vor-
instanz am 1. Juli 2005 ihre Prüfungspraxis bei Formmarken in Bezug auf
zweidimensionale Bestandteile auf Formen verschärft zu haben. Gemäss
Auffassung der Vorinsatnz soll damit sichergestellt werden, dass Inhaber
von Formmarken nicht andere Marktteilnehmer durch eine "faktische
Sperrwirkung" der Marke am Gebrauch banaler Formen hindern, indem
diese einfach mit einem Schriftzug versehen werden.
Die Sorge der Vorinstanz erweist sich als unbegründet, wenn es sich im
konkreten Fall nicht um eine banale, freihaltebedürftige Form, sondern um
das Zusammenspiel von originellen und ungewöhnlichen Elementen han-
delt, die mit einem bekannten Schriftzug ergänzt werden (vgl. Urteil vom
Bundesverwaltungsgericht vom 3. Mai 2007 B-7422/2006 Goldrentier E.
7). Gängige Verpackungsformen, die mit zusätzlichen zweidimensionalen
Elementen kombiniert sind, wie in casu der Schriftzug "la prairie SWIT-
ZERLAND", erlangen gemäss dieser Rechtsprechung allerdings so weit
noch nicht die nötige Originalität, die die Behälterform von anderen Behäl-
terformen in diesem Warensegment unterscheidet und die im Sinne eines
Herkunftshinweises im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt. Wie das
Bundesgericht im Entscheid Runde Tablette ausgeführt hat, müsste die
Originalität bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzten
Marke "zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen, indem
mehrere gemeinfreie Elemente in überraschender Weise kombiniert wer-
den" (BGer in sic! 2000, 286 E. 3c Runde Tablette; vgl. RKGE in sic! 2000,
702 E. 4 Tablettenform).
10.2 Die von der Vorinstanz angewandten Richtlinien aus dem Jahre 2005, hal-
ten jedoch fest, dass ein unterscheidungskräftiges, zweidimensionales Ele-
ment den Gesamteindruck einer banalen, dreidimensionalen Waren- oder
Verpackungsform dann wesentlich zu beeinflussen vermag, wenn es die
Form als Ganzes umfasst. Ein unterscheidungskräftiger Schriftzug bei-
spielsweise, der nur auf einer Seite einer banalen, quaderformigen Verpa-
ckung angebracht ist, vermag den dreidimensionalen Charakter der Verpa-
ckung nicht wesentlich zu beeinflussen (Richtlinien, a. a. O., Ziff. 4.10.3.1).
Davon ausgehend kommt die Vorinstanz zum Schluss, dass beim vorlie-
genden Zeichen der Schriftzug "la prairie SWITZERLAND", der nur auf
zwei Seiten des Bauchteils sowie auf dem Deckel angebracht ist, den ins-
gesamt banalen Eindruck der Behälterform nicht wesentlich zu beeinflus-
sen vermag.
10.3 Diese Betrachtungsweise verdient eine nähere Prüfung. Gemäss Ausfüh-
rung der Beschwerdeführerin führe gerade die Kombination der verschie-
denen Elemente bei den angesprochenen Konsumenten zum Wiederer-
9kennungseffekt, welcher die Herkunftsfunktion ausmacht. Es treffe zwar
zu, dass im Warensegment der Mittel zur Körper- und Schönheitspflege
eine grosse Formenvielfalt bestehe. Das bedeute aber so weit noch nicht,
dass es keine Formen geben könne, die sich vom Banalen und Erwarteten
abheben. La Prairie sei bekannt für ihre exklusiven, hochwertigen Produk-
te. Der Name sei Sinnbild für einmaligen Luxus und hervorragende Wir-
kung. Bereits der Bestanteil "la prairie" sei somit allein kennzeichnungs-
kräftig und verleihe die zur Eintragung hinterlegte Marke genügende Unter-
scheidungskraft.
10.4 Bei den Richtlinien in Markensachen der Vorinstanz handelt es sich um
eine sogenannte Verwaltungsverordnung, welche sich an die mit dem Voll-
zug betrauten Behörden wendet. Ihre Hauptfunktion ist die Sicherstellung
einer einheitlichen, gleichmässigen und sachrichtigen Praxis des Geset-
zesvollzugs. Nach herrschender Ansicht sind Verwaltungsverordnungen
keine Rechtsquellen des Verwaltungsrechts, da sie keine Rechtsnormen
enthalten und insbesondere keine Pflichten oder Rechte der Privaten sta-
tuieren. Gerichte sind nicht an Verwaltungsverordnungen gebunden, be-
rücksichtigen sie bei der Entscheidfindung freilich insoweit, als sie eine
dem Einzelfall gerecht werdende Auslegung der massgebenden Bestim-
mung zulassen (vgl. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemei-
nes Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich 2006, Rz. 123; PIERRE
TSCHANNEN /URLICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern
2005, § 44 Rz. 12 ff.). Schliesslich ist es den Behörden nicht verwehrt,
eine bisher geübte Praxis zu ändern, wenn sie zur Einsicht gelangen, dass
eine andere Rechtsanwendung oder Ermessensbetätigung dem Sinn des
Gesetzes oder veränderten Verhältnissen besser entspricht. Eine solche
Praxisänderung muss sich jedoch auf ernsthafte sachliche Gründe stützen
können, die umso gewichtiger sein müssen, je länger die als nicht mehr
richtig erkannte bisherige Praxis befolgt wurde (BGE 127 I 49 E. 3c, 125 II
152 E. 4c/aa).
In einem parallel hängigen Beschwerdeverfahren (B-2724/2007) kam das
Bundesverwaltungsgericht zum Schluss, die Formulierung in den genann-
ten Richtlinien (2005), wonach ein unterscheidungskräftiges, zweidimensi-
onales Element den Gesamteindruck einer banalen, dreidimensionalen
Waren- oder Verpackungsform nur dann wesentlich zu beeinflussen ver-
mag, wenn es die Form als Ganzes umfasst, könne zu einer überspitzt for-
malistischen Betrachtungsweise und damit zu einem übersteigerten Sche-
matismus führen, wenn diese Formulierung - wie in jenem Fall oder bei-
spielsweise bei quaderförmigen Behältern - unabhängig von der Art und
Ausgestaltung des zweidimensionalen Elementes in jedem Fall dahinge-
hend interpretiert wird, das zweidimensionale, unterscheidungskräftige
Element müsse auf mehr als einer Seite oder gar auf allen Seiten des Kör-
pers angebracht oder aus jedem Blickwinkel ersichtlich sein. Mit anderen
Worten kann ein unterscheidungskräftiger Schriftzug oder ein Wort-Bild-
Element auch nur auf einer Seite genügen, wenn er bzw. es markant und
in der Art prägend ist, dass der Konsument das Produkt aus der Menge ei-
nes gleichartigen Angebots wiederfinden kann und in diesem Sinne das
10
Produkt individualisiert (vgl. auch CARL-STEPHAN SCHWEER, Die erste Marken-
rechts-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft und der Rechtsschutz
bekannter Marken, Diss. Freiburg im Breisgau, 1992, S. 31 mit Hinweisen
sowie das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7400/2006 vom 5. Juni
2007 SILK CUT E. 5.2 und 5.3).
10.5 Bei der eingereichten Abbildung erscheint der Schriftzug reliefförmig auf
dem Deckel. Das 8x8 Quadrat enthält zwei Abbildungen wo der Schriftzug
"la prairie SWITZERLAND" jeweils im unteren Drittel des Bauchteils des
Behälters erscheint. Es sei angemerkt, dass die Vorinstanz nicht eindeutig
erwägt, ob der Schriftzug nur auf der vorderen Seite erscheint oder ob er
sich vorne und hinten befindet. Während sie im Schreiben vom
27. Juli 2006 nur eine Seite erwähnt, geht sie in der angefochtenen Verfü-
gung jedoch von zwei Seiten aus. Die Beschwerdeführerin selbst spricht
von nur einer Seite. Indem auf der Abbildung zwei Mal der gleiche Behälter
erscheint, könnte angenommen werden, dass es sich um die vordere und
die hintere Seite des Behälters handelt. Eine unformelle Besichtigung in
den Läden lässt allerdings in Bezug auf die sich im Handel befindlichen
Produkte keinen Zweifel offen: der Schriftzug befindet sich auf beiden Sei-
ten. Angesichts der nachfolgenden Erwägungen kann dieser Aspekt aber
offen bleiben.
Im vorliegenden Fall geht es wie erwähnt um einen runden Behälter, wobei
der unterscheidungskräftige Schriftzug zumindest auf der Vorderseite (ge-
mäss den Ausführungen in der angefochtenen Verfügung allerdings auch
auf der Rückseite) sowie auf dem Deckel in seiner Ganzheit an zentraler
Stelle und aufgrund seiner Grösse und der silbernen Farbe auf blauem
Hintergrund, gut sichtbar angebracht ist. Damit darf davon ausgegangen
werden, dass der Gesamteindruck der banalen dreidimensionalen Verpa-
ckungsform wesentlich beeinflusst wird, auch wenn der Schriftzug die
Form nicht als Ganzes, im Sinne der Richtlinien der Vorinstanz, „umfasst“.
Das von der Vorinstanz festgesetzte Kriterium, dass ein unterscheidungs-
kräftiges, zweidimensionales Element die Form in seiner Ganzheit umfas-
sen muss, um die notwendige Unterscheidungskraft verleihen zu können,
scheint auch in casu zu absolut und zu schematisch und wird dem vorlie-
gend zu beurteilenden Zeichen nicht gerecht.
11. Neben der fehlenden Unterscheidungskraft, führt die Vorinstanz weiter
aus, das Zeichen beinhalte das Wortelement "SWITZERLAND", das be-
züglich der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren eine Täu-
schungsgefahr in sich berge.
11.1 Im Rahmen des Eventualbegehrens ist die Hinterlegerin bereit, ihre Mar-
keneintragung auf Produkte schweizerischer Herkunft einzuschränken. Sie
sei jedoch der Ansicht, dass dies angesichts der zahlreichen vorbestehen-
den Marken mit ähnlichen geographischen Angaben aufgrund des Grund-
satzes der Gleichbehandlung nicht zwingend sei.
11.2 Gemäss Art. 2 litt. c MSchG sind irreführende Zeichen vom Markenschutz
ausgeschlossen. Irreführend ist eine Marke unter anderem dann, wenn sie
11
eine geografische Angabe enthält oder gar ausschliesslich aus einer geo-
grafischen Bezeichnung besteht, und damit die Adressaten zur Annahme
verleitet, die Ware stamme aus dem Land oder dem Ort, auf den die Anga-
be hinweist, obschon das in Wirklichkeit nicht zutrifft. Keine Gefahr der Ir-
reführung besteht dagegen, wenn die geografische Angabe für die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen erkennbar Fantasiecharakter hat,
offensichtlich nicht als Produktions-, Fabrikations- oder Handelsort in Fra-
ge kommt, als Typenbezeichnung erkannt wird oder sich im Verkehr als
Kennzeichen für ein bestimmtes Unternehmen durchgesetzt hat (vgl. BGE
132 III 770 E. 2.1 COLORADO, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006
E. 4.1 CHAMP, BGE 128 III 454 E. 2.1 YUKON, BGE 117 II 327 E. 2
MONTPARNASSE).
Ob eine geografische Bezeichnung, die als Bestandteil einer Marke ver-
wendet werden soll, zur Täuschung des Publikums geeignet ist, entschei-
det sich nicht allgemein, sondern hängt von den Umständen des Einzelfal-
les ab. Dazu gehören insbesondere die Bekanntheit des Wortes als geo-
grafische Angabe und als Marke, tatsächliche oder naheliegende Bezie-
hungen zwischen dieser und zusätzlichen Angaben, welche die Täu-
schungsgefahr erhöhen oder beseitigen können. Entscheidend ist, ob eine
Marke beim Publikum eine Ideenverbindung zu einer bestimmten Gegend
oder einem bestimmten Ort hervorruft und so mindestens indirekt die Vor-
stellung einer Herkunftsangabe weckt. In solchen Fällen besteht die Ge-
fahr der Irreführung, falls die mit dem Zeichen versehenen Waren nicht
dort hergestellt werden (BGE 132 III 770 E. 2.1 COLORADO mit zahlrei-
chen Hinweisen, BGE 4A.14/2006 vom 7. Dezember 2006 E. 4.1 CHAMP,
BGE 128 III 454 E. 2.2 YUKON).
11.3 Herkunftsangaben sind nach Art. 47 Abs. 1 MSchG direkte oder indirekte Hin-
weise auf die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, ein-
schliesslich Hinweise auf die Beschaffenheit oder Eigenschaften, die mit der
Herkunft zusammenhängen. Der Gebrauch unzutreffender Herkunftsanga-
ben ist unzulässig; ebenso der Gebrauch von Bezeichnungen, die mit einer
unzutreffenden Herkunftsangabe verwechselbar sind, und von Namen, Ad-
ressen oder Marken im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen
fremder Herkunft, wenn sich daraus eine Täuschungsgefahr ergibt (Art. 47
Abs. 3 MSchG). Nach Art. 47 MSchG gilt jede Angabe als Herkunftsangabe,
die direkt oder indirekt als Hinweis auf die geografische Herkunft eines Pro-
dukts verstanden wird, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob die geografische
Herkunft dem bezeichneten Produkt einen bestimmten Ruf verleiht. Der Ver-
kehr soll vor täuschenden oder irreführenden Erwartungen über die geografi-
sche Herkunft bewahrt werden, auch wenn damit keine bestimmten Erwartun-
gen an Qualität, Eigenschaften oder Wertschätzung der gekennzeichneten
Produkte geweckt werden. Die Beurteilungskriterien für die Gefahr der Täu-
schung oder Irreführung über die geografische Herkunft sind weitgehend die-
selben, die für das Irreführungsverbot gemäss Art. 2 Bst. c MSchG gelten
(BGE 132 III 770 E. 3.1 COLORADO mit zahlreichen Hinweisen).
Nicht unter den Begriff der Herkunftsangabe fallen nach Art. 47 Abs. 2
12
MSchG geografische Namen und Zeichen, die von den massgebenden
Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine bestimmte Herkunft der Waren
oder Dienstleistungen verstanden werden. Dazu gehören insbesondere
Fantasiezeichen, welche von den massgebenden Abnehmerkreisen - trotz
bekanntem geografischem Gehalt - offensichtlich nicht als Hinweis auf die
Herkunft einer Ware oder Dienstleistung interpretiert werden (vgl. BGE 128
III 454 E. 2.1.2 YUKON mit Hinweisen).
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden im Gegensatz zu
Zeichen des Gemeingutes (BGE 129 III 225 E. 5.3 MASTERPIECE)
Grenzfälle irreführender, gegen geltendes Recht, die öffentliche Ordnung
oder die guten Sitten verstossende Zeichen nicht zur Eintragung zugelas-
sen (BGer in PMMBl 1994 I S. 76 ALASKA, BGer in PMMBI 1996 S. 25
SAN FRANCISCO 49ers).
11.4 Die Vorinstanz wies das Markeneintragungsgesuch auch zurück, mit der
Begründung, beim vorliegenden Zeichen könne davon ausgegangen wer-
den, dass "SWITZERLAND" als englische Bezeichnung der Schweiz auf-
grund der häufigen werbemässigen Verwendung und aufgrund seiner star-
ken phonetischen und optischen Ähnlichkeit mit dem französischen und
deutschen Wort "Suisse" bzw. "Schweiz" allgemein bekannt sei. Das Wort
"Switzerland" wecke demnach beim Schweizer Publikum Erwartungen be-
züglich der geographischen Herkunft der beanspruchten Waren. Aus die-
sem Grund bestehe die Gefahr der Irreführung des Publikums, sollte die
Ware nicht aus der Schweiz stammen. Nur eine Einschränkung der Wa-
renliste auf Produkte schweizerischer Herkunft lasse die Täuschungsge-
fahr entfallen.
11.5 Dem hält die Beschwerdeführerin im Wesentlichen entgegen, der Marken-
bestanteil "la prairie of Switzerland" beziehe sich auf die Hinterlegerin als
Gesellschaft. Deswegen sei auch die Einschränkung auf eine "schweizeri-
sche Herkunft" nicht notwendig.
11.6 Es ist sicher zutreffend, dass nicht jede Angabe, welcher gemäss Lexikon
eine geographische Bedeutung zukommt, vom Abnehmer auch in diesem
Sinne herkunftsbezogen verstanden wird; fehlt ein entsprechendes Ver-
ständnis, so entfällt auch das Risiko einer Herkunftstäuschung (EUGEN
MARBACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Im-
materialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel
1996, Markenrecht, S. 72). Es gilt deswegen abzugrenzen, welche Zeichen
effektiv herkunftsbezogene Erwartungen wecken.
11.7 Aus den im Yukon Urteil entwickelten Beurteilungskriterien lässt sich ent-
nehmen, dass die Bezeichnung SWITZERLAND notorisch und weltweit als
englische Übersetzung für die offizielle landesinterne Bezeichnung von
Schweiz, Suisse, Svizzera bekannt ist. In diesem Sinne kann SWITZER-
LAND nicht als Fantasiezeichen verstanden werden (vgl. BGE 79 II 98 E.
1d). SWITZERLAND gilt auch nicht als Herkunftangabe, die sich im Ver-
kehr als Kennzeichen für ein einzelnes Unternehmen durchgesetzt hat
(vgl. BGE 125 III 193 E. 1c; 117 II 321 E 3a) und auch nicht als Herkunfts-
bezeichnung, die sich zu Gattungsbezeichnung gewandelt hat und bei der
kein Bezug mehr zum betreffenden Ort hergestellt werden kann. SWIT-
13
ZERLAND kann anderseits offensichtlich als geografische Bezeichnung in
den Augen der massgeblichen Verkehrskreise als Produktions-, Fabrika-
tions- oder Handelsort der bezeichneten Waren und Dienstleistungen in
Frage kommen (BGE 117 II 321 E. 3a).
11.8 Die Bezeichnung SWITZERLAND wird von den massgeblichen Verkehrs-
kreisen in der Schweiz in der Regel als Herkunftangabe aufgefasst. Die
strittige Marke vermag daher in der Schweiz auch die Erwartung zu we-
cken, die mit ihr bezeichneten Waren würden nicht in einem anderen Land
hergestellt. Mit SWITZERLAND wird auf das in Europa zentral gelegene,
wirtschaftlich bedeutende Land hingewiesen, das unter anderem eine aus-
geprägte Bekanntheit und einen besonderen Ruf für teuere, hochwertige
und exklusive Produkte – wie "la prairie" im Kosmetikmarkt – geniesst. Es
ist deswegen davon auszugehen, dass das Publikum die Bezeichnung
SWITZERLAND kennt und darin eine geografische Bedeutung sieht. Die
Bezeichnung wird daher als Herkunftsangabe der damit bezeichneten Wa-
ren verstanden. Entscheidend ist die durch die Marke bewirkte Gedanken-
verbindung (vgl. BGE 128 III 462).
11.9 Die Beschwerdeführerin führt aus, die geografische Bezeichnung beziehe
sich auf die Hinterlegerin als Gesellschaft.
Die Möglichkeit einer Kollision zwischen einer Firma und einer Herkunfts-
bezeichnung ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Trotz der abstrak-
ten Firmenprüfung durch das kantonale Handelsregisteramt bzw. das Eid-
genössische Amt für das Handelsregister ist eine Kollision möglich, wenn
die Firma nachträglich irreführend wird, beispielsweise wenn der Firmenin-
haber seinen Geschäftssitz verlegt oder die Geschäftstätigkeit ausweitet
(CHRISTOPH WILLI, a. a. O., Art. 47 N. 36; mit Hinweise auf BGE 117 II 192;
108 II 132). In der heutigen durch eine erhöhte Mobilität charakterisierte
Betriebswirtschaft ist es deswegen nicht undenkbar, dass die Firma ihren
Standort bzw. ihren Sitz ins Ausland verlagert. Eine Täuschungsgefahr er-
scheint aus dieser Konstellation a priori nicht ausgeschlossen zu sein.
12. Es stellt sich nach dem gesagten heraus, dass der strittigen Marke durch
den angebrachten Schriftzug Unterscheidungskraft verliehen wird. Die zu-
sätzliche gut ersichtliche Bezeichnung SWITZERLAND vermag eine abs-
trakte Täuschungsgefahr nicht auszuschliessen. Das Hauptbegehren ist
deswegen abzuweisen und das Eventualbegehren gutzuheissen.
13. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin be-
züglich des Eventualbegehrens. Insofern ist die Beschwerde teilweise gut-
zuheissen. Sie hat somit einen Teil der Gerichtsgebühr zu tragen (Art. 63
Abs. 1 VwVG) und es ist ihr eine entsprechend reduzierte Parteientschädi-
gung zuzuerkennen (Art. 64 VwVG i. V. m. Art. 7 Abs. 2 des Reglements
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
vom 11. Dezember 2006 [VGKE, SR 173.320.2]). Angesichts des Aus-
gangs des Verfahrens bzw. unter Berücksichtigung, dass die Marke, wenn
auch mit dem Zusatz bezüglich der Herkunft, eintragunsfähig ist, rechtfer-
tigt sich, der Beschwerdeführerin ¼ der Verfahrenskosten aufzuerlegen
14
und ihr eine Parteientschädigung von ca. ¾ einer vollen Entschädigung zu-
zusprechen.
13.1 Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens ist nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller
Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des
Reglements vom 11. Dezember 2006 über Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht, VGKE, SR 173.320.2). Bei Markenein-
tragungsgesuchen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr
richtet sich demnach nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung
des Streitwertes hat sich an den Erfahrungswerten zu orientieren, wobei
bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr.
50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundes-
gerichts 4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen).
13.2 Da die Beschwerdeführerin eine angemessen erscheinende Kostennote
eingereicht hat, ist die Entschädigung auf Grundlage des geltend gemach-
ten Betrages in Höhe von Fr. 2'216.55 (inkl. MWSt) festzusetzen (Art. 14
Abs. 1 VGKE; Art. 8 der Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten
und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren, SR 172.041.0). Besteht
keine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen
Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die
Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesge-
setzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen
Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorins-
tanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eige-
nem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der
Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG).
Gestützt darauf erliess sie die angefochtene Verfügung in eigenem Namen
und kassierte auch in eigenem Namen die dafür vorgesehene Gebühr. Die
Vorinstanz ist darum zur Zahlung der Parteientschädigung zu verpflichten.
Gestützt auf die eingereichte Honorarnote wir der Beschwerdeführerin eine
(ermässigte) Parteientschädigung von Fr. 1'700.- zugesprochen.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird im Sinne des Eventualbegehrens gutgeheissen und
die Verfügung vom 20. Dezember 2006 des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum aufgehoben. Das Eidgenössische Institut für Geistiges
Eigentum wird angewiesen, die Marke gemäss Gesuch Nr. 894/2006 mit
dem Zusatz "Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, alle vorgenannten
Waren schweizerischer Herkunft" im schweizerischen Markenregister ein-
zutragen.
Soweit weitergehend wird die Beschwerde abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- wird der Beschwerdeführerin im Um-
fang von ¼, ausmachend Fr. 625.-, auferlegt und nach Eintritt der Rechts-
kraft dieses Urteils mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-
verrechnet, weshalb ihr der Betrag von Fr. 1'875.- zurückzuerstatten sein
wird.
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3. Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 1'700.- (inkl. MWST)
zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 894/2006, mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichts-
urkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff,, 90 ff., und 100
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift
ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Anga-
be der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und
die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl.
Art. 42 BGG).
Versand am: 19. Oktober 2007