B-1637/2015 - Abteilung II - Widerspruchssachen - Widerspruchsverfahren Nr. 12829 IR 992'201 FEMIBIO...
B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l








Abteilung II
B-1637/2015



Ur t e i l vom 1 4 . S e p t embe r 2 0 1 5
Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter David Aschmann; Richter Pietro Angeli-Busi;
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.




Parteien
Pileje SAS,
37, quai de Grenelle, FR-75015 Paris,
vertreten durch Dr. iur. LL.M. Christoph Gasser,
Rechtsanwalt, Staiger, Schwald & Partner AG,
Genferstrasse 24, Postfach 2021, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin, Widerspruchsgegnerin,



gegen


Merck KGaA,
Frankfurter Strasse 250, DE-64293 Darmstadt,
vertreten durch Jean Marcel Wälchli, Rechtsanwalt,
Bovard AG,
Optingenstrasse 16, Postfach, 3000 Bern 25,
Beschwerdegegnerin, Widersprechende,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.




Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 12829
IR 992'201 FEMIBION (fig.) / IR 1'128'000 FEMINABIANE.
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Sachverhalt:
A.
Die Schutzausdehnung der internationalen Wortmarke Nr. 1'128'000 "FE-
MINABIANE" auf die Schweiz wurde der Vorinstanz am 27. September
2012 notifiziert und am 4. Oktober 2012 in der Gazette OMPI des marques
internationales Nr. 37/2012 veröffentlicht. Die auf einer französischen Ba-
siseintragung beruhende Marke ist für folgende Waren eingetragen:
05 Compléments nutritionnels à usage médical; compléments nutritionnels à
usage non médical à base d'extrait de fruits et de légumes; compléments nu-
tritionnels à usage non médical à base d'extrait de céréales; 32 Pré-
paration pour boisson sans alcool à base d'extraits de fruits, de légumes, de
céréales; eaux minérales et autres boissons non acooliques.
B.
Die Beschwerdegegnerin legte am 29. Januar 2013 Widerspruch gegen
die Schutzausdehnung dieser Marke ein und beantragte deren vollumfäng-
lichen Widerruf. Der Widerspruch stützt sich auf die internationale
Wort/Bildmarke Nr. 922'201 "femibion (fig.)" mit deutscher Basiseintra-
gung, welche am 14. November 2008 im Internationalen Register eingetra-
gen wurde und wie folgt aussieht:


Das Zeichen beansprucht Schutz für folgende Waren:
05 Préparations pharmaceutiques; produits diététiques à base de vitamines,
minéraux, oligo-éléments. Huiles et graisses, seuls ou associés;
29 Produits diététiques ou compléments alimentaires (autres qu'à usage mé-
dical), à base de protéines avec ajout de vitamines, minéraux, produits pro-
biotiques, seuls ou associés, compris dans cette classe;
30 Produits diététiques ou compléments alimentaires (autres qu'à usage mé-
dical) à base de glucides, avec ajout de vitamines, minéraux, sels, seuls ou
associés, compris dans cette classe.

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C.
Die Vorinstanz erliess am 14. Februar 2013 eine provisorische vollumfäng-
liche Schutzverweigerung und forderte die Widerspruchsgegnerin (hier Be-
schwerdeführerin) auf, eine Stellungnahme zum Widerspruch einzu-
reichen.
D.
Die Widerspruchsgegnerin bestritt mit Widerspruchsantwort vom 1. No-
vember 2013 eine Zeichen- und Warengleichartigkeit sowie eine Ver-
wechslungsgefahr und ersuchte um Abweisung des Widerspruchs. Zur Be-
gründung berief sie sich unter anderem darauf, dass die Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke aufgrund des gemeinfreien Zeichenbestand-
teils "femi-" schwach sei und das Zeichen somit nur über einen geringen
Schutzumfang verfüge. Ausserdem beziehe sich die Endung "-BIANE" auf
die Familienmarken der Widerspruchsgegnerin.
E.
In ihrer Replik vom 6. Mai 2014 machte die Widersprechende (hier Be-
schwerdegegnerin) im Wesentlichen geltend, dass es sich beim Zeichen-
bestandteil "bion" um ein Serienzeichen handle, "femibion" als eingetra-
gene Marke unterscheidungskräftig sei und über einen normalen originä-
ren Schutzumfang verfüge. Überdies reichte sie Belege ein, welche ihrer
Auffassung nach beweisen, dass das Zeichen femibion über einen über-
durchschnittlichen Bekanntheitsgrad und folglich über einen erhöhten
Schutzumfang verfüge. Unter Beachtung der Warengleichheit sei somit
eine Verwechslungsgefahr gegeben.
F.
Die Widerspruchsgegnerin hielt mit Duplik vom 4. November 2014 an Ihrer
Argumentation fest und führte weiter an, dass die Widersprechende die
Unterscheidungskraft mit der Kennzeichnungskraft einer Marke ver-
wechsle. Die Tatsache, dass das IGE ein Zeichen als unterscheidungskräf-
tig und somit unter dem Gesichtspunkt der absoluten Ausschlussgründe
als eintragungsfähig betrachte, sage noch nichts über die Kennzeich-
nungskraft aus, da diese die relativen Ausschlussgründe betreffe. Auch von
der Eintragung einer Markenserie könne nicht auf eine starke Kennzeich-
nungskraft geschlossen werden, da letztere eine Bekanntheit der Serien-
marke beim Publikum voraussetze. Schliesslich seien die von der Wider-
sprechenden eingereichten Belege untauglich, um die behauptete Be-
kanntheit und langjährige Aufbauarbeit der Marke femibion nachzuweisen.
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G.
Nach Abschluss des Schriftenwechsels am 11. November 2014 verfügte
die Vorinstanz am 10. Februar 2015 die vollumfängliche Gutheissung des
Widerspruchs und verweigerte die Schutzausdehnung des Zeichens
FEMINABIANE für die Schweiz definitiv. Sie ist der Auffassung, dass eine
Warengleichheit bzw. Gleichartigkeit bestehe, da beide Marken Schutz für
Nahrungsergänzungsmittel beanspruchen und die von der angefochtenen
Marke beanspruchten "préparation pour boisson sans alcool à base
d'extraits de fruits, de légumes, de céréales; eaux minérales et autres bois-
sons non alcooliques (Klasse 32)" gleichartig zu den dietätischen Produk-
ten und Nahrungsergänzungsmitteln der Widerspruchsmarke seien. Die
Zeichen seien sich in schriftbildlicher und phonetischer Weise ähnlich und
es liege kein unterschiedlicher Sinngehalt vor, welcher die Zeichenähnlich-
keit im Schrift- und Klangbild kompensieren könne. Da ohnehin eine Ver-
wechslungsgefahr gegeben sei, könne die Frage der Bekanntheit der Wi-
derspruchsmarke offen gelassen werden.
H.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 12. März 2015
Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Aufhe-
bung der angefochtenen Verfügung, die Abweisung des Widerspruchs so-
wie die Gewährung der Schutzausdehnung des Zeichens
FEMINABIANE auf die Schweiz, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen
zu Lasten der Beschwerdegegnerin. Zur Begründung macht sie geltend,
dass keine Warengleichheit und höchstens eine schwache Warengleichar-
tigkeit gegeben sei. So seien Nahrungsergänzungsmittel für medizinische
Zwecke und pharmazeutische Produkte nicht substituierbar und verlangten
für die Herstellung gänzlich unterschiedliches Fachwissen. Weiter sei die
Widerspruchsmarke im Gegensatz zur angefochtenen Marke nicht für Nah-
rungsergänzungsmittel auf der Basis von Früchten, Gemüsen und Cerea-
lien eingetragen, sondern für "vitamines, minéraux, oligo-élements, huiles
et graisses (Klasse 5)" bzw. "avec ajout de vitamines, minéraux, produits
probiotiques, seuls ou associés, compris dans cette classe (Klassen 29
und 30)". Zwischen Nahrungsergänzungsmitteln und pharmazeutischen
Erzeugnissen könne bereits angesichts der unterschiedlichen Zweckbe-
stimmung keine Warengleichartigkeit vorliegen. Auch die Waren "prépara-
tion pour boisson sans alcool à base d'extraits de fruits, de légumes, de
céréales; eaux minérales et autres boissons non alcooliques (angefoch-
tene Marke, Klasse 32) und Nahrungsergänzungsmittel seien keineswegs
gleich, stünden üblicherweise nicht unter der Kontrolle derselben Hersteller
und würden nicht über dieselben Kanäle vertrieben. Die Vorinstanz lege
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den Inhalt bestimmter Begriffe vorliegend zu Unrecht in Abhängigkeit von
anderen in diesem Waren- und Dienstleistungsverzeichnis aufgeführten
Begriffe aus.
Weiter ist die Beschwerdeführerin der Meinung, dass keine Ähnlichkeit im
Schriftbild gegeben sei, da sich acht Buchstaben, vier Vokale und vier Sil-
ben der Widerspruchsmarke elf Buchstaben, sechs Vokalen und sechs Sil-
ben der angefochtenen Marke gegenüberstünden. Die Wortenden "-bion"
bzw. "-biane" unterschieden sich sehr wohl, wobei der gemeinsame Wort-
anfang "femi-" ohnehin kennzeichnungsschwach und für die Beurteilung
der Zeichenähnlichkeit somit unbeachtlich sei. Auch im Wortklang seien
sich die Marken unähnlich, da sich Silbenzahl, Silbenträger, Silbengipfel
und Vokalfolgen unterschieden. Im Gegensatz zu "-biane" vermittle der Zei-
chenbestanteil "-bion" der Widerspruchsmarke einen Sinngehalt, nament-
lich "Für die Frau – biologisch", womit von einer schwachen Kennzeich-
nungskraft und entsprechend geringerem Schutzumfang der Wider-
spruchsmarke auszugehen sei. Ausserdem würden die von der Wider-
spruchsmarke beanspruchten pharmazeutischen Erzeugnisse und Spezi-
alnahrungsmittel von den massgeblichen Verkehrskreisen mit einer erhöh-
ten Aufmerksamkeit nachgefragt, was die ohnehin fehlende Verwechs-
lungsgefahr weiter senke.
I.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 23. April 2015 auf eine Ver-
nehmlassung und beantragte unter Hinweis auf die Begründung im ange-
fochtenen Entscheid, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
J.
In der Beschwerdeantwort vom 6. Mai 2015 vertrat die Beschwerdegegne-
rin die Ansicht, dass eine Warengleichartigkeit zwischen "Préparations
pharmaceutiques" der Widerspruchsmarke und "Compléments nutriti-
onnels à usage médical" der angefochtenen Marke sowie zwischen "Com-
pléments alimentaires" der Widerspruchsmarke und "Compléments nutriti-
onnels" der angefochtenen Marke bestehe. Die angebotenen Waren beider
Zeichen richteten sich an werdende Mütter und enthielten unter anderem
Folsäure, womit eine Warengleichheit umso mehr gegeben sei. Zuerst sei
das Produkt "Femibion" der Beschwerdegegnerin auf dem Markt gewesen,
etwas später dasjenige der Beschwerdeführerin. Die Endung "-BIANE" der
angefochtenen Marke suggeriere dem Zielpublikum zu Unrecht, dass es
sich bei den Produkten der Beschwerdeführerin um eine weiterentwickelte
Version der femibion-Produkte handle. Da die Verschiedenheit der Zeichen
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unter Beachtung der Warengleichartigkeit zu gering sei, müsse eine Ver-
wechslungsgefahr bejaht werden.
K.
Mit Replik vom 21. Mai 2015 machte die Beschwerdeführerin geltend, im
vorliegenden Verfahren sei ausschliesslich auf die Registereinträge abzu-
stellen, weshalb die Beschwerdegegnerin aus dem direkten Produktver-
gleich nichts für sich gewinnen könne. Auch seien die Hinweise der Be-
schwerdegegnerin auf die angeblichen Zeitpunkte der Markteintritte der
Waren der Parteien unerheblich. Um dieses Vorbringen der Beschwerde-
gegnerin dennoch zu widerlegen, reichte die Beschwerdeführerin eine
Rechnung aus dem Jahre 2001 ein, welche ihrer Auffassung nach die Ge-
brauchspriorität der angefochtenen Marke zur Widerspruchsmarke nach-
weist. Die Beschwerdeführerin bestreitet sodann, dass FEMIBIANE eine
Weiterentwicklung der Widerspruchsmarke femibion suggerieren würde.
L.
Die Beschwerdegegnerin führte in ihrer Duplik vom 17. Juni 2015 an, dass
die mutmassliche Einrede einer Einschränkung zugunsten vorbenützter
Zeichen der Beschwerdeführerin im Widerspruchsverfahren unzulässig
und damit unbeachtlich sei. Die eingereichte Rechnung der Beschwerde-
führerin lasse nicht erkennen, um was für ein Produkt es sich handle, womit
keinerlei Rückschluss darauf gemacht werden könne, dass diese Rech-
nung vorliegend beanspruchte Waren zum Gegenstand habe. Sollte es
sich um eine Warenmustersendung gehandelt haben, so begründe dies
noch keine Rechte zugunsten vorbenützter Zeichen. Ausserdem verfüge
die Beschwerdegegnerin über die noch älteren internationalen Marken Nr.
681'662 und 684'199 femibion (fig.), womit die Beschwerdeführerin ohne-
hin kein Anspruch auf eine Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen
geltend machen könne.
M.
Der Schriftenwechsel wurde mit Verfügung des Bundesverwaltungsge-
richts vom 23. Mai 2015 unter Vorbehalt weiterer Parteieingaben und/oder
Instruktionen abgeschlossen. Eine mündliche Parteiverhandlung fand nicht
statt und wurde auch nicht beantragt.
Auf die vorstehend genannten und weiteren Vorbringen der Parteien wird,
sofern erforderlich, in den untenstehenden Erwägungen eingegangen.

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Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-
gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
und 33 lit. e VGG).
Als Widerspruchsgegnerin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor
der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes
Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde
legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt
(Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich aus-
gewiesen (Art. 11 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt
(Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen
vor. Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann innert einer Frist von 3 Monaten
nach einer Markeneintragung Widerspruch hiergegen erheben, wenn diese
seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienst-
leistungen wie diese bestimmt ist, so dass sich daraus eine Verwechs-
lungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Marken-
schutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Für internati-
onale Marken mit Schweizer Schutzlanddesignation beginnt die dreimona-
tige Widerspruchsfrist am ersten Tag des Monats zu laufen, der dem Monat
der Veröffentlichung im Publikationsorgan (Gazette) der WIPO folgt (Art.
50 Abs. 1 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV,
SR 232.111]).
Die Beschwerdegegnerin bzw. Widersprechende hat somit rechtzeitig Wi-
derspruch gegen die Eintragung des Zeichens IR 1'128'000 FEMINABI-
ANE erhoben.
2.2 Die Gleichartigkeit der Waren oder Dienstleistungen beurteilt sich an-
hand der Eintragungen im Register (Urteile des BVGer B-137/2009 vom
30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Commodity Index;
B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia; B-7437/2006 vom
5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy). Gleichartigkeit liegt vor, wenn die ange-
sprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die un-
ter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren
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würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus
ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter
der Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Un-
ternehmen hergestellt (Urteile des BVGer B-6665/2010 vom 21. Juli 2011
E. 5.1 Home Box Office/Box Office; B-4159/2009 vom 25. November 2009
E. 3.1 Efe/Eve mit Hinweisen). Für die Annahme gleichartiger Waren und
Dienstleistungen sprechen deshalb eine einheitliche Wertschöpfungskette,
ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der zu vergleichen-
den Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehö-
rigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des
BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding; B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; GALLUS JOLLER, in: Michael G.
Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz
[MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 300), oder dass sich die Waren oder Dienst-
leistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einord-
nen lassen (Urteile des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.2
Calida/Calyana; B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 Lido Champs-
Elysées Paris/Lido Exclusive Escort; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 246).
2.3 Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft
der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren
und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (JOLLER,
a.a.O., Art. 3 N. 45). Ob zwischen der Widerspruchsmarke und der ange-
fochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr besteht, ist aus der Sicht der
massgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, welche die Marken in ihrem
Erinnerungsbild auseinanderhalten können sollen (BGE 121 III 377 E. 2a
Boss/Boks; 119 II 473 E. 2d Radion/Radomat; Urteil des BVGer
B-6732/2014 vom 20. Mai 2015 E. 2.1 Calida/Calyana). Zwischen der Zei-
chenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen als
Kriterien der Verwechslungsgefahr besteht eine Wechselwirkung: An die
Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen,
je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der zu vergleichenden Mar-
ken sind, und umgekehrt. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen,
wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistun-
gen bestimmt sind (BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; 128 III 99 E. 2c
Orfina; 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; LUCAS DAVID, in: Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Mo-
dellgesetz, Basel 1999, MSchG Art. 3, N. 8).
2.4 Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist zu berücksichtigen, dass
das angesprochene Publikum die Zeichen in der Regel nicht gleichzeitig
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vor sich hat. Deshalb ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die sich
gegenüberstehenden Marken in der Erinnerung der angesprochenen Ver-
kehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a Boss/Boks; EUGEN MAR-
BACH, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Imma-
terialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl., Basel 2009, N. 867).
Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen
Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Enthält eine
Marke charakteristische Wort- wie Bildelemente, können diese den Erinne-
rungseindruck mitprägen (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai
2014 E. 3.4 Tivo/Tivù Sat HD (fig.); B-4159/2009 vom 25. November 2009
E. 2.4 Efe/Eve).
Für die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Erscheinungs-
bild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgeblich (BGE 127 III 160
E. 2b/cc Securitas; BGE 121 III 377 E. 2b Boss/Boks). Markenzeichen sind
in der Regel schon dann ähnlich, wenn sie nur in einem einzigen der auf-
gezählten Aspekte übereinstimmen (DAVID, a.a.O., Art. 3, N. 17; MARBACH,
a.a.O., N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl,
die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das
Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buch-
staben. Schliesslich ist zu beachten, dass dem Wortanfang in der Regel
eine erhöhte Bedeutung zukommt, da er besser im Gedächtnis haften
bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; BGE 122 III 382 E. 5a Kamil-
losan/Kamillan; Urteile des BVGer
B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally; B-6012/2008 vom
25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex; B-7934/2007 vom 26. Au-
gust 2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid).
2.5 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der
Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzu-
rechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren Zeichen ver-
sehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markenin-haber zuge-
rechnet werden. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist anzunehmen,
wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird;
eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrs-
kreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber wirtschaftliche
Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht
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bestehen (vgl. BGE 128 III 96 E. 2a Orfina; 127 III 160 E. 2a Securitas; Ur-
teil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 in sic! 2002 S. 99 E. 1b
Stoxx/StockX [fig.]).
2.6 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang
der Widerspruchsmarke ab (Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Feb-
ruar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinweisen). Schwache Marken,
deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen, ver-
fügen über einen geringen Schutzumfang, so dass bereits bescheidene
Abweichungen genügen können, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit
zu schaffen (vgl. Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2
jump/Jumpman; B-5477/2007 vom 28. Februar 2008, E. 6 Regulat/H2O3
pH/ Regulat; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6, Aromata/Aromathera;
MARBACH, a.a.O., N. 981). Zum Gemeingut gehören namentlich Sachbe-
zeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die
Bestimmung, den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die
Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen, für welche das Zeichen
hinterlegt wurde, sofern dies von den Verkehrskreisen ohne besondere
Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden wird und sich nicht in blos-
sen Anspielungen erschöpft (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 akustische Marke;
Urteile des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood;
B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood und B-985/2009 vom 27.
August 2009 E. 2 Bioscience
Accelerator). Allgemeinen Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anprei-
sungen kommt ebenfalls Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1
Masterpiece; Urteil des BGer 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3 we
make ideas work; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012
E. 4.1 Noblewood). Die Verwechslungsgefahr kann im Gesamteindruck
entfallen, wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwa-
chen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen verbun-
den wurde (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5
Tivo/Tivù Sat HD (fig).; B-502/2009 vom 3. November 2009 E. 5.2.1
Premium ingredients, s.l. (fig.)/Premium Ingredients International (fig.).
2.7 Als stark gelten dagegen Marken, die entweder aufgrund ihres beson-
ders fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber aufgrund ihres intensiven
Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit erlangt haben (BGE 122 III
385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Okto-
ber 2004 E. 2.2 Yello; DAVID ASCHMANN in:
Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutz-
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Seite 11
gesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 198 f.). Bekannte Marken ge-
niessen einen erhöhten Schutzumfang bei der Zeichenähnlichkeit sowie
einen erweiterten Gleichartigkeitsbereich, weil die Wahrscheinlichkeit von
Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Konsumenten ähnliche Dritt-
marken missdeuten, steigt (BGE 128 III 441 E. 3.1 Appenzeller; 128 III 97
E. 2a f. Orfina; 127 III 160 E. 2bb Securitas; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 74
ff.).
2.8 Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die
Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pfle-
gen. Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist, ohne dabei die Auf-
fassung spezialisierterer Verkehrskreise oder Zwischenhändler und -händ-
lerinnen aus den Augen zu verlieren, besonders die Auffassung des allge-
meinen Publikums beziehungsweise der Endabnehmer und -abneh-merin-
nen massgebend, wenn diese die grösste Teilmenge bilden (Urteile des
BVGer B-6103/2013 vom 14. November 2013 E. 3.2 TUI
Holly/HollyStar; B-3541/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.2 Luminous). Im
Einzelfall ist somit zu bestimmen, an welche Abnehmerkreise sich das frag-
liche Produkt richtet (Urteil des BGer 4A_6/2013 vom 16. April 2013 E.
3.2.4 Wilson). Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispiels-
weise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als
bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger ge-
schlossenen Kreis beispielsweise von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE
126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; 122 III 382 E. 3a
Kamillon/Kamillosan; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004
E. 2.3 Yello).
2.9 Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmar-
ken, die beide für Pharmazeutika oder dietätische Produkte registriert sind,
hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer
Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich ent-
weder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschie-
den (BGE 78 II 381 E. 1 Alucol/Aludrox; Urteile des BVGer B-953/2013
vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 Cizello/Scielo; B-5871/2011 vom 4. März
2013 E. 6 Gadovist/Gadogita; B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 7 Le-
vane/Levact; RKGE in sic! 2003 S. 345 ff. Mobilat/Mobigel; RKGE in sic!
2005 S. 576 ff. Silkis/Sipqis; RKGE in sic! 2003 S. 500 ff. Rivotril/Rimostil;
RKGE in sic! 2000 S. 704 ff. Nasobol/Nascobal; RKGE in sic! 1999 S. 650
ff. Monistat/Mobilat; RKGE in sic! 1999 S. 568 ff.
B-1637/2015
Seite 12
Calciparine/Cal-Heparine; RKGE in sic! 1997 S. 294 ff.
Nicopatch/Nicoflash).
2.10 Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben o-
der hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur
schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor
allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben
von der angegriffenen Marke übernommen wurden (Urteil des BGer in
Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1985 S. 46
ff. Jade/Naiade; BVGE 2010/32 E. 7.4 Pernaton/Pernadol 400; Urteile des
BVGer B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.5 Cizello/Scielo; B-
5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita; B-5780/2009 vom
12. Januar 2010 E. 3.5 Sevikar/Sevcad; B-1700/2009 vom 11. November
2009 E. 7 Oscillococcinum/Anticoccinum; RKGE in sic! 2006 S. 337 E. 3 ff.
BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery [fig.]; RKGE in sic! 2003 S.
346 E. 5 Mobilat/Mobigel; RKGE in sic! 2000 S. 608 ff.
Tasmar/Tasocar; RKGE in sic! 1997 S. 295 ff. Exosurf/Exomuc; RKGE in
sic! 1997 S. 294 E. 2 Nicopatch/Nicoflash). Unterscheiden sich die An-
fangssilben nur geringfügig, kann dennoch eine Verwechslungsgefahr be-
stehen (BGE 101 II 290 Stugeron/Ugaron; RKGE in sic! 2005 S. 655 Lepo-
nex/Felonex; RKGE in SMI 1996 S. 467 Vit-a-cid/Phyt'acid; RKGE in SMI
1996 S. 328 Dromos/Stromos). Im Gegensatz zu den betonten Wortteilen
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas; 122 III 382 E. 5a
Kamillosan; Urteil des BVGer B-2678/2012 vom 7. März 2013 E. 7.2.1
Omix/Onyx) fallen unbetonte Wortendungen bei der Beurteilung der Ver-
wechslungsgefahr in der Regel weniger ins Gewicht (vgl. BGE 112 II 362
E. 2 Seccolino/Escolino; Urteil des BVGer B-953/2013 vom 15. Oktober
2013 E. 2.5 Cizello/Scielo; B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 7.3
Lawfinder/L; RKGE in sic! 2003 S. 973 ff. E. 4
Seropram/Citopram; JOLLER in Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 3 Rz. 153).
3.
Im vorliegend zu beurteilenden Fall sind zunächst die massgeblichen Ver-
kehrskreise, die Warengleichartigkeit und die Zeichenähnlichkeit zu prüfen,
um anschliessend die Verwechslungsgefahr zu beurteilen.
3.1 Die angefochtene Marke FEMINABIANE beansprucht Schutz für medi-
zinische Nahrungsergänzungsmittel der Klasse 5, die Widerspruchsmarke
femibion für pharmazeutische Präparationen derselben Klasse.
B-1637/2015
Seite 13
Bei pharmazeutischen Präparaten im Allgemeinen ist in erster Linie von
der Sichtweise der Endabnehmer auszugehen, zumal sich in solcher
Weise registrierte Heilmittel letztlich an das breite Publikum richten (vgl. Ur-
teile des BVGer B-3138/2013 vom 3. Oktober 2014 E. 2.3
Trileptal/Desileptal; B-1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1
Zurcal/Zorcala; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, E. 3.2
Sevikar/Sevcad; B-7934/2007 vom 29. August 2009 E. 3.3 Fructa/Fructaid;
B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 5.2 Levane/Levact). Das Verständnis
der entsprechenden Fachkreise ist als zusätzlicher Verkehrskreis bei Heil-
mitteln von untergeordneter Bedeutung, da die Verwechslungsgefahr bei
entsprechend geschulten Personen in der Regel kleiner sein dürfte, als aus
der Perspektive des Endverbrauchers (Urteil des BVGer B-3138/2013 vom
3. Oktober 2014 E. 2.3 Trileptal/Desileptal). Pharmazeutische Präparate
und diätetische Produkte zu medizinischen Zwecken werden mit einer er-
höhten Aufmerksamkeit erworben, da den Konsumenten bei Fehlkäufen
gesundheitliche Risiken drohen könnten. Die Verkehrskreise beider Wa-
renkategorien sind weitgehend deckungsgleich, da es sich hierbei um Per-
sonen handelt, die auf den medizinischen Zweck der Produkte angewiesen
sind bzw. Wert legen (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 29. August 2009
E. 3.4 Fructa/Fructaid).
Die übrigen beanspruchten Waren der angefochtenen Marke (Klasse 5:
Nahrungsergänzungsmittel zu nichtmedizinischen Zwecken, Klasse 32:
Getränkepräparate ohne Alkohol; Mineralwasser und andere nichtalkoho-
lische Getränke) und der Widerspruchsmarke (Klasse 5: Diätetische Pro-
dukte; Öle und Fette, Klasse 29 und 30: Diätetische Produkte und Nah-
rungsergänzungsmittel zu nichtmedizinischen Zwecken) richten sich eben-
falls in erster Linie an ein breites Publikum von Endabnehmern, werden im
Gegensatz zu medizinischen Erzeugnissen aber eher mit einer durch-
schnittlichen Aufmerksamkeit nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer
1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 4 Pernaton/Pernadol 400; B-7934/2007 vom
26. August 2009 E. 3.2 Fructa/Fructaid).
3.2 Beide Marken beanspruchen Schutz für Nahrungsergänzungsmittel
und diätetische Produkte aus verschiedenen Klassen und teilweise aus der
gleichen Klasse. Dass diese Produkte unterschiedliche Inhaltsstoffe haben
(so beispielsweise Früchte-, Gemüse- und Cerealienextrakten in Klasse 5
im Gegensatz zu Proteinen mit Vitamin- und Mineralienzusatz in Klasse
29) ändert entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin nichts an deren
hochgradigen Gleichartigkeit bzw. Gleichheit. So können beispielsweise di-
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Seite 14
ätetische Produkte auf Proteinbasis auch aus Früchte-, Gemüse- und Ce-
realienextrakten produziert werden. Nahrungsergänzungsmittel und diäte-
tische Produkte im Allgemeinen richten sich an ähnliche oder gleiche Ab-
nehmer und verfügen typischerweise oft über gleiche Vertriebsstätten.
Die medizinischen Nahrungsergänzungsmittel (Klasse 5) der Beschwerde-
führerin können unter pharmazeutische Präparate (Klasse 5) der Be-
schwerdegegnerin subsumiert werden und richten sich wie in E. 3.1 er-
wähnt an dieselben Verkehrskreise. Getränkepräparationen, Mineralwas-
ser und andere nichtalkoholische Getränke (Klasse 32; Beschwerdeführe-
rin) können diätetische Produkte (Klassen 5, 29 und 30; Beschwerdegeg-
nerin) darstellen und Nahrungsergänzungsmittel enthalten, womit auch
diese Waren zumindest gleichartig sind.
Es kann festgehalten werden, dass die beanspruchten Waren gleichartig
und teilweise gleich sind. Da das Risiko einer Verwechslung umso grösser
ist, je ähnlicher sich die Waren sind, ist bei der Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr (vgl. nachfolgend E. 5) folglich ein eher strenger Massstab an-
zulegen.
4.
Bei der Widerspruchsmarke femibion (fig.) handelt es sich um eine
Wort/Bildmarke, bei welcher der Zeichenanfang "fem-" kursiv gehalten ist
und der Buchstabe "o" in Form eines Venussymbols stilisiert ist. Unmittel-
bar über dem Schriftzug befindet sich ein Bogen. Diese grafischen Be-
standteile sind nicht stark charakteristisch und kennzeichnungskräftig für
die Marke als Ganzes, weshalb wie von der Vorinstanz angeführt davon
auszugehen ist, dass die Käufer sich im Geschäftsverkehr überwiegend
am wörtlichen Bestandteil orientieren. Nachfolgend wird daher vorab auf
das Wortelement femibion abgestellt und die Zeichenähnlichkeit unter den
Aspekten des Wortklangs, des Schriftbildes sowie des Sinngehalts geprüft.
4.1 Die Zeichen femibion und FEMINABIANE verfügen über denselben
Zeichenanfang "femi-" sowie über ähnliche Wortendungen ("-bion" vs. "-BI-
ANE"). Insbesondere in der französischen Sprache wird "–BIANE" mit ei-
nem unbetonten "E" ähnlich wie "-bion" ausgesprochen. Unterschiede be-
stehen dagegen in der Silbenzahl. Bei der angefochtenen Marke ist zwi-
schen dem gleichlautenden Wortanfang und dem ähnlichen Wortende ein
"-NA-" eingeschoben, womit die angefochtene Marke je nach
Aussprache 5 oder 6 Silben hat, die Widerspruchsmarke dagegen 4
B-1637/2015
Seite 15
(FE-MI-NA-BI-AN(E) oder FE-MI-NA-BI-A-NE vs. FE-MI-BI-ON). Die Zei-
chen bestehen aus 11 bzw. 8 Buchstaben, die Vokalfolgen lauten
E-I-A-I-A-E und E-I-I-O. Dass die Widerspruchsmarke in Kleinbuchstaben
und die angefochtene Marke in Grossbuchstaben geschrieben ist, ist für
die Beurteilung des Schriftbildes nicht von ausschlaggebender Bedeutung
(vgl. Urteil des BVGer B-317/2010 vom 13. September 2010 E. 6.3
Lifetex/LIFETEA).
Da Wortbeginn und -ende besonders gut im Gedächtnis haften bleiben,
kommt diesen Elementen bei der Beurteilung des Wortklangs und des
Schriftbildes eine höhere Bedeutung zu als dazwischengeschobenen Sil-
ben (BGE 122 III 382 E. 5a Kamillosan/Kamillan; Urteil des BVGer
B-6146/2007 vom 25. Februar 2008 E. 8 WELEDA/La Weda). Angesichts
des identischen Zeichenanfangs, der ähnlichen Endung und der eher un-
beachtlichen eingeschobenen Silbe "NA" der angefochtenen Marke sind
die Zeichen daher sowohl schriftbildlich als auch im Wortlaut ähnlich.
4.2 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, dass femibion der Sinngehalt
von "für die Frau – biologisch" zukomme, FEMINABIANE dagegen über
keinen bestimmten Sinngehalt verfüge.
Im Zeichenbeginn "fem-" bzw. "femi-", kann ein Hinweis auf das weibliche
Geschlecht erblickt werden. Dass dieser Hinweis in beiden Zeichen vor-
kommt, verstärkt die Zeichenähnlichkeit zusätzlich. Wie die Vorinstanz
ausführt, ist der Sinngehalt der Zeichen als Ganzes dagegen unbestimmt.
Die Bestandteile "-bion" und (entfernter) "-BIANE" können zwar an die Ab-
kürzung "bio" für biologisch erinnern, haben indessen keine bestimmte Be-
deutung. Es liegt somit kein genügend markanter Sinngehalt vor, der die
schriftbildliche und phonetische Zeichenähnlichkeit kompensieren könnte.
5.
Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer Gesamtbetrachtung
und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchs-
marke sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Ver-
kehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten Waren walten lassen, zu
beurteilen.
5.1 Die Beschwerdegegnerin machte im vorinstanzlichen Verfahren gel-
tend, dass femibion (fig.) aufgrund des intensiven Gebrauchs über eine
hohe Bekanntheit und folglich einen überdurchschnittlichem Schutzbereich
verfüge (vgl. E. 2.7). Um dies zu untermauern, reichte sie diverse Belege
B-1637/2015
Seite 16
zu Werbebemühungen, Kundenrechnungen, Abbildungen von Verpackun-
gen, behördlichen Produktbewilligungen sowie die Umsatzzahlen der
Femibion-Produkte in der Schweiz für die Jahre 2009-2013 ein. Diese Be-
lege vermögen allerdings nicht nachzuweisen, dass es sich bei femibion
(fig). um eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad handelt. Die nachgewie-
senen Werbebemühungen erscheinen nicht besonders intensiv, und auch
die Umsatzzahlen und Kundenrechnungen bewegen sich nicht in einem
derart hohen Bereich, dass ohne weitere relevante Beweismittel eine über-
durchschnittliche Bekanntheit des Zeichens angenommen werden könnte.
Daher kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass femibion (fig.)
über einen überdurchschnittlichen Schutzumfang verfügt.
5.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke
kennzeichnungsschwach sei, da der Markenbestandteil "femi-", wie von
der Vorinstanz angeführt, direkt die betroffenen Abnehmerinnen, nämlich
Frauen beschreibe, oder einen direkten Hinweis auf den möglichen Anwen-
dungsbereich der so bezeichneten Waren darstelle. Die Vorinstanz hält da-
gegen, dass femibion insgesamt eine nicht direkt beschreibende Wortneu-
bildung sei, weshalb dem Zeichen eine durchschnittliche Kennzeichnungs-
kraft und ein normaler Schutzumfang zukomme.
Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen,
wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei
sind (BVGE 2010/32 E. 7 Pernaton/Pernadol 400; JOLLER, a. a. O., Art. 3
N. 86 f.; MARBACH, a. a. O., N. 981 mit zahlreichen Hinweisen auf die Recht-
sprechung). Als Gemeingut gelten auch Elemente, welche die Funktion o-
der die Zielgruppe der beanspruchten Waren beschreiben (BGE 104 Ib
138, E. 2 Sano-vital; BGer 4C.3/1999 vom 18. Januar 2000 in: sic! 2000,
194 S. 195 Campus/Liberty Campus; BGer 4A.13/1995 vom 20. August
1996 in: sic! 1997, 159 S. 160 Elle; RKGE, sic! 2005, 467 S. 468 f. Boys-
world; DAVID ASCHMANN, a.a.O., Art. 2 lit. a Rz. 167 und 175).
Der Beschwerdeführerin wie auch der Vorinstanz ist darin zuzustimmen,
dass es sich bei "fem-" bzw. "femi-" um kennzeichnungsschwache Zei-
chenbestandeile handelt. Es existieren zahlreiche Pharmazeutika, Nah-
rungsergänzungsmittel und dietätische Produkte, welche spezifisch auf
Frauen ausgerichtet sind. Eine Internet-Recherche mit Google zeigt, dass
die Marken bzw. Bezeichnungen solcher Waren oftmals die vorher genann-
ten und ähnliche Zeichenbestandteile beinhalten. Im Zusammenhang mit
den beanspruchten Waren verweisen diese Elemente auf eine typische
B-1637/2015
Seite 17
Funktion der Waren, nämlich die Gesundheit von Frauen, bzw. auf Frauen
als Abnehmerinnen.
Der Bestandteil "femi-" von femibion (fig.) lehnt sich stark am Gemeingut
an, weshalb das Zeichen insofern über einen geschwächten Schutzbereich
verfügt.
5.3 Die Übernahme kennzeichnungsschwacher, sich am Gemeingut anleh-
nender Bestandteile vermag in der Regel keine Verwechslungsgefahr zu
begründen. Werden jedoch auch charakteristische Elemente übernom-
men, kann sich dennoch eine Verwechslungsgefahr ergeben (vgl. oben E.
2.5 und E. 2.8).
Im Zeichenvergleich fällt auf, dass neben dem Zeichenanfang auch die En-
dungen "-bion" und "biane" sehr ähnlich sind. Zudem sind sieben von acht
Buchstaben der Widerspruchsmarke in der angefochtenen Marke enthal-
ten. Zwar weist die angefochtene Marke je nach Aussprache eine bis zwei
Silben mehr als die Widerspruchsmarke auf, dennoch droht die zusätzliche
Silbe "NA" in der angefochtenen Marke überhört zu werden (vgl. E. 4.1).
Vor dem Hintergrund, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
aufgrund der hier vorliegenden Interaktion zwischen Zeichenähnlichkeit
und Warengleichheit bzw. -Gleichartigkeit ein besonders strenger Mass-
stab anzulegen ist, vermögen die eher geringen Unterschiede zwischen
den Vergleichszeichen weder die überwiegenden Ähnlichkeiten aufzuhe-
ben noch den Gesamteindruck zu beeinflussen, den die Marken beim Pub-
likum hinterlassen.
Folglich muss eine Verwechslungsgefahr der Zeichen für die nicht medizi-
nischen Waren, welche mit einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit erwor-
ben werden (vgl. E. 3.1), trotz der Kennzeichnungsschwäche des Zeichen-
bestandteils "femi-" bejaht werden. Nicht wesentlich anders verhält es sich
mit den Warenkategorien der pharmazeutischen Präparate und Nahrungs-
ergänzungsmittel mit medizinischem Zweck gemäss Klasse 05, welche,
wie an anderer Stelle angeführt, mit einer erhöhten Aufmerksamkeit erwor-
ben werden (vgl. E. 3.1). Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung und unter
Berücksichtigung des im vorliegenden Fall anzulegenden, strengen Beur-
teilungsmassstabs kommt das Bundesverwaltungsgericht zum Schluss,
dass der erhöhte Aufmerksamkeitsgrad in Bezug auf die genannten Wa-
renkategorien angesichts der teilweisen gleichen oder zumindest hochgra-
dig gleichartigen Waren sowie aufgrund der überwiegenden Zeichenähn-
B-1637/2015
Seite 18
lichkeit eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken nicht zu verhin-
dern vermag. Im Endergebnis hat die Vorinstanz kein Bundesrecht verletzt,
indem sie bejaht hat, dass in Bezug auf die sich gegenüberstehenden Zei-
chen eine Verwechslungsgefahr besteht.
5.4 Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass es im vorliegen-
den Verfahren keine Rolle spielt, ob das Produkt der Beschwerdeführerin
oder dasjenige der Beschwerdegegnerin zuerst auf dem Markt war. Der
effektive Gebrauch der Marken könnte im Widerspruchsverfahren
allenfalls im Sinne einer Nichtgebrauchseinrede (Art. 12 Abs. 3 und
Art. 32 MSchG) von Bedeutung sein. Die Beschwerdeführerin hat nicht im
vorinstanzlichen (vgl. Art. 22 Abs. 3 MSchV), sondern erst im vorliegenden
Verfahren geltend gemacht, dass die Widerspruchsmarke in der Schweiz
praktisch nicht gebraucht worden sei. Selbst wenn sie mit ihrer Argumen-
tation sinngemäss auf die Erhebung der Nichtgebrauchseinrede abzielen
würde, könnte im vorliegenden Verfahren darauf nicht eingetreten werden.
Eine kurze Internetrecherche sowie die von der Beschwerdegegnerin ein-
gereichten Belegen zeigen überdies, dass das Zeichen femibion (fig.) in
den letzten fünf Jahren offensichtlich in der Schweiz gebraucht worden ist.
Aus diesem Grund sind die entsprechenden Vorbringen beider Parteien
unbeachtlich.
6.
Im Ergebnis ist die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen und die Be-
schwerde abzuweisen. Der internationalen Registrierung Nr. 1'128'000 FE-
MINABIANE ist der Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Waren
der Klassen 05 und 32 daher zu verweigern.
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streit-
sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzule-
gen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Feb-
ruar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwal-
tungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem
Bundesverwaltungsgericht ist von einem Streitwert auszugehen (Art. 4
VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der
Widersprechenden an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchs-
gegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
B-1637/2015
Seite 19
würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels
anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfah-
rungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.– und Fr. 100'000.– fest-
zulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss, mit Hinweisen). Von diesem
Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es spre-
chen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren
Wert der strittigen Marke. Die aufgrund vorgenannter Kriterien auf Fr.
4'000.– festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin auf-
zuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur
Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.
7.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemes-
sene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu
entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Wird keine
Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht gemäss Art. 14 Abs. 2 Satz 2
VGKE die Entschädigung aufgrund der Akten fest.
7.2.1 Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesver-
waltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Mangels einer solchen ist
die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin auf Grund
der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE).
Im vorliegenden Verfahren wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchge-
führt, in dessen Rahmen der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin
eine Beschwerdeantwort im Umfang von 5 Seiten und eine Duplik im Um-
fang von 3 Seiten einreichte. In Anbetracht des dadurch generierten Auf-
wands erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.– für das Be-
schwerdefahren als angemessen.
7.2.2 Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige
Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung
gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehr-
wertsteuer vom 12. Juni 2009 (MWSTG, SR 641.20) i.V.m. Art. 18 Abs. 1
MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Darmstadt, Deutsch-
land. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor.
Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die
Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.
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Seite 20
8.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen
(Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.


Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.– werden der Beschwerdeführerin auf-
erlegt. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– wird zur Bezahlung
der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschä-
digung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 1'500.– (exkl.
MWST) zu entrichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
– die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen zurück)
– die Vorinstanz (Ref-Nr. 12829; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Corrado Bergomi

Versand: 15. September 2015