BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT


9 W (pat) 29/14
_______________
(Aktenzeichen)


Verkündet am
17. Juli 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 104 914.6

…



hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 17. Juli 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Hilber, sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und
Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

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G r ü n d e

I

Der Beschwerdeführer ist Anmelder der am 17. Juni 2011 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung mit der Bezeichnung

„Wandlung der Wärme in mechanische Arbeit mit Hilfe rotierender
Systeme“.

Hierzu wurde – veranlasst durch die Meldung über die falsche Wiedergabe einer
Gleichung in der Erstveröffentlichung durch den Anmelder per Mail vom 16. Fe-
bruar 2013 – eine berichtigte Offenlegungsschrift (DE 10 2011 104 914 A9) auf
Basis der Unterlagen in der ursprünglich eingereichten Fassung herausgegeben.

Mit Schriftsatz vom 10. September 2011, beim DPMA eingegangen am 12. Sep-
tember 2011, hat der Anmelder 7 neue Patentansprüche eingereicht. Der Haupt-
anspruch hat folgenden Wortlaut (Schreibfehler unkorrigiert):

„Wärmemaschine, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmeaus-
dehnung der rotierenden Medien (s. Abbildung 1 und 2) zur Ver-
kleinerung des Trägheitmoments und dadurch bei möglichst kon-
stantem Drehimpuls zur Steigung der kinetischen Energie führt.
Die gewonnene mechanische Energie ist umgefähr die Differenz
der kinetischen Energien vor der Wärmezufuhr und nach der Wär-
mezufuhr. Die Größe dieser Differenz verhält sich zu der kineti-
schen Energie vor der Wärmezufuhr proportional.“

Mit dem qualifizierten Prüfungsbescheid vom 10. September 2013 wurde ausge-
führt, dass mit der beanspruchten Wärmemaschine der in der Anmeldung unter-
stellte Erfolg nicht erzielbar sei, nämlich mit dieser einen Kreisprozess zu realisie-
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ren, mit dem der begrenzte Wirkungsgrad von Wärmemaschinen, die mit ver-
schiedenen Temperaturen T1, T2 (T1 weil dies dem Carnotschen Satz und damit auch dem zweiten Hauptsatz der
Thermodynamik widerspreche. Hierzu wurde auf ein Lehrbuch der Physik verwie-
sen (Literaturnachweis 1: HUANG, Kerson: Statistische Mechanik; erster Band;
Mannheim; Bibliographisches Institut; 1964; Seiten 17 bis 42).

Dieser Auffassung ist der Anmelder mit der am 2. November 2013 beim DPMA
eingegangenen Erwiderung schriftsätzlich entgegengetreten, u. a. mit folgender
Aussage (Seite 2): „Durch das Erhaltungsgesetz für den Drehimpuls wird erzwun-
gen, dass eine größere Wärmemenge in mechanische Arbeit umgewandelt wird,
als es bei einem stehenden System (ω = 0) der Fall wäre“. Mit Bezug auf Ergeb-
nisse von „Überschlagsrechnungen“ – vorgelegt in Tabellenform – ist der Anmel-
der hierbei u. a. zu dem Schluss gekommen (Seite 5): „Die Existenz des Phäno-
mens der Überschreitung der Wirkungsgradgrenzen nach Carnot ist relativ robust
und kann unter Verwendung von verschiedenen Eingabedaten und Annahmen
gefunden werden“.

Mit Schreiben vom 18. Juni 2014 hat der Anmelder angezeigt: „Um die Bearbei-
tung der Patentanmeldung Aktenzeichen 102011104914.6 zu beschleunigen und
zu erleichtern, würde ich gerne nach München kommem, um die Sache mit ihren
Fachleuten zu diskutieren.“

Hiernach wurde die Anmeldung gemäß dem elektronisch signierten, das Erstell-
datum 17. Juli 2014 tragenden Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F 03 G
des Deutschen Patent- und Markenamts mit der Begründung zurückgewiesen,
dass „dem Anmeldungsgegenstand die notwendige technische Brauchbarkeit
fehlt“.

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Gegen diesen Beschluss – die Ausfertigung wurde am 21. Juli 2014 zugestellt –
hat der Anmelder mit dem am 14. August 2014 beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingegangenen Schriftsatz vom 11. August 2014 Beschwerde eingelegt.

Nach Auffassung des Beschwerdeführers „widerspricht die Erfindung [1] dem
2. Thermodynamischen Hauptsatz nicht“ (vgl. Seite 1 im Schriftsatz), so erfüllten
„alle Arbeitsphasen“ der in der Patentanmeldung beschriebenen Wärmemaschine
als „RS-Maschine“ kurzbezeichnet – eine Formulierung des 2. Hauptsatzes (vgl.
Seite 2 oben). U. a. die vorgelegten Wirkungsgradberechnungen zeigten die Ab-
hängigkeit des Wirkungsgrades einer „RS-Maschine“ von den Temperaturen und
auch von der Drehgeschwindigkeit, auch folge aus den mitgeteilten Gleichungen,
dass für eine sehr hohe Drehgeschwindigkeit der Wirkungsgrad der RS-Maschine
für beliebige Temperaturen zum Wert 1 konvergiere, mithin „bewiesen“ werden
könne, „dass mindestens für jede inkompressible Flüssigkeit die Carnotsche Wir-
kungsgradgrenze überschritten werden kann“ (vgl. Seite 3).

Der Beschwerdeführer, der sich bei seinem schriftsätzlichen Vorbringen auf die
Internet-Veröffentlichungen eines Skripts und ein weiteres Physik-Lehrbuch be-
zieht, hat noch gerügt, dass eine Recherche durch das Patentamt nicht durchge-
führt und die in der Anmeldung aufgezeigte Möglichkeit der Verwendung einer
„RS-Maschine“ für die „Nutzung der Wasser-Eis Anomalie“ im Beschluss mit „kei-
nem Wort erwähnt“ worden sei.

Mit dem Zusatz zur Terminsladung vom 18. Mai 2017 wurde der Beschwerdefüh-
rer die vorläufige Einschätzung des Gerichts auch zur Patentfähigkeit des Anmel-
dungsgegenstands mitgeteilt, u. a. dass sich der von der Prüfungsstelle gerügte
und verfahrenserhebliche Mangel, demnach es dem Beanspruchten – bei unver-
änderter Sachlage – der notwendigen technischen Brauchbarkeit ermangele, mit-
hin die Anmeldung keine Erfindung im Sinne des § 1 PatG zum Gegenstand hat,
unverändert als durchgreifend erweisen dürfte.

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Mit Schriftsatz vom 27. Juni 2017 hat der Beschwerdeführer den Ladungszusatz
kommentiert und hierbei u. a. sinngemäß ausgeführt, dass die theoretischen Aus-
führungen in der Anmeldung die Substanz der Erfindung bildeten und insoweit
auch zu berücksichtigen seien, als diese ein deutliches „Überschreiten der Carnot-
schen Grenze“ zeigten, denn „der Wirkungsgrad konvergiert (je nach Geometrie
und T2) ca. zum Werten 0,95“.

In der mündlichen Verhandlung am 17. Juli 2017 überreichte der Anmelder und
Beschwerdeführer weitere 10 Seiten – betreffend nach eigenen Angaben – „Erläu-
terungen“ und stellte den Antrag,

den Beschluss der Prüfungsstelle F03G vom 17.07.2014 aufzuhe-
ben und ein Patent auf der Grundlage von folgenden Unterlagen
zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 7, eingereicht mit Schriftsatz vom 10. Sep-
tember 2011, eingegangen am 12. September 2011,

Beschreibung Seiten 2/17 bis 13/17 gemäß Offenlegungsschrift
DE 10 2011 104 914 A9,

Zeichnungen Figuren/Abbildungen 1 bis 5 gemäß Offenlegungs-
schrift
DE 10 2011 104 914 A9.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die beim Deutschen Patent- und Markenamt
elektronisch geführte Akte, im Übrigen auf die Gerichtsakte verwiesen.

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II

Die statthafte Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt worden und erfüllt
die Zulässigkeitsvoraussetzungen auch im Übrigen. In der Sache hat sie jedoch
keinen Erfolg, weil die in den Unterlagen in verfahrens- und vorrichtungstechni-
scher Hinsicht theoretisch beschriebene Vorgehensweise, mithin die den Unterla-
gen insgesamt entnehmbare Lehre für den angegeben Zweck der Wirkungsgrad-
steigerung über das nach den Naturgesetzen mögliche Maß hinaus nicht tauglich
ist und die „Erfindung“ in Gestalt der beanspruchten „Wärmemaschine“ insoweit
technisch nicht „brauchbar“ ist, und von daher die Anmeldung keine Erfindung im
Sinne des § 1 PatG zum Gegenstand hat.

Nach dem Patentgesetz setzt der Begriff der „Erfindung“ voraus, dass eine Lehre
zum technischen Handeln gegeben ist, die zu einem feststellbaren Erfolg führen
muss, vgl. SCHULTE, Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar 9. Auflage, § 1, Rn. 36.
Wenn der nach der Lehre der Anmeldung angestrebte Erfolg mit den offenbarten
Mitteln nicht erreicht werde, ermangelt es der technischen Brauchbarkeit als
besonderer Aspekt der Ausführbarkeit im weiteren Sinne wegen der objektiv feh-
lenden Möglichkeit der Realisierung der Erfindung (vgl. BENKARD, Patentgesetz,
11. Auflage, § 1, Rn. 71 i. V. m. SCHULTE, Patentgesetz mit EPÜ, Kommentar
9. Auflage, § 1, Rn. 36).

Nach den Angaben in der Beschreibung liegt der angestrebte Erfolg bei der
beschriebenen und so auch beanspruchten „Wärmemaschine“ in der Erzielung
eines besseren Wirkungsgrads als bei „klassischen“, mit verschiedenen Tempe-
raturen T1, T2 (T1
peraturen abhängigen Faktor (1-T1/T2) begrenzt ist, vgl. Absätze [0001] und [0002]
in der die Anmeldung offenlegenden Schrift DE 10 2011 104 914 A9.

Gemäß den Ausführungen zur theoretischen Betrachtung der Energiebilanz ein-
schließlich entsprechender Beispielrechnungen bei Verwendung bestimmter Me-
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dien und Temperaturdifferenzen bezogen auf einen in den Abbildungen 1 und 2
gezeigten Aufbau eines rotierenden Systems, bei dem Massen entgegen der
Fliehkraft durch thermisch induzierte Expansion eines Mediums radial verschieb-
bar sind und dem entsprechend der Bezeichnung „Wandlung der Wärme in
mechanische Arbeit“ auch eine dafür hinreichende Ausbildung im Übrigen zu
unterstellen ist, soll mit der beanspruchten Wärmemaschine ein Kreisprozess rea-
lisierbar sein, mit dem die aus „allgemeinen thermodynamischen Überlegungen
über die Entropie“ folgende Wirkungsgradgrenze überschritten werden können,
vgl. Absatz [0052] i. V. m. dem geltenden Anspruch 1, der der beanspruchten
„Wärmemaschine“ entsprechende Auswirkungen bzw. Effekte zuschreibt.

Wenngleich die offenbarte Wärmemaschine für sich jedenfalls zum Zweck der
Umsetzung thermischer Energie in mechanische Energie in Abhängigkeit von den
Temperatur- und Volumendifferenzen bei abhängigen Drücken an sich tauglich
bzw. für eine Ausführung durch den Fachmann ausreichend offenbart sein mag,
verbietet sich eine isolierte Betrachtung außerhalb des offenbarten Kontextes
einer Energiegewinnung über das nach den thermodynamischen Gesetzmäßigkei-
ten mögliche Maß hinaus. Auf Nachfrage in der mündlichen Verhandlung hat der
Beschwerdeführer auch seine Auffassung bekräftigt, dass die Anmeldung nicht
isoliert auf eine „Wärmemaschine“ lediglich in ihrer technischen Ausbildung nach
der Beschreibung, sondern auf eine den beschriebenen „neuartigen Kreisprozess“
realisierende und hierbei den Anwendungsvorteil eines höheren Wirkungsgrades
bietende Maschine gerichtet ist.

Allerdings widerspricht die vorliegende Unterstellung der Realisierbarkeit eines
Kreisprozesses mit dieser Maschine dem sog. Carnotschen Satz, demnach alle
reversible Kreisprozesse durchführenden Wärmekraftmaschinen, die zwischen
zwei gegebenen Temperaturen arbeiten, nur den gleichen, allein vom Temperatur-
unterschied abhängigen Wirkungsgrad erzielen können. Mit der beanspruchten
Wärmemaschine kann somit nach den Naturgesetzen – die sich insoweit auch im
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik wiederspiegeln bzw. im äquivalenten Car-
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notschen Satz Niederschlag gefunden haben – der versprochene Erfolg nicht her-
beigeführt werden. Da es in der Natur und in der Technik keine vollkommen rever-
sibel ablaufenden Prozesse gibt, kann insoweit auch mit der beschriebenen Wär-
memaschine immer nur ein geringerer als der nach Carnot höchstmögliche Wir-
kungsgrad beim Umwandeln von thermischer in mechanische Energie erreicht
werden. Nichts anderes kann für eine Maschine gelten, bloß weil die Volumenän-
derungsarbeit am rotierenden System unter Fliehkrafteinfluss umgesetzt wird. Hie-
rauf wurde im Beschluss der Prüfungsstelle und bereits im Prüfungsbescheid mit
Bezug auf die Literaturstelle 1 hingewiesen.

Da die wissenschaftlichen Grundlagen in einer Anmeldung weder mitgeteilt wer-
den müssen (vgl. BENKARD, Patentgesetz, 11. Auflage, § 1, Rn. 66) noch deren
etwaige fehlerhafte Darstellung schädlich wäre (Rn. 67 a. a. O.) und es im Übrigen
(nur) auf den kausalen Zusammenhang zwischen der technischen Lösung und
dem angestrebten technischen Erfolg ankommt, der über die Darstellung der wis-
senschaftstheoretischen Grundlagen hinausgeht (Rn. 64 a. a. O.), bedurfte es im
Prüfungsverfahren und auch vorliegend im Rahmen des Beschwerdeverfahrens
nicht deren näherer Überprüfung auf Richtigkeit oder Schlüssigkeit und Vollstän-
digkeit – einschließlich der getroffenen Annahmen oder gar des Gegenbeweises;
auf den Zusatz zur Terminsladung wird insoweit verwiesen.

In dieser Hinsicht leidet der sich konkludent auf die Rechtsnorm des § 48 PatG
i. V. m. dem § 1 PatG gestützte Beschluss der Prüfungsstelle unter keinem Man-
gel hinsichtlich der Begründungspflicht gemäß § 47 Abs. 1 Satz 1 PatG, weil sich
die ausreichende, die tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen darlegende Be-
gründung auf den für die Entscheidung maßgeblichen Streitpunkt erstreckt, die im
Übrigen dem von der Prüfungsstelle dem Anmelder mit dem Prüfungsbescheid
vorab mitgeteilten Ergebnis der vorläufigen Prüfung in formeller und materieller
Hinsicht entspricht.

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Auch in der fehlenden Recherche zum Stand der Technik – bezogen auf eine
Wärmekraftmaschine wie in der Anmeldung beschrieben oder auf weitere Aspekte
des Anmeldungsgegenstandes – wie vom Anmelder gerügt ist kein Begründungs-
mangel zu sehen. Vorliegend wäre eine Recherche zum Stand der Technik nur für
die Beurteilung der Erfordernisse der §§ 3 und 4 PatG erforderlich gewesen, die
jedoch wie Erwägungen und Ausführungen über noch andere Patentierungsvo-
raussetzungen wegen des maßgeblichen Zurückweisungsgrundes gemäß § 48
i. V. m. § 1 PatG überflüssig bzw. sogar zu unterlassen waren (vgl. BGH, Be-
schluss vom 27. September 1984 – X ZB 5/84, BlPMZ 1985, 117 f.).

Schließlich kann der Beschwerde auch nicht zum Erfolg verhelfen, dass im amtli-
chen Prüfungsverfahren keine Anhörung durchgeführt worden ist. Obwohl seit
dem 1. April 2014 eine Anhörung im Prüfungsverfahren in Fällen, in denen ein
schriftlicher Antrag des Anmelders auf mündliche Verhandlung gemäß § 46 Abs. 1
Satz 2 PatG eingegangen ist, obligatorisch ist und das Schreiben des Anmelders
vom 18. Juni 2014 in diesem Sinne auslegungsfähig ist und vor der Abgabe der
Ausfertigung des Zurückweisungsbeschlusses zu berücksichtigen war, wurde trotz
des hieraus folgenden Verfahrensmangels (vgl. SCHULTE, Patentgesetz mit EPÜ,
Kommentar 9. Auflage, § 79, Rn. 24) von einer im Übrigen im Ermessen des Ge-
richts liegenden Aufhebung der Entscheidung der Prüfungsstelle und Zurückver-
weisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt ohne eigene Sach-
entscheidung gemäß § 79 Abs. 3 PatG unter Abwägung des Instanzenverlusts
und weiterer Verfahrensverzögerung abgesehen, weil keine neue Sachaufklärung
notwendig war, die das Gericht nicht selbst hätte leisten können.

Aus vorstehenden Ausführungen folgt, dass der nach Aktenlage entscheidungs-
reifen Beschwerde der Erfolg versagt bleiben musste, vorliegend der mit dem Zu-
satz zur Terminsladung vom 18. Mai 2017 mitgeteilten vorläufigen Einschätzung
folgend. Mit der schriftsätzlichen Einlassung des Beschwerdeführers einschließlich
der in der mündlichen Verhandlung noch zur Akte gereichten „Erläuterungen“,
dem auch mit der Anberaumung einer mündlichen Verhandlung ausreichend Ge-
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legenheit zur Äußerung gegeben war, haben sich bei zudem unveränderter Tatsa-
chenlage keine Gesichtspunkte ergeben, die zu einer anderen Beurteilung hätten
führen können.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht dem am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe
gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Hilber Paetzold Dr. Baumgart Dr. Geier


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