BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



9 W (pat) 17/12
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
13. Februar 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 103 39 211

…

- 2 -
…



hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 13. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dr.-Ing. Baumgart und
Dr.-Ing. Geier

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I

Die Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Prüfung
eines Einspruchs das am 20. August 2003 angemeldete Patent 103 39 211, des-
sen Erteilung am 10. Mai 2007 veröffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

„Kühlkonzept für Bremsmittel eines Triebfahrzeuges“

durch den am Ende der mündlichen Anhörung vom 13. Oktober 2011 verkündeten
Beschluss beschränkt aufrechterhalten. Eine das Erstellungsdatum 23. Ja-
nuar 2012 tragende Beschlussbegründung wurde jeweils getrennt für die Einspre-
chende und für die Patentinhaberin am 23. Januar 2012 signiert und anschließend
zugestellt. Eine unterschriebene oder signierte Urfassung der Beschlussbegrün-
dung liegt in der elektronischen Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes
nicht vor.
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Gegen diesen Beschluss richtet sich die mit Schriftsatz vom 27. Februar 2012,
eingegangen per Fax am gleichen Tag, eingelegte Beschwerde der Einsprechen-
den. Sie ist laut Beschwerdebegründung vom 24. Oktober 2012 sowie gemäß
Schriftsatz vom 3. Februar 2017 der Meinung, dass der Gegenstand des be-
schränkt aufrecht erhaltenen Patentanspruchs 1 in unzulässiger Weise erweitert
sowie unklar sei. Darüber hinaus beruhe der Gegenstand des geltenden Pa-
tentanspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit in Zusammenschau der
Druckschriften

E1: DE 1 721 276 U und
E4: DE 66 06 723 U

oder in Zusammenschau der Druckschrift E1 mit einer geltend gemachten offen-
kundigen Vorbenutzung durch die russische E-Lok „EP 10“, hinsichtlich derer die
Beschwerdeführerin die folgenden Dokumente nennt:

E5.1: Auszug aus der Fachzeitschrift „Schweizer Eisenbahn-Revue"
10/1999; Seiten 394, 405-407, Erscheinungsjahr 1999;
E5.2: Auszug aus einer Betriebsanleitung „Kühlanlage mit elektrischem
Ventilatorantrieb" betreffend eine Kühlanlage mit der Bezeichnung
„Zürich 10048” der Firma Voith Turbo GmbH & Co. KG, Erstellungs-
datum: 06/99;
E5.3: Kopie eines Firmenprospekts betreffend den Kühlturm „Zürich
10048" der Fa. Voith Turbo für die E-Lok EP 10 (Baujahr 1999),
Druckdatum: 8/2004;
E5.4: Screen-shot von der internet-Plattform www.railwaygazette.com mit
der Adresse http://www.railwaygazette.com/nc/news/single-view/
view/russian-locos-enter-service.html, betreffend die E-Lok EP 10,
veröffentlicht am 1. September 1999.

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Des Weiteren ergebe sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 für
den Fachmann auch in nahe liegender Weise aus einer Zusammenschau der
Druckschriften

E3: DE 1 940 429 B

und E4 bzw., wie zuletzt in der Anhörung am 13. Februar 2017 vorgetragen, aus
einer Zusammenschau der Druckschriften E3 und E4 unter Berücksichtigung des
Wissens des Fachmanns, welches die Druckschrift E1 belege.

Ferner befindet sich im Verfahren die aus dem Einspruchsverfahren bekannte
Druckschrift

E2: DE 1 204 256 C

sowie die im Erteilungsverfahren berücksichtigten Druckschriften

P1: DE 1 160 319 C,
P2: DE 197 54 932 A1,
P3: DE 36 25 375 A1,
P4: US 6 030 314 A und
P5: Internetseite mit der Adresse: www.tu-harburg.de/ ~segm0206/MaK/
begriffe/drehstromuebertragung.html.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin widerspricht dem Vorbringen der
Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 16. Januar 2017. Sie ist der Meinung,
dass die mit Beschwerdebegründung vom 24. Oktober 2012 eingereichte Druck-
schrift E4 bzw. die Dokumente E5.1 bis E5.4 als verspätet zurückzuweisen seien.
Darüber hinaus sei der Gegenstand des Patents gemäß der beschränkt aufrecht
erhaltenen und auch zulässigen Fassung des Patentanspruchs 1 jedenfalls - auch
- 5 -
unter Berücksichtigung der Druckschrift E4 bzw. der Dokumente E5.1 bis E5.4 -
neu und beruhe auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Mit gerichtlichem Hinweis vom 12. Mai 2016 hat der Senat auf seine Bedenken
hinsichtlich des Fehlens einer Urschrift des angefochtenen Beschlusses hingewie-
sen und mitgeteilt, dass er aufgrund einer zwischenzeitlich geänderten Verfah-
rensweise beim Deutschen Patent- und Markenamt beabsichtige, das Beschwer-
deverfahren mit dem Ziel einer Entscheidung in der Hauptsache fortzusetzen. In
der Verhandlung vom 13. Februar 2017 stimmten beide Verfahrensbeteiligte die-
sem Vorgehen zu.

In der mündlichen Verhandlung vom 13. Februar 2017 beantragt zuletzt die Ein-
sprechende und Beschwerdeführerin,

den Beschluss der Patentabteilung 21 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 13. Oktober 2011 aufzuheben und das Patent in
vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin stellte den Antrag,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der im Einspruchsverfahren beschränkt aufrechterhaltene und weiterhin geltende
Patentanspruch 1, der als Anlage 2 gemäß Anlagenverzeichnis - betitelt mit „Pa-
tentansprüche Hilfsantrag 2a vom 13.10.2011“ - der Beschlussbegründung der
Patentabteilung 21 beigefügt ist und gemäß dieser Anlage mit „2. Hilfsantrag“
überschrieben ist, lautet:

Schienengeführtes Triebfahrzeug (1) mit einem Verbrennungs-
motor (2) zum Erzeugen einer Antriebsbewegung für das Trieb-
fahrzeug (1), einem Motorkühler (10) zum Kühlen des Verbren-
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nungsmotors (2) und Bremsmitteln (6, 5a, 5b, 17) zum Abbremsen
des Triebfahrzeuges (1), wobei die Bremsmittel (6, 5a, 5b, 17)
über einen mit Kühlflüssigkeit befüllten Bremskühlkreislauf (18, 19)
mit dem Motorkühler (10) des Verbrennungsmotors (2) verbunden
sind, wobei die Bremsmittel eine elektrische Bremse (6, 5a, 5b,
17) mit einem Bremswiderstand (17) aufweisen und der Brems-
widerstand (17) über den Bremskühlkreislauf (18, 19) mit dem
Motor kühler (10) verbunden ist, wobei der Motorkühler (10)
wenigstens einen in den Bremskühlkreislauf (18, 19) eingebunde-
nen Bremswärmetauscher (19) und wenigstens einen in einen Mo-
torkühlkreislauf (14, 15) eingebundenen Motorwärmetauscher (14)
aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

sowohl der Bremswärmetauscher (19) als auch der Motorwärme-
tauscher (14) als Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher ausgelegt
sind, und dass der Motorkühler (10) zum Kühlen zweier voneinan-
der unabhängiger Kühlkreisläufe dient.

Hieran schließen sich die Unteransprüche 2 bis 4 gemäß vorgenannter Anlage 2
an.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche, der im Einspruchsverfahren ange-
passten Beschreibung sowie zu weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt
verwiesen.


- 7 -
II

1. Die Beschwerde der Einsprechenden ist statthaft und auch sonst zulässig (§ 73
Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

Insbesondere liegt ein beschwerdefähiger Beschluss vor, da der Beschluss über
die beschränkte Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents mit seiner Verkün-
dung am Ende der mündlichen Anhörung vor der Patentabteilung (§ 47 Abs. 1
Satz 2 PatG) auch ohne Unterschrift bzw. Signatur der an der Entscheidung mit-
wirkenden Mitglieder der Patentabteilung existent und infolgedessen anfechtbar
geworden ist (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Februar 2014, 19 W (pat) 16/12;
BGHZ 137, 49 – Elektrischer Winkelstecker II).

2. Der Beschwerde musste jedoch der Erfolg versagt bleiben.

3. Der Senat hat von einer Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das
Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG abgesehen, ob-
wohl vorliegend Verfahrensfehler bei der Erstellung und Ausfertigung des elektro-
nischen Beschlussdokuments feststellbar sind. Insbesondere ist in der dem Bun-
despatentgericht vom Deutschen Patent- und Markenamt per File-Transfer über-
mittelten elektronischen Patentakte nach Auffassung des Senats kein wirksam
signiertes elektronisches Beschlussurdokument der am 23. Januar 2012 erstellten
Beschlussbegründung enthalten und der Beschluss daher mit einem Begrün-
dungsmangel behaftet (vgl. BPatG Beschluss vom 19. Februar 2014,
35 W (pat) 413/12; BPatG Beschluss vom 24. November 2014, 19 W (pat) 17/12).

Inzwischen hat jedoch das Deutsche Patent- und Markenamt die anfängliche Me-
thodik und Technik der elektronischen Aktenführung in einer Weise geändert, die
nach Ansicht des hier entscheidenden Senats den rechtlichen Bedenken Rech-
nung trägt, die in der vorgenannten Entscheidung des 35. Senats der Grund für
die Zurückverweisung war.
- 8 -
Dies hat den Senat veranlasst, von der fakultativen Möglichkeit zur Zurückverwei-
sung nach § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG im vorliegenden Beschwerdeverfahren keinen
Gebrauch zu machen, sondern das Verfahren in der Hauptsache fortzusetzen.
Denn jetzt können die etwa bestehenden Verfahrensmängel nur noch als die
Folge der anfänglichen, rechtlich bedenklichen und inzwischen zeitlich begrenzten
Praxis des Deutschen Patent- und Markenamts eingeordnet werden, die mit der
neuen Praxis des Amtes überwunden wurde (ähnlich Beschluss des 20. Senats
vom 12. Mai 2014, Az.: 20 W (pat) 28/12).

4. Das Streitpatent betrifft ein schienengeführtes Triebfahrzeug, welches einen
Verbrennungsmotor zum Erzeugen einer Antriebsbewegung für das Triebfahr-
zeug, einen Motorkühler zum Kühlen des Verbrennungsmotors und Bremsmittel
zum Abbremsen des Triebfahrzeuges aufweist. Letztere sind als elektrische
Bremsmittel vorgesehen, die zum Bremsen des Triebfahrzeugs Bewegungsener-
gie zunächst in elektrische Energie und anschließend die elektrische Energie mit-
tels eines Bremswiderstandes in Wärmeenergie umwandeln, welche anschließend
an die Umgebung abgegeben wird. Aus dem Stand der Technik sei hierzu eine
Luftkühlung bekannt, bei der der Bremswiderstand in einen raumgreifenden Luft-
kühler auf dem Dach des Triebfahrzeugs angeordnet ist.

Da gasförmige Kühlmittel wie Luft im Vergleich zu flüssigen Kühlmitteln eine ge-
ringere Kühlwirkung entfalten würden, und somit ein vergleichsweise schlechterer
Wärmeübergang zwischen den in der Regel metallischen Bremsmitteln und dem
Kühlmittel stattfände, führe dies zu raumgreifenden Bremsmitteln, da eine zur
Kühlung der Bremsmittel ausreichend große Anströmfläche für die Luft bereitge-
stellt werden müsse. Darüber hinaus könne eine Dachanordnung des Bremswi-
derstandes aus konstruktiven Gründen unvorteilhaft sein (vgl. geltende Beschrei-
bung Seiten 1 bis 2).

Aus dem Stand der Technik seien verschieden Lösungsansätze bekannt, darunter
auch die Kühlung der Bremswiderstände mit flüssigen Kühlmitteln. Ein schienen-
- 9 -
geführtes Triebfahrzeug gemäß dem Oberbegriff des geltenden Patentan-
spruchs 1 gehe dabei aus der Druckschrift E1 hervor (vgl. Seite 1 der geltenden
Beschreibung).

Die in der geltenden Beschreibung genannte Aufgabe der Erfindung sei es daher,
ein schienengeführtes Triebfahrzeug der eingangs genannten Art bereitzustellen,
dessen Bremsmittel kompakt sind und das gleichzeitig in der Lage ist, auch hohe
Bremswärmen effektiv an die Atmosphäre abzuführen.

5. Als Fachmann wird bei der nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik
sowie dem Verständnis der Erfindung von einem Durchschnittsfachmann ausge-
gangen, der als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, insbesondere
der Fahrzeugtechnik, ausgebildet ist und insoweit über umfangreiche Kenntnisse
zu antriebstechnischen Komponenten von Triebfahrzeugen verfügt, sowie im Üb-
rigen sich der fundamentalen thermodynamischen Gesetzmäßigkeiten bewusst ist.
Dieser ist bei einem Triebfahrzeughersteller oder -zulieferer als Systemintegrator
für antriebstechnische Komponenten beschäftigt und weist auf diesem Gebiet
mehrere Jahre Berufserfahrung auf.

Den von den Verfahrensbeteiligten angesetzten Fachhochschulingenieur sieht der
Senat hier als technisch zu gering ausgebildet. Denn dieser ist üblicherweise nicht
mit der Ausarbeitung von Konzepten, sondern mit der Konstruktion von Detaillö-
sungen beauftragt. Dessen Arbeitsgebiet liegt somit in der technischen Umset-
zung eines Konzepts, nicht jedoch in deren Konzeption an sich – ähnlich wie auch
das Streitpatent die konstruktive Ausgestaltung den Detailkonstrukteuren über-
lässt.

6. Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des geltenden Patent-
anspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben. Die
vorliegende Nummerierung ist dabei unter dem Aspekt einer Zuordnung zu einzel-
- 10 -
nen Bauteilen des beanspruchten schienengeführten Triebfahrzeugs vorgenom-
men.

M1 Schienengeführtes Triebfahrzeug (1) mit

M2 einem Verbrennungsmotor (2) zum Erzeugen einer Antriebsbewegung für
das Triebfahrzeug (1),

M3 einem Motorkühler (10) zum Kühlen des Verbrennungsmotors (2) und

M4 Bremsmitteln (6, 5a, 5b, 17) zum Abbremsen des Triebfahrzeuges (1),

M4.1 wobei die Bremsmittel eine elektrische Bremse (6, 5a, 5b, 17) mit einem
Bremswiderstand (17) aufweisen,

M5 wobei die Bremsmittel (6, 5a, 5b, 17) über einen mit Kühlflüssigkeit befüllten
Bremskühlkreislauf (18, 19) mit dem Motorkühler (10) des Verbrennungs-
motors (2) verbunden sind,

M5.1 wobei der Bremswiderstand (17) über den Bremskühlkreislauf (18, 19) mit
dem Motorkühler (10) verbunden ist,

M3.1. wobei der Motorkühler (10) wenigstens einen in den Bremskühlkreis-
lauf (18, 19) eingebundenen Bremswärmetauscher (19) und

M3.2 wenigstens einen in einen Motorkühlkreislauf (14, 15) eingebundenen
Motorwärmetauscher (14) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- 11 -
M3.3 sowohl der Bremswärmetauscher (19) als auch der Motorwärmetau-
scher (14) als Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher ausgelegt sind,

M3.4 und dass der Motorkühler (10) zum Kühlen zweier voneinander unabhängi-
ger Kühlkreisläufe dient.

Diesem Patentanspruch entnimmt der vorstehend definierte Fachmann ein schie-
nengeführtes Triebfahrzeug (M1), welches

- einen Verbrennungsmotor, der zum Erzeugen einer Antriebsbewegung
für das Triebfahrzeug dient (M2),

- einen diesen mittelbar zu kühlenden Motorkühler (M3) sowie

- Bremsmittel, die zum Abbremsen des Triebfahrzeuges dienen (M4),

umfasst.

Zur Kühlung des Verbrennungsmotors weist der vorstehend angeführte Motor-
kühler, als ein einen Raum mit der Möglichkeit der Luftdurchströmung umschlie-
ßendes Bauteil, einen als Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher ausgelegten Mo-
torwärmetauscher (M3.3) auf, der in den Motorkühlkreislauf eingebunden ist
(M3.2).

Die Bremsmittel sind als eine elektrische Bremse ausgebildet und beinhalten
einen Bremswiderstand (M4.1), wobei die elektrische Bremse beim Abbremsen
des Triebfahrzeugs dessen Bewegungsenergie zunächst in elektrische Energie
umwandelt, die anschließend im Bremswiderstand in Wärmeenergie umgesetzt
wird. Diese entstehende Wärme wird von dem Bremswiderstand durch einen mit
diesem verbundenen und mit Kühlflüssigkeit befüllten Bremskühlkreislauf abge-
führt und einem in diesen unabhängigen Kühlflüssigkeitskreislauf eingebundenen
- 12 -
Bremswärmetauscher zugeführt (M5, M5.1 und M3.1), wobei dieser ebenfalls als
Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher ausgelegt ist (M3.3).

Als erfindungswesentlicher Aspekt ist der Bremswärmetauscher dabei in den
Motorkühler des Triebfahrzeugs integriert (M3.1, M5.1), der somit neben dem
Motorwärmetauscher auch den Bremswärmetauscher aufnimmt.

Der dem Motorwärmetauscher zugeordnete Motorkühlkreislauf sowie der dem
Bremswärmetauscher zugeordnete Bremskühlkreislauf sind dabei voneinander
unabhängig und eigenständig. Dies ergibt sich aus dem Merkmal M3.4, welches
inhaltlich in direktem Bezug zu den Merkmalen M3.1 und M3.2 steht und somit auf
den in diesen Merkmalen definierten Bremskühlkreislauf bzw. Motorkühlkreislauf
zielt, und steht so auch im Einklang mit dem streitpatentgemäßen Ausführungs-
beispiel (vgl. geltende Beschreibung auf Seite 4, ab Zeile 18).

Soweit die Beschwerdeführerin in einer isolierten Betrachtung des Merkmals M3.2
dem dort beanspruchten Motorkühlkreislauf auch einem anderen Motor als dem in
Merkmal M2 genannten Verbrennungsmotor zuordnen möchte, sowie dem Merk-
mals M3.4 einen Sinngehalt unterstellt, wonach die beiden dort beanspruchten
unabhängigen Kühlkreisläufe sich auch auf einen anderweitigen Kühlkreislauf be-
ziehen können, als den beiden in den Merkmalen M3.1 und M3.2 genannten, folgt
diese Interpretation weder dem Wortlaut noch bietet das Streitpatent hierfür einen
Anhaltspunkt. Denn diesem sind außer dem Verbrennungsmotor keine anderwei-
tigen flüssigkeitsgekühlten Motoren zu entnehmen, noch offenbart das Streitpatent
einen Motorkühler, welcher explizit zum Kühlen von mehr als zwei unabhängigen
Kühlkreisläufen dient und somit in der Folge mehr als zwei Luft-/Flüssigkeitswär-
meaustauscher aufzuweisen hätte.

7. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist auch so deutlich und voll-
ständig offenbart, dass ein Fachmann ihn ausführen kann. Er ist darüber hinaus
- 13 -
ursprungsoffenbart, wie auch unstrittig beschränkt gegenüber dem Gegenstand
des erteilten Patentanspruchs 1.

Die Voraussetzung der Ausführbarkeit ist erfüllt, wenn es dem Fachmann möglich
ist, die Erfindung anhand der Angaben in der Streitpatentschrift unter Einsatz sei-
nes Fachwissens praktisch zu verwirklichen. Das ist vorliegend bei vorstehend
dargelegter Auslegung unstreitig der Fall.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 basiert dabei auf den
ursprünglichen Patentansprüchen 1 bis 4 sowie dem Merkmal 3.4, welches der
ursprünglichen Beschreibung (Absatz [0015] der Offenlegungsschrift) entnehmbar
ist.

Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach eine unzulässige Erweiterung
vorliege, da das Merkmal des erteilten Patenanspruchs 3 - der wörtlich dem ur-
sprünglichen Patentanspruch 4 entspricht-, „wonach der Motorkühlkreislauf (14,
15) zum Kühlen des Verbrennungsmotors (2) vorgesehen ist“, nicht mit in den
geltenden Patentanspruch 1 aufgenommen worden sei, kann der Senat nicht fol-
gen. Denn dieses Merkmal ergibt sich, wie vorliegend ausgeführt, bereits von sich
heraus aus dem geltenden Patentanspruch 1, auch ohne dass dies wörtlich expli-
zit aufgeführt ist.

Die geltenden Patentansprüche 2 bis 4 entsprechen den ursprünglichen Patentan-
sprüchen 3, 5 und 6 bzw. den erteilten Patentansprüchen 2, 4 und 5.

8. Das unstrittig gewerblich anwendbare schienengeführte Triebfahrzeug gemäß
dem geltenden Patentanspruch 1 ist gegenüber dem im Verfahren befindlichen
Stand der Technik unstreitig neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätig-
keit.

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Entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin besteht hierbei keine Rechts-
grundlage, die Druckschrift E4 bzw. die Dokumente E5.1 bis E5.4 nicht zum Be-
schwerdeverfahren zuzulassen. Dies ergibt sich aus dem verfassungsrechtlichen
Grundsatz des rechtlichen Gehörs nach Art. 103 GG in Verbindung mit dem
Amtsermittlungsprinzip gemäß § 87 Abs. 1 PatG, wonach das Patentgericht den
Sachverhalt von Amts wegen erforscht. Eine Zurückweisung verspäteten Vorbrin-
gens im Einspruchs(beschwerde)verfahren ist nach dem Patentgesetz nicht zuläs-
sig. Zwar kann das Patentgericht nach § 83 Abs. 4 PatG Angriffs- oder Verteidi-
gungsmittel einer Partei, die nach der dafür gesetzten Frist vorgebracht worden
sind, unter bestimmten Umständen zurückweisen. Diese Regelung gilt jedoch für
das Verfahren wegen Erklärung der Nichtigkeit eines Patents nach §§ 81 ff. PatG
und kann nicht analog auf das Einspruchsbeschwerdeverfahren übertragen wer-
den (vgl. Schulte in: Schulte, PatG, 9. Aufl. 2014, Einl. Rdn. 208 m. w. N.). Viel-
mehr ist jedes verspätete Vorbringen vom Senat auf seine Entscheidungserheb-
lichkeit zu überprüfen und kann nur dann wegen Verspätung zurückgewiesen
werden, wenn es sich als irrelevant erweisen sollte (vgl. BGH GRUR 1978, 99 –
Gleichstromfernspeisung; Schulte a. a. O., Einl. Rdn. 209). Für den Ausnahmefall
der Rechtsmissbräuchlichkeit des späten Vorbringens sind keine hinreichenden
Gesichtspunkte geltend gemacht worden und auch nicht ersichtlich. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass nach der jüngsten höchstrichterlichen Rechtsprechung im
Einspruchsbeschwerdeverfahren sogar neue Widerrufsgründe geltend gemacht
werden können (vgl. BGH GRUR 2017, 54 ff. - Ventileinrichtung); dann muss es
auch möglich sein, weitere Dokumente zum bereits vorher geltend gemachten
Einspruchsgrund der mangelnden Patentfähigkeit einzureichen, die auf ihre Rele-
vanz geprüft werden müssen – erst recht, wenn dem Patent im Einspruchsverfah-
ren eine andere Fassung gegeben wurde.

- 15 -
8.1 Ausgangspunkt Druckschrift E1

Die Druckschrift E1 betrifft gemäß ihrem Titel eine kombinierte Kühleinrichtung für
Antriebsanlagen mit flüssigkeitsgekühltem Verbrennungsmotor und elektrischen
Bremswiderständen, insbesondere für dieselelektrische Fahrzeugantriebe.

In Verbindung mit dem diesem Titel folgenden ersten Absatz, in dem ausgeführt
ist, dass solche Fahrzeugantriebe in Schienenfahrzeugen eingesetzt werden, und
den Ausführungen auf Seite 8 sowie der Figur 1, ist der Druckschrift E1 hierzu ein
schienengeführtes Triebfahrzeug entnehmbar, welches einen Verbrennungsmo-
tor 1 zum Erzeugen einer Antriebsbewegung für das Triebfahrzeug, einen Motor-
kühler 7 zum Kühlen des Verbrennungsmotors 1 und Bremsmittel zum Abbremsen
des Triebfahrzeuges aufweist, wobei die Bremsmittel eine elektrische Bremse in
Form eines während des Bremsens in einem Generatorbetrieb arbeitenden Fahr-
motors 3 mit einem Bremswiderstand 5 umfassen.

Der elektrische Bremswiderstand 5 ist in einem Wärmetauscherraum 11 angeord-
net, der von der Motorkühlflüssigkeit unmittelbar oder mittelbar gekühlt wird. Die in
Wärmeenergie umgewandelte Bremsenergie wird somit zunächst direkt oder indi-
rekt von der Kühlflüssigkeit des Antriebsmotors aufgenommen und dann in dem
vorhandenen Motorkühler 7 an die Kühlluft abgeführt (Übergang Seite 2/3). Dies
hat gemäß den Ausführungen auf Seite 2 den Vorteil, dass ein unmittelbarer kom-
plexer und raumgreifender Einbau des elektrischen Bremswiderstands unmittelbar
in den Bereich des Luftstroms des Motorkühlers entfallen kann.

Damit unterscheidet sich das in der Druckschrift E1 offenbarte schienengeführte
Triebfahrzeug von dem vorliegend beanspruchten aber im Wesentlichen dadurch,
dass dieses bezogen auf den Motorkühler 7 nur einen und nicht zwei voneinander
unabhängige Kühlkreisläufe umfasst und somit auch nur einen Luft-/Flüssigkeits-
wärmeaustauscher beinhaltet, der nach dem Verständnis des Fachmanns alternie-
rend der Wärmeabgabe an die Luft dient, da Zug- und Bremsbetrieb nicht gleich-
- 16 -
zeitig auftreten. In der Folge kann der Motorkühler, wie in Merkmal M3.4 bean-
sprucht, auch nicht zum Kühlen zweier voneinander unabhängiger Kühlkreisläufe
dienen bzw. implizit zur Kühlung zwei Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher bein-
halten. Darüber hinaus offenbart die Druckschrift E1 keinen Bremswärmetauscher,
der als Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher entsprechend dem Merkmal M3.3
ausgelegt ist.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher neu gegenüber der
Druckschrift E1.

Um von dem in der Druckschrift E1 offenbarten Gegenstand zu dem Triebfahrzeug
zu gelangen, wie es in dem geltenden Patentanspruch 1 beansprucht wird, ist in
technischer Sicht daher folgender Lösungsweg zu vollziehen, wobei dieser Lö-
sungsweg auch der objektiven Mehrleistung der vorliegenden Erfindung gegen-
über der Offenbarung der Druckschrift E1 entspricht.

a) Die in den Motorkühlkreis zumindest mittelbar integrierte Kühlung des
Bremswiderstandes ist aus diesem heraus zu separieren und ein eigener
separater mit Kühlflüssigkeit betriebener Kühlkreislauf vorzusehen, der
einen eigenen nur für die Kühlung des Bremskühlkreislaufes vorgesehenen,
d. h. dimensionierten, Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher beinhaltet.
b) Dieser Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher ist - um den effektiven Wärme-
austausch mit der Luft zu ermöglichen - dabei in den Motorkühler zusätzlich
zu dem in Hinblick auf die Abfuhr der Motorwärme dimensionierten
Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher zu integrieren.

Damit das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden
Lösungswegs jedoch nicht nur als möglich, sondern dem Fachmann auch als na-
hegelegt anzusehen ist, bedarf es - abgesehen von den Fällen, in denen es für
den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusätzlicher, über
die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender Anstöße, Anregun-
- 17 -
gen, Hinweise oder sonstiger Anlässe dafür, die Lösung des technischen Prob-
lems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (vgl. BGH, Urteil vom
30. April 2009 - Xa ZR 92/05 -, BGHZ 182, 1-10, „Betrieb einer Sicherheitseinrich-
tung“). Der hierzu in Betracht gezogene Stand der Technik muss dabei nach-
prüfbar sein (vgl. BPatG München, Beschluss vom 18. Juli 1989 – 34 W (pat)
110/87 –, BPatGE 30, 250-255).

Ein solcher Anlass, der für die Durchführung des vorstehend beschriebenen ers-
ten Schrittes des Lösungsweges notwendig wäre, ist durch den im Verfahren be-
findlichen Stand der Technik jedoch nicht ersichtlich.

Die Druckschrift E4 offenbart zwar eine Kühlanlage für ein Schienenfahrzeug, wel-
ches zwei unabhängige Kühlkreisläufe beinhaltet, deren Luft-/Flüssigkeitswärme-
austauscher in einem einzigen Kühler untergebracht sind. Keiner der Kühlkreis-
läufe umfasst jedoch explizit einen flüssigkeitsgekühlten Bremswiderstand. Sie
dienen vielmehr in einem Ausführungsbeispiel der Kühlung eines Verbrennungs-
motors sowie eines Ladeluftkühlers, der nach dem Verständnis des Fachmanns
für relativ geringe Kühlleistungen und zudem zur Abkühlung auf die Umgebungs-
temperatur ausgelegt sein muss. Daher kann die Druckschrift E4 auch keinen
Hinweis oder eine Anregung geben, einen ausschließlich für die Kühlung eines
elektrischen Bremswiderstands vorgesehenen Kühlkreislauf mit eigenem Luft-
/Flüssigkeitswärmetauscher vorzusehen, denn dieser Aufbau würde aufgrund der
sehr hohen Bremsleistungen einen Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher erforder-
lich machen, der ähnlich dem eines Verbrennungsmotors dimensioniert ist. Viel-
mehr kann die Druckschrift E4, wenn überhaupt, lediglich einen Hinweis auf den
zweiten der vorstehend beschriebenen Schritte des Lösungsweges geben - näm-
lich die Integration der Luft-/Flüssigkeitswärmeaustauscher zweier unabhängiger
Kühlkreisläufe in einen einzigen Kühler.

Auch die Nennung eines Bremswiderstands in den Ausführungen zu dem der
Erfindung der Druckschrift E4 zugrunde liegenden Stand der Technik kann eine
- 18 -
solche Anregung nicht geben. Denn bei diesem Bremswiderstand handelt es sich
um einen rein luftgekühlten Bremswiderstand, der keinen Flüssigkeitskühlkreislauf
benötigt bzw. umfasst. Ein solcher ist für sich jedoch nicht geeignet, wie es auch
die Druckschrift E4 auf Seite 2 bereits darlegt, die Anordnung von Wärmetau-
schern in zwei unabhängigen Kühlflüssigkeitskreisläufen nahe zu legen. Vielmehr
war die Entwicklung bei Verwendung von primär flüssigkeitsgekühlten Bremswi-
derständen ausweislich der Druckschrift E1 in eine andere Richtung gegangen.

Soweit die Beschwerdeführerin den fehlenden Anlass für den ersten Schritt des
Lösungsweges in nahe liegender Weise aus dem Wissen des Fachmanns heraus
folgert, in dem sie ausgehend von der Offenbarung der Druckschrift E1 eine neue,
hierzu geeignete Aufgabe formuliert, kann dieser Auffassung vom Senat nicht ge-
folgt werden. So liege der vorliegenden Erfindung objektiv die Aufgabe zugrunde,
ein schienengeführtes Triebfahrzeug der im Oberbegriff des geltenden Patentan-
spruchs 1 genannten Art bereitzustellen, dessen Bremsmittel kompakt sind und
das in der Lage ist, auch hohe Bremswärmen effektiv und vor allem zuverlässig an
die Atmosphäre abzuführen. Denn der Fachmann erkenne aus der Druckschrift
E1, dass bei einem leckagebedingten Motorkühlflüssigkeitsverlust die Kühlwirkung
für die Bremswiderstände nicht ausreichend sei.

Zwar kann die Aufgabe auch im Beschwerdeverfahren grundsätzlich neu formu-
liert werden, die Neuformulierung muss sich aber im Rahmen der ursprünglichen
Offenbarung halten (vgl. Schulte a. a. O., § 4 Rdn. 36). Der Stand der Technik
spielt dabei für die Bestimmung der Aufgabe keine wesentliche Rolle, vielmehr ist
der dem Gegenstand der Erfindung am nächstkommende Stand der Technik für
die Bestimmung der Aufgabe ohne Belang. Das bedeutet, dass das technische
Problem nicht aus dem einschlägigen Stand der Technik, sondern aus der Patent-
schrift zu ermitteln ist (Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Auflage, § 1 Rdn. 83).

Die obige von der Beschwerdeführerin aufgestellte Aufgabe erfüllt diese Voraus-
setzungen jedoch nicht, denn der Streitpatentschrift ist weder explizit noch implizit,
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z. B. durch Nennung von Vorteilen, eine auf die Zuverlässigkeit des Bremskühl-
kreislaufes gerichtete Aufgabe zu entnehmen. Sie ist daher schon aus diesen
Gründen unzulässig. Darüber hinaus ist aber auch aus der Druckschrift E1 keine
Anregung oder Anlass erkennbar oder vorgetragen, woraus der Fachmann auf die
Problematik hinsichtlich einer mangelnden Zuverlässigkeit des dortigen Motor-
kühlkreislaufes schließen könnte.

Der Fachmann konnte somit ausgehend von der Druckschrift E1 selbst unter Her-
anziehung der Druckschrift E4 nicht zu dem Gegenstand des geltenden Patentan-
spruchs 1 gelangen ohne erfinderisch tätig zu werden.

Die durch die russische Lok „EP-10“ geltend gemachte offenkundige Vorbenut-
zung steht dem Gegenstand des geltenden Patentanspruch 1 unstreitig nicht
näher als die Druckschrift E4. So beschreibt das Dokument E5.1 wassergekühlte
Traktionsstromrichter, Netzfilter- und Saugkreisdrosseln in einem Drosselcontai-
ner, sowie einen Haupttransformator, der mit Öl gekühlt ist. Die Kühlung von Trak-
tionsstromrichter, Drosselcontainer und Haupttransformator erfolgt mithilfe von
drei baugleichen Kühltürmen. Der Wärmetauscher für Wasser und Öl befindet sich
im Luftstrom hintereinander. Der Wärmetauscher für Wasser, der den Stromrichter
kühlt, liegt dabei auf der Lüfterseite.

Keines der Dokumente E5.1 bis E5.4 offenbart jedoch eine elektrische Bremse mit
einem flüssigkeitsgekühltem Bremswiderstand und somit einem hierfür ausgeleg-
ten Luft-/Flüssigkeitswärmetauscher oder kann eine Anregung zur Umsetzung des
ersten Schritts des ausgehend von der Druckschrift E1 vorgenannten Lösungswe-
ges geben. Somit gelten vorstehende Ausführungen analog.

Der Fachmann konnte daher ausgehend von der Druckschrift E1 auch unter Her-
anziehung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung der russischen
Lok „EP-10“ nicht zu dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gelan-
gen, ohne erfinderisch tätig zu werden.
- 20 -
Aus diesem Grund kommt es auf die weiter erforderliche Offenkundigkeit der gel-
tend gemachten Vorbenutzung nicht mehr an.

8.2 Ausgangspunkt Druckschrift E3

Aus der Druckschrift E3 ist eine Kühlanlage für dieselelektrische Lokomotiven mit
einem einzigen Lüfter zur Erzeugung eines Kühlluftstroms bekannt, der den Kühl-
wasserkreislauf der Antriebsmaschine und die Bremswiderstände einer elektri-
schen Bremse kühlt und bei der für die Kühlung der Bremswiderstände getrennte
Einlassöffnungen im Kühlergehäuse vorhanden sind, die wahlweise über ein Stell-
organ durch steuerbare Jalousien zu öffnen und zu schließen sind (Spalte 1, Zei-
len 1 bis 11).

Der wesentliche Unterschied dieser Kühlanlage zu der des vorliegend bean-
spruchten Triebfahrzeugs besteht darin, dass der Bremswiderstand unmittelbar in
dem Luftstrom des Kühlers angeordnet ist und somit keinen flüssigkeitsgekühlten
Bremswiderstand aufweist.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher neu gegenüber der
Druckschrift E3.

Um von dem in der Druckschrift E3 offenbarten Gegenstand zu dem Triebfahrzeug
zu gelangen, wie es in dem geltenden Patentanspruch 1 beansprucht wird, ist
daher auch ausgehend von der Druckschrift E3 der schon vorstehend beschrie-
bene Lösungsschritt zu vollziehen, unter Abkehr hiervon einen flüssigkeitsge-
kühlten Bremswiderstand zu verwenden. In diesem Fall hatte der Fachmann mit
der Druckschrift E1 aber bereits eine andere Lösung parat, die sich hierfür im
Sinne der Aufgabenstellung anbietet und den Vorteil mit sich bringt, mit nur einem
Luft-/Flüssigkeitswärmetauscher auszukommen. Von der mit dem Patent vorge-
schlagenen Lösung konnte der Fachmann hingegen keine Vorteile erwarten.

- 21 -
Davon abweichend nun einen eigenen separaten mit Kühlflüssigkeit betriebenen
Kühlkreislauf vorzusehen, der einen eigenen nur für die Kühlung des Bremskühl-
kreislaufes vorgesehenen Luft/-Flüssigkeitswärmeaustauscher beinhaltet, ist wie-
derum auch durch die Druckschrift E4 nicht nahegelegt.

Der Fachmann konnte daher ausgehend von der Druckschrift E3 auch unter Her-
anziehung der Druckschrift E4 oder einer Kombination der Druckschriften E1 mit
E4 nicht zu dem Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 gelangen, ohne
erfinderisch tätig zu werden.

8.3 Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften bzw. Dokumente hat
die Beschwerdeführerin zu Recht weder schriftsätzlich noch in der mündlichen
Verhandlung zur Frage der Patentfähigkeit aufgegriffen. Deren Gegenstände lie-
gen auch nach dem Verständnis des Senats offensichtlich von der Erfindung noch
weiter ab als der zuvor berücksichtigte Stand der Technik. Sie können daher
ebenfalls keine Anregung zum Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ge-
ben oder diesen vorwegnehmen.

8.4 Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Betracht gezogene Stand der Tech-
nik – in welcher Art Zusammenschau auch immer – dem Fachmann einen Gegen-
stand mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 nicht hat nahe legen
bzw. vorwegnehmen können.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher patentfähig.

9. Mit ihm sind es die konkreten Weiterbildungen des Triebfahrzeugs nach den
darauf zurückbezogenen geltenden Patentansprüchen 2 bis 4.

10. Die vorgenommenen Änderungen der Beschreibung betreffen sprachliche Kor-
rekturen und Anpassungen von Textpassagen an den nun beanspruchten Gegen-
- 22 -
stand im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung und ohne Erweiterung des
Schutzbereichs. Diese Änderungen sind ohne weiteres zuzulassen.


Rechtsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Gründe
gestützt wird, nämlich dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis
der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

- 23 -
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.

Hilber Paetzold Dr. Baumgart Dr. Geier

Ko



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