ECLI:DE:BPatG:2017:181217B8Wpat28.15.0


BUNDESPATENTGERICHT




8 W (pat) 28/15
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2013 017 326.4

…



hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
18. Dezember 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl. Phys. Dr. phil. nat.
Zehendner sowie den Richter Dipl.-Ing. Rippel, die Richterin Uhlmann und den
Richter Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für
Klasse F 16 H des Deutschen Patent- und Markenamts vom
22. September 2015 aufgehoben.
- 2 -
Die Sache wird zur erneuten Entscheidung an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurückverwiesen.


G r ü n d e

I.

Die Patentanmeldung 10 2013 017 326.4 mit der Bezeichnung "Doppelkupplungs-
getriebe in Planetenradsatzbauweise" ist am 18. Oktober 2013 beim Deutschen
Patent- und Markenamt eingereicht worden. Nach einem Bescheid und einer An-
hörung hat die Prüfungsstelle für Klasse F16H des Deutschen Patent- und Mar-
kenamtes mit Beschluss vom 22. September 2015 die Anmeldung zurückgewie-
sen. Sie hat ausgeführt, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei zwar nicht als be-
kannt nachgewiesen und könne auch als gewerblich anwendbar gelten, erfülle
jedoch nicht das Erfordernis der Ausführbarkeit gemäß § 34 Abs. 4 PatG. Darüber
hinaus erfülle der geltende Anspruch 1 auch nicht das Erfordernis der Klarheit
gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG und sei auch aus diesem Grund nicht gewährbar.

Gegen den ihr am 28. September 2015 zugegangenen Zurückweisungsbeschluss
hat die Anmelderin am 21. Oktober 2015 Beschwerde eingelegt und ausgeführt,
dass die Lehre der Patentanmeldung schon deshalb ohne weiteres ausführbar sei,
weil sie mit den Figuren 1 bis 3 drei Ausführungsbeispiele zeige, die der Fach-
mann ohne weiteres nachbauen könne. Insbesondere tritt die Anmelderin der
Auffassung der Prüfungsstelle entgegen, dass der Patentanspruch 1 Lösungs-
möglichkeiten umfasse, die nicht die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe lö-
sen, und dass der Aufwand, die übrigen unter den Patentanspruch 1 fallenden
Doppelkupplungsgetriebe zu ermitteln, für den Fachmann als unzumutbar anzu-
sehen sei, und reicht als Anlage eine Darstellung von
114 Doppelkupplungsgetrieben ein, die sämtliche Lösungsmöglichkeiten darstel-
- 3 -
len und alle zum gewünschten Erfolg, also zur Lösung der streitpatentgemäßen
Aufgabe führen.

Die Anmelderin und Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse
F 16 H des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
22. September 2015 aufzuheben und das Patent auf der Grund-
lage der am 18. Oktober 2013 eingereichten, ursprünglichen Un-
terlagen zu erteilen:
Patentansprüche 1 bis 5,
Beschreibung Seiten 2 bis 7,
Zeichnungen, Figuren 1 bis 3,

jeweils gemäß Offenlegungsschrift


Für den Fall der Zurückweisung des Hauptantrags beantragt sie die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung.

Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften in Betracht gezogen:

(1) DE 103 33 097 B4
(2) DE 31 31 138 A1

Darüber hinaus sind in der Offenlegungsschrift die Druckschriften

(3) DE 102 13 820 A1
(4) DE 38 12 359 C3
(5) DE 15 55 205 A
(6) DE 15 55 207 A

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genannt.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet mit einer vom Senat ergänzten Gliederung:

1. Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise,
2. umfassend in einem gemeinsamen Gehäuse (1) zwei
Lastschaltelemente (K1, K2),
3. ein Dreiwellengetriebe (2),
4. ein Vierwellengetriebe (3),
5. vier Schaltelemente (S1, S2, S3, S4),
6. sowie einen Antrieb (4) und einen Abtrieb (5),
7. wobei dem Dreiwellengetriebe (2) ein erstes Lastschaltelement (K1)
8. und dem Vierwellengetriebe (3) ein zweites Lastschaltelement (K2)
zugeordnet ist,
9. so dass eine erste Welle des Dreiwellengetriebes (2) mittels des
ersten Lastschaltelements (K1) beziehungsweise eine erste Welle
des Vierwellengetriebes (3) mittels des zweiten
Lastschaltelements (K2) mit dem Antrieb (4) des
Doppelkupplungsgetriebes verbindbar ist,
10. mittels eines ersten Schaltelementes (S1) eine zweite Welle des
Dreiwellengetriebes (2) mit dem Gehäuse (1) verbindbar ist,
11. mittels eines zweiten Schaltelementes (S2) die zweite Welle des
Dreiwellengetriebes (2) weiterhin mit der ersten Welle des
Dreiwellengetriebes (2) verbindbar ist,
12. mittels eines dritten Schaltelementes (S3) eine zweite Welle des
Vierwellengetriebes (3) mit dem Gehäuse (1) verbindbar ist,

- 5 -
13. mittels eines vierten Schaltelementes (S4) eine dritte Welle des
Vierwellengetriebes (3) mit dem Gehäuse (1) verbindbar ist,
14. und eine dritte Welle des Dreiwellengetriebes (2) und eine vierte
Welle des Vierwellengetriebes (3) mit dem Abtrieb (5) des
Doppelkupplungsgetriebes verbunden sind.

Wegen des Wortlauts abhängigen Unteransprüche 2 bis 5 wird auf die Akten Be-
zug genommen.


II.

Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig.
Sie hat auch insoweit Erfolg, als der angegriffene Beschluss aufzuheben und das
Verfahren zur weiteren Bearbeitung der Anmeldung an das Deutsche Patent- und
Markenamt zurückzuverweisen ist, § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 PatG.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, weil die Beschwer-
deführerin die mündliche Verhandlung nur für den Fall beantragt hat, dass der
Hauptantrag, nämlich der Antrag auf Erteilung des begehrten Patents, zurückge-
wiesen wird. Dieser Fall liegt hier nicht vor, weil der Senat in der Sache keine Ent-
scheidung über die Patentanmeldung getroffen hat.

Der angefochtene Beschluss ist aufzuheben, da die von der Prüfungsstelle heran-
gezogenen Zurückweisungsgründe der mangelnden Ausführbarkeit des Gegen-
stands des Patentanspruchs 1 und der mangelnden Klarheit des Patentan-
spruchs 1 nach § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht vorliegen.

1. Der Anmeldegegenstand betrifft nach dem geltenden Anspruch 1 ein
Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise.

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Herkömmliche Automatikgetriebe, die für den Einsatz in Kraftfahrzeugen geeignet
sind, benötigen nach den Ausführungen in Absatz [0003] wenigstens vier
kraftschlüssige Lastschaltelemente, deren Schleppverluste sich negativ auf den
Wirkungsgrad auswirken.
Andere Doppelkupplungsgetriebe sind in Vorlegebauweise ausgeführt, die nach
den Ausführungen in Absatz [0004] große Zahnbreiten erfordern.
Das aus der DE 103 33 097 B4 bekannte Planetenradautomatikgetriebe umfasst
drei Planetenradsätze, neun formschlüssige Kupplungen und zwei Bremseinrich-
tungen, um bis zu neun Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang bereitzustellen.

Nach Absatz [0006] der geltenden Beschreibung liegt der vorliegenden Patentan-
meldung die Aufgabe zu Grunde, ein verbessertes Doppelkupplungsgetriebe in
Planetenradsatzbauweise bereitzustellen, welches für vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten einsetzbar ist.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt nach den Angaben in der Beschreibung durch
die im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmale.

Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschi-
nenbau oder gleichwertiger Ausbildung mit beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet
der Getriebetechnik anzusehen.

2. Die geltenden Patentansprüche, insbesondere der Patentanspruch 1 sind
nicht wegen mangelnder Klarheit zurückzuweisen und erfüllen - entgegen der
Auffassung der Prüfungsstelle - das Erfordernis gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG.

Denn der Wortlaut des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG fordert lediglich, dass die Anmel-
dung einen oder mehrere Patentansprüche enthalten muss, in denen angegeben
ist, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll. Dies ist vorliegend erfüllt,
weil der geltende Anspruch 1 auf ein Doppelkupplungsgetriebe in Planetenrad-
satzbauweise gerichtet ist, das die Merkmale 1 bis 14 aufweist.
- 7 -
Die Forderung der Prüfungsstelle nach „klaren“ Patentansprüchen wird im PatG,
insbesondere in § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht erwähnt. Auch die beiden von der
Prüfungsstelle herangezogenen höchstrichterlichen Entscheidungen, (BGH, Urt.
vom 23. Februar 1988 - X ZR R93/85, GRUR 1988, 757- Düngerstreuer; BGH,
Urt. vom 3. Oktober 1989 - X ZR R33/88, GRUR 1989, 903 - Batteriekasten-
schnur) betreffen keinen vergleichbaren Sachverhalt, sondern beschäftigen sich
mit den Kompetenzen im Patenterteilungsverfahren, im Nichtigkeitsverfahren und
im Verletzungsprozess. In keiner dieser höchstrichterlichen Entscheidungen gibt
es Hinweise darauf, dass ein Patentanspruch wegen mangelnder „Klarheit“ zu-
rückgewiesen werden könnte.

Die in der Rechtsprechung streitige Frage (vgl. z.B.: BPatG, Beschl. v.
15.12.2014, 11 W (pat) 32/13 - Gargerät; BPatG Beschl. v. 22.05.2014;
21 W (pat) 13/10 - Elektrochemischer Energiespeicher), ob die Zurückweisung ei-
ner Patentanmeldung nach § 48 PatG basierend auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG mit
fehlender „Klarheit“ begründet werden kann, braucht vorliegend jedoch nicht ent-
schieden zu werden, denn auch soweit in der Rechtsprechung entsprechend
Art. 84 S. 2 EPÜ fehlende Klarheit von Patentansprüchen als weiterer Zurückwei-
sungsgrund angesehen wird, sind diese Voraussetzungen hier nicht erfüllt, da in
den Patentansprüchen hinreichend deutlich und klar angegeben ist, was unter
Schutz gestellt werden soll (vgl. dazu Schulte, PatG, 9. Aufl., § 34 Rn. 21ff.). Allein
der Umstand, dass der Anspruchswortlaut über die in der Anmeldung genannten
Ausführungsbeispiele hinaus eine Vielzahl von möglichen Doppelkupplungsgetrie-
ben in Planetenradsatzbauweise umfasst, macht die Patentansprüche nicht in
dem Sinne unklar, dass der Schutzbereich nicht eindeutig definiert ist. Denn jeder
Dritte kann unschwer feststellen, ob ein Gegenstand die unter Schutz gestellten
Merkmale aufweist oder nicht. Ebenfalls keine fehlende Klarheit stellt es dar, wenn
die - hier - sehr breit gefassten Patentansprüche möglicherweise auch nicht funk-
tionsfähige Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise umfassen.
Für eine Zurückweisung der Anmeldung wegen fehlender Klarheit ist vorliegend
demnach kein Raum.
- 8 -
3. Die Lehre des Patents ist für den Fachmann ohne weiteres ausführbar, § 34
Abs. 4 PatG.

Nach § 34 Abs. 4 PatG ist die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und voll-
ständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Diese Vorschrift
besagt nicht, dass die Lehre des Patentanspruchs 1 allein auf Grund der Angaben
im Patentanspruch ausführbar sein muss.

Wie oben dargelegt, lassen die geltenden Patentansprüche zweifelsfrei erkennen,
was als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll, nämlich ein Doppelkupp-
lungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise, das die Merkmale 1 bis 14 aufweist.
Zur Frage der Ausführbarkeit sind die gesamten Unterlagen der Anmeldung her-
anzuziehen. Der Patentanspruch muss nicht alle Merkmale eines Ausführungsbei-
spiels enthalten.

Im vorliegenden Fall zeigen bereits die Figuren 1 bis 3 drei unterschiedliche Dop-
pelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise, die der Fachmann ohne weite-
res nachbauen kann und damit die Lehre der Patentanmeldung ausführen kann.
Auch in der Beschreibung sind diese Doppelkupplungsgetriebe in Planetenrad-
satzbauweise derart deutlich beschrieben, dass der Fachmann sie nachbauen
kann. Somit sind ihm zumindest drei Ausführungsbeispiele offenbart, mit denen er
die Lehre der Anmeldung ausführen kann. Damit ist die Forderung des § 34 Abs. 4
PatG erfüllt, denn nach ständiger Rechtsprechung genügt es, wenn zumindest ein
nacharbeitbarer Weg zur Ausführung der Erfindung offenbart ist (z.B. BGH, Urteil
vom 10. November 2015, X ZR 88/13).

Entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle, bei der sie sich auf eine Entschei-
dung des 3. Senats (3 Ni 47/08) bezieht, enthält der geltende Anspruch 1 gemäß
Hauptantrag auch keine „generalisierende Formulierung“. Denn nach der Recht-
sprechung (BGH, BGHZ 184, 300 - Thermoplastische Zusammensetzung) handelt
es sich dann um eine „generalisierende Formulierung“, wenn ein einseitig offener
- 9 -
Bereich durch zwei einander entgegenwirkende Parameter definiert wird, ohne
dass die sich aus dem Zusammenwirken der Parameter ergebenden Schranken
angegeben sind. Dies ist vorliegend schon deshalb nicht der Fall, weil ein Doppel-
kupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise mit einer bestimmten Anzahl von
Wellengetrieben und Schaltelementen eine endliche Zahl von Kombinationen be-
schreibt und keinen einseitig offenen Bereich definiert. Es liegt auch sonst keine
Generalisierung oder Verallgemeinerung vor, weil die streitpatentgemäße Lehre
auf eine bestimmte Art von Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise
beschränkt ist, nämlich auf diejenigen mit den Merkmalen 1 bis 14.

Zutreffend ist zwar die Feststellung der Prüfungsstelle, dass es vorliegend neben
dem im Ausführungsbeispiel beschriebenen Doppelkupplungsgetrieben zahlreiche
weitere andere Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise gibt, die
auch die Merkmale 1 bis 14 des geltenden Patentanspruchs 1 erfüllen, ohne dass
diese im Einzelnen in der Patentanmeldung beschrieben wären. Dies macht den
vorliegenden Patentanspruch jedoch nicht ausführbar, wie die Prüfungsstelle irr-
tümlich meint, sondern allenfalls breit bzw. weit, was bei der Prüfung der Patentfä-
higkeit gegenüber dem Stand der Technik zu berücksichtigen ist.

Die Prüfungsstelle geht im Ausgangspunkt zutreffend von der höchstrichterlichen
Rechtsprechung aus (vgl. BGH, BGHZ 198, 205, Rz. 15 - Dipeptidyl-Peptidase-
Inhibitoren; vgl. auch (BGH Urt. v. 7.10.2014 - X ZR 168/12 - Fixationssystem),
wonach eine generalisierende Formulierung in einem Patentanspruch erst dann
gegen das Gebot deutlicher und vollständiger Offenbarung verstößt, wenn sie den
durch das Patent geschützten Bereich über die erfindungsgemäße, dem Fach-
mann in der Beschreibung an die Hand gegebene Lösung hinaus verallgemeinert.
Jedoch ist die von der Prüfungsstelle genannte, und vom Bundesgerichtshof ab-
geänderte (s. BGH a. a. O.) Entscheidung des Bundespatentgerichtes 4 Ni 21/10
(GRUR 2013, 490 - 491, Abschnitt II.1) nicht dazu geeignet, eine Nichtausführbar-
keit des geltenden Anspruchs 1 zu begründen, da in dieser Entscheidung davon
ausgegangen wurde, dass die Angaben in der Anmeldung und in der Patentschrift
- 10 -
für die Nacharbeitung nicht ausreichen, so dass der Fachmann vor einen „Erfin-
dungsauftrag“ gestellt werde. Ein solcher Fall liegt hier gerade nicht vor.

Entgegen der Ansicht der Prüfungsstelle kann dahinstehen, wieviel Aufwand der
Fachmann benötigt, um alle unter den Patentanspruch 1 fallenden Möglichkeiten
nachzuarbeiten bzw. um aus den zahlreichen Möglichkeiten die brauchbaren Lö-
sungen zu ermitteln. Es steht der Ausführbarkeit der Erfindung nicht entgegen,
wenn der Patentanspruch auf Grund einer breiten Formulierung auch nicht aus-
führbare Varianten umfasst. Wie bereits ausgeführt, ist den Anforderungen nach
§ 34 Abs. 4 PatG genügt, wenn es einen nacharbeitbaren Weg zur Ausführung der
Erfindung gibt. Im Übrigen kann der Fachmann sehr einfach überprüfen, ob ein
bestimmtes Doppelkupplungsgetriebe in Planetenradsatzbauweise die Merkmale
des Gegenstands des Patentanspruchs 1 aufweist und damit unter den Patentan-
spruch fällt.

4. Der Senat sieht davon ab, die Sache selbst zu entscheiden und verweist sie
nach § 79 Abs. 3 PatG an das Patentamt zurück. Nach dieser Vorschrift kann das
Gericht die angefochtene Entscheidung aufheben, ohne in der Sache selbst zu
entscheiden, wenn einer der in Nr. 1 bis 3 aufgeführten Zurückverweisungsgründe
vorliegt.

Hier war nach § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zurückzuverweisen, da das Patentamt noch
nicht in der Sache selbst entschieden (Nr. 1) hat und der Senat die Sache nicht
selbst abschließend beurteilen konnte. Denn die Zurückweisung beruhte auf
Gründen, die die Frage der Patentfähigkeit offen lassen konnten.

Die Prüfungsstelle hat bereits im Erstbescheid und auch im gesamten weiteren
Prüfungsverfahren festgestellt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 un-
klar sei. Aus ihrer Sicht folgerichtig hat sie daher eine Recherche zu dem Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 nicht durchgeführt, weil eine Recherche voraussetzt,
dass der Gegenstand des Patentanspruchs feststeht. Sie hat dies im Erstbescheid
- 11 -
dadurch dokumentiert, dass sie die beiden ermittelten Druckschriften ausdrücklich
nur bezüglich des Gegenstands der Figur 1 genannt hat. Die Bemerkung im Zu-
rückweisungsbeschluss, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht als
bekannt nachgewiesen wurde, lässt nicht den Schluss zu, dass zu dem als unklar
angesehenen Patentanspruch eine - eigentlich nicht mögliche - Recherche durch-
geführt wurde. Denn dieser Satz schließt auch die Möglichkeit mit ein, dass eine
Recherche nicht durchgeführt wurde.

Wie die Formulierung der Prüfungsstelle im Erstbescheid „Bezüglich des Gegen-
stands der Figur 1 werden….“ deutlich erkennen lässt, bezog sich die von der
Prüfungsstelle durchgeführte Recherche sowie die Bewertung des ermittelten
Standes der Technik lediglich auf den Gegenstand der Figur 1. Hinweise darauf,
dass die Recherche den wesentlich breiter formulierten Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 berücksichtigt hat, sind den vorliegenden Unterlagen nicht zu
entnehmen.


III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
- 12 -
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
eine beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Dr. Zehendner Rippel Uhlmann Brunn

Pr


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