BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




8 W (pat) 20/14
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 10 2011 009 628.0

…



hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
31. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. phil. nat. Zehendner
sowie den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Uhlmann und den Richter
Dipl.-Ing. Brunn

beschlossen:

Die Beschwerde des Anmelders wird zurückgewiesen.

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G r ü n d e

I.

Die Patentanmeldung 10 2011 009 628.0 mit der Bezeichnung „Verwendung des
Strunkes des Maiskolbens in einem unterirdischen Gang“ ist am 28. Januar 2011
unter Inanspruchnahme einer inneren Priorität (10 2010 035 778.2) vom
30. August 2010 beim Deutschen Patent-und Markenamt angemeldet worden.

Die Prüfungsstelle für Klasse A01M des Deutschen Patent-und Markenamts hatte
zum Stand der Technik die folgenden Druckschriften ermittelt:

1) DE 90 10 346 U1
2) FR 2 255 848 A1
3) US 7 235 254 A

Mit Prüfungsbescheid vom 18. Dezember 2013 hat die Prüfungsstelle ausgeführt,
dass der ursprüngliche Anspruch 1 gegenüber dem Stand der Technik zu 1), so-
wie zu 2), nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Die Druckschrift zu 3)
nehme darüber hinaus noch die wesentlichen Merkmale des ursprünglichen An-
spruchs 10 vorweg.

Mit Eingabe vom 30. Januar 2014 (eingegangen am 3. Februar 2014) hat der An-
melder einen „redaktionell geänderten Anspruch 1, grammatisch verbesserte Un-
teransprüche 2 bis 15 sowie eine neue verbesserte Beschreibung“ vorgelegt und
die Erteilung des Patents mit diesen Unterlagen angestrebt.

Die Prüfungsstelle für Klasse A01M hat die Patentanmeldung 10 2011 009 628.0
daraufhin mit Beschluss vom 21. Mai 2014 zurückgewiesen. Zur Begründung hat
die Prüfungsstelle ausgeführt, dass der geltende Anspruch 1, der sich von dem ur-
sprünglichen Anspruch 1 lediglich durch die Aufnahme der Wirkungsangabe „zur
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Beschränkung von Bewegungen eines Maulwurfs (4) oder eines anderen Wüh-
lers (4)“ unterscheide, inhaltlich nicht über den ursprünglichen Patentanspruch 1
hinaus gehe und dessen Gegenstand daher, wie bereits im Bescheid vom
18. Dezember 2013 dargestellt worden sei, gegenüber dem Stand der Technik
nach der DE 90 10 346 U1 ebenso wie der FR 2 255 848 A1 nicht auf einer erfin-
derischen Tätigkeit beruhe.

Der Anmeldungsgegenstand nach dem geltenden Anspruch 1 unterscheide sich
von dem genannten Stand der Technik lediglich darin, dass der Strunk eines
Maiskolbens anstelle eines zylindrischen Holzkörpers Verwendung finde. Diese
technische Maßnahme liege für den Fachmann, einem Schädlingsbekämpfer mit
mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Maulwurfsbekämpfung im gärtneri-
schen Bereich und im Landschaftsgartenbau nahe, denn es sei ein fachmänni-
sches Ziel zum Blockieren des Gangsystems einen Körper zu verwenden, der
kostengünstig und umweltverträglich ist, so dass es für ihn auf der Hand liege, den
aus dem Stand der Technik bekannten Holzkörper durch einen äquivalenten
günstigen, aus Naturmaterial bestehenden Körper wie den Strunk eines Maiskol-
bens, der als landwirtschaftliches Abfallprodukt zur Verfügung steht, zu ersetzen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders.

Der Anmelder verteidigt seine Anmeldung mit den vor Prüfungsstelle vorgelegten
letztgeltenden Unterlagen gemäß Eingabe vom 30. Januar 2014.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

„Verwendung eines Strunkes (3) eines Maiskolbens zum Einste-
cken in einen unterirdischen Gang (2) zur Beschränkung von Be-
wegungen eines Maulwurfes (4) oder eines anderen Wühlers (4),
wobei man einen einzelnen Strunk (3) oder mehrere Strünke (3) in
einen Eingang (2a) und/oder einen Ausgang (2a) eines unterirdi-
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schen Ganges (2) hineinsteckt, der unter einem Rasen (1a) mittels
eines Maulwurfes (4) oder eines anderen Wühlers (4) gewühlt ist.“

Zu den geltenden, dem Hauptanspruch nachgeordneten Patentansprüchen 2
bis 15 wird auf die Akten verwiesen.

In seiner Beschwerdebegründung vom 16. Juni 2014 (eingegangen am
17.06.2014) trägt der Anmelder vor, dass das sog. „Maulwurf-Ekelholz“ nach der
DE 90 10 346 U1 eine andere Aufgabe erfülle als der Strunk eines Maiskolbens,
denn das Rundholz versperre nicht den Gang für den Maulwurf, sondern
beschleunige dessen Bewegung, indem es ihn auf Grund der reizungserzeugen-
den Dämpfe zum fluchtartigen Verlassen seines Wirkungskreises veranlasse.

Von dem zylindrischen Holzkörper nach der FR 2 255 848 A1 unterscheide sich
der auf einen Maiskolbenstrunk zur Bewegungsbeschränkung gerichtete Anmel-
dungsgegenstand dadurch, dass dieser eine reine Bewegungsbeschränkung im
unterirdischen Gang darstelle, während der entgegengehaltene Stand der Technik
nach der FR 2 255 848 A1 mit einem Holzkörper arbeite, der an beiden Enden mit
sehr scharfen Stahlspitzen ausgestattet sei, die die Aufgabe hätten, dem Maulwurf
eine tödliche Wunde zuzufügen.

Nach alledem werde dem Fachmann durch den entgegen gehaltenen Stand der
Technik keine Richtung angegeben, die dahin gehe, den Körper aus Rundholz
durch einen Körper aus einem landwirtschaftlichen Abfallprodukt wie den Strunk
eines Maiskolbens zu ersetzen.

Der Anmelder strebt daher gemäß Seite 6, letzter Abs. seiner Beschwerdebegrün-
dung die Aufhebung des Beschlusses des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 21. Mai 2014 an.

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Auf der Grundlage der Ausführungen in der Beschwerdebegründung ist daher da-
von auszugehen, dass der Anmelder sinngemäß den Antrag stellt,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für A01M des
Deutschen Patent-und Markenamtes vom 21. Mai 2014 aufzuhe-
ben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen
zu erteilen:

Patentansprüche 1 bis 15 vom 30. Januar 2014 (eingegan-
gen beim DPMA am 3. Februar 2014)
Beschreibung Seiten 1 bis 10 vom 30. Januar 2014
(eingegangen am 3. Februar 2014) sowie Zeichnungen,
Fig. 1, 2a) bis d), 3a) bis c), 4a) und b), 5a) und b), 6a) bis c),
7a) bis c), 8 und 9 wie ursprünglich angemeldet.

Mit Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 20. Februar 2017 ist dem Anmel-
der mitgeteilt worden, dass der geltende Patentanspruch 1 mangels erfinderischer
Tätigkeit nicht gewährbar sei und somit einer Patenterteilung nicht zu Grunde ge-
legt werden könne.

Zur Begründung ist hierzu ausgeführt worden, dass der Gegenstand des gelten-
den Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nach der Entgegen-
haltung 2 (FR 2 255 848 A1) nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe, denn
diese Entgegenhaltung beschreibe eine äquivalente Maßnahme zur Bewegungs-
beschränkung der Tiere, weil der maßgebliche Fachmann im Rahmen einer fach-
üblichen Weiterentwicklung des dort beschriebenen Gegenstandes unter Anwen-
dung seines allgemeinen Fachwissens ohne weiteres zu der im Anspruch 1 be-
schriebenen Lehre gelangen könne. Zu einem ähnlichen Ergebnis würde der
Fachmann auch ausgehend vom Stand der Technik nach E1 (DE 90 10 346 U1)
gelangen.

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Die geltenden, auf Patentanspruch 1 rückbezogenen Patentansprüche 2 bis 15
seien nach den im Zwischenbescheid gegebenen Ausführungen nach Wegfall ih-
res tragenden Hauptanspruchs bereits nicht gewährbar.

Darüber hinaus würden diese Unteransprüche auch lediglich fachübliche Maß-
nahmen ohne patentbegründende Bedeutung oder solche Maßnahmen kenn-
zeichnen, die aus dem Stand der Technik bereits bekannt geworden seien. Ferner
ist in dem Zwischenbescheid noch ausgeführt worden, dass auch die übrigen gel-
tenden und ursprünglichen Unterlagen keine technischen Maßnahmen mit patent-
begründender Wirkung erhalten würden.

Dem Anmelder ist in dem genannten Zwischenbescheid anheimgestellt worden
innerhalb der gesetzten Frist von 2 Monaten eine sachliche Stellungnahme vor-
zulegen und er wurde darauf hingewiesen, dass nach Ablauf dieser Frist mit einer
Entscheidung des Senats zu rechnen sei.

Eine sachliche Stellungnahme innerhalb der gesetzten Frist und auch nach Ablauf
dieser Frist wurde seitens des Anmelders bislang nicht zu den Akten gereicht.

Wegen weiterer Einzelheiten im Übrigen wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet, denn der Anmeldungsgegenstand
nach dem geltenden Patentanspruch 1 stellt keine patentfähige Erfindung i. S. d.
§ 1 bis 5 PatG dar.

Der geltende Patentanspruch 1 mag für sich genommen zulässig sein sowie eine
auf Neuheit beruhende und auch gewerblich anwendbare Verwendung beschrei-
ben. Die Verwendung nach dem geltenden Patentanspruch 1 beruht jedoch aus
den nachfolgenden dargelegten Gründen nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.
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1. Die Anmeldung ist gemäß der geltenden Beschreibung vom 30. Januar 2014
auf die Verwendung eines Strunkes eines Maiskolbens in einem unterirdischen
Gang gerichtet.

Auf den Seiten 2 und 3 der geltenden Beschreibung werden die Nachteile des
Standes der Technik nach der DE 90 10 346 U1, der FR 2 255 848 A1 und der
US 7 235 254 A u. a. darin gesehen, dass die dort beschriebenen Technologien
für eine Massenherstellung sehr kompliziert aufgebaut seien.

Gemäß Seite 3, 3. Abs. der geltenden Beschreibung wird die anmeldungsgemäße
Aufgabe darin gesehen, diese Nachteile zu überwinden.

Der geltende Patentanspruch 1 ist demgemäß auf die Verwendung des Strunkes
eines Maiskolbens in einem unterirdischen Gang gerichtet.

Der geltende Hauptanspruch lässt sich in die folgenden Merkmalsteile gliedern:

1. Verwendung eines Strunkes (3) eines Maiskolbens zum
Einstecken in einen unterirdischen Gang (2) zur Beschrän-
kung von Bewegungen eines Maulwurfes (4) oder eines an-
deren Wühlers (4).

1.1 Dabei steckt man einen einzelnen Strunk (3) oder
mehrere Strünke (3) in einen Eingang (2a) und/oder einen
Ausgang (2a) eines unterirdischen Ganges (2) hinein, der
unter einem Rasen (1a) mittels eines Maulwurfes (4) oder
eines anderen Wühlers (4) gewühlt ist.

Nachdem weder in den ursprünglichen noch in den überarbeiteten Beschreibungs-
unterlagen gemäß Eingabe vom 30. Januar 2014 eine positiv formulierte konkrete
technische Aufgabe angegeben ist, wird davon ausgegangen, dass das objektive
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Ziel der anmeldungsgemäßen Verwendungs-Maßnahme in der Beschränkung von
Bewegungen eines Maulwurfs oder eines anderen Wühlers, wie aus der Wir-
kungsangabe in Merkmal 1 ersichtlich ist, gesehen werden soll. Aus den Ausfüh-
rungen gemäß Seite 8, 2. Absatz der ursprünglichen Beschreibung ist noch zu
entnehmen, dass hierzu Abfallmaterial aus der Maisernte vorteilhafterweise Ver-
wendung finden kann.

2. Durch die FR 2 255 848 A1 (Entgegenhaltung zu 2), abgekürzt E2) wird u. a.
ein zylindrischer Block mit ähnlichen Abmessungen wie der Gang des Maulwurfs,
welcher der Länge nach in den Maulwurfsgang eingesteckt wird, vorgeschlagen
(Seite 2, Zeilen 26 bis 29), wobei dieser Block (7) ebenfalls den Weg des Maul-
wurfs blockieren soll (Seite 2, Zeile 31 und Seite 3, Zeilen 3, 4), was auch eine
Beschränkung der Bewegung des Maulwurfs zur Folge hat (vgl. auch Fig. 4 bis 6).
Die Beschränkung der Bewegung des Maulwurfs wird in der E2 auch bereits für
eine andere, nämlich eine schaufelartige Ausführungsform als vorrangiges Ziel
beschrieben (Seite 1, Zeilen 28 bis 30).

Zwar haben die beschriebenen Varianten zusätzlich metallische Stifte, die in Rich-
tung des Maulwurfsganges wirken und dem Maulwurf tödliche Verletzungen zufü-
gen können, sobald dieser mit voller Wucht in den Sperrkörper (Schaufelfläche
oder zylindrischer Bock) hinein läuft. Werden diese Sperrmittel indes von den Tie-
ren vorzeitig bemerkt, wirken sie nicht mehr tödlich, behalten aber dennoch ihre
Sperrwirkung bei. Der von der Prüfungsstelle zutreffend definierte Fachmann, ein
Schädlingsbekämpfer mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebiet der Maul-
wurfsbekämpfung im gärtnerischen Bereich und im Landschaftsgartenbau (Be-
schluss vom 21.05.2014, Seite 2, letzter Abs.), kann dem Offenbarungsgehalt der
E2 daher ohne weiteres entnehmen, dass ein in einen Maulwurfsgang einge-
steckter zylindrischer Gegenstand den Weg des Maulwurfs blockiert und daher
auch zur Beschränkung von Bewegungen des Maulwurfs oder anderer Wühler
dienen kann.

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Durch Anspruch 6 der E2 wird dem Fachmann zudem die Lehre gegeben, den zy-
lindrischen Gegentand (Block) aus Holz zu fertigen.

Der gesamte Offenbarungsgehalt der E2 gibt dem maßgeblichen Fachmann daher
vor dem Hintergrund der in der Fachwelt bestehenden übergeordneten Aufgabe,
bekannte technische Lösungen einfacher, kostengünstiger, umweltfreundlicher
sowie den entsprechenden Tierschutzverordnungen angepasst weiterzubilden, die
Anregung, lediglich noch die bekannte Sperrwirkung von zylindrischen Körpern in
Maulwurfsgängen unter Verzicht auf die Metall- bzw. Stahlspitzen an deren End-
flächen – dies hat im Falle der Lösung nach E2 noch dazu geführt, dass der zy-
lindrische Block mit einer Leine und einem unterirdischen Pflock (10) positions-
markiert und wiedergewinnbar ausgestaltet werden musste (Seite 2, Zeilen 31 bis
34 und Seite 3, Zeilen 4 bis 6 sowie Fig. 5 und 6) – weiter zu verfolgen. Die aus
E2 ebenfalls bereits bekannte Ausgestaltung des zylindrischen Blocks aus Holz
gibt ferner Anlass zu der Überlegung, Naturmaterialien zu verwenden, die dann
auch im Boden verbleiben können und dort der natürlichen Verrottung unterliegen.
Derartige Sperrkörper für Maulwurfsgänge bedürfen dann keiner weiteren Bear-
beitung mehr, denn sie müssen lediglich zum Durchmesser der Maulwurfsgänge
passend dimensioniert sein, was z. B. auch für etwa fingerdickes Astmaterial zu-
trifft, welches lediglich noch in einzelne Stücke zu schneiden ist.

Ähnliche Dimensionen hat auch der Strunk eines Maiskolbens, der zudem bereits
ein Naturmaterial ähnlich wie ein (Rund-)holz darstellt, welches dem Holz in seiner
äußeren Konsistenz nicht unähnlich ist, denn auch der Strunk eines Maiskolbens
besteht aus einem verhärteten, mechanisch festen Gewebe, das sich vom Holz
lediglich in seiner zellulären Mikroanatomie unterscheidet. Diese Unterschiedlich-
keit ist jedoch für den hier in Rede stehenden Verwendungszweck unmaßgeblich
und tritt daher für anmeldungsgemäßen Einsatz nicht in Erscheinung.

Nach alledem stellt die im geltenden Patentanspruch 1 gemäß Merkmal 1. und 1.1
beanspruchte Verwendung eines Strunkes eines Maiskolbens zum Einstecken in
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einen unterirdischen Gang zur Beschränkung von Bewegungen eines Maulwurfs
oder eines anderen Wühlers für den maßgeblichen Fachmann eine zu der im
Stand der Technik nach der FR 2 255 848 A1 (E2) äquivalente Maßnahme zur
Beschränkung der Bewegungen dieser Tiere in ihren Gängen dar, die zu keiner
überraschenden Wirkung führen konnte.

Zu einem ähnlichen Ergebnis würde der Fachmann auch ausgehend von dem
sog. „Maulwurf-Ekelholz“ nach Entgegenhaltung zu 1), der DE 90 10 346 U1 (E1)
gelangen, denn auch von dem dort beschriebenen und dargestellten (Fig. 1, 2)
zylindrischen Holzkörper geht für den Fachmann ohne weiteres erkennbar eine für
Maulwürfe und andere Wühler wirksame bewegungsbeschränkende Sperrwirkung
im Gangsystem aus, die auch dann noch fortbesteht, wenn die in der Bohrung des
Rundholzes eingebrachten reizungsverursachenden Substanzen (z. B. Ammoni-
aklösung) im Laufe der Zeit ihre Wirkung verloren haben.

Nach alledem beruht die Lehre des geltenden Patentanspruchs 1 gegenüber dem
aufgezeigten Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, denn der
maßgebliche Fachmann war ausgehend von der Offenbarung der E2 oder der E1
im Rahmen einer fachüblichen Weiterentwicklung dieser dort beschriebenen Ge-
genstände unter Anwendung seines allgemeinen Fachwissens ohne weiteres in
der Lage, zu der im Anspruch 1 beanspruchten Lehre gemäß den Merkmal 1. und
1.1 zu gelangen.

Der geltende Patentanspruch 1 ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht
gewährbar.

Nach Wegfall des tragenden Hauptanspruchs fallen auch die auf diesen antrags-
gemäß rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 15.

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III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird,
dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten
schriftlich einzulegen.


Dr. Zehendner Dr. Huber Uhlmann Brunn

Pr


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