BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



7 W (pat) 32/15
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(Aktenzeichen)



An Verkündungs Statt
zugestellt am
28. Juni 2017





B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

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betreffend das europäische Patent 1 264 076 (= DE 601 41 000.9)
hier: Umschreibung im Patentregister

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 11. Mai 2017
durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Püschel und die Richterin
Dr. Schnurr

beschlossen:

I. Der Beschluss der Patentabteilung 24.EP des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 13. Juli 2015 wird aufgehoben.

II. Die Antragstellerin ist im Patentregister als alleinige Patentin-
haberin zu vermerken.


G r ü n d e

I.

Die vorliegende Beschwerde betrifft den deutschen Anteil des in englischer Ver-
fahrenssprache erteilten europäischen Patents 1 264 076, das (gemäß deutscher
Übersetzung) eine „Mehrzweckschwimmeinrichtung und Verfahren“ betrifft und
dessen inländischer Anteil beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem
Aktenzeichen 601 41 000.9 geführt wird. Es geht auf die am 12. März 2001 einge-
reichte internationale Anmeldung PCT/US01/07690 (veröffentlicht unter der Num-
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mer WO 01/69037 am 20. September 2001) zurück und nimmt die Priorität der
US-amerikanischen Anmeldung 524,117 vom 13. März 2000 in Anspruch.

Als Patentanmelder wurden bei Einreichung der Prioritätsanmeldung gegenüber
dem US-Patentamt die vier Miterfinder und hiesigen Antragsgegner
M…, E…, A… und M1… an-
gegeben. Am 18. Juli 2000 wurde dieser Behörde eine Abtretungsurkunde („As-
signment“) vorgelegt, wonach alle Rechte aus der Erfindung einschließlich aller
daraus resultierenden ausländischen Rechte („foreign rights, title and interest in
the invention“) auf die D… Inc., übertragen worden seien. Auf Grund die-
ser Abtretung wurde das aus der Prioritätsanmeldung resultierende Patent
US 6,401,824 für die D… Inc., als „Assignee“ und damit als alleiniger In-
haberin erteilt.

Bei Einreichung der internationalen Nachanmeldung am 12. März 2001 wurden als
Anmelder die D… Inc. (mit dem Zusatz „For All Designed States Except
US“) sowie die vier Miterfinder (mit dem Zusatz „US“) als Anmelder angegeben.
Mit entsprechenden Angaben wurde die internationale Anmeldung als Druckschrift
WO 01/69037 A1 veröffentlicht. Neben dem den Anmelder betreffenden INID-
Code 71 wird zum einen als „Applicant (for all designated States except US)“ die
D… Inc., genannt. Zum anderen werden als „(71) Applicants and (72) In-
ventors“ die vier Erfinder, jeweils mit dem Zusatz „[US/US]“, aufgeführt.

Bei Einleitung der europäischen Phase wurden die Daten der internationalen An-
meldung übernommen, wobei in das europäische Patentregister die D…
Inc. und die vier Erfinder als Anmelder eingetragen wurden. Dementsprechend
wurde das europäische Patent 1 264 076 sowohl für die D… Inc., als
auch für die vier Erfinder erteilt, was am 6. Januar 2010 entsprechend im Europäi-
schen Patentblatt veröffentlicht wurde. Im deutschen Patentregister wird der inlän-
dische Anteil des europäischen Patents ebenfalls mit D… Inc., und den
vier Miterfindern als Patentinhaber geführt.
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Die D… Inc., wurde (gemäß einem in Texas registrierten „Certificate of
Conversion“) am 23. Juni 2011 umgewandelt in D1… LLC., welche wie-
derum am 8. November 2012 auf die Antragstellerin, die F… Inc., ver-
schmolzen wurde (siehe Urkunden der US Bundesstaaten Delaware vom
30. Oktober 2012 und Texas vom 8. November 2012). Diese stellte am
10. Oktober 2014 unter Hinweis auf die Abtretungsurkunde vom 18. Juli 2000 so-
wie auf die Umwandlungs- und Verschmelzungsvorgänge den Antrag auf Um-
schreibung des deutschen Anteils auf sich als Alleininhaberin.

Der Umschreibungsantrag wurde - im Anschluss an eine Reihe von Zwischenbe-
scheiden - durch Beschluss der Patentabteilung 24.EP des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 13. Juli 2015 zurückgewiesen. Zur Begründung heißt es in dem
Beschluss, der deutsche Anteil des europäischen Patents beinhalte einen eigen-
ständigen Rechtsanspruch, welcher mit der Übertragung der prioritätsbegründen-
den amerikanischen Patentanmeldung nicht zusammenhänge. Zwar könne nicht
ausgeschlossen werden, dass für die europäische Patentanmeldung - und damit
für das europäische und deutsche Patent - die ursprünglich angegebene, aus der
D… Inc., und den Erfindern bestehende Anmeldergemeinschaft nicht so
verbleiben sollte; ein entsprechender Berichtigungsantrag sei jedoch nicht gestellt
worden. Auch liege kein Nachweis für eine Änderung in der Person des Patentin-
habers vor.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Nach ih-
rer Auffassung kann auch das Recht zur Vornahme ausländischer Nachanmel-
dungen übertragen werden. Daher sei ihre Rechtsvorgängerin, die D
Inc., bereits vor dem 12. März 2001 Inhaberin der entstehenden Rechte auf das
Patent EP 1 264 076 gewesen.

Nach der Beschwerdeeinlegung haben die Antragsgegner zu 1. und zu 2.
(M… und E…) ihre Zustimmung zur Umschreibung des deutschen
Patentanteils erklärt.
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Die Beschwerdegegner haben sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert und
waren auch in der mündlichen Verhandlung nicht beteiligt.

II.

Die zulässige Beschwerde führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und zur Anordnung der beantragten Umschreibung.

Nach § 30 Abs. 3 Satz 1 PatG vermerkt das Patentamt im Patentregister eine Än-
derung in der Person des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachge-
wiesen wird. Insoweit ist nach ständiger Rechtsprechung entsprechend dem We-
sen des Registerverfahrens davon auszugehen, dass die Umschreibung dann zu
versagen ist, wenn die Prüfung der vorgelegten Unterlagen zu Zweifeln an der
Rechtswirksamkeit der Bewilligung oder der Verfügungsbefugnis des Bewilligen-
den bzw. der Rechtswirksamkeit der Übertragung führt und sich diese Zweifel
nicht durch Beweismittel beheben lassen, die für das Registerverfahren tauglich
erscheinen (vgl. BGH BlPMZ 1969, 60, 63 - Marpin; Schulte, PatG, 9. Aufl., § 30
Rn. 33). Ein solcher Fall kann hier nicht angenommen werden, denn die Antrag-
stellerin hat hinreichende Nachweise vorgelegt.

1. Nachdem die im Patentregister als Patent-Mitinhaber geführten
Antragsgegner zu 1. und zu 2. (M… und E…) ihre
Zustimmung zu der beantragten Umschreibung gegeben haben, geht es nur noch
um die Umschreibung der Anteile der Antragsgegner zu 3. und zu 4.
(A… und M1…). Auch insoweit kann dem Antrag entsprochen
werden.

a) Die Abtretungserklärung („Assignment“) vom 18. Juli 2000 erfasst - entge-
gen der im angefochtenen Beschluss zu Grunde gelegten Rechtsauffassung -
nicht lediglich die US-amerikanische Prioritätsanmeldung, sondern ausweislich der
expliziten Erwähnung ausländischer Rechte auch die internationale Nachanmel-
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dung sowie die europäische Patentanmeldung einschließlich des daraus entstan-
denen europäischen Patents mit Gültigkeit u. a. in Deutschland. Da dingliche
Vorausabtretungen auch künftige Anmeldungen erfassen können (vgl.
Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 6 Rn. 30), gilt dies ungeachtet des Um-
stands, dass bei Unterzeichnung der Abtretungserklärung noch keine Anmeldung
eingereicht worden war.

Gegen die Wirksamkeit dieser Abtretungserklärung sind auch im Übrigen weder
von den Antragsgegnern Einwendungen erhoben worden noch sonst ersichtlich.

b) Somit konnte die D… Inc., am 12. März 2001 die internationale
Nachanmeldung ohne die Antragsgegner zu 1. bis 4. tätigen. Dies entspricht auch
den Angaben in der internationalen Anmeldung und in der WO-Schrift, wonach
D… Inc., Anmelderin für alle bezeichneten Staaten außer den USA sein
sollte. Da entsprechend der damaligen Regelung in den USA grundsätzlich nur
Erfinder als Anmelder eingetragen werden konnten (vgl. Mayer/Butler/Molnia, Das
US-Patent, 5. Aufl. 2107, Rn. 772 ff. m. w. N.), werden in den WO-Unterlagen die
Antragsgegner zu 1. bis 4. ebenfalls als Anmelder genannt, jedoch mit Geltung nur
für die USA.

c) Ausgehend von der Anmelderbezeichnung in der internationalen Anmel-
dung hätte somit die D… Inc., im europäischen Patentregister als allei-
nige Anmelderin verzeichnet werden müssen. Fälschlicherweise sind dort jedoch
die vier Miterfinder und hiesigen Antragsgegner als weitere Anmelder eingetragen.
Es handelt sich dabei - wegen der Diskrepanz zu den Angaben in der internatio-
nalen Anmeldung - um eine offenkundige Unrichtigkeit, deren Korrektur jedoch im
Laufe des europäischen Erteilungsverfahrens unterblieben ist.

d) Auf Grund dieser Unrichtigkeit wurde das europäische Patent für sämtliche
im europäischen Register als Anmelder Eingetragene erteilt. Da es jedoch -
ebenso wie die ihm zu Grunde liegende internationale Anmeldung - unter das „As-
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signment“ vom 18. Juli 2000 fällt, ging es im Moment seiner Entstehung auf die
D… Inc., als alleinige Inhaberin über, weshalb auch der deutsche Teil
des europäischen Patents von Anfang an allein diesem Unternehmen zustand.

2. Somit konnte die D… Inc., von den Antragsgegnern von Anfang an
die Umschreibung des Schutzrechts verlangen. Dieser Anspruch steht nunmehr
der Antragstellerin zu. Durch die vorgelegten Dokumente ist ausreichend belegt,
dass die D… Inc., mit Wirkung vom 23. Juni 2011 in die D1…,
LLC, umgewandelt und dass letztere auf die Forum US, Inc., verschmolzen wor-
den ist. Die Antragstellerin ist daher in sämtliche Rechte der D… Inc.,
eingetreten, weshalb ihrem Antrag stattzugeben war.


III.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur
gegeben, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Rauch Püschel Dr. Schnurr

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