BUNDESPATENTGERICHT
L e i t sa tz
Aktenzeichen: 7 W (pat) 28/15
Entscheidungsdatum: 12. April 2017
Rechtsbeschwerde zugelassen: ja
Normen: PatG § 39; PatKostG § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
Gebühren für die Teilanmeldung II
Reicht ein Anmelder für die Teilanmeldung zahlenmäßig mehr Patentansprüche als in der
Stammanmeldung ein, muss er, um die Teilung wirksam werden zu lassen (§ 39 Abs. 2 Satz 1,
Abs. 3 PatG), die Anmeldegebühr nur in der Höhe nachentrichten, die für die Anspruchszahl
in der Stammanmeldung maßgebend war. Die Erhöhung der Anspruchszahl bei der Teilung
kann aber gemäß § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG gebührenpflichtig sein. Sofern in diesem
Fall die Zahlung für die erhöhte Anspruchszahl unterbleibt, erfolgt die Prüfung der
Teilanmeldung nur auf Grundlage des zur Stammanmeldung eingereichten Anspruchssatzes
mit der niedrigeren Anspruchszahl.
BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




7 W (pat) 28/15
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…











betreffend die Patentanmeldung 10 2014 015 924.8
wegen Gebühren für die Teilanmeldung

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hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts am 12. April 2017 durch den Vorsitzenden Richter Rauch,
die Richterin Püschel und die Richterin Dr. Schnurr

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent-
und Markenamts – Prüfungsstelle 23 - vom 1. Juni 2015 auf-
gehoben. Die Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG, wonach die
Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt, ist nicht eingetre-
ten.

2. Die Beschwerdegebühr wird zurückgezahlt.

3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.


G r ü n d e

I.

Mit zwei am 29. Oktober 2014 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegan-
genen Telefaxen erklärte der Anmelder die Teilung seiner (Stamm-) Anmeldung
10 2014 114 398.1 mit der Bezeichnung „Schwammkörper zur Reinigung von
Oberflächen“. Für die elektronisch am 2. Oktober 2014 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingereichte Stammanmeldung, die zwölf Patentansprüche um-
fasste, hatte der Anmelder eine Anmeldegebühr in Höhe von 80,- € entrichtet. Ge-
genstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist die Teilanmeldung
10 2014 015 924.8, während die weitere Teilanmeldung Gegenstand des weiteren
Beschwerdeverfahrens 7 W (pat) 30/15 ist. Die Stammanmeldung wurde am
17. November 2014 zurückgenommen.
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Der Teilungserklärung waren Unterlagen für die Teilanmeldung beigefügt, die ne-
ben Erteilungsantrag, Beschreibung, Zeichnungen und Zusammenfassung auch
14 Patentansprüche umfassten. Außerdem reichte der Anmelder zur Zahlung der
Anmeldegebühr eine Einzugsermächtigung über 80,- € ein, von der das Patentamt
auch erfolgreich Gebrauch machte. Das Patentamt wies mit Bescheid vom
31. Oktober 2014 darauf hin, dass für die abgetrennte Anmeldung für die Zeit bis
zur Trennung die gleichen Gebühren zu entrichten seien, die für die ursprüngliche
Anmeldung zu entrichten gewesen seien; die Höhe betrage hier 80,- €. Sie erhöhe
sich um die im Kostenmerkblatt (Gebührennummer 311 100/311 050) des Patent-
amts ausgewiesenen Beträge, wenn für die Ausscheidungsanmeldung mehr als
zehn Patentansprüche eingereicht worden seien und die Anzahl der in der
Stammanmeldung eingereichten Patentansprüche überschritten werde. Eine wei-
tere Zahlung durch den Anmelder erfolgte nicht.

Im März 2015 erstattete das Patentamt dem Anmelder den gezahlten Betrag von
80,- € - abzüglich einer Erstattungsgebühr von 10,- € - zurück. Nach einer telefoni-
schen Mitteilung, wonach sich die Patentanmeldung erledigt habe, beantragte der
Anmelder mit Schriftsatz vom 7. Mai 2015 den Erlass eines beschwerdefähigen
Beschlusses.

Die Prüfungsstelle 23 des Deutschen Patent- und Markenamts stellte durch Be-
schluss vom 1. Juni 2015 fest, dass die Teilungserklärung als nicht abgegeben
gelte (§ 39 Abs. 3 PatG). Als Grund wird angegeben, dass die Anmeldegebühr in
der Stammanmeldung 80,- € betragen habe. In der Teilungsakte habe der Anmel-
der lediglich einen Betrag von 60,- € gezahlt, was nicht ausreichend sei.

Gegen diesen Beschluss wendet sich der Anmelder mit der Beschwerde und be-
antragt,

den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle 23 des Deut-
schen Patent- und Markenamts vom 1. Juni 2015 aufzuheben und
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festzustellen, dass die Teilungserklärung nicht als nicht abgege-
ben gelte,

sowie die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Zur Begründung seiner Beschwerde verweist der Anmelder auf die Kopie einer
dem Patentamt erteilten Einzugsermächtigung über 80,- € mit Datum
28. Oktober 2014. Als amtliches Aktenzeichen ist dort das Aktenzeichen der
Stammanmeldung angegeben, mit dem in Klammern gesetzten Zusatz „Teilan-
meldung“. Als Verwendungszweck ist „Anmeldegebühr“ genannt. Aus dem dem
Beschwerdeschriftsatz ebenfalls in Kopie beigefügten Sendeprotokoll ergibt sich,
dass dem Patentamt am 29. Oktober 2014 29 Seiten zugefaxt worden sind. Da-
runter soll sich auch die Einzugsermächtigung befunden haben. Die begehrte
Rückerstattung der Beschwerdegebühr wird damit begründet, dass der angefoch-
tene Beschluss auf einer offensichtlich unrichtigen Tatsachenfeststellung beruhe,
die bei Beobachtung der notwendigen Sorgfalt hätte auffallen müssen.

Das Patentamt hat auf Anfrage des Senats eine Aufstellung der für die vorlie-
gende Teilanmeldung eingegangenen sowie rückerstatteten Gebühren einge-
reicht. Daraus ergibt sich sowohl eine Zahlung von 80,- € am 29. Oktober 2014 als
auch die Rückerstattung dieses Betrags abzüglich 10,- € im März 2015.

Durch Beschluss vom 20. Juni 2016 hat der Senat der Präsidentin des Deutschen
Patent- und Markenamts den Beitritt zum vorliegenden Beschwerdeverfahren an-
heimgestellt, und zwar im Hinblick auf die Frage, ob es zur Unwirksamkeit der
Teilung führt, dass der Anmelder zusammen mit der Teilungserklärung am
29. Oktober 2014 14 Patentansprüche eingereicht hat und damit zwei Patentan-
sprüche mehr als in der Stammanmeldung, ohne dafür weitere Anspruchsgebüh-
ren zu entrichten.

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Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts ist dem Beschwerdever-
fahren beigetreten und vertritt in ihrer Stellungnahme die Auffassung, dass die Er-
höhung der Anspruchszahl zwar keinen Einfluss auf die Gebührenzahlung gemäß
§ 39 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 PatG habe, und dass die Dreimonatsfrist im vorlie-
genden Fall aufgrund der fristgerechten Zahlung der Gebühren grundsätzlich ge-
wahrt sei. Allerdings sei der angefochtene Beschluss im Ergebnis gleichwohl zu-
treffend, weil die Teilungserklärung mangels Einreichung vollständiger Anmel-
dungsunterlagen gemäß § 39 Abs. 3 PatG als nicht abgegeben gelte. Es fehlten
hier die gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG erforderlichen Patentansprüche.

Die Änderung der Anmeldung gegenüber der Stammanmeldung durch Erhöhung
der Anspruchszahl sei eine sonstige Handlung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 2
Nr. 5 PatKostG, da sich die Anmeldegebühr gemäß Gebührennummer 311 050
des Kostenverzeichnisses zu § 2 Abs. 1 PatKostG erhöhe. Der Differenzbetrag sei
mit Eingang der Unterlagen fällig und sei innerhalb von drei Monaten ab diesem
Zeitpunkt zu entrichten (§ 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG i. V. m. § 6 Abs. 1
Satz 2 PatKostG). Da der Differenzbetrag vorliegend nicht innerhalb dieser Frist
gezahlt worden sei, müsse die Einreichung des gesamten (geänderten) An-
spruchssatzes gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als von Anfang an nicht vorgenommen
gelten. Die Grundsätze der Antragsbindung und der Antragsgesamtheit erlaubten
es nicht, die Nichtvornahmefiktion des § 6 Abs. 2 PatKostG auf die Änderung der
Anmeldung in Relation zur Stammanmeldung zu beschränken mit der Folge, dass
lediglich die die höhere Gebühr verursachenden Änderungen als nicht vorgenom-
men gelten würden, mithin also die Teilanmeldung auf Grundlage derjenigen An-
sprüche weiter zu behandeln wäre, die der Anspruchszahl der Stammanmeldung
entspreche.

Der Anmelder ist demgegenüber der Ansicht, dass § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 Pat-
KostG im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung komme, weil es sich bei der Ein-
reichung der Patentansprüche für eine Teilanmeldung nicht um eine sonstige
Handlung im Sinne dieser Vorschrift handle. Die Vorschrift setze die „Änderung
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einer Anmeldung“ voraus und damit das Vorhandensein einer Anmeldung. Die
Teilung einer Patentanmeldung begründe hingegen ein neues, von der
Stammanmeldung unabhängiges Erteilungsverfahren; bei Stamm- und Teilanmel-
dung handle es sich nicht um eine Anmeldung, sondern um zwei separate Anmel-
dungen. Grundlage für die Zahlung von Gebühren im Zuge der Teilung einer An-
meldung sei daher allein § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG. Doch selbst wenn für die Ein-
reichung von Patentansprüchen zu einer Teilanmeldung § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5
PatKostG herangezogen würde, folge aus der Nichtzahlung keineswegs, dass die
Teilungserklärung gemäß § 39 Abs. 3 Halbsatz 2 PatG als nicht abgegeben gelte.
Die Anzahl der Ansprüche der Teilanmeldung könne nämlich nur „geändert“ wer-
den, wenn die Teilanmeldung bereits mit einer bestimmten Anzahl an Ansprüchen
anhängig geworden sei. Die Fiktion der Nichtvornahme der Änderungen (§ 6
Abs. 2 PatKostG) führe somit nur dazu, dass die Änderung der Ansprüche als
nicht vorgenommen gelte und die Teilanmeldung mit den Ansprüchen der
Stammanmeldung erhalten bleibe.


II.

Die Beschwerde ist zulässig und begründet. Das Patentamt hat zu Unrecht fest-
gestellt, dass die Teilungserklärung als nicht abgegeben gilt.

1. Die Fiktion des § 39 Abs. 3 PatG, wonach die Teilungserklärung als nicht
abgegeben gilt, wenn für die abgetrennte Anmeldung die nach den §§ 34, 35, 35a
und 36 PatG erforderlichen Anmeldungsunterlagen nicht innerhalb von drei Mo-
naten nach Eingang der Teilungserklärung eingereicht oder die Gebühren für die
abgetrennte Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist entrichtet werden, ist nicht
eingetreten. Denn der Anmelder hat diese Voraussetzungen fristgerecht erfüllt,
wobei dies sowohl bezüglich der nach § 39 Abs. 3 PatG erforderlichen Anmel-
dungsunterlagen zutrifft, die der Anmelder sämtlich schon zugleich mit Erklärung
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der Teilung am 29. Oktober 2014 eingereicht hat, als auch für die Gebührenzah-
lung.

a) Gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 PatG sind für die abgetrennte Anmel-
dung für die Zeit bis zur Teilung die gleichen Gebühren zu entrichten, die für die
ursprüngliche Anmeldung zu entrichten waren, und zwar innerhalb von drei Mo-
naten nach Eingang der Teilungserklärung. Dies ist hier erfolgt.

aa) Für die ursprüngliche Anmeldung war vorliegend bis zur Erklärung der Tei-
lung am 29. Oktober 2014 lediglich eine Anmeldegebühr in Höhe von 80,- € zu
entrichten, was sich daraus ergibt, dass die Stammanmeldung elektronisch mit
zwölf Ansprüchen eingereicht worden war (Nr. 311 000, 311 050 des Gebühren-
verzeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG). Diesen Betrag musste der An-
melder daher auch für seine Teilanmeldung bezahlen, was er laut der Einzugser-
mächtigung, die er zusammen mit der Teilungserklärung am 29. Oktober 2014
eingereicht hatte, und gemäß der dem Senat übermittelten Kostenaufstellung des
Patentamts auch getan hat. Die Angabe des Patentamts im angefochtenen Be-
schluss, wonach vorliegend nur 60,- € entrichtet worden seien, ist dagegen unzu-
treffend.

bb) Der Umstand, dass das Patentamt dem Anmelder den Betrag von 80,- € -
abzüglich einer Erstattungsgebühr - wieder zurückgezahlt hat, führt zu keiner an-
deren Beurteilung. Wenn eine fällige Gebührenschuld beglichen wird und das Pa-
tentamt den Betrag irrtümlich wieder zurückzahlt, lebt die getilgte Gebührenschuld
nicht wieder auf. Vielmehr entsteht gegen den Kostenschuldner ein Anspruch auf
Wiedereinzahlung des zurückgezahlten Betrages (vgl. Busse/Schuster, PatG,
8. Aufl., PatKostG § 10 Rdn. 8; Schulte/Schell, PatG, 9. Aufl., PatKostG § 1
Rdn. 23, jeweils m. w. N.).

cc) Für die Frage der Gebührenzahlung gemäß § 39 Abs. 2 und 3 PatG ist es
ohne Bedeutung, dass der Anmelder zusammen mit der Teilungserklärung am
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29. Oktober 2014 14 Patentansprüche eingereicht hat und damit zwei Patentan-
sprüche mehr als in der Stammanmeldung, ohne dafür weitere Gebühren zu ent-
richten.

Die für zwei weitere Ansprüche fälligen Gebühren (Nr. 311 050 des Gebührenver-
zeichnisses, Anlage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) gehören im vorliegenden Fall nicht
zu den gemäß § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG anlässlich der Teilung zu entrichtenden
Gebühren (a. A. wohl Fitzner/Lutz/Bodewig/ Gleiter/ Fischer, Patentrechtskom-
mentar, 4. Aufl., PatG § 39 Rdn. 42). Diese Vorschrift stellt nämlich ausdrücklich
auf die Gebühren ab, die „für die Zeit bis zur Teilung … für die ursprüngliche An-
meldung“ zu entrichten waren, was den Rückbezug auf die insoweit allein maß-
gebliche Stammanmeldung deutlich macht. Da es in der Zeit bis zur Teilung nur
die Stammanmeldung gegeben hat, kann bezüglich der zu entrichtenden Gebüh-
ren auch nur auf diese abgestellt werden (vgl. auch Senatsbeschluss vom
14. November 2016, 7 W (pat) 30/15). Die vorgenannte Erhöhung der Anspruchs-
gebühren ist bis zum Zeitpunkt der Teilung in der Stammanmeldung nicht fällig
geworden, da es in der Stammanmeldung bis zur Teilung am 29. Oktober 2014
unverändert bei den dort eingereichten zwölf Patentansprüchen geblieben ist.
Vielmehr ist die Erhöhung der Anspruchsgebühren nur in der neu begründeten
Teilanmeldung fällig geworden. Dies hat zur Folge, dass die Nichtzahlung der hier
fälligen weiteren Anspruchsgebühren nicht die Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG
auslöst, sondern lediglich den allgemeinen Regelungen des Patentkostengesetzes
unterliegt.

b) Die Rechtsfolge des § 39 Abs. 3 PatG, wonach die Teilungserklärung als
nicht abgegeben gilt, kann auch nicht daraus hergeleitet werden, dass es an der
Einreichung der gemäß § 39 Abs. 3 i. V. m. § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG erforderlichen
Patentansprüche fehlen würde, weil die für zwei weitere Ansprüche fälligen Ge-
bühren nicht nachgezahlt worden sind.

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aa) Dadurch, dass der Anmelder am 29. Oktober 2014 - und damit gemäß § 39
Abs. 3 PatG grundsätzlich fristgemäß - Patentansprüche eingereicht hat, die in der
Zahl gegenüber den ursprünglich eingereichten Ansprüchen um zwei erhöht wa-
ren, kommt zwar die Vorschrift des § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG zur Anwen-
dung.

Nach dieser Vorschrift gilt als sonstige Handlung insbesondere die Änderung einer
Anmeldung oder eines Antrags, wenn sich dadurch eine höhere Gebühr für das
Verfahren oder die Entscheidung ergibt. Dies ist dann der Fall, wenn die nachträg-
liche Änderung der Anmeldung zu einer höheren Zahl an Ansprüchen führt, als für
die Bemessung der Gebühr maßgeblich waren. Die Änderung löst damit die Fäl-
ligkeit des Gebührenbetrages aus, der sich aus dem Abzug der schon früher fälli-
gen Anmeldegebühr von dem durch die Änderung erhöhten Gebührenbetrag
ergibt (vgl. Gesetzesbegründung, BlPMZ 2009, 307, 320).

Auch die Einreichung von Ansprüchen anlässlich einer Teilung, die gegenüber der
Stammanmeldung in der Anzahl erhöht sind, ist grundsätzlich als eine Änderung
der Anmeldung bzw. des Antrags i. S. von § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG zu
werten (so auch Fitzner/Lutz/Bodewig/Gleiter/Fischer, a. a. O., § 39 Rdn. 42).
Zwar handelt es sich bei der auf die Teilung einer Anmeldung gemäß § 39 PatG
gerichteten Verfahrenshandlung um eine Bewirkungshandlung, die unmittelbar mit
Eingang beim Patentamt eine - neue, selbständige - Patentanmeldung zum Ent-
stehen bringt (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 39 Rdn. 12; Busse/
Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rdn. 30 m. w. N.). Nach herrschender
Auffassung ist aber die Teilung als ein rein verfahrensrechtlicher Vorgang der Pro-
zesstrennung nach § 145 ZPO vergleichbar (vgl. BGH BlPMZ 1967,
299 - Kaskodeverstärker; Schulte/Moufang, a. a. O., § 39 Rdn. 10; Busse/
Keukenschrijver, a. a. O., § 39 Rdn. 28). Der bereits in der ursprünglichen
Anmeldung geltend gemachte Anspruch auf Patenterteilung wird nach der Teilung
für den abgetrennten Teil der Anmeldung in einem besonderen Verfahren weiter-
verfolgt, das rechtlich insoweit als Fortsetzung des bereits anhängig gewordenen
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Erteilungsverfahrens erscheint (vgl. BGH BlPMZ 1971, 347, 349 - Funkpeiler;
Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 39 Rdn. 31). Vor diesem Hintergrund ist auch
die gemäß § 39 Abs. 3 PatG erforderliche - erstmalige - Einreichung von Ansprü-
chen zur Teilanmeldung mit einer gegenüber der Stammanmeldung erhöhten An-
spruchszahl in der Teilanmeldung nicht anders zu behandeln, als wenn die ent-
sprechende Erhöhung der Anspruchszahl in der Stammanmeldung erfolgt wäre.
Denn in beiden Fällen ist der Prüfungsumfang gegenüber den ursprünglich mit der
Stammanmeldung eingereichten Ansprüchen erweitert.

bb) Mit Einreichung des zahlenmäßig erhöhten Anspruchssatzes am
29. Oktober 2014 sind somit gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 5 PatKostG
zwei weitere Anspruchsgebühren (Nr. 311 050 des Gebührenverzeichnisses, An-
lage zu § 2 Abs. 1 PatKostG) fällig geworden. Da diese nicht innerhalb der Drei-
monatsfrist des § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG gezahlt worden sind, gilt die Handlung
gemäß § 6 Abs. 2 PatKostG als nicht vorgenommen. Dies bedeutet - entspre-
chend der Rechtslage bei „normalen“, d. h. ungeteilten Anmeldungen - , dass die
Erhöhung auf 14 Patentansprüche nicht wirksam war, mit der Folge, dass die
Prüfung der Teilanmeldung nicht auf Grundlage des Anspruchssatzes mit der er-
höhten Anspruchszahl erfolgen kann, sondern nur auf Grundlage des bisherigen,
zur Stammanmeldung eingereichten, zwölf Ansprüche umfassenden Anspruchs-
satzes mit der niedrigeren Anspruchszahl.

cc) Mit der Rechtsfolge des § 6 Abs. 2 PatKostG bezüglich des um zwei
Ansprüche erhöhten, am 29. Oktober 2014 eingereichten Anspruchssatzes ist
aber nicht zugleich auch der Eintritt der Fiktion des § 39 Abs. 3 PatG verbunden.
Vielmehr sind die Gebühren, die einerseits in § 3 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 5
PatKostG, andererseits in § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG ihre Grundlage haben, sowie
die jeweiligen Rechtsfolgen bei nicht ausreichender Zahlung dieser Gebühren,
streng auseinanderzuhalten.

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Der Grund für die Anwendung des § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 PatKostG anlässlich der
Einreichung von Patentansprüchen mit der Teilung liegt - wie oben ausgeführt -
darin, dass die Teilanmeldung als Fortsetzung des bereits anhängig gewordenen
Erteilungsverfahrens (Stammanmeldung) erscheint, womit sich die Sachlage nicht
anders darstellt als bei einer Fortführung einer ungeteilten Anmeldung mit höherer
Anspruchszahl. In einer ungeteilten Anmeldung führt die Nichtvornahmefiktion des
§ 6 Abs. 2 PatKostG dazu, dass die Anmeldung auf Grundlage des nicht erhöhten
Anspruchssatzes weiterzubehandeln ist, aber nicht dazu, dass die Anmeldung
insgesamt entfiele.

Die Regelung des § 39 Abs. 3 PatG bietet keine hinreichende Rechtsgrundlage,
dies bei Einreichung von Patentansprüchen für die Teilanmeldung, auch wenn es
sich um die erstmalige Einreichung handelt, anders zu sehen. Die Existenz der
Teilanmeldung, die - wie oben ausgeführt - bereits mit Eingang der Teilungserklä-
rung begründet wird, ist zunächst in der Schwebe. Ob sie endgültig bestehen
bleibt oder nicht, hängt nach § 39 Abs. 3 PatG allein von der fristgerechten Erfül-
lung der dort genannten Voraussetzungen ab, nämlich der Einreichung der An-
meldungsunterlagen und der Entrichtung der Gebühren innerhalb der Dreimo-
natsfrist. Dieser Schwebezustand soll nach der gesetzlichen Regelung höchstens
bis zu drei Monate andauern. Im Zeitpunkt der Erfüllung der Voraussetzungen des
§ 39 Abs. 3 PatG innerhalb der Dreimonatsfrist wird die Teilungserklärung endgül-
tig wirksam; dadurch erstarkt die Teilanmeldung zu einer normalen Patentanmel-
dung (vgl. Schulte/Moufang, a. a. O, § 39 Rdn. 40). Wenn aber die Teilanmeldung
durch Einreichung der Anmeldungsunterlagen und Nachzahlung der nach § 39
Abs. 2 Satz 1 PatG zu entrichtenden Gebühren einmal zu einer normalen Patent-
anmeldung erstarkt ist - wie hier am 29. Oktober 2014, als der Anmelder sowohl
die Gebühren für die Stammanmeldung nachgezahlt als auch die Anmeldungsun-
terlagen vollständig eingereicht hat -, gibt es keinen Grund dafür, dies durch ein
nachträgliches Ereignis wieder entfallen zu lassen.

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Dem Wortlaut des § 39 Abs. 3 PatG kann nicht entnommen werden, dass die
Wirksamkeit der Teilungserklärung als solcher und damit die Beendigung der
Schwebefrist nicht nur von der Zahlung der in § 39 Abs. 2 Satz 1 PatG genannten
Gebühren, sondern zusätzlich noch von der Zahlung weiterer Gebühren abhängen
soll, nämlich davon, dass die mit den eingereichten Patentansprüchen etwaigen
fälligen weiteren Anspruchsgebühren gezahlt werden. Würde nicht nur die Drei-
monatsfrist des § 39 Abs. 3 PatG, sondern zusätzlich noch eine mit Einreichung
der Patentansprüche, die eine erhöhte Anspruchszahl aufweisen, beginnende
neue Dreimonatsfrist (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG) abzuwarten sein, würde sich
die Schwebefrist in gesetzlich nicht vorgesehener Weise über drei Monate hinaus
verlängern, unter Umständen sogar bis auf das Doppelte, letzteres in Fällen, in
denen die Patentansprüche am letzten Tag der Dreimonatsfrist des § 39 Abs. 3
PatG eingereicht werden. Dies ist aber auch mit dem Sinn und Zweck der Rege-
lung des § 39 Abs. 3 PatG, wonach spätestens mit Ablauf der dortigen Dreimo-
natsfrist Klarheit über das Erstarken der Teilanmeldung zur Vollanmeldung und
damit Rechtssicherheit über die Existenz der Teilanmeldung herrschen soll, nicht
vereinbar.

§ 39 Abs. 3 PatG ist daher ist in sachgerechter Weise dahin auszulegen,
dass - wenn die Voraussetzungen des § 39 Abs. 3 PatG wie hier erfüllt sind und
die Teilanmeldung zur Vollanmeldung erstarkt ist -, dies nicht wieder wegen der
Nichtzahlung der erhöhten Anspruchsgebühren rückgängig gemacht werden kann.
Vielmehr führt diese Nichtzahlung nur zu denselben Rechtsfolgen wie in einer
„normalen“, d. h. ungeteilten Anmeldung, wie oben schon ausgeführt worden ist.

Die vorliegende Teilungserklärung gilt daher nicht gemäß § 39 Abs. 3 PatG als
nicht abgegeben.

2. Die Beschwerdegebühr ist aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen, § 80
Abs. 3 PatG, weil das Patentamt bei seiner Entscheidung von falschen Tatsachen
ausgegangen ist.
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3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 und 2 erste Alterna-
tive PatG zugelassen. Die Frage der Auslegung von § 39 Abs. 3 PatG betrifft nicht
lediglich eine Frage des Kostenansatzes, für die eine Rechtsbeschwerde ausge-
schlossen ist (BGH GRUR 2015, 1144 - Überraschungsei).


III.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde gegeben.
Diese kann nur darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung
des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Rauch Püschel Dr. Schnurr

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