BPatG 253
08.05

BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES

7 Ni 15/16 (EP)
(Aktenzeichen)

URTEIL


Verkündet am
7. Dezember 2017
…





In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -
betreffend das europäische Patent 1 338 711
(DE 503 12 040)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf Grund der mündlichen Verhandlung vom
7. Dezember 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der
Richterin Püschel und der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Dipl.-Ing. Küest und
Dipl.-Ing. Univ. Richter

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 1 338 711 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil-
weise für nichtig erklärt, dass

1. in Patentanspruch 1

a) im ersten Halbsatz die Worte „und einer Befesti-
gungseinrichtung (10)“ ersetzt werden durch die
Worte „und einer versenkbaren Befestigungsein-
richtung (10)“;

b) im zweiten Halbsatz nach den Worten „und ein
Vormontage-Gehäuse (19)“ die Worte „mit einem
becherförmigen Abschnitt (20) und elastisch ver-
formbaren Flügeln (21) mit hakenförmigen En-
den (22)“ eingefügt werden;

2. die Patentansprüche 4 und 5 entfallen;

3. sich die Patentansprüche 2 und 3 und 6 bis 12 auf die
geänderte Fassung des Patentanspruchs 1 rückbe-
- 3 -
ziehen, wobei der Rückbezug auf die Patentansprü-
che 4 und 5 jeweils entfällt und in Patentanspruch 12
der Rückbezug auf die Patentansprüche 2 bis 5 durch
einen Rückbezug auf die Patentansprüche 2 und 3 er-
setzt wird.

II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander
aufgehoben.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in
Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages
vorläufig vollstreckbar.


Tatbestand

Die Klage richtet sich gegen den inländischen Teil des in deutscher Verfahrens-
sprache erteilten europäischen Patents 1 338 711 (Streitpatent), das auf eine An-
meldung vom 16. Januar 2003 zurückgeht und die Priorität einer italienischen Vor-
anmeldung vom 26. Februar 2002 in Anspruch nimmt. Das beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 503 12 040.5 geführte Streitpatent
ist bezeichnet mit „Befestigungsvorrichtung für wandhängende Objekte“ und um-
fasst zwölf Ansprüche, wobei die Ansprüche 2 bis 12 als Unteransprüche unmit-
telbar bzw. mittelbar auf Anspruch 1 rückbezogen sind.

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Ob-
jekt (17) und einer Befestigungseinrichtung (10) für dieses
Objekt, die ein Rohr (11), eine Spannhülse (18), ein
- 4 -
Schraubelement (24) und ein Vormontage-Gehäuse (19)
zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Ob-
jekt (17) umfasst, wobei im Gebrauchszustand
- das Rohr (11) einen mit einem lnnengewinde versehe-
nen Abschnitt (12) für den Eingriff mit einem mit einem
Gegengewinde versehenen Bolzen (13) zum freitra-
genden Befestigen an einer Wand (14) aufweist, wo-
bei das Rohr (11) in ein entsprechendes Durch-
gangsloch (15) eines Teils (16) des aufzuhängenden
Objekts (17) einzuführen ist,
- die Spannhülse (18) so einsetzbar ist, dass sie das
auf den Bolzen (13) geschraubte Rohr (11) bis zum
Anstoßen gegen eine lnnenwand des Teils (16) des
aufzuhängenden Objekts (17) umgibt,
- das Schraubenelement (24) in ein radiales Durch-
gangsloch (25) der Hülse (18) eingreift und mit dem
entsprechenden Ende auf eine geneigte Fläche (27)
einwirkt, die von einer entsprechenden radialen
Vertiefung (28) des Rohrs (11) gebildet ist,
wobei das Anziehen des Schraubenelements (24) durch das
Vorhandensein der geneigten Fläche (27) eine Zugwirkung
auf das Rohr (11) und eine Schubwirkung der Hülse (18) in
axialer Richtung bezüglich des Bolzens (13) auf den Teil des
aufzuhängenden Objekts (17) hervorruft, um dieses gegen
die Wand zu spannen.

Wegen des Wortlauts der Unteransprüche 2 bis 12 wird auf die Streitpatentschrift
EP 1 338 711 B1 Bezug genommen.

Die Klägerin macht die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit und
der unzulässigen Erweiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatÜG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) und c) EPÜ) geltend.
- 5 -
Den Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung begründet die Klägerin zum
einen damit, dass Gegenstand des ursprünglich eingereichten Patentanspruchs 1
eine „versenkbare Befestigungsvorrichtung“ gewesen sei; im erteilten Patentan-
spruch 1 sei dagegen das Merkmal „versenkbar“ nicht enthalten.

Zum anderen sieht die Klägerin eine unzulässige Erweiterung in der Hinzufügung
des im ursprünglich eingereichten Anspruch 1 nicht enthaltenen Merkmals, wo-
nach die Befestigungseinrichtung auch „ein Vormontage-Gehäuse (19) zum Her-
stellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17)“ umfasst. Ein Vor-
montage-Gehäuse sei ursprünglich nicht allgemein offenbart gewesen, sondern
nur in den ein erstes Ausführungsbeispiel betreffenden Beschreibungsabsät-
zen [0022] und [0023] der Patentanmeldung EP 1 338 711 A1 (nachfolgend: A1-
Schrift) i. V. m. den Figuren 1 bis 7, entsprechend den ursprünglich eingereichten
Ansprüchen 2 und 3. Diese haben folgenden Wortlaut:

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kontakt zwischen der Hülse (18) und dem Teil (16) des
aufzuhängenden Objekts (17) durch ein Vormontage-Ge-
häuse (19) vermittelt wird, das einen becherförmigen Ab-
schnitt (20) zum Aufnehmen der Hülse (18) und mehrere
auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf
Biegung elastisch verformbare Flügel (21) hat, die außerhalb
des Rohrs (11) in das Loch (15) des Teils (16) des aufzu-
hängenden Objekts (17) einführbar sind, bis ihre hakenför-
migen Enden (22) in einen Sitz (23) eingreifen, der an der
der Einführseite abgewandten Seite ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
das Vormontage-Gehäuse (19) mehrere Positionierungsflü-
gel (20a) hat, die sich seitlich am Umfang des becherförmi-
gen Abschnitts (20) erstrecken, zur Anlage an der Innenseite
des Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17).
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Mit der isolierten Aufnahme eines „Vormontage-Gehäuses (19) zum Herstellen ei-
nes Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17)“ entfalte das Streitpatent auch
für solche Befestigungseinrichtungen mit Vormontagegehäusen einen Schutz, die
nicht dem Erfindungsgedanken entsprächen. Sämtliche ursprünglich aufgeführten
Merkmale seien für die Erfindung wesentlich und könnten nicht außer Acht gelas-
sen werden. Bei dem genannten Merkmal handele es sich daher um eine unzu-
lässige Zwischenverallgemeinerung.

Überdies sei Gegenstand der Erfindung ursprünglich nur eine versenkbare Befes-
tigungsvorrichtung gewesen, nicht jedoch - wie im erteilten Patent - ein Bausatz
aus einem aufzuhängenden Objekt und einer Befestigungsvorrichtung.

Den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit stützt die Klägerin auf fol-
gende Publikationen:

E1 deutsche Gebrauchsmusterschrift 79 10 865 U1
E2 niederländische Patentanmeldung 9401071 A
E3 deutsche Gebrauchsmusterschrift 91 14 083 U1
E4 US-Patentschrift 2,442,184
E5 europäische Patentanmeldung 0 485 757 A1
E6 US-Patentschrift 5,096,349 A
E7 deutsche Offenlegungsschrift 198 09 856 A1
E8 deutsche Patentschrift 195 09 408 C1
E9 europäische Patentanmeldung 1 170 427 A2
E10 deutsche Gebrauchsmusterschrift 201 12 622 U1
E11 deutsche Gebrauchsmusterschrift 298 21 161 U1
E12 französische Patentanmeldung 2 623 575 A1
E13 niederländische Patentanmeldung 9401072 A

Der Gegenstand des Anspruchs 1 - in dessen erteilter Fassung ebenso wie in den
mit dem Hauptantrag bzw. mit Hilfsantrag I verteidigten Fassungen - sei dem
Fachmann ausgehend von E1 in Verbindung mit seinem Fachwissen nahe gelegt
- 7 -
gewesen, ggf. in Kombination mit E2, E4, E5, oder durch Kombination der Schrif-
ten E6 und E7 bzw. E8 und E3 oder E5. Auch die Merkmale der Unteransprüche
seien allesamt nicht erfinderisch.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 338 711 mit Wirkung für das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig
zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen Patentanspruch 1 in
der Fassung des mit Schriftsatz vom 5. April 2017 eingereichten
Hauptantrags,
hilfsweise, soweit sie sich gegen Patentanspruch 1 in der Fassung
der in der Reihenfolge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsan-
träge I, II, IIa, III und IV richtet (Hilfsantrag I eingereicht mit Schrift-
satz vom 5. April 2017, Hilfsanträge II, III und IV eingereicht mit
Schriftsatz vom 5. Oktober 2017, Hilfsantrag IIa erklärt zu Proto-
koll der mündlichen Verhandlung),
wobei die in ihrem Wortlaut gegenüber der erteilten Fassung un-
veränderten Patentansprüche 2 bis 12 auf Patentanspruch 1 in der
Fassung des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge I und II und die
in den Hilfsanträgen III und IV jeweils vorgesehenen Ansprüche 2
bis 11 auf die dortigen Fassungen des Anspruchs 1 rückbezogen
sind. Gemäß Hilfsantrag IIa sollen - bei im Wortlaut gegenüber der
erteilten Fassung im Übrigen unveränderten Unteransprüchen -
die erteilten Patentansprüche 4 und 5 entfallen, und die Rückbe-
ziehung in Patentanspruch 12 auf die Ansprüche 2 bis 5 soll er-
setzt werden durch eine Rückbeziehung auf die Patentansprü-
che 2 und 3.
- 8 -
In den Fassungen des Hauptantrags bzw. der Hilfsanträge I, II und IIa soll Pa-
tentanspruch 1 gegenüber seiner erteilten Fassung durch folgende Hinzufügungen
eingeschränkt werden:

Hauptantrag: (Änderung gegenüber Patentanspruch1 gemäß der erteilten
Fassung durch Unterstreichung kenntlich gemacht)

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Objekt
(17) und einer versenkbaren Befestigungseinrichtung (10) für
dieses Objekt,……...

Hilfsantrag I (Änderungen gegenüber Patentanspruch 1 gemäß Hauptan-
trag durch Unterstreichung kenntlich gemacht)

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden
Sanitärobjekt (17) und einer versenkbaren Befestigungsein-
richtung (10) für dieses Sanitärobjekt, die ein Rohr (11), eine
Spannhülse (18), ein Schraubelement (24) und ein Vormon-
tage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen
Hülse (18) und Sanitärobjekt (17) umfasst, wobei im Ge-
brauchszustand….

Hilfsanträge II und IIa (Änderungen gegenüber Patentanspruch 1 gemäß
Hauptantrag durch Unterstreichung kenntlich gemacht)

1. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Ob-
jekt (17) und einer versenkbaren Befestigungseinrich-
tung (10) für dieses Objekt, die ein Rohr (11), eine Spann-
hülse (18), ein Schraubelement (24) und ein Vormontage-
Gehäuse (19) mit einem becherförmigen Abschnitt (20) und
elastisch verformbaren Flügeln (21) mit hakenförmigen En-
- 9 -
den (22) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18)
und Objekt (17) umfasst, wobei im Gebrauchszustand….

Bzgl. der Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen III und IV wird auf
Bl. 168 ff. bzw. Bl. 173 ff. der Gerichtsakte verwiesen.

Die Klägerin hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie das Streitpatent
im Umfang der von der Beklagten mit deren Hilfsanträgen II bzw. IIa verteidigten
Fassungen nicht mehr angreife.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen.

Die von der Beklagten gerügte Zwischenverallgemeinerung in Patentanspruch 1
(„Vormontage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18)
und Objekt (17)“) sei zulässig. Der Fachmann entnehme den ursprünglichen An-
meldungsunterlagen, dass die dort beschriebenen Ausführungsbeispiele lediglich
als Beispiele einer abstrakteren technischen Lehre gemeint seien. Erfindungswe-
sentlich sei lediglich das Vormontagegehäuse an sich, auf seine konkrete Ausfüh-
rung mit einem becherförmigen Abschnitt und den Flügeln mit hakenförmigen En-
den komme es nicht an. Ursprünglich offenbart sei eine frei wählbare Befesti-
gungslösung, die für den Fachmann erkennbar auch ganz anders gelöst werden
könne. Die Aufnahme der Merkmale „becherförmiger Abschnitt“ sowie „Flügel mit
hakenförmigen Enden“ in den erteilten Anspruch 1 sei daher nicht erforderlich ge-
wesen.

Im Übrigen hält die Klägerin das Streitpatent in der mit Hauptantrag verteidigten
Fassung, zumindest in der Fassung eines der Hilfsanträge, für patentfähig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 28. August 2017 einen frühen ge-
richtlichen Hinweis (§ 83 Abs. 1 PatG) und mit Telefax vom 30. November 2017
einen weiteren Hinweis zukommen lassen.

- 10 -
Wegen der Einzelheiten wird auf die Gerichtsakte und auf das Protokoll der münd-
lichen Verhandlung verwiesen.


Entscheidungsgründe

Die Klage ist zulässig und in der Sache teilweise begründet. Das Streitpatent ist
ohne Sachprüfung für nichtig zu erklären, soweit es nach dem Hauptantrag der
Beklagten von dieser nicht verteidigt wird (vgl. BGH GRUR 2007, 404, 405
[15] - Carvedilol II m. w. N.). Darüber hinaus hat das Streitpatent auch in der Fas-
sung der Hilfsanträge I und II keinen Bestand. Jedoch erweist es sich in der Fas-
sung des Hilfsantrags IIa als bestandsfähig.

I.

1. Nach der Beschreibung in der Streitpatentschrift (dort Absätze [0001] bis
[0007]) befasst sich die vorliegende Erfindung mit der Befestigung von Objekten,
die an einer Wand aufgehängt werden. Sanitärobjekte, die an der Wand hängen,
hätten gegenüber solchen, die auf dem Boden stehen, beträchtliche Vorteile und
würden deshalb zunehmend geschätzt. Der einzige Nachteil bestehe in der
Wandbefestigung.

Normalerweise seien Wandbefestigungssysteme an seitlich voneinander abge-
wandten Stellen an dem dafür mittels geeigneter Bereiche vorbereiteten Sani-
tärobjekt platziert. Sie seien so geformt, dass sie im wesentlichen Tragebügel mit
Bohrlöchern zum Einführen der Bolzen der genannten Wandbefestigung bildeten.
Diese Anbringung sei ästhetisch nachteilig, weil die Befestigungspunkte sichtbar
seien. Aus verschiedenen Druckschriften seien aber auch andere Befestigungs-
vorrichtungen bekannt (i. E. Absätze [0008] bis [0012]).

Als Hauptaufgabe der vorliegenden Erfindung wird in der Streitpatentschrift ange-
geben, einen Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Ob-
- 11 -
jekt - insbesondere einem Sanitärobjekt - und einer Befestigungseinrichtung für
dieses Objekt zu schaffen, der eine einfache, sichere und vollständig versenkbare
Befestigung dieses Objektes an der Wand ermögliche (Absätze [0013], [0014]).

2. Diese Aufgabe soll nach der Streitpatentschrift durch einen Bausatz mit den
Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 gelöst werden. Die Merkmale dieses An-
spruchs können - unter Einbeziehung der Einfügung gemäß Hauptantrag der Be-
klagten - wie folgt gegliedert werden:

0. Bausatz mit einem an einer Wand aufzuhängenden Objekt (17) und
einer versenkbaren Befestigungseinrichtung (10) für dieses Objekt,
umfassend
1. ein Rohr (11), das im Gebrauchszustand
1.1. einen mit einem lnnengewinde versehenen Abschnitt (12) auf-
weist,
1.1.1. für den Eingriff mit einem mit einem Gegenge-
winde versehenen Bolzen (13)
1.1.2. zum freitragenden Befestigen an einer
Wand (14),
1.2. und in ein entsprechendes Durchgangsloch (15) eines
Teils (16) des aufzuhängenden Objekts (17) einzuführen ist;
2. eine Spannhülse (18),
2.1. die im Gebrauchszustand so einsetzbar ist, dass sie das auf
den Bolzen (13) geschraubte Rohr (11) bis zum Anstoßen ge-
gen eine Innenwand des Teils (16) des aufzuhängenden Ob-
jekts (17) umgibt;
3. ein Schraubelement (24), das im Gebrauchszustand
3.1. in ein radiales Durchgangsloch (25) der Hülse (18) eingreift
und
3.2. mit dem entsprechenden Ende auf eine geneigte Fläche (27)
einwirkt, die von einer entsprechenden radialen Vertie-
fung (28) des Rohrs (11) gebildet ist, wobei
- 12 -
3.3. das Anziehen des Schraubenelements (24) durch das Vorhan-
densein der geneigten Fläche (27)
3.3.1. eine Zugwirkung auf das Rohr (11) und
3.3.2. eine Schubwirkung der Hülse (18) in axialer
Richtung bezüglich des Bolzens (13) auf den Teil
des aufzuhängenden Objekts (17) hervorruft,
3.3.3. um dieses gegen die Wand zu spannen;
4. ein Vormontage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwi-
schen Hülse (18) und Objekt (17).

3. Zuständiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Können es
insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und für die Inter-
pretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Maschi-
nenbauingenieur (FH) mit Berufserfahrung in der Konstruktion und Fertigung von
Befestigungselementen und -systemen, insbesondere im Installationsbereich.

4. Dieser Fachmann entnimmt dem Begriff „Bausatz“, worunter im allgemei-
nen ein Set obligat zusammengehöriger und funktionell aufeinander abgestimmter
Teile zu verstehen ist, dass dieser aus den im Patentanspruch 1 aufgeführten Be-
standteilen besteht, nämlich aus einem Objekt (17), das an der Wand aufzuhän-
gen ist, und einer Befestigungsvorrichtung hierfür, die wiederum die weiteren im
Anspruch genannten Bestandteile wie ein Rohr, eine Spannhülse, ein Schraub-
element und ein Vormontage-Gehäuse umfasst.

Der Begriff „Vormontage-Gehäuse“ (Merkmal 4) impliziert, dass es sich um ein
Gehäuse handelt, das vor der eigentlichen Montage zum Einsatz kommt. Davon
abgesehen dient nach dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 das Vor-
montage-Gehäuse ganz allgemein „zum Herstellen eines Kontakts zwischen
Hülse (18) und Objekt (17)“. Zweckangaben in einem Sachanspruch beschränken
als solche dessen Gegenstand regelmäßig nicht; mittelbar haben sie die Wirkung,
den durch das Patent geschützten Gegenstand dahin zu definieren, dass er so
ausgebildet sein muss, um für den angegebenen Zweck verwendbar zu sein (vgl.
- 13 -
BGH GRUR 2012, 475 [17] - Elektronenstrahltherapiesystem). In dem in der Be-
schreibung des Streitpatents beschriebenen ersten Ausführungsbeispiel (vgl. Ab-
sätze [0025] und [0026], Figuren 3 bis 7) ist das Vormontage-Gehäuse so ausge-
bildet, dass es einen becherförmigen Abschnitt 20 zum Aufnehmen der Hülse 18
und mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung
elastisch verformbare Flügel 21 hat, die außerhalb des Rohrs 11 in das Loch 15
einführbar sind, bis ihre hakenförmigen Enden 22 in einen Sitz 23 eingreifen; fer-
ner hat es mehrere Positionierungsflügel 20a. Ein Ausführungsbeispiel erlaubt je-
doch regelmäßig keine einschränkende Auslegung eines die Erfindung allgemein
kennzeichnenden Patentanspruchs (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige
Vereinzelungseinrichtung). Dies gilt auch hier, da die in der Streitpatentschrift be-
schriebene Ausbildung des Vormontage-Gehäuses keinen Eingang in den Wort-
laut des Anspruchs gefunden hat und auch jede andere Art der Ausbildung des
Vormontage-Gehäuses darunter zu verstehen ist, sofern sie nur dazu geeignet ist,
den Kontakt zwischen Hülse und Objekt herzustellen.

II.

Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags der Beklagten ist nicht be-
standsfähig, weil sein Gegenstand gegenüber der ursprünglichen Anmeldung un-
zulässig erweitert ist (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. c) EPÜ).

1. Was den Vorwurf einer durch Verzicht auf das Teilmerkmal „versenkbar“ im
erteilten Patentanspruch 1 verursachten unzulässigen Erweiterung betrifft, so hat
die Beklagte diesem allerdings durch Vorlage einer gemäß Hauptantrag geänder-
ten Anspruchsfassung Rechnung getragen.

2. Der gemäß Merkmal 0 beanspruchte „Bausatz“, bestehend aus einem an
einer Wand aufzuhängenden Objekt und einer versenkbaren Befestigungsvor-
richtung für dieses Objekt, ist durch den ursprünglich eingereichten Patentan-
spruch 12 gedeckt und bringt deshalb keine unzulässige Erweiterung mit sich.
- 14 -
Dieser Anspruch war auf ein „Objekt zum Aufhängen“ gerichtet, „das eine Vor-
richtung nach einem oder mehreren der vorhergehenden Ansprüche verwendet“.
Somit beinhaltet bereits die Anmeldung zum Streitpatent die Kombination zweier
obligat zusammengehöriger und funktionell aufeinander abgestimmter Elemente
i. S. eines Bausatzes.

3. Dagegen begründet Merkmal 4 eine unzulässige Erweiterung, weil ein Vor-
montage-Gehäuse (19) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und
Objekt (17) in dieser Allgemeinheit aus den Unterlagen der Patentanmeldung nicht
hervorgeht.

Nach der dortigen Offenbarung wird der Kontakt zwischen Hülse und Objekt nach
einem ersten Ausführungsbeispiel (vgl. A1-Schrift, Absatz [0022], Patentan-
spruch 2 und Figuren 3 bis 7) durch ein Vormontage-Gehäuse (19) aus Kunststoff
vermittelt, das einen becherförmigen Abschnitt (20) zum Aufnehmen der
Hülse (18) und mehrere auseinandergehende, vorwiegend axial verlaufende und
auf Biegung elastisch verformbare Flügel (21) hat, die außerhalb des Rohrs (11) in
das Loch (15) des Teils (16) des aufzuhängenden Objekts einführbar sind, bis ihre
hakenförmigen Enden (22) in einen Sitz (23) eingreifen, der an der der Einführ-
seite abgewandten Seite ausgebildet ist.

Nach einem zweiten Ausführungsbeispiel (vgl. A1-Schrift, Absatz [0039], Pa-
tentanspruch 4 und Figuren 8 bis 11) wird die Verbindung der Hülse mit dem Ob-
jekt dadurch hergestellt, dass von der Hülse (118) mehrere auseinandergehende,
vorwiegend axial verlaufende und auf Biegung elastisch verformbare Flügel (121)
einstückig ausgehen, die außerhalb des Rohrs (111) in das Loch (115) des Ab-
schnitts (116) des aufzuhängenden Objekts einführbar sind, bis ihre hakenförmi-
gen Enden (122) in einen Sitz (123) eingreifen, der an der der Einführseite abge-
wandten Seite (117) ausgebildet ist.

Somit müssen nach beiden Ausführungsbeispielen - sowohl nach der zweistücki-
gen Ausführung gemäß Anspruch 2 als auch nach der einstückigen gemäß An-
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spruch 4 - zur Herstellung des Kontakts zwischen Hülse (18) und Objekt (17) je-
denfalls elastisch verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden vorhanden sein,
wobei beim ersten Ausführungsbeispiel noch ein becherförmiger Abschnitt zur
Aufnahme der Hülse (18) hinzukommen muss.

Andere Möglichkeiten zur Herstellung des Kontakts zwischen Hülse (18) und Ob-
jekt (17) werden in den Anmeldungsunterlagen nicht angesprochen. Der Fach-
mann kann ihnen mit der gebotenen Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit (vgl. (BGH
GRUR 2012, 1124, 1128 [52] – Polymerschaum I, m. w. N.) auch keine Lehre ent-
nehmen, wonach dieser Kontakt (entsprechend Merkmal 4) ganz allgemein durch
ein Vormontage-Gehäuse (19) vermittelt wird.

Zwar sind nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Vermeidung einer unbilli-
gen Beschränkung des Anmelders bei der Ausschöpfung des Offenbarungsge-
halts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausführungsbeispiele zu-
zulassen, etwa wenn sich ein in der Anmeldung beschriebenes Ausführungsbei-
spiel der Erfindung für den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch um-
schriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der be-
anspruchten Allgemeinheit für ihn bereits der Anmeldung - sei es in Gestalt eines
in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusammen-
hang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehörend entnehmbar
ist (BGH GRUR 2002, 49, 51 [erster Absatz] - Drehmomentübertragungs-
einrichtung).

Eine solche Verallgemeinerung kommt hier jedoch nicht in Betracht. Bei der Be-
zeichnung „Vormontage-Gehäuse“ handelt es sich nicht um einen feststehenden
Fachbegriff, der dem Fachmann ohne weiteres die Vorstellung vermitteln könnte,
dass außer den in den Anmeldungsunterlagen beschriebenen Lösungen auch
weitere Möglichkeiten zur Herstellung eines Kontakts zwischen Hülse und Objekt
in Frage kommen. Daran ändert auch nichts der allgemeine Hinweis in Ab-
satz [0054] der A1-Schrift, wonach die technischen Details durch andere, tech-
nisch gleichwertige Elemente ersetzt werden könnten. Es hätte für den Fachmann
- 16 -
eigenständiger Überlegungen bedurft, wenn er den Kontakt auf andere als der be-
schriebenen Weise herstellen hätte wollen, etwa - wie die Beklagte ausgeführt hat
- durch Einklemmen oder Einkleben des Vormontage-Gehäuses in das Durch-
gangsloch (17), oder durch eine zweiteilige Ausführung, wobei der sich im Durch-
gangsloch befindliche Teil durch eine steife Mantelfläche gebildet wird. Derartige
Lösungen, die sich für den Fachmann erst auf Grund eigener, von seinem Fach-
wissen getragenen Überlegungen ergeben, nachdem er die ursprünglichen Un-
terlagen zur Kenntnis genommen hat, gehören nicht zu der durch diese Unterla-
gen vermittelten technischen Lehre und führen, wenn sie in den Gegenstand des
erteilten Patents einbezogen werden, zu einer unzulässigen Erweiterung (vgl.
BGH GRUR 2010, 509, 512 [39] - Hubgliedertor).

Somit kann Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags der Beklagten
keinen Bestand haben.

III.

Durch die gemäß Hilfsantrag I vorgesehene Beschränkung auf ein Sanitärobjekt
wird die unter II.3 angesprochene unzulässige Erweiterung des Gegenstands von
Patentanspruch 1 nicht beseitigt, weshalb auch diese Anspruchsfassung nicht be-
standsfähig ist.

IV.

Gemäß der mit Hilfsantrag II beanspruchten Fassung des Patentanspruchs 1 wird
dessen Merkmal 4 wie folgt ergänzt (Hinzufügung durch Unterstreichen kenntlich
gemacht):

4a. Vormontage-Gehäuse (19) mit einem becherförmigen Abschnitt (20)
und elastisch verformbaren Flügeln (21) mit hakenförmigen En-
den (22) zum Herstellen eines Kontakts zwischen Hülse (18) und
Objekt (17).
- 17 -
1. Die Fassung der Patentansprüche gemäß Hilfsantrag II wird zwar von der
Klägerin nicht angegriffen, doch setzt eine Aufrechterhaltung in dieser Fassung
gleichwohl voraus, dass die beschränkt verteidigte Fassung eine zulässige Be-
schränkung darstellt (vgl. Keukenschrijver, Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl.,
Rn. 319, m. w. N.). Daran fehlt es hier.

2. Diese Anspruchsfassung geht zwar im Hinblick auf Patentanspruch 1 nicht
über den Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung hinaus, weil sie
durch die Aufnahme der zusätzlichen Merkmale die in den Anspruchsfassungen
gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag I der Beklagten enthaltene unzulässige Er-
weiterung beseitigt. Ein Vormontage-Gehäuse mit becherförmigem Abschnitt und
elastisch verformbaren Flügeln samt hakenförmigen Enden kann der Fachmann
den Anmeldungsunterlagen ohne weiteres als zur Erfindung gehörig entnehmen
(siehe etwa A1-Schrift, Absatz [0022]). Dies gilt unabhängig davon, dass mit die-
ser Ergänzung nicht sämtliche dort aufgeführten Merkmale enthalten sind, z. B.
dass die Flügel außerhalb des Rohrs in das Durchgangsloch (15) einführbar sind,
bis ihre hakenförmigen Enden (22) in einen Sitz (23) eingreifen, der an der der
Einführseite abgewandten Seite ausgebildet ist. Dass die Flügel diese Eignung
aufweisen müssen, ist für den Fachmann ohne weiteres ersichtlich.

3. Ein europäisches Patent kann aber im Nichtigkeitsverfahren nicht mit Pa-
tentansprüchen beschränkt verteidigt werden, die dem Erfordernis einer deutlichen
(klaren) Anspruchsfassung nicht genügen (vgl. BGH GRUR 2010, 709 [55] -
Proxyserversystem; GRUR 2016, 361, 363 [31] - Fugenband). Hiervon ausgehend
kann das Streitpatent mit der Aufnahme der zusätzlichen Merkmale gemäß Hilfs-
antrag II nicht in zulässiger Weise beschränkt verteidigt werden, weil dadurch die
Patentansprüche 4 und 5 mit ihrem Rückbezug auf den geänderten Patentan-
spruch 1 Unklarheiten enthalten.

a) Nach der in Anspruch 4 vorgesehenen Ausgestaltung wird der Kontakt zu
dem Objekt (117) durch die Hülse (118) hergestellt, die dafür einstückig von ihr
ausgehende verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden aufweist und dabei als
- 18 -
Vormontagemittel dient (vgl. Streitpatentschrift, Absatz [0045]: „Vormontage-An-
schlag der Hülse“). Aus diesem Grund ist bereits aus der erteilten Fassung des
Streitpatents für den Fachmann nicht ohne weiteres erkennbar, welche Funktion
neben der so ausgestalteten Hülse dem (wegen des Rückbezugs auf Patentan-
spruch 1 auch bei dieser Ausführung vorhandenen) Vormontage-Gehäuse zu-
kommen soll. Diese Frage stellt sich gleichermaßen im Hinblick auf Patentan-
spruch 4 mit Rückbezug auf den gemäß Hilfsantrag II beschränkten Patentan-
spruch 1, wo ebenso ein Vormontage-Gehäuse vorgesehen ist. Eine Prüfung der
Klarheit des beschränkten Patentanspruchs kommt jedoch insoweit nicht in Be-
tracht, als die mutmaßliche Unklarheit bereits in den erteilten Ansprüchen enthal-
ten war (vgl. BGH a. a. O. - Fugenband).

b) Allerdings entsteht durch den Rückbezug auf Patentanspruch 1 in der Fas-
sung des Hilfsantrags II in jedem Fall eine (weitere) Unklarheit, weil dort das Vor-
montage-Gehäuse nunmehr ausdrücklich auch einen becherförmigen Ab-
schnitt (20) und elastisch verformbare Flügel (21) mit hakenförmigen Enden (22)
aufweist. Diese Elemente sollen zur Aufnahme der Hülse (18) bzw. zur Befesti-
gung der Flügel in dem Loch dienen (siehe Streitpatentschrift, Absatz [0025]), was
jedoch bei der in Patentanspruch 4 vorgesehenen Ausgestaltung, bei der von der
Hülse selbst elastisch verformbare Flügel mit hakenförmigen Enden einstückig
ausgehen, keinen Sinn ergibt.

Wegen dieser Unklarheit, die ebenso den Patentanspruch 5 betrifft, kann das
Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags II keinen Bestand haben.

V.

Dagegen ist das Streitpatent in der (von der Klägerin ebenfalls nicht mehr ange-
griffenen) Fassung des Hilfsantrags IIa bestandsfähig.

1. Es handelt sich um eine zulässige Beschränkung, weil in dieser Fas-
sung - bei gegenüber der Fassung gemäß Hilfsantrag II unverändertem Patentan-
- 19 -
spruch 1 - die Patentansprüche 4 und 5 nicht mehr enthalten sind und somit die
oben ausgeführte Unklarheit nicht mehr gegeben ist.

2. Da die Klägerin ihre Nichtigkeitsklage im Umfang des Hilfsantrags IIa nicht
weiterverfolgt, kann eine materielle Entscheidung über die Schutzfähigkeit des in-
soweit beschränkt verteidigten Streitpatents nicht mehr ergehen (st. Rspr., vgl.
BGH GRUR 1962, 294, 296 - Hafendrehkran; BPatGE 51, 45, 48 - Ionenaus-
tauschverfahren; Schulte/Voit, PatG, 10. Aufl., § 81 Rn. 128; Keukenschrijver,
Patentnichtigkeitsverfahren, 6. Aufl., Rn. 319, jeweils m. w. N.). Das Streitpatent
ist daher in dieser Fassung aufrecht zu erhalten.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1
Satz 1 ZPO. Soweit die Beklagte das Streitpatent nur beschränkt verteidigt, hat sie
sich in die Rolle der Unterlegenen begeben und ist im Umfang der Beschränkung
kostentragungspflichtig. Soweit die Klägerin ihren Angriff beschränkt und damit die
Klage der Sache nach zurücknimmt, muss sie nach der Wertung des § 269 Abs. 3
ZPO die Kosten tragen. Insgesamt entspricht es der Billigkeit, die Kosten des
Rechtsstreits gegeneinander aufzuheben.

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.

VII.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
- 20 -
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form
abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der
Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.


Rauch Püschel Hildebrandt Küest Richter

Pr


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