ECLI:DE:BPatG:2017:281117U6Ni32.16EP.0


BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES


6 Ni 32/16 (EP)
verb. mit
6 Ni 33/16 (EP
und
6 Ni 41/16 (EP)
(Aktenzeichen)

URTEIL




Verkündet am
28. November 2017
…




In der Patentnichtigkeitssache

…
















- 2 -
…



















betreffend das europäische Patent 0 821 848
(DE 697 32 746)


hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 28. November 2017 durch die Vorsitzende Richterin Friehe so-
wie die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi, Dipl.-Ing.
Matter und Dr.-Ing. Kapels

f ü r R e c h t e r k a n n t :

- 3 -
I. Das europäische Patent 0 821 848 wird mit Wirkung für das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentan-
sprüche 7 und 8 für nichtig erklärt.

II. Im Übrigen wird die weitergehende Klage der Klägerin zu 1 als unzu-
lässig abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits werden wie folgt verteilt:
Die Gerichtskosten tragen die Klägerin zu 1 zu ¼ und die Beklagte zu
¾.
Die Klägerin zu 1 trägt 4/5 ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten
sowie 1/5 der außergerichtlichen Kosten der Beklagten.
Die Beklagte trägt die außergerichtlichen Kosten der Klägerinnen zu 2
und 3, 1/5 der außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1 sowie 4/5
ihrer eigenen außergerichtlichen Kosten.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 %
des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.



T a t b e s t a n d

Die Beklagte war eingetragene Inhaberin des am 31. Januar 2017 abgelaufenen
europäischen Patents EP 0 821 848 (Streitpatent), das aufgrund der internationa-
len Anmeldung PCT/IB1997/000068 vom 31. Januar 1997, die als WO 97/30524
A1 am 21. August 1997 veröffentlicht worden war, unter Inanspruchnahme der
Priorität aus der europäischen Anmeldung EP 96200370 vom 15. Februar 1996
auch mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt
und dessen Erteilung am 16. März 2005 veröffentlicht worden war. Das beim
- 4 -
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 697 32 746 geführte
Streitpatent trug die Bezeichnung

„REDUCED COMPLEXITY SIGNAL TRANSMISSION SYSTEM“
(in Deutsch laut Streitpatentschrift:
„SIGNALÜBERTRAGUNGSSYSTEM MIT
VERRINGERTER KOMPLEXITÄT“)

und umfasste in der erteilten Fassung 10 Patentansprüche, die mit den am 9.
März 2016 von der Klägerin zu 1 (die während des Nichtigkeitsverfahrens ihre
Rechtsform von einer amerikanischen Inc. in eine amerikanische LLC geändert
hat), am 10. März 2016 von der Klägerin zu 2 und am 4. April 2016 von der Kläge-
rin zu 3 eingereichten Nichtigkeitsklagen jeweils zunächst in vollem Umfang ange-
griffen wurden.

Die erteilten nebengeordneten Patentansprüche 1, 5, 7, 9 und 10 lauten in der
Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

1. Transmission system comprising a transmitter (2) for transmitting an in-
put signal to a receiver (10) via a transmission channel (8), the transmitter
(2) comprising an encoder (4) with an excitation signal generator (50) for
deriving from a main sequence, a plurality of excitation sequences being
parts from the main sequence, said parts being mutually displaced over a
plurality of positions, selection means (40,44) for selecting an excitation
sequence resulting in a minimum error between a synthetic signal, p[n],
derived from said excitation sequence, and a target signal, t[n], derived
from the input signal, the transmitter (2) being arranged for transmitting a
signal representing an optimal excitation sequence to the receiver (10),
the receiver (10) comprising a decoder (14) with an excitation 12 signal
generator (122) for deriving the selected excitation sequence from the sig-
nal representing the optimal excitation sequence, and a synthesis filter
- 5 -
(132) for deriving a synthetic signal from the optimal sequence of excita-
tion signal samples, characterised in that the selection means (40, 44)
are arranged for deriving at least one further excitation sequence from the
main sequence, the further excitation sequence being displaced with re-
spect to the selected sequence over a distance smaller than the displace-
ment between the excitation sequences and in that the selection means
(40, 44) are arranged for selecting from the selected excitation sequence
and the at least one further excitation sequence that excitation sequence
resulting in a minimum error between the synthetic signal, p[n], derived
from said further excitation sequence, and the target signal, t[n], derived
from the input signal, as the optimal sequence.

5. Transmitter (2) for transmitting an input signal, the transmitter (2) com-
prising an encoder (4) with an excitation signal generator (50) for deriving
from a main sequence, a plurality of excitation sequences being parts from
the main sequence, said parts being mutually displaced over a plurality of
positions, selection means (40, 44) for selecting an excitation sequence
resulting in a minimum error between a synthetic signal, p[n], derived from
said excitation sequence, and a target signal, t[n], derived from the input
signal, the transmitter (2) being arranged for transmitting a signal repre-
senting an optimal excitation sequence, characterised in that the selec-
tion means (40, 44) are arranged for deriving at least one further excitation
sequence from the main sequence, the further excitation sequence being
displaced with respect to the selected sequence over a distance smaller
than the displacement between the excitation sequences and in that the
selection means (40, 44) are arranged for selecting from the selected exci-
tation sequence and the at least one further excitation sequence that exci-
tation sequence resulting in a minimum error between the synthetic signal,
p[n], derived from said further excitation sequence, and the target signal,
t[n], derived from the input signal, as the optimal sequence.

- 6 -
7. Encoder (4) comprising an excitation signal generator (50) for deriving
from a main sequence, a plurality of excitation sequences being parts from
the main sequence, said parts being mutually displaced over a plurality of
positions, selection means (40, 44) for selecting an excitation sequence
resulting in a minimum error between a synthetic signal, p[n], derived from
said excitation sequence, and a target signal, t[n], derived from the input
signal, the encoder (4) being arranged for generating a signal representing
an optimal excitation sequence, characterised in that the selection
means (40, 44) are arranged for deriving at least one further excitation se-
quence from the main sequence, the further excitation sequence being
displaced with respect to the selected sequence over a distance smaller
than the displacement between the excitation sequences and in that the
selection means (40, 44) are arranged for selecting from the selected exci-
tation sequence and the at least one further excitation sequence that exci-
tation sequence resulting in a minimum error between the synthetic signal,
p[n], derived from said further excitation sequence, and the target signal,
t[n], derived from the input signal, as the optimal sequence.

9. Method for transmitting an input signal via a transmission channel (8),
the method comprising deriving from a main sequence, a plurality of exci-
tation sequences being parts from the main sequence, said parts being
mutually displaced over a plurality of positions, selecting an excitation se-
quence resulting in a minimum error between a synthetic signal, p[n], de-
rived from said excitation sequence, and a target signal, t[n], derived from
the input signal, transmitting a signal representing an optimal excitation
sequence via the transmission medium, for deriving the selected excitation
sequence from a signal received from the transmission medium, and deriv-
ing a synthetic signal from the optimal sequence of excitation signal sam-
ples, characterised in that the method comprises deriving at least one
further excitation sequence from the main sequence, the further excitation
sequence being displaced with respect to the selected sequence over a
- 7 -
distance smaller than the displacement between the excitation sequences
and in that the method comprises selecting from the selected excitation
sequence and the at least one further excitation sequence that excitation
sequence resulting in a minimum error between the synthetic signal, p[n],
derived from said further excitation sequence, and the target signal, t[n],
derived from the input signal, as the optimal sequence.

10. Method for coding an input signal, the method comprising deriving
from a main sequence, a plurality of excitation sequences being parts from
the main sequence, said parts being mutually displaced over a plurality of
positions, selecting an excitation sequence resulting in a minimum error
between a synthetic signal, p[n], derived from said excitation sequence,
and a target signal, t[n], derived from the input signal and generating a
signal representing an optimal excitation sequence, characterised in that
the method comprises deriving at least one further excitation sequence
from the main sequence, the further excitation sequence being displaced
with respect to the selected sequence over a distance smaller than the
displacement between the excitation sequences and in that the method
comprises selecting from the selected excitation sequence and the at least
one further excitation sequence that excitation sequence resulting in a
minimum error between the synthetic signal, p[n], derived from said further
excitation sequence, and the target signal, t[n], derived from the input sig-
nal, as the optimal sequence.

In deutscher Sprache lauten sie laut Streitpatentschrift:

1. Übertragungssystem mit einem Sender (2) zum Übertragen eines Ein-
gangssignals zu einem Empfänger (10) über einen Übertragungskanal (8),
wobei der Sender (2) einen Codierer (4) mit einem Anregungssignalgene-
rator (50) aufweist um aus einer Hauptsequenz eine Anzahl Anregungs-
sequenzen herzuleiten, die einen Teil der Hauptsequenz bilden, wobei die
- 8 -
genannten Teile untereinander über eine Anzahl Positionen verlagert sind,
mit Selektionsmitteln (40, 44) zum Selektieren einer Anregungssequenz,
was zu einem minimalen Fehler zwischen einem synthetischen Signal
p[n], hergeleitet von der genannten Anregungssequenz, und einem Ziel-
signal t[n], hergeleitet von dem Eingangssignal, fuhrt, wobei der Sender
(2) dazu vorgesehen ist, ein Signal zu dem Empfänger (10) zu übertragen,
das eine optimale Anregungssequenz darstellt, wobei der Empfänger (10)
einen Decoder (14) mit einem Anregungssignalgenerator (122) aufweist
zum Herleiten der selektierten Anregungssequenz von dem Signal, das
die optimale Anregungssequenz darstellt, und ein Synthesefilter(132) zum
Herleiten eines synthetischen Signals von der optimalen Sequenz von An-
regungssignalabtastwerten, dadurch gekennzeichnet, dass die Selekti-
onsmittel (40, 44) dazu vorgesehen sind, wenigstens eine weitere Anre-
gungssequenz von der Hauptsequenz herzuleiten, wobei die weitere An-
regungssequenz gegenüber der selektierten Sequenz um einen Abstand
verlagert wird, der kleiner ist als die Verlagerung zwischen den Anre-
gungssequenzen und dass die Selektionsmittel (40, 44) dazu vorgesehen
sind, aus der selektierten Anregungssequenz und der wenigstens einen
weiteren Anregungssequenz diejenige Anregungssequenz zu selektieren,
die zu einem minimalen Fehler zwischen dem synthetischen Signal p[n],
hergeleitet von der genannten weiteren Anregungssequenz, und dem
Zielsignal t[n], hergeleitet von dem Eingangssignal, als die optimale Se-
quenz führt.

5. Sender (2) zum Übertragen eines Eingangssignals, wobei der Sender
(2) die nachfolgenden Elemente aufweist: einen Codierer (4) mit einem
Anregungssignalgenerator (50) zum Herleiten einer Anzahl Anregungsse-
quenzen, die ein Teil von der Hauptsequenz sind, von einer Hauptse-
quenz, wobei die genannten Teile um eine Anzahl Positionen gegenüber
einander verschoben sind, Selektionsmittel (40, 44) zum Selektieren einer
Anregungssequenz, was zu einem minimalen Fehler zwischen einem syn-
- 9 -
thetischen Signal p[n], hergeleitet von der genannten Anregungssequenz,
und einem Zielsignal, t[n], hergeleitet von dem Eingangssignal, wobei der
Sender (2) vorgesehen ist zum Übertragen eines Signals, das eine opti-
male Anregungssequenz darstellt, dadurch gekennzeichnet, dass die
Selektionsmittel (40, 44) dazu vorgesehen sind, wenigstens eine weitere
Anregungssequenz von der Hauptsequenz herzuleiten, wobei die weitere
Anregungssequenz um einen Abstand kleiner als die Verlagerung zwi-
schen den Anregungssequenzen gegenüber der selektierten Sequenz ver-
lagert wird, und dass die Selektionsmittel (40, 44) dazu vorgesehen sind,
von der selektierten Anregungssequenz und der wenigstens einen weite-
ren Anregungssequenz diejenige Anregungssequenz zu selektieren, die
zu einem minimalen Fehler zwischen dem synthetischen Signals p[n],
hergeleitet von der genannten weiteren Anregungssequenz, und dem
Zielsignal, t[n], hergeleitet von dem Eingangssignal, als die optimale Se-
quenz führt.

7. Codierer (4) mit einem Anregungssignalgenerator (50) zum Herleiten
einer Anzahl Anregungssequenzen, die ein Teil von der Hauptsequenz
sind, von einer Hauptsequenz , wobei die genannten Teile um eine Anzahl
Positionen gegenüber einander verlagert werden, mit Selektionsmitteln
(40, 44) zum Selektieren einer Anregungssequenz, die zu einem minima-
len Fehler zwischen einem synthetischen Signal, p[n], hergeleitet von der
genannten Anregungssequenz, und einem Zielsignal, t[n], hergeleitet von
einem Ausgangssignal, wobei der Codierer (4) vorgesehen ist zum Erzeu-
gen eines Signals, das eine optimale Anregungssequenz darstellt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Selektionsmittel (40, 44) vorgesehen
sind um wenigstens eine weitere Anregungssequenz von der Hauptse-
quenz herzuleiten, wobei die weitere Anregungssequenz um einen Ab-
stand, der kleiner ist als die Verlagerung zwischen den Anregungsse-
quenzen gegenüber der selektierten Sequenz verlagert wird, und dass die
Selektionsmittel (40,44) dazu vorgesehen sind, aus der selektierten Anre-
- 10 -
gungssequenz und der wenigstens einen weiteren Anregungssequenz
diejenige Anregungssequenz zu selektieren, die zu einem minimalen Feh-
ler zwischen dem synthetischen Signal p[n], hergeleitet von der genannten
weiteren Anregungssequenz, und dem Zielsignal, t[n], hergeleitet von dem
Eingangssignal als die optimale Sequenz führt.

9. Verfahren zum Übertragen eines Eingangssignals über einen Übertra-
gungskanal (8), wobei das Verfahren die nachfolgenden Verfahrensschrit-
te umfasst: das Herleiten einer Anzahl Anregungssequenzen, die ein Teil
der Hauptsequenz sind, von einer Hauptsequenz, wobei die genannten
Teile um eine Anzahl Positionen gegenüber einander verlagert sind, das
Selektieren einer Anregungssequenz, die zu einem minimalen Fehler zwi-
schen einem synthetischen Signal p[n], hergeleitet von der genannten An-
regungssequenz, und einem Zielsignal, t[n], hergeleitet von dem Ein-
gangssignal führt, das Übertragen eines Signals, das eine optimale Anre-
gungssequenz darstellt, über das Übertragungsmedium, zum Herleiten
der selektierten Anregungssequenz von einem Signal, das von dem Über-
tragungsmedium empfangen worden ist, und das Herleiten eines syntheti-
schen Signals von der optimalen Sequenz der Anregungssignalabtastwer-
te, dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren das Herleiten wenigs-
tens einer weiteren Anregungssequenz von der Hauptsequenz umfasst,
wobei die weitere Anregungssequenz um einen Abstand, der kleiner ist als
die Verlagerung zwischen den Anregungssequenz gegenüber einander
verlagert wird, und dass das Verfahren die Selektion derjenigen Anre-
gungssequenz aus der selektierten Anregungssequenz und der wenigs-
tens einen weiteren Anregungssequenz umfasst, die zu einem minimalen
Fehler zwischen dem synthetischen Signal, p[n], hergeleitet von der ge-
nannten weiteren Anregungssequenz, und dem Zielsignal, t[n], hergeleitet
von dem Eingangssignal, als die optimale Sequenz führt.

- 11 -
10. Verfahren zum Codieren eines Eingangssignals, wobei das Verfahren
die nachfolgenden Verfahrensschritte umfasst: das Herleiten einer Anzahl
Anregungssequenzen, die ein Teil der Hauptsequenz sind, von einer
Hauptsequenz, wobei die genannten Teile um eine Anzahl Positionen ge-
genüber einander verlagert werden, das Selektieren einer Anregungsse-
quenz, was zu einem minimalen Fehler zwischen einem synthetischen
Signal, p[n], hergeleitet von der genannten Anregungssequenz, und einem
Zielsignal, t[n], hergeleitet von dem Eingangssignal, und das Erzeugen ei-
nes Signals, das eine optimale Anregungssequenz darstellt, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren das Herleiten wenigstens einer weite-
ren Anregungssequenz von der Hauptsequenz, wobei die weitere Anre-
gungssequenz um einen Abstand, der kleiner ist als die Verlagerung zwi-
schen den Anregungssequenzen, gegenüber der selektierten Sequenz
verlagert wird, und dass das Verfahren die Selektion aus der selektierten
Anregungssequenz und der wenigstens einen weiteren Anregungsse-
quenz von derjenigen Anregungssequenz umfasst, die zu einem minima-
len Fehler zwischen dem synthetischen Signal p[n], hergeleitet von der
genannten weiteren Anregungssequenz, und dem Zielsignal, t[n], hergelei-
tet von dem Eingangssignal, als die optimale Sequenz führt.

Bei den ebenfalls angegriffenen Patentansprüchen 2 bis 4 handelt es sich um auf
Patentanspruch 1, bei Anspruch 6 um auf Patentanspruch 5 und bei Anspruch 8
um auf Patentanspruch 7 unmittelbar oder mittelbar rückbezogene Unteransprü-
che.

Das Streitpatent ist Grundlage von vier derzeit jeweils beim OLG Karlsruhe an-
hängigen Verletzungsklagen der Beklagten gegen die Klägerinnen zu 2 und 3 so-
wie die Firmen A… GmbH und H… GmbH. Die Verlet-
zungsklagen sind ausdrücklich jeweils nur auf eine Verletzung des Patentan-
spruchs 7 gestützt. Die Beklagte hat zwar in ihren Klageschriften auch ausgeführt,
dass die von den Verletzungsbeklagten vertriebenen Mobiltelefone zwingend das
- 12 -
Klagepatent auch deshalb verletzten, weil die in den Patentansprüchen 9 und 10
definierten Codierungs- und Übertragungsverfahren für Sprachsignale bei jedem
Telefonat durchgeführt würden; die sich hieraus ergebenden Verletzungsansprü-
che seien aber nicht Gegenstand der jeweiligen Verletzungsklage. In der mündli-
chen Verhandlung hat die Beklagte zudem erklärt, auf eine Erweiterung der Ver-
letzungsklagen um Ansprüche aus anderen nebengeordneten Patentansprüchen
als Patentanspruch 7 zu verzichten.

Aufgrund des Ablaufs der Schutzdauer des Streitpatents und dieser Erklärung der
Beklagten haben die Klägerinnen zu 2 und 3 den Rechtsstreit hinsichtlich der mit
ihren Nichtigkeitsklagen neben den Patentansprüchen 7 und 8 angegriffenen wei-
teren Patentansprüche für erledigt erklärt; die Beklagte hat sich diesen Erledi-
gungserklärungen angeschlossen. Demgegenüber vertritt die Klägerin zu 1 die
Auffassung, dass ihr Rechtschutzbedürfnis, zum Schutz der Abnehmer ihres Be-
triebssystems Android das Streitpatent in vollem Umfang anzugreifen, trotz Ab-
laufs der Schutzdauer und Beschränkung der in den bereits erhobenen Verlet-
zungsklagen geltend gemachten Ansprüche auf Patentanspruch 7 nicht entfallen
sei, da durch die Erklärung der Beklagten in der mündlichen Verhandlung nicht
ausgeschlossen sei, dass die Beklagte diese Ansprüche wegen angeblicher Ver-
letzungen des Streitpatents in der Vergangenheit auch gegenüber bislang gericht-
lich nicht in Anspruch genommenen Abnehmern dieses Betriebssystems geltend
mache oder erneut Klage aus den weiteren nebengeordneten Ansprüchen und
den auf diese rückbezogenen Ansprüchen auch gegenüber den bereits verklagten
Unternehmen oder den mit diesen verbundenen Unternehmen erhebe.

In der Sache sind die Klägerinnen der Ansicht, dass das Streitpatent in dem mit
der jeweiligen Klage noch angegriffenen Umfang mangels Patentfähigkeit für nich-
tig zu erklären sei. Dies stützen sie u. a. auf die Druckschriften (Nummerierung
und Kurzzeichen nach den Klageschriftsätzen):
D2 ETSI GSM 06.60 (Auszüge, veröffentlicht als Teil des Tdoc SMG
- 13 -
122/96 im Januar 1996, vorgelegt auf dem ETSI/TC SMG Meeting
#17 in Edinburgh, UK, vom 29. Januar bis 2. Februar 1996)

D4 US 5 140 638

D6 US 5 371 853


Die Klägerin zu 1 beantragt,

das europäische Patent EP 0 821 848 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig zu erklären.

Die Klägerinnen zu 2 und 3, welche den Rechtsstreit im Übrigen für erledigt erklärt
haben, beantragen,

das europäische Patent EP 0 821 848 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentansprüche 7 und 8
für nichtig zu erklären.

Die Beklagte, die sich den Erledigungserklärungen der Klägerinnen zu 2 und 3
angeschlossen hat, beantragt im Übrigen,

die Klagen abzuweisen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerinnen im Einzelnen entgegen und
hält den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung für patentfähig.
Der Senat hat den Parteien mit Datum vom 10. August 2017 einen qualifizierten
Hinweis zugeleitet, auf den Bezug genommen wird.
- 14 -
Zu weiteren von den Parteien eingereichten Unterlagen, insbesondere zu weiteren
Entgegenhaltungen, sowie zu den weiteren schriftlichen Ausführungen der Partei-
en zu diesen wird auf die Akte verwiesen.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Während die Klagen der Klägerinnen zu 2 und 3 weiterhin zulässig sind, nachdem
sie ihre Klagen, soweit sie das Streitpatent ursprünglich auch über die Patentan-
sprüche 7 und 8 hinaus angegriffen haben, teilweise für erledigt erklärt haben und
die Beklagte sich diesen Erklärungen angeschlossen hat, erweist sich die Klage
der Klägerin zu 1, soweit sie – anders als die Klägerinnen zu 2 und 3 – weiterhin
die Nichtigerklärung des Streitpatents in vollem Umfang begehrt, als teilweise un-
zulässig, weil das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerin zu 1 für eine Nichtigerklä-
rung des Streitpatents in einem über die Patentansprüche 7 und 8 hinausgehen-
den Umfang entfallen ist, nachdem die Schutzdauer des Streitpatents nach § 16
PatG abgelaufen ist.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Nichtigkeitsklage
nach Ablauf der Schutzdauer des Streitpatents nur noch zulässig, soweit dem
Kläger ein Rechtsschutzbedürfnis zuzubilligen ist (BGH GRUR 1995, 342f. - Tafel-
förmige Elemente; st. Rspr.). Diese Voraussetzung ist dabei zumindest für neben-
geordnete Patentansprüche jeweils gesondert zu prüfen, da bei selbstständigen
Ansprüchen das Interesse an der Nichtigerklärung des einen Anspruchs nicht
notwendigerweise auch das Interesse an der Nichtigerklärung des anderen be-
gründen muss (BGH GRUR 2005, 749 – Aufzeichnungsträger).

- 15 -
Ausgehend hiervon ist das Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu 1 nur noch für
den nebengeordneten Patentanspruch 7 und den auf diesen rückbezogenen Pa-
tentanspruch 8 gegeben.

Allerdings ist das Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu 1 nicht schon deshalb
entfallen, weil sie selbst von der Beklagten nicht wegen angeblicher Verletzungs-
handlungen aus dem Streitpatent in Anspruch genommen wurde und auch nicht
zu erwarten ist, dass die Beklagte solche Ansprüche noch gegen die Klägerin zu 1
selbst geltend machen wird. Denn insoweit ist der Klägerin zu 1 grundsätzlich ein
Rechtsschutzinteresse zuzubilligen, ihre Abnehmer vor einer Inanspruchnahme
aus dem Streitpatent zu schützen (vgl. BGH GRUR 1966, 141 – Stahlveredelung;
BGH, Urteil vom 03. Mai 1977 – X ZR 56/74 – Dauerhaftmagnete, juris). Die Klä-
gerin zu 1 hat hierzu – was von der Beklagten nicht bestritten wurde – in der
mündlichen Verhandlung vorgetragen, dass Hintergrund ihrer Nichtigkeitsklage ist,
ihre Abnehmer des Betriebssystems Android – zu denen die Klägerinnen zu 2 und
3 und die weiteren Verletzungsbeklagten gehören – vor einer Inanspruchnahme
durch die Beklagte zu schützen, weil deren Geräte erst mittels dieses Betriebssys-
tems den im Streitpatent geschützten Erfindungsgedanken ausführen.

Dieses grundsätzliche Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu 1 am Abnehmer-
schutz geht aber nicht über das Rechtsschutzinteresse hinaus, welches ihren Ab-
nehmern selbst zukommt. Deren Rechtsschutzbedürfnis entfällt nach Ablauf der
Schutzdauer des Patents nach der oben zitierten höchstrichterlichen Rechtspre-
chung in dem Umfang, wie Ansprüche aus dem angegriffenen Streitpatent wegen
angeblicher Verletzungshandlungen in der Vergangenheit nicht mehr geltend ge-
macht werden und eine solche Inanspruchnahme auch nicht mehr zu erwarten ist.
Dabei ist für Letzteres nicht die bloß theoretische Möglichkeit ausreichend, son-
dern auf die konkreten Umstände abzustellen.

Im vorliegenden Fall ist eine Inanspruchnahme aus anderen Ansprüchen als den
Patentansprüchen 7 und 8 nicht mehr zu erwarten. Die Verletzungsklagen sind
- 16 -
gleichlautend allein auf den nebengeordneten Patentanspruch 7 gestützt. Zwar hat
die Beklagte, wie die Klägerinnen zu Recht geltend gemacht haben, sich in ihren
Verletzungsklageschriften der Verletzung zumindest auch der nebengeordneten
Patentansprüche 9 und 10 ausdrücklich berühmt; dem steht der Umstand, dass
solche Ansprüche nicht Gegenstand der Verletzungsklagen sind, nicht entgegen,
da es für ein „Berühmen“ ausreicht, wenn der Patentinhaber bereits die bloße
Möglichkeit einer Verletzung des Streitpatents in den Raum stellt. Die Beklagte hat
aber in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich zu Protokoll erklärt, auf eine
Klageerweiterung zu verzichten und die anhängigen Verletzungsklagen nicht auf
andere nebengeordnete Ansprüche zu erstrecken oder umzustellen. Aufgrund
dieser als Klageverzicht (§ 306 ZPO) auszulegenden Erklärung steht nicht mehr
zu befürchten, dass die Beklagte Ansprüche gegen die Verletzungsbeklagten aus
den übrigen Patentansprüchen geltend machen wird.

Soweit die Klägerin zu 1 hiergegen eingewandt hat, mit dieser Erklärung sei weder
eine erneute Klageerhebung gegen die Verletzungsbeklagten noch die Inan-
spruchnahme weiterer Unternehmen ausgeschlossen, reicht dies für eine Beja-
hung des Rechtsschutzbedürfnisses nicht aus. Denn konkrete Anhaltspunkte für
ein solches Verhalten der Beklagten sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Ei-
ner erneuten Klageerhebung gegen die Verletzungsbeklagten steht der ausdrück-
lich erklärte Klageverzicht entgegen, da die Erklärung, die bereits rechtshängigen
Klagen nicht um weitere mögliche Ansprüche zu erweitern, den Verzicht auf eine
neue Klageerhebung nach § 242 BGB (venire contra factum proprium) mit um-
fasst. Aus demselben Grund steht auch eine Inanspruchnahme von verbundenen
Unternehmen, soweit es um Verletzungshandlungen im Inland geht, nicht zu er-
warten. Dafür, dass neben den bereits verklagten Unternehmen weitere von der
Beklagten in Anspruch genommen werden können, hat die Klägerin konkrete An-
haltspunkte nicht dargetan; dagegen dürfte auch sprechen, dass die Beklagte
nicht nur eines, sondern bereits mehrere Unternehmen gerichtlich in Anspruch
genommen hat, weshalb es unverständlich wäre, aus welchem Grund sie nicht
- 17 -
auch weitere potentielle Verletzer ebenso wie die Verletzungsbeklagten gericht-
lich oder außergerichtlich in Anspruch hätte nehmen sollen.

Aus den vorstehenden Gründen ist mithin das Rechtsschutzinteresse der Klägerin
zu 1, das Streitpatent über die Patentansprüche 7 und 8 hinaus in vollem Umfang
anzugreifen, durch den Ablauf des Streitpatents nachträglich entfallen, so dass
ihre Klage insoweit als teilweise unzulässig abzuweisen ist.

B.

Soweit über die Klagen nach den übereinstimmenden teilweisen Erledigungserklä-
rungen noch zu entscheiden ist bzw. soweit die Klage der Klägerin zu 1 zulässig
ist, sind sie auch begründet, da hinsichtlich der Patentansprüche 7 und 8 der Nich-
tigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1
IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52, 56 EPÜ besteht.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft ein Übertragungssystem mit einem Sender zum
Übertragen eines Eingangssignals zu einem Empfänger über einen Übertragungs-
kanal, wobei der Sender einen Codierer und der Empfänger einen Decoder auf-
weist (vgl. Streitpatentschrift, Absatz 0001).

Das Streitpatent geht dabei von im Stand der Technik bereits bekannten Übertra-
gungssystemen zur Übertragung von Sprachsignalen über ein Übertragungsmedi-
um und dabei insbesondere von der D4 (US 5 140 638) aus (Absätze 0003, 0004).

Wie die Streitpatentschrift weiter ausführt, würden bei modernen Sprachübertra-
gungssystemen die zu übertragenden Sprachsignale oft unter Anwendung der
Analyse-durch-Synthese-Technik codiert. Dabei werde ein synthetisches Signal
mit Hilfe eines Synthesefilters erzeugt, das durch eine Anzahl Anregungssequen-
- 18 -
zen angeregt werde. Das synthetische Sprachsignal werde für eine Anzahl Anre-
gungssequenzen bestimmt, und es werde ein Fehlersignal, das den Fehler zwi-
schen dem synthetischen Signal und einem von dem Eingangssignal hergeleiteten
Zielsignal darstelle, bestimmt. Diejenige Anregungssequenz, die zu dem kleinsten
Fehler führe, werde selektiert und in codierter Form zu dem Empfänger übertra-
gen. In dem Empfänger werde die Anregungssequenz wiederhergestellt und durch
Zuführung der Anregungssequenz zu einem Synthesefilter werde ein syntheti-
sches Signal erzeugt. Dieses synthetische Signal sei eine Replik des Eingangs-
signals des Senders (Absätze 0005, 0006).

Zum Erhalten einer guten Qualität der Signalübertragung sei eine Vielzahl, z. B.
1024, Anregungssequenzen an der Selektion beteiligt, was eine Vielzahl Filtervor-
gänge erfordere und einen wesentlichen Rechenaufwand mit sich bringe. Um den
Rechenaufwand zu reduzieren, werde oft ein eindimensionales Codebuch ver-
wendet, das eine Hauptsequenz mit Abtastwerten umfasse, aus denen die Anre-
gungssequenzen selektiert werden. Weil aneinander grenzende Sequenzen eine
Vielzahl Abtastwerte gemein hätten, könne die Filterung unter Anwendung eines
rekursiven Verfahrens durchgeführt werden, das wesentlich weniger Rechenmittel
erfordere. Auch sei der Speicheraufwand zur Speicherung der Anregungssequen-
zen reduziert. Eine Folge der Vielzahl gemeinsamer Abtastwerte in benachbarten
Sequenzen sei ein hoher Korrelationswert zwischen benachbarten Sequenzen.
Um die Anzahl der Berechnungen zu reduzieren, würden nicht alle möglichen Se-
quenzen aus der Hauptsequenz verwendet, sondern nur diejenigen Sequenzen,
die um einen Abstand von p Abtastwerten gegenüber einander verlagert worden
seien. Dadurch würde allerdings ein Qualitätsverlust auftreten (Absatz 0007).

Das Streitpatent stellt sich daher die Aufgabe, ein System zur Sprachübertragung
bereitzustellen, in dem die Codierungsqualität verbessert werden kann, ohne den
Rechenaufwand zu erhöhen (Absatz 0008).

- 19 -
Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Streitpatent ein CELP-
Codierungsverfahren vor, in welchem die optimale Anregungssequenz in einem
zweistufigen Analyse-durch-Synthese-Verfahren bestimmt wird. Nach der Lehre
des Streitpatents soll in der ersten Stufe zunächst eine Grobauswahl der Anre-
gungssequenzen durchgeführt werden, bei der Anregungssequenzen geprüft wer-
den, die entlang der Hauptsequenz um einen größeren Abstand versetzt sind. Er-
gebnis dieser Grobauswahl ist eine „vorläufige optimale“ Anregungssequenz. An
diese Grobauswahl soll sich gemäß der Lehre des Streitpatents in der zweiten
Stufe eine Feinauswahl anschließen, bei der um die vorläufige optimale Anre-
gungssequenz herum weitere Anregungssequenzen (mit kleineren Versätzen zu-
einander) geprüft werden.

2. Das Streitpatent beansprucht in den unabhängigen Ansprüchen ein Übertra-
gungssystem (Anspruch 1), einen Sender (Anspruch 5), einen Codierer (Anspruch
7), ein Verfahren zur Übertragung eines Eingabesignals (Anspruch 9) und ein Co-
dierverfahren (Anspruch 10). Der von diesen allein noch streitgegenständliche Pa-
tentanspruch 7 lässt wie folgt gliedern:

7 Encoder (4) comprising
7a an excitation signal generator (50) for deriving from a main se-
quence, a plurality of excitation sequences
7a1 being parts from the main sequence,
7a2 said parts being mutually displaced over a plurality of positions,
7b selection means (40, 44) for selecting an excitation sequence re-
sulting in a minimum error between a synthetic signal, p[n], derived
from said excitation sequence, and a target signal, t[n], derived from
an input signal,
7c the encoder (4) being arranged for generating a signal representing
an optimal excitation sequence,
characterised in that
- 20 -
7d the selection means (40, 44) are arranged for deriving at least one
further excitation sequence from the main sequence,
7d1 the further excitation sequence being displaced with respect to the
selected sequence over a distance smaller than the displacement
between the excitation sequences and
in that
7e the selection means (40, 44) are arranged for selecting from the se-
lected excitation sequence and the at least one further excitation
sequence that excitation sequence resulting in a minimum error be-
tween
7e1 the synthetic signal, p[n], derived from said further excitation se-
quence, and
7e2 the target signal, t[n], derived from the input signal, as the optimal
sequence.

3. Der Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der Elektro- oder Informationstechnik mit
Universitätsabschluss, der über eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der
Sprachsignalcodierung verfügt, wird die Begriffe in Patentanspruch 7, soweit sie
erläuterungsbedürftig sind, wie folgt verstehen:

main sequence (Merkmale 7a, 7a1, 7d):
Unter einer Hauptsequenz versteht der Fachmann eine Sequenz
von Abtastwerten, aus denen die einzelnen Anregungssequenzen
ausgewählt werden (vgl. Streitpatentschrift, Absatz 0007). Die An-
regungssequenzen sind Teile der Hauptsequenz (Merkmal 7a1).
Ein eindimensionales Codebuch umfasst die Hauptsequenz (Absatz
0007). Der Speicherort der Hauptsequenz ist im Anspruch 1 nicht
definiert. Gespeichert werden kann die Hauptsequenz z. B. sowohl
in einem festen Codebuch als auch in einem adaptiven Codebuch,
dessen Inhalt von vorher verwendeten Anregungssequenzen her-
geleitet wird (Absatz 0010). In dem adaptiven Codebuch des Streit-
- 21 -
patents werden die Anregungssequenzen mit dem Index Ia adres-
siert (Absatz 0036).

said parts being mutually displaced over a plurality of positions (Merkmal
7a2):
Das Merkmal 7a2 bestimmt, dass die in den vorherigen Merkmalen
benannten Teile der Hauptsequenz, nämlich die Anregungsse-
quenzen, zueinander um eine Mehrzahl von Positionen versetzt
sind. Das Merkmal „Position“ ist im Anspruch 7 zwar nicht definiert.
Den Absätzen 0007, 0011 und 0012 des Streitpatents kann der
Fachmann entnehmen, dass – zur Reduzierung der Berechnungen
– nicht alle möglichen Sequenzen aus der Hauptsequenz verwen-
det werden, sondern nur diejenigen, die um einen Abstand von p
Abtastwerten, beispielsweise 2 bis 5 Abtastwerte, zueinander ver-
setzt sind. Die Positionen sind somit über die Abtastrate bzw. die
vorhandenen Abtastwerte definiert und können damit nur ganzzah-
lige Werte annehmen. Das Landgericht Mannheim führt aus, dass
der geforderte Versatz um eine Mehrzahl von Positionen bedinge,
dass einzelne Positionen bei der Bestimmung außer Acht gelassen
werden und eine eigenständige Bestimmung des Begriffs Position i.
S. d. Merkmals 7a2 möglich sein müsse. Bei bruchteiligen Positio-
nen wäre die Bestimmung erst nach der Bestimmung des Merkmals
7d1 möglich (vgl. Urteil 2 O 261/15 des LG Mannheim vom 12. Juli
2016, Seite 12, II.1.a, Seite 13, 2.a.(1)). Dies sieht der Senat eben-
so, und auch der Fachmann wird es so verstehen.

selection means (40, 44) for selecting an excitation sequence resulting in a
minimum error between a synthetic signal, p[n], derived from said excitation
sequence, and a target signal, t[n], derived from an input signal (Merkmal
7b):
- 22 -
Dieses Merkmal betrifft die Analyse durch Synthese, d. h. den Ver-
gleich der durch die einzelnen Anregungssignale generierten syn-
thetischen Signale mit dem Zielsignal. Diejenige Anregungsse-
quenz, deren synthetisches Signal zu einem minimalen Fehler im
Vergleich mit dem Zielsignal führt, wird als die vorläufig optimale
Anregungssequenz ausgewählt. Nach dem Ausführungsbeispiel
des Streitpatents findet diese Analyse im Block 42 basierend auf
der folgenden Formel statt (Absatz 0043 und Fig. 3):

؏ bezeichnet das Fehlersignal, y[l][n] das synthetisierte Signal bzw.
die Stoßantwort des Filters auf die Anregungssequenz ca[l][n], Nm
die Anzahl der Abtastwerte in einem Subframe und t[n] das Zielsig-
nal, das aus dem Eingangssignal bzw. Sprachsignal i[n] hergeleitet
wird. Nach Auffassung des Senats dürften die in dem Merkmal 7b
des Streitpatents angegebenen Bezugszeichen fehlerhaft sein, was
auch der Fachmann erkennen wird. Statt der Bezugszeichen (40,
44) müsste das Bezugszeichen 42 verwendet werden, und das syn-
thetisierte Signal wäre mit y[l][n] zu bezeichnen. p[n] ist demgegen-
über als synthetisches Sprachsignal definiert, das bereits mit einem
Verstärkungswert multipliziert wurde (Absatz 0038). In den Klage-
schriften wird die Auffassung vertreten, dass die Vorselektion im
Merkmal 7b anhand der Formel (9) (Absatz 0048) durchgeführt
würde. Diesbezüglich wird darauf hingewiesen, dass gemäß den
Absätzen 0047 und 0048 des Streitpatents die Formel (9) erst bei
der Feinauswahl im Block 40 im Anschluss an die Vorselektion
verwendet wird.

- 23 -
the encoder (4) being arranged for generating a signal representing an opti-
mal excitation sequence (Merkmal 7c):
Merkmal 7c lässt offen, welche weiteren Eigenschaften das gene-
rierte Signal haben soll, es muss nur die optimale Anregungsse-
quenz repräsentieren. Somit muss das Signal nicht die optimale An-
regungssequenz wiedergeben, es reicht aus, die Anregungsse-
quenz zu codieren, beispielsweise mittels eines Indexes.

the selection means (40, 44) are arranged for deriving at least one further
excitation sequence from the main sequence (Merkmal 7d):
Gemäß Merkmal 7d wird wenigstens eine weitere Anregungsse-
quenz aus der Hauptsequenz ausgewählt. Der Fachmann versteht
darunter eine weitere Anregungssequenz, die während der Vorse-
lektion noch nicht betrachtet wurde.

the further excitation sequence being displaced with respect to the selected
sequence over a distance smaller than the displacement between the excita-
tion sequences (Merkmal 7d1):
Diese wenigstens eine weitere Anregungssequenz soll gegenüber
der gemäß Merkmal 7b ausgewählten und vorläufig optimalen An-
regungssequenz versetzt sein. Der Versatz zwischen der ausge-
wählten vorläufig optimalen Anregungssequenz und der weiteren
Anregungssequenz soll kleiner sein als der Versatz zwischen den,
nach Verständnis des Fachmanns für die Grobselektion, ausge-
wählten Anregungssequenzen. Der Versatz zwischen den für die
Grobselektion ausgewählten Anregungssequenzen betrug eine
Mehrzahl von Positionen (Merkmal 7a2). Unter Positionen einer An-
regungssequenz, die Teil einer Hauptsequenz ist, versteht der
Fachmann aber nur ganzzahlige Positionen, das heißt solche Posi-
tionen, die durch die verwendete Abtastrate definiert sind und für
die ein konkreter Abtastwert existiert (siehe oben). Somit könnte der
- 24 -
geringere Versatz nach Merkmal 7d1 ebenfalls nur ganzzahlig sein.
Im nicht beschränkenden Ausführungsbeispiel des Streitpatents er-
folgt die Auswahl der wenigstens einen weiteren Anregungsse-
quenz durch den Selektor 66, der die Indizes benachbarter Anre-
gungssequenzen addiert (Absatz 0045 und Fig. 3).

the selection means (40, 44) are arranged for selecting from the selected ex-
citation sequence and the at least one further excitation sequence that exci-
tation sequence resulting in a minimum error between the synthetic signal,
p[n], derived from said further excitation sequence, and the target signal, t[n],
derived from the input signal, as the optimal sequence. (Merkmale 7e – 7e2):
Mit den Anweisungen in den Merkmalen 7e bis 7e2 wird aus der im
Rahmen der Grobselektion ausgewählten vorläufig optimalen Anre-
gungssequenz und der gemäß der Merkmale 7d und 7d1 ausge-
wählten wenigstens einen weiteren benachbarten Anregungsse-
quenz diejenige endgültig optimale Anregungssequenz ausgewählt,
die zu einem minimalen Fehler zwischen dem synthetisierten
Sprachsignal und dem Zielsignal führt. Nach Auffassung des Se-
nats versteht der Fachmann darunter eine Feinauswahl mit dem
Ziel, herauszufinden, ob zu der vorläufig optimalen Anregungsse-
quenz benachbarte Anregungssequenzen existieren, die zu einem
noch geringeren Fehler führen. Nach dem Ausführungsbeispiel des
Streitpatents findet diese Feinauswahl im Codebuchselektor 40
durch Maximierung der folgenden Formel statt (Absätze 0047, 0048
und Fig. 4):

ra[r] entspricht sinngemäß dem zweiten Term des zu minimieren-
den Fehlersignals in Gleichung (5) des Streitpatents. y[r][n] be-
- 25 -
zeichnet das synthetisierte Signal bzw. die Stoßantwort des Filters
70 auf die Anregungssequenzen. Der Index der endgültigen optima-
len Anregungssequenz, zur Übermittlung an den Empfänger mit
Decoder, wird in der Streitpatentschrift mit Ia bezeichnet (Absätze
0048, 0057). Nach Auffassung des Senats ist das synthetisierte
Signal im Anspruch 7 des Streitpatents mit dem Bezugszeichen
y[l][n] zu bezeichnen.


II. Zum geltend gemachten Nichtigkeitsgrund
fehlender Patentfähigkeit

Im Umfang der allein noch streitgegenständlichen Ansprüche 7 und 8 ist das
Streitpatent nach Art. II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Absatz 1
Buchst. a) EPÜ für nichtig zu erklären, da Patentanspruch 7 gegenüber der
Druckschrift D4 und aufgrund des zum Prioritätszeitpunkts bestehenden Fachwis-
sens des Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht (Art 56 EPÜ).

1. Die in der Beschreibungseinleitung des Streitpatents (Absätze 0001 bis 0003)
aufgeführte Druckschrift D4 offenbart ein Übertragungssystem mit einem CELP-
Codierer gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 7.

Aus der Druckschrift D4 ist, in Worten des Anspruchs 7 ausgedrückt, Folgendes
bekannt: Ein

7 Encoder (D4 Spalte 3, Zeile 34: „CELP coder“ und Figur 3) compris-
ing
7a an excitation signal generator (D4 Spalte 5, Zeile 37: “master code-
book” und Figur 3) for deriving from a main sequence (D4 Spalte 5,
Zeile 36: “1-D filtered codebook 37”), a plurality of excitation se-
quences (D4 Spalte 6, Zeile 13: “vectors”)
- 26 -
7a1 being parts from the main sequence (D4 Spalte 5, Zeile 36: “1-D fil-
tered codebook 37”),
7a2 said parts (D4 Spalte 6, Zeile 13: “vectors”) being mutually dis-
placed over a plurality of positions (D4 Spalte 8, Zeilen 22-23: “eve-
ry pth entry is searched, where p is greater than unity”),
7b selection means for selecting (D4 Spalte 5, Zeilen 54-55: “mean
square error stage 48” und Figur 3 Bezugszeichen 48) an excitation
sequence resulting in a minimum error (D4 Spalte 3, Zeilen 30-32:
“gives the minimum perceptually weighted error”, Spalte 6, Zeilen
18-20: “the codebook index … for the minimum perceptual error are
found”) between a synthetic signal gk(n), derived from said excita-
tion sequence, and a target signal x(n), derived from an input signal
s(n) (D4 Spalte 3, Zeile 54 bis Spalte 4, Zeile 12, Spalte 7, Zeilen
21-39),
7c the encoder being arranged for generating a signal representing an
optimal excitation sequence (D4 Spalte 6, Zeilen 27-29: “the infor-
mation transmitted comprises … the codebook index”).

Die Merkmale 7d bis 7e2 des kennzeichnenden Teils sind in der Druckschrift D4
nicht offenbart.

Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann nicht schon
dann als nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend bewertet werden, wenn
lediglich keine Hinderungsgründe zutage treten, von im Stand der Technik Be-
kanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern diese Wertung setzt
voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder Anregung gab, zu der
vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (BGH, Urteil vom 8. Dezember 2009 - X ZR
65/05, GRUR 2010, 407 - einteilige Öse).

Der Fachmann entnimmt der Druckschrift D4, dass es bei der groben Suche nach
der besten Anregungssequenz durch das Auslassen vorhandener Anregungsse-
- 27 -
quenzen zwar zu einer Verringerung des Rechenaufwands, jedoch auch zu einer
Beeinträchtigung der Sprachqualität kommt (D4 Spalte 3, Zeilen 48-52). Dadurch
ist der Fachmann veranlasst, nach einer Lösung zu suchen, wie er die Auswirkun-
gen auf die Sprachqualität reduzieren kann.

2. Der zitierten Textstelle der Druckschrift D4 entnimmt der Fachmann des Weite-
ren, dass benachbarte Anregungssequenzen korreliert, also ähnlich sind. Bei der
groben Suche nach der besten Anregungssequenz werden somit benachbarte
ähnliche Anregungssequenzen ausgelassen, die möglicherweise zu einem kleine-
ren Fehler und somit zu einer besseren Sprachqualität führen können. Daher er-
scheint es für den Fachmann lohnend, nach der groben Bestimmung der vorläufig
besten Anregungssequenz in einem zusätzlichen Schritt auch die vorher ausge-
lassenen Anregungssequenzen in deren Umgebung zu untersuchen.

Dieses Prinzip der zweistufigen Suche gehört, wie beispielsweise durch die
Druckschriften D2 und D6 (vgl. D2, Seite 24, dritter Absatz; D6, Spalte 13, Zeilen
35-40) deutlich wird, die an dieser Stelle lediglich das Fachwissen belegen, zum
allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfachmanns.

Der Fachmann entschied sich daher bereits aufgrund seines Fachwissens und
seiner fachmännischen Erfahrung, bei dem aus der Druckschrift D4 bekannten
Codierer im Rahmen eines zweiten Suchschrittes mindestens eine weitere vorher
ausgelassene benachbarte und somit geringer beabstandete Anregungssequenz
auszuwählen und aus dieser und der vorläufig besten Anregungssequenz die op-
timale, im Sinne der Merkmale 7d bis 7e2, auszuwählen. Er gelangt somit in nahe-
liegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 7.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die Druckschriften D2 und D6 ein zweistufi-
ges Suchverfahren mit jeweils ganzzahligen und bruchteiligen Verzögerungswer-
ten zeigen. Denn der um einen möglichst geringen Berechnungsaufwand bemühte
Fachmann wird nicht, ausgehend von der Druckschrift D4, die ihm ein nur auf
- 28 -
ganzzahligen Verzögerungswerten basierendes Codierverfahren lehrt, die Erzeu-
gung zusätzlicher interpolierter Anregungssequenzen mit bruchteiligen Verzöge-
rungswerten in Betracht ziehen, da dieses eine deutliche Erhöhung der Komplexi-
tät und des Rechenaufwands bedeuten würde und damit konträr zu seiner Aufga-
be wäre.

Der Argumentation, wonach der Fachmann ausgehend von der Druckschrift D4
das Codebuch verlängern würde, vermag der Senat nicht zu folgen. Denn in der
Druckschrift D4 wird darauf hingewiesen, dass bei der Verwendung eines verlän-
gerten Codebuchs der Rechenaufwand hoch bleibt (vgl. D4, Spalte 3, Zeilen 52-
54), womit der Fachmann sein Ziel der Verringerung des Rechenaufwands nicht
mehr erreichen kann.

Der Codierer gemäß Patentanspruch 7 ergibt sich demnach für den Fachmann
aufgrund seines Fachwissens in naheliegender Weise aus der Druckschrift D4.

3. Der Patentanspruch 8 enthält lediglich eine Ausgestaltung des Codierers nach
Anspruch 7 durch übliche Mittel. Dass das zusätzliche Merkmal in Anspruch 8 al-
lein oder im Zusammenwirken mit den Merkmalen nach Anspruch 7 Erfinderisches
enthält, ist weder von der Beklagten dargetan worden noch anderweitig ersichtlich.
Da der Patentanspruch 7 sich als nicht patentfähig erweist, ist mithin neben die-
sem auch der auf ihn rückbezogene Anspruch 8 mangels Patentfähigkeit für nich-
tig zu erklären.

C.

1. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91, 91a, 92
und 100 ZPO.

Beim Kostenausspruch ist der Senat dabei von Folgendem ausgegangen:

- 29 -
a) Der Beklagten sind die auf die Klagen der Klägerinnen zu 2 und 3 entfallenden
Gerichtskosten sowie deren außergerichtliche Kosten in vollem Umfang aufzuer-
legen. Denn der Senat hätte voraussichtlich ohne die Erledigung des Rechtsstreits
das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig erklärt, weil die obigen Gründe, we-
gen deren den Patentansprüchen 7 und 8 die Patentfähigkeit abzusprechen ist, im
selben Umfang auch bei den übrigen Patentansprüchen zum Tragen gekommen
wären, weil deren Merkmale denjenigen des Patentanspruchs 7 weitgehend ent-
sprechen.

b) Demgegenüber sind die auf die Klage der Klägerin zu 1 entfallenden Gerichts-
kosten sowie die hierauf anteilig entfallenden außergerichtlichen Kosten der Be-
klagten sowie diejenigen der Klägerin zu 1 zwischen dieser und der Beklagten in
dem Verhältnis aufzuteilen, in dem die Klage der Klägerin zu 1 sich als erfolgreich
bzw. erfolglos erweist. Da die Klage der Klägerin zu 1 aber überwiegend als unzu-
lässig abzuweisen war, hatte sie nur zu einem kleinen Teil Erfolg. Den wirtschaftli-
chen Wert dieses Klageerfolgs hat der Senat mit einem ¼ bewertet, so dass die
vorgenannten Kosten zwischen der Klägerin zu 1 und der Beklagten jeweils im
Verhältnis 3 : 1 aufzuteilen waren.

c) Bei der gebotenen einheitlichen Kostenentscheidung waren somit die Gerichts-
kosten und die außergerichtlichen Kosten der Parteien wie im Tenor ausgeführt
aufzuteilen.

2. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG i. V. m. § 709 ZPO.

D.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

- 30 -

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundes-
republik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unter-
zeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklä-
rung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Beru-
fungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen
Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist be-
ginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens
aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur ge-
wahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.



Friehe Schwarz Arnoldi Matter Dr. Kapels





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