ECLI:DE:BPatG:2017:061006U6Ni10.15EP.0


BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES


6 Ni 10/15 (EP)
verb. mit
6 Ni 57/16 (EP)
(Aktenzeichen)

URTEIL




Verkündet am
6. Oktober 2017
…





In der Patentnichtigkeitssache

…

















- 2 -
…








betreffend das europäische Patent 0 852 885
(DE 696 35 453)


hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 6. Oktober 2017 durch die Vorsitzende Richterin Friehe sowie
die Richter Schwarz, Dipl.-Phys. Dr. Schwengelbeck, Dipl.-Ing. Altvater und
Dr.-Ing. Flaschke

f ü r R e c h t e r k a n n t :

I. Das europäische Patent 0 852 885 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der
Patentansprüche 12 bis 16 teilweise für nichtig erklärt, soweit die
Patentansprüche 12 bis 16 über folgende Fassung hinausgehen:

12. A mobile station (MS) for a digital mobile communication sys-
tem, characterized by comprising

- 3 -
at least one data call bearer service which covers several
user data rates and which is determined for the mobile sub-
scriber at the subscriber database of the mobile communica-
tion network,

means for carrying out a user data rate negotiation during
call set-up, for setting the user data rate to be used in a data
transfer with the mobile communication network (BTS, BSC,
MSC) and for establishing the data call with radio channel
resources allocated according to the user data rate negoti-
ated.

13. A mobile station as claimed in claim 12, characterized by
comprising means for changing, at a subsequent phase of a
setup of a transparent data call, the negotiated data rate be-
tween the mobile station (MS) and the mobile communication
network (BTS, BSC, MSC) to match a user rate of a second
party of the data call in case the user rate of the second party
is lower than said negotiated user rate.

14. A mobile station as claimed in claim 12, characterized com-
prising means for negotiating with the mobile communication
network (BTS, BSC, MSC) whether the data call will be
transparent or non-transparent.

II. Im Übrigen wird die Klage, soweit sie sich nach den übereinstim-
menden teilweisen Erledigungserklärungen der Parteien noch
gegen die Patentansprüche 12 bis 16 richtet, abgewiesen.

III. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerinnen zu jeweils
3/10 und die Beklagte zu 1/10.
- 4 -
IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des
zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.


T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist seit 8. August 2012 eingetragene Inhaberin des aufgrund der in-
ternationalen Anmeldung PCT/FI1996/000506 vom 25. September 1996, veröf-
fentlicht als WO1997/012490 am 3. April 1997, unter Inanspruchnahme der Prio-
rität aus der finnischen Anmeldung FI-954545 vom 25. September 1995 erteilten
europäischen Patents 0 852 885.

Das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 696 35 453
geführte und mittlerweile nach Ablauf der Schutzhöchstdauer erloschene Streit-
patent trägt in der Verfahrenssprache Englisch die Bezeichnung

„MOBILE COMMUNICATION SYSTEM AND METHOD FOR ESTABLISHING A
DATA CALL“

(in Deutsch laut Streitpatentschrift: „MOBILES KOMMUNIKATIONSSYSTEM UND
VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER DATENÜBERTRAGUNG“)

und umfasst in der erteilten Fassung 21 Patentansprüche.

Die Klägerinnen zu 1 und 2 haben mit ihren am 13. März 2015 und die Klägerin zu
3 mit ihrer am 5. August 2016 eingereichten Nichtigkeitsklagen das Streitpatent
zunächst in vollem Umfang angegriffen. Nach Ablauf der gesetzlich zulässigen
Schutzdauer des Patents haben die Parteien im Hinblick darauf, dass sich die Be-
klagte bei den von ihr gegen die Klägerinnen erhobenen Verletzungsklagen nur
Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche aus den Patentansprüchen 12 bis
16 berühmt hat, den Rechtsstreit hinsichtlich der ursprünglich angegriffenen Pa-
tentansprüche 1 bis 11 und 17 bis 21 übereinstimmend für teilweise erledigt erklärt
- 5 -
und greifen das Streitpatent nunmehr nur noch hinsichtlich der Patentansprü-
che 12 bis 16 an.

Der angegriffene erteilte nebengeordnete Patentanspruch 12 lautet in der Verfah-
renssprache wie folgt:

12. A mobile station (MS) for a digital mobile communication sys-
tem, characterized by comprising 

at least one data call bearer service which covers several user
data rates and which is determined for the mobile subscriber at the
subscriber database of the mobile communication network, 

means for carrying out a user data rate negotiation for setting
the user data rate to be used in a data transfer with the mobile
communication network (BTS, BSC, MSC) and for establishing the
data call with radio channel resources allocated according to the
user data rate negotiated. 


In deutscher Übersetzung laut Streitpatentschrift lautet er:

12. Mobilstation (MS) für ein digitales Mobilkommunikationssys-
tem, gekennzeichnet durch umfassend

- zumindest ein Datenanruf-Trägerdienst, der mehrere Benut-
zerdatenraten umfasst, und der für den Mobilteilnehmer in
der Teilnehmerdatenbank des Mobilkommunikations-
netzwerks bestimmt ist, 

- Mittel zum Ausführen einer Benutzerdatenrate-Verhandlung,
um die Benutzerdatenrate einzustellen, um in einer Daten-
übertragung mit dem Mobilkommunikationsnetzwerk (BTS,
BSC, MSC) verwendet zu werden, und um den Datenanruf
- 6 -
mit Funkkanal-Ressourcen aufzubauen, die gemäß der Be-
nutzerdatenrate, die ausgehandelt ist, zugewiesen sind.

Die Ansprüche 13 bis 16 sind auf Anspruch 12 rückbezogen. Wegen des Wort-
lauts der übrigen Patentansprüche wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Klägerinnen sind der Ansicht, dass das Streitpatent im Umfang der Patentan-
sprüche 12 bis 16 wegen unzulässiger Erweiterung, fehlender Ausführbarkeit und
mangelnder Patentfähigkeit für nichtig zu erklären sei. Bei Erhebung ihrer Klagen
seien aus denselben Gründen auch die übrigen, mit den Klagen bis zum Ablauf
des Patents ebenfalls angegriffenen Ansprüche nicht schutzfähig gewesen.

Dies stützen sie auf die Druckschriften (mit Nummerierung und Kurzzeichen der
Klägerinnen):
6 Ni 10/15 (EP)

6 Ni 57/16 (EP) Dokument
NK0-A WO 97/12490 A1 (veröffentlichte internationale An-
meldung des Streitpatents vom 26. September 1996)

NK1 US 5 828 666 A

NK1-P US 5 610 910 A

NK1-E WO 97/07625 (Internationale Anmeldung der EP 0
845 186)

VP1 ETSI: Draft pr ETS 300 500,
(GSM 02.01 Version 4.6.0)

NK2 VP2 WO 95/35002 A1

NK3 VP3 WO 96/27975 A1

NK4 ETSI TS 123.060 (Version 4.4.0)

NK5 ETSI TS 122.060 (Version 4.4.0)

NK6 ETSI TS 124.008 (Version 4.4.0)
- 7 -

NK7 VP8 EP 0 668 669 A1

NK8 VP6 ETSI: ETS 300 501
(GSM 02.02 Version 4.2.2)

NK9 VP4 WO 95/15644 A1

VP5 Auszug aus: Mouly, M., Pautet, M.-B.: “The GSM
System for Mobile Communications”, 1992
(S. 56-59; S. 505-507)

VP7 EP 0 255 306 A2

NK10 VP9 Auszug aus: Bocker, P: „ISDN - Digitale Netze für
Sprach-, Text-, Daten-, Video- und Multimediakom-
munikation”, Springer Verlag, Berlin Heidelberg 1997
(Kap. 2, S. 13-46)

NK11 ETSI: Recommendation GSM 04.08
(pr I-ETS 300 022) Version 3.13.0

NK12 ETSI: ETS 300 582
(GSM 07.01 Version 4.8.0)

NK13 ETSI: Recommendation GSM 03.02

NK14 WO 92/09157 A1

NK15 WO 97/10684 A1

NK16 ETSI: Draft pr ETS 300 604
(GSM 09.07 Version 4.7.0)

VP11 ETSI: Draft pr ETS 300 582
(GSM 07.01 Version 4.9.0)


Die Klägerinnen beantragen,

das europäische Patent EP 0 852 885 hinsichtlich des Patentan-
spruchs 12 und der von Patentanspruch 12 abhängigen Patentan-
- 8 -
sprüche 13 bis 16 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland für nichtig zu erklären

und erklären den Rechtsstreit im Übrigen in der Hauptsache für er-
ledigt.

Die Beklagte schließt sich den Teilerledigungserklärungen der Klägerinnen an und
beantragt im Übrigen,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie über die Hilfsanträge
1 bis 3 vom 10. August 2017, soweit diese die erteilten Patentan-
sprüche 12 bis 16 betreffen, hinausgeht.

Die Patentansprüche 12 bis 16 nach Hilfsantrag 1 lauten wie folgt (Änderung
gegenüber der erteilten Fassung durch Unterstreichung hervorgehoben):
12. A mobile station (MS) for a digital mobile communication system, char-
acterized by comprising

at least one data call bearer service which covers several user data
rates and which is determined for the mobile subscriber at the subscriber
database of the mobile communication network, 


means for carrying out a user data rate negotiation during call set-up,
for setting the user data rate to be used in a data transfer with the mobile
communication network (BTS, BSC, MSC) and for establishing the data call
with radio channel resources allocated according to the user data rate ne-
gotiated.

13. A mobile station as claimed in claim 12, characterized by comprising
means for changing, at a subsequent phase of a setup of a transparent data
- 9 -
call, the negotiated data rate between the mobile station (MS) and the mo-
bile communication network (BTS, BSC,MSC) to match a user rate of a
second party of the data call in case the user rate of the second party is
lower than said negotiated user rate.

14. A mobile station as claimed in claim 13, characterized in that the
means for changing comprises means for adapting the data call radio chan-
nel configuration, allocated on the basis of said negotiated user rate at the
beginning of the call setup, according to the user rate of the second party.

15. A mobile station as claimed in claim 14, characterized in that said
adapting of the radio channel configuration comprises at least one of the fol-
lowing operations: reducing the number of traffic channels allocated for the
call, changing the channel coding or channel type.

16. A mobile station as claimed in claim 12, characterized comprising
means for negotiating with the mobile communication network (BTS, BSC,
MSC) whether the data call will be transparent or non-transparent.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 12 bis 14 nach Hilfsantrag 2 wird auf
den Urteilstenor verwiesen.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 12 bis 14 nach Hilfsantrag 3 sowie
des Wortlauts der übrigen Patentansprüche nach den Hilfsanträgen wird auf die
Akte Bezug genommen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klägerinnen entgegen und hält das Streit-
patent in wenigstens einer der verteidigten Fassungen für schutzfähig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 5. Juli 2017 zukom-
men lassen.
- 10 -
E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

A.

Die zulässigen Klagen, über die nach den übereinstimmenden Teilerledigungser-
klärungen der Parteien nur noch im Umfang der erteilten Patentansprüche 12 bis
16 zu entscheiden ist, sind nur teilweise begründet. Soweit hierüber noch zu be-
finden ist, ist das Streitpatent teilweise für nichtig zu erklären, weil die nur noch
angegriffenen erteilten Ansprüche 12 bis 16 gemäß Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 3
IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPÜ über die ursprüngliche Offenbarung hin-
ausgehen und daher nicht schutzfähig sind; aus demselben Grund kann das
Streitpatent im Umfang der noch angegriffenen Patentansprüche auch nicht nach
Maßgabe von Hilfsantrag 1 beschränkt verteidigt werden, da der vorgenannte
Nichtigkeitsgrund insoweit hinsichtlich der Ansprüche 14 und 15 fortbesteht. Dem-
gegenüber sind die Klagen aber teilweise abzuweisen, soweit sie sich auch gegen
die beschränkte Fassung nach Hilfsantrag 2 richten, da das Streitpatent in dieser
Fassung bis zum Ablauf der Schutzdauer schutzfähig war.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Die Erfindung nach dem im September 2016 erloschenen Streitpatent be-
traf allgemein ein Mobilkommunikationssystem und insbesondere das Herstellen
von Datenanrufen unter Verwendung verschiedener Datenraten und Träger-
dienste.

Zum technischen Hintergrund weist das Streitpatent in den Absätzen 0002 bis
0007 darauf hin, dass moderne Mobilkommunikationssysteme ihren Benutzern
zusätzlich zur herkömmlichen Sprachübertragung verschiedene Arten von Daten-
übertragungsfunktionen anböten. Die von den Mobilkommunikationssystemen be-
reitgestellten Dienste könnten dabei allgemein in Teledienste und Trägerdienste
unterteilt werden. Ein Trägerdienst sei ein Telekommunikationsdienst, der die
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Übertragung von Signalen zwischen den Benutzer-Netz-Schnittstellen bilde, wofür
das Streitpatent als Beispiel Modemdienste nennt. In einem Teledienst stelle
demgegenüber auch das Netz Endgerätedienste bereit, die wiederum Sprach-,
Telefax- und Videotext-Dienste umfassen könnten.

Die Trägerdienste würden normalerweise nach einer kennzeichnenden Eigen-
schaft in Gruppen eingeordnet. Eine solche Einteilung sei etwa diejenige von
asynchronen und synchronen Trägerdiensten. Während in einem asynchronen
Trägerdienst das sendende und das empfangende Datenendgerät ihre Synchroni-
sierung nur während jedem einzelnen zu übertragenden Zeichen aufrechthielten,
würden in einem synchronen Trägerdienst das sendende und das empfangende
Datenendgerät während der gesamten Datenübertragung ständig synchronisiert.
Innerhalb jeder dieser Gruppen gebe es weitere Gruppen von Trägerdiensten,
z. B. einen transparenten Dienst, bei dem die zu übermittelnden Daten unstruktu-
riert seien und die Übertragungsfehler nur durch Verwendung von Kanalkodierung
korrigiert würden, und einen nicht-transparenten Dienst, bei dem die zu übermit-
telnden Daten in Dienstdateneinheiten strukturiert und Übertragungsfehler zusätz-
lich zur Kanalkodierung durch Verwendung automatischer Anforderungen für eine
erneute Übertragung korrigiert würden. Außerdem sei zum Zeitpunkt der Patent-
anmeldung jede Benutzerdatenrate ein unabhängiger Trägerdienst. Daher werde
es eine enorm gesteigerte Anzahl von verschiedenen Trägerdiensten geben. So
weise der Einkanal-Datendienst des europaweiten digitalen Mobilkommunikati-
onssystems GSM (Global System for Mobile Communication) 6 verschiedene
asynchrone Trägerdienste für die Raten 300, 1200, 1200/75, 2400, 4800 und 9600
bit/s auf.

Ein Mobilteilnehmer könne typischerweise zu verschiedenen Arten von Tele- und
Trägerdiensten Zugang haben, etwa zu einem Sprachdienst, einem Telefax-Dienst
und verschiedenen Arten von Datendiensten, die Trägerdienste verwenden. Bei
einem mobil eingehenden oder abgehenden Anruf bedürfe es daher Informationen
darüber, welchen der verschiedenen Tele- und Trägerdienste (oder auch Kombi-
- 12 -
nationen davon) er erfordere. Im GSM-Mobilkommunikationssystem erfolge diese
Information beispielsweise dadurch, dass eine von einer Mobilstation übertragene
Verbindungsaufbau-Signalisierung Informationen über den benötigten Dienst in
einem bestimmten Trägerfähigkeitsinformationselement (Bearer Capability Infor-
mation Element, BCIE) enthalte; hierdurch könne das Mobilkommunikationsnetz
den geeigneten Dienst für die mobil ein- oder abgehenden Anrufe wählen. In dem
GSM-System seien die Dienste der Teilnehmer dabei in dem Standortverzeichnis
(Home Location Register, HLR) eines Teilnehmers festgelegt, in dem auch andere
Teilnehmerinformationen dauerhaft gespeichert seien. Anders sei dies bei Anrufen
über das öffentliche Telefonnetz (Public Switched Telephone Network, PSTN), bei
dem Informationen über die Dienstart des Anrufs nicht an das Kommunikations-
netz übertragen würden. Hier müsse das Mobilkommunikationsnetz auf eine an-
dere Weise darüber informiert werden, welche Art eines Basisdienstes von dem
Anruf benötigt werde. Eine Lösung nach dem Stand der Technik stelle dabei ein
Mehrfach-Nummerierungs-Schema dar, bei dem ein Mobilteilnehmer so viele Ver-
zeichnisnummern habe, wie er verschiedene Dienste hat, an denen er eingehende
Anrufe empfangen möchte, und bei einem Anruf die Verzeichnisnummer des Mo-
bilteilnehmers gewählt werde, die dem gewünschten Dienst entspreche.

Für den Netzbetreiber und die Mobilteilnehmer seien diese Lösungen aber wegen
der enormen Anzahl von Diensten nachteilig, weil sie Verwirrung und Ärger verur-
sachten, der Mobilteilnehmer mehrere Trägerdienste von dem Netzbetreiber
abonnieren müsse, Nummernraum des Netzes verschwendet würde, weil jeder
Benutzer zahlreiche Verzeichnisnummern benötige, und schließlich das Festlegen
der Dienste in den Netzdatenbanken Datenbankkapazitäten verbrauchten.

Das Streitpatent stellt sich daher die Aufgabe, ein digitales Mobilkommunikations-
netz bereitzustellen, in dem ein festgelegter Trägerdienst so viele Datenraten wie
möglich handhaben könne (Absatz 0008 der Streitpatentschrift).

- 13 -
Zur Lösung schlägt das Streitpatent in den nicht mehr streitgegenständlichen An-
sprüchen 1, 7 und 17 ein Verfahren, ein digitales Mobilkommunikationsnetzwerk
sowie eine Mobilvermittlungsstelle und im nach wie vor angegriffenen Anspruch 12
eine Mobilstation vor (Absatz 0009 der Streitpatentschrift).

Nach der vorgeschlagenen Lösung soll die Anzahl von Trägerdiensten, die in ei-
nem Mobilkommunikationsnetz erforderlich sind, dadurch verringert werden, dass
ein Trägerdienst festgelegt wird, der mehrere oder alle Benutzerdatenraten ab-
deckt, und dass zwischen der Mobilstation und dem Mobilkommunikationsnetz in
der Phase des Verbindungsaufbaus die Datenrate verhandelt wird, die von dem
Datenanruf in dem Trägerdienst angewendet werden soll. Im einem weiteren
Schritt kann die Datenrate zwischen dem MobiIkommunikationsnetz und dem
Festnetz (bspw. PSTN oder ISDN), d. h. die Datenrate der zweiten Partei, bei dem
Datenanruf bestimmt werden. Wenn erforderlich, können abschließend die ein-
gangs bestimmte Datenrate des MobiIkommunikationsnetzes und die Kanalres-
sourcen des Funkwegs an die Datenrate angepasst werden, die in Richtung des
Festnetzes verwendet wird (Absatz 0010 der Streitpatentschrift).

2. Der angegriffene Anspruch 12 gemäß Streitpatent lässt sich in der Verfah-
renssprache Englisch wie folgt gliedern:

O0 A mobile station (MS) for a digital mobile communication system,

characterized by comprising

O1 at least one data call bearer service
O1.1 which covers several user data rates and
O1.2 which is determined for the mobile subscriber at the subscriber
database of the mobile communication network,

O2 means for carrying out a user data rate negotiation
- 14 -
O2.1 for setting the user data rate
O2.2 to be used in a data transfer with the mobile communication net-
work (BTS, BSC, MSC) and
O2.3 for establishing the data call with radio channel resources allo-
cated according to the user data rate negotiated.

3. Der zuständige Fachmann, der über eine abgeschlossene Hochschulausbil-
dung auf dem Gebiet der Elektrotechnik mit einem Schwerpunkt im Bereich der
Nachrichtentechnik verfügt, Erfahrung auf dem Gebiet der Datenübertragung in
Telekommunikationsnetzen hat und mit den Standardisierungsbemühungen im
Mobilfunkbereich vertraut ist, versteht den vorgenannten Anspruch wie folgt:

Anspruch 12 ist auf eine Mobilstation („mobile station“) für ein digitales Mobil-
kommunikationssystem („digital mobile communication system“) gerichtet (Merk-
mal O0). Diese soll gemäß der Merkmalsgruppe O1 zumindest einen Datenanruf-
Trägerdienst („data call bearer service“) umfassen. Die Begriffe „Trägerdienst“
(„bearer service“) und „Kanal“ bzw. „Funkkanal“ („channel“ bzw. „radio channel“)
werden im Streitpatent im Sinne ihrer üblichen Bedeutung im GSM-Standard ver-
wendet (vgl. z. B. Abs. 0003 und 0004).

Das „Umfassen“ des Trägerdienstes durch die Mobilstation kann dabei nicht im
wörtlichen Sinne verstanden werden, da dies der Definition des Begriffs „Träger-
dienst“ nach Absatz 0002 der Beschreibung widerspricht, nach der ein Träger-
dienst die Übertragung von Signalen zwischen den Benutzer-Netz-Schnittstellen
beschreibt; der von der Beklagten vorgebrachte Vergleich des Trägerdienstes mit
einer Brücke hilft hier nicht weiter, weil damit in Anspruch 12 das Umfassen der
„Brücke“ selbst und nicht nur eines Endes dieser „Brücke“ entsprechend einer sol-
chen Schnittstelle beansprucht wäre. Auch ein Verständnis im Sinne von einem
„Bereitstellen“ des Trägerdienstes scheidet aus, da dies wie bei den nicht mehr
streitgegenständlichen Ansprüchen 7 und 17 netzwerkseitig und damit nicht durch
die Mobilstation erfolgt. Der Fachmann wird den Begriff des Umfassens eines Trä-
- 15 -
gerdienstes daher - wie dies auch das LG Düsseldorf angenommen hat (vgl.
4a O 93/14, Entscheidungsgründe B III 1 a) - „funktional“ verstehen (vgl. hierzu
auch BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 – X ZR 43/13, GRUR 2015, 875 – Rotorele-
mente), wonach die Mobilstation einen entsprechenden Trägerdienst unterstützt
und zu dessen Verwendung bzw. zur Kommunikation auf Basis eines solchen
Trägerdienstes geeignet ist. Dies setzt voraus, dass die Mobilstation geeignete
Mittel oder Schnittstellen für eine Signalübertragung mittels eines Trägerdienstes
gemäß Merkmal O1.1 aufweist.

Der Datenanruf-Trägerdienst soll dabei mehrere Benutzerdatenraten abdecken
(„…which covers several user data rates“, Merkmal O1.1), was im Zusammen-
hang mit einem Aushandeln der bei der Datenübertragung zu verwendenden Be-
nutzerdatenrate („user data rate negotiation“; vgl. Merkmalsgruppe O2 und Ab-
satz 0010 der Beschreibung) bedeutet, dass der zumindest eine Trägerdienst eine
von mehreren, für diesen Trägerdienst für den jeweiligen Mobilteilnehmer („mobile
subscriber“) festgelegten Datenraten annehmen kann.

Das Abdecken mehrerer Benutzerdatenraten durch einen Trägerdienst hat Aus-
wirkungen auf die Funktion der Mobilstation, deren Mittel einen solchen Träger-
dienst unterstützen müssen. Dies zeigt sich beim Ablehnen einer Benutzerdaten-
rate, welche der Mobilstation seitens des Netzwerks als Eigenschaft des be-
stimmten Trägerdienstes vorgeschlagen wird (vgl. auch Streitpatent, Abs. 0034),
beispielsweise falls die Mobilstation die vorgeschlagene Datenrate technisch nicht
unterstützt. Außerdem wird dies in dem Anwendungsfall deutlich, den das Streit-
patent hinsichtlich einer Anpassung der ursprünglich für die Funkstrecke be-
stimmten Datenrate für einen Datenanruf beschreibt, dessen Endpunkt im Fest-
netz liegt (vgl. Streitpatent, Abs. 0010 bis 0014). In beiden Fällen ist die Mobilsta-
tion, die eine Verwendung von Trägerdiensten mit mehreren möglichen Datenra-
ten gemäß Merkmal O1.1 unterstützt, in der Lage, den angefragten oder ausge-
handelten Trägerdienst mit allen weiteren Parametern unter Anpassung (bzw.
Aushandlung) einer geeigneten Datenrate beizubehalten. Wenn dagegen eine
- 16 -
feste Zuordnung von Datenrate und Trägerdienst festgelegt ist, wovon das Streit-
patent als Stand der Technik ausgeht (vgl. Streitpatent, Absätze 0003 und 0025),
würde eine Ablehnung oder Änderung der Datenrate das Festlegen eines anderen
Trägerdienstes erfordern.

Der Datenanruf-Trägerdienst ist für den Mobilteilnehmer in der Teilnehmerdaten-
bank („subscriber database“) des Mobilkommunikationsnetzwerks bestimmt
(Merkmal O1.2), was als eine Festlegung der von einem Mobilteilnehmer nutzba-
ren Trägerdienste zu verstehen ist. Die in der Datenbank für einen Mobilteilneh-
mer bestimmten Trägerdienste können sich damit von den durch das Mobilgerät
des Mobilteilnehmers technisch unterstützten Trägerdiensten unterscheiden. Da
sich Merkmal O1.2 auf eine netzwerkseitige Festlegung des Trägerdienstes für
den Mobilteilnehmer durch einen entsprechenden Eintrag in der Teilnehmerdaten-
bank bezieht, stellt dies keine Eigenschaft der Mobilstation dar, sondern dient al-
lenfalls einer näheren Erläuterung des Datenanruf-Trägerdienstes.

Weiter ist vorgesehen, dass die Mobilstation Mittel zum Ausführen einer Benutzer-
datenrate-Verhandlung („user data rate negotiation”) umfasst, die dazu dient, die
Benutzerdatenrate einzustellen („…setting the user data rate“; Merkmal O2.1).
Durch den bestimmten Artikel ist der Bezug zur Verwendung eines Datenanruf-
Trägerdienstes nach Merkmal O1.1 hergestellt, der mehrere Datenraten abdeckt.
In den Hilfsanträgen 1 bis 3, mit denen die Beklagte den Anspruch 12 hilfsweise
verteidigt, ist das Ausführen einer Benutzerdatenrate-Verhandlung, für welche die
Mobilstation Mittel nach Merkmal O2 aufweist, auf den Zeitpunkt des Anrufaufbaus
(„…during call set-up“) beschränkt, was den Angaben der erteilten, nicht mehr
streitgegenständlichen Ansprüche 1, 7 und 17 entspricht (vgl. auch Streitpatent,
Abs. 0010). Die ausgehandelte Benutzerdatenrate soll bei der Datenübertragung
mit dem Mobilkommunikationsnetzwerk (d. h. zwischen Mobilstation und Mobil-
kommunikationsnetzwerk) verwendet werden („…to be used“; Merkmal O2.2) und
zum Aufbauen eines Datenanrufs mit Funkkanal-Ressourcen, die der ausgehan-
delten Benutzerdatenrate entsprechen (Merkmal O2.3). Die Merkmale O2.2 und
- 17 -
O2.3 umschreiben dabei keine eigenständigen funktionalen Merkmale der Mobil-
station, sondern dienen nur der näheren Erläuterung der Benutzerdatenrate an-
hand ihrer Verwendung.

II. Zum Hauptantrag (erteilte Fassung)

1. Ausführbarkeit

Entgegen der Ansicht der Klägerinnen sind die Ansprüche 12 bis 16 des Streitpa-
tents nicht schon deshalb für nichtig zu erklären, weil ihre Gegenstände nicht so
deutlich und vollständig offenbart wären, dass ein Fachmann sie ausführen kann
(Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) EPÜ).

Anspruch 12, wie auch die weiteren unabhängigen Ansprüche, beschäftigen sich
mit der Auswahl einer Datenrate eines Trägerdienstes für die Funkverbindung
zwischen Mobilstation und Mobilkommunikationsnetz während des Aufbaus eines
Datenanrufs. Eine detaillierte Beschreibung des daran anschließenden, weiteren
Verbindungsaufbaus, beispielsweise zum Festnetz, ist nicht Teil der Problemlö-
sung, zumal in den Ausführungsbeispielen auf das GSM-Netz verwiesen wird, in
dem solche Vorgänge standardisiert sind.

Das Umfassen des Trägerdienstes in Anspruch 12 legt der Senat ausgehend von
der ursprünglichen Beschreibung als funktionale Eignung der Mobilstation aus, da
das Merkmal sonst der Definition des Begriffs „Trägerdienst“ in der Anmeldung
widerspräche.

Zur Frage, welche Datenraten ein Trägerdienst abdeckt und welcher Trägerdienst
auszuwählen ist, wenn mehrere Trägerdienste mit jeweils „so vielen Datenraten
wie möglich“ vorliegen, verweist das Streitpatent beispielsweise auf die Definition
von Service-Klassen (vgl. Streitpatent, Absatz 0015 und 0025), was als Anleitung
für den Fachmann für eine Realisierung des Anspruchs, insbesondere auch hin-
- 18 -
sichtlich der Auswahl gemäß Merkmalsgruppe O1, ausreichend ist. Eine Zuord-
nung, welche bzw. wie viele unterstützte Datenraten sich in einem Trägerdienst
sinnvoll zusammenfassen lassen, stellt dabei für den Fachmann keine besondere
Schwierigkeit dar, und das Fehlen einer solchen abschließenden Festlegung in
der Anmeldung stellt die Ausführbarkeit nicht in Frage.

Der von den Klägerinnen vertretenen Auffassung, dass die Mobilstation nicht mit
dem Trägerdienst in Berührung komme, kann seitens des Senats ebenfalls nicht
beigetreten werden. Denn der Trägerdienst definiert die Verbindung zwischen den
Schnittstellen der Mobilstation und dem Netzwerk (vgl. Streitpatent, Absatz 0002).
Daher setzt eine Aushandlung der Benutzerdatenrate für den Trägerdienst eines
Datenanrufs gemäß Absatz 0010 des Streitpatents bzw. der Merkmalsgruppe O2
des Anspruchs 12 zwangsläufig geeignete Mittel zur Unterstützung eines solchen
Trägerdienstes durch die Mobilstation voraus.

Über die Mittel der Mobilstation zur Aushandlung der Benutzerdatenrate
(„…negotiation for setting the user data rate“; vgl. Merkmale O2, O2.1) ist zudem
ein Zusammenhang zwischen dem Benutzer-Trägerdienst, der verschiedene Be-
nutzerdatenraten abdecken kann (Merkmal O1.1), und der zur Datenübertragung
zu verwendenden Benutzerdatenrate (Merkmal O2.2) und damit zwischen den
Merkmalsgruppen O1 und O2 hergestellt.

2. Unzulässige Erweiterung

Das Streitpatent ist in der erteilten Fassung aber deshalb für nichtig zu erklären,
weil die erteilten Patentansprüche 12 bis 16 über die ursprüngliche Offenbarung
hinausgehen (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c)
EPÜ).

a) Die Merkmale O2 und O2.1 in Anspruch 12 sehen Mittel zum Ausführen
einer Benutzerdatenrate-Verhandlung vor, um die Benutzerdatenrate einzustellen.
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Dass die Mobilstation Mittel zum Ausführen einer Benutzerdatenrate-Verhandlung
(„a user data rate negotiation“) aufweist und diese Datenrate zur Datenübertra-
gung zwischen dem Mobilkommunikationsnetzwerk und der Mobilstation verwen-
det werden soll, ist zwar der ursprünglichen Offenbarung, wegen der im Folgen-
den auf die Veröffentlichung der Patentanmeldung als WO 97/12490 A1 (NK0-A)
verwiesen wird, zu entnehmen, allerdings nur als Verhandlung zwischen Mobilsta-
tion und Netzwerk beim Verbindungs- bzw. Anrufaufbau („during call set-up“, vgl.
NK0-A S. 4, Z. 4 - 30, insbes. Z. 24 - 28, S. 5, Z. 10 - 13, sowie bzw. „upon estab-
lishing the data call“, vgl. NK0-A Anspruch 1). Die Beschränkung auf den Verbin-
dungs- bzw. Anrufaufbau fehlt jedoch in Anspruch 12 des Streitpatents. Diese Ein-
schränkung beeinflusst die Funktion und Eignung der beanspruchten Mittel. Denn
ohne diese Einschränkung auf den Zeitpunkt des Anrufaufbaus wäre ein Aushan-
deln der Benutzerdatenrate beispielsweise bereits beim Anmelden der Mobilsta-
tion im Netzwerk mit umfasst.

Das Fehlen des Bezugs zum Verbindungs- bzw. Anrufaufbau bei der Benutzer-
datenrate-Verhandlung in Anspruch 12 stellt daher eine unzulässige Zwischenver-
allgemeinerung dar, die über die ursprüngliche Offenbarung hinausgeht.

b) Darüber hinaus sind auch die Ansprüche 14 und 15 gegenüber der Ur-
sprungsoffenbarung unzulässig erweitert.

Denn das Anpassen der Funkkanal-Konfiguration nach Anspruch 14 bzw. 15 ist in
den Ursprungsunterlagen nicht in Bezug auf die Mobilstation offenbart. Nach den
ursprünglichen Unterlagen wird die in diesem Merkmal vorgesehene Anpassung
der Funkkanal-Konfiguration nämlich allein durch das Mobilkommunikationsnetz-
werk bzw. das Basisstationssystem (BSS) festgelegt und entsprechende Ressour-
cen zugewiesen (vgl. u. a. NK0-A S. 5, Z. 22 - 26; S. 13, Z. 21 - 28; S. 15, Z. 5 -
10, S. 18, Z. 5 - 8) bzw. durch die Basisstation (BTS) kontrolliert (vgl. S. 8, Z. 19 -
22), nicht aber durch die Mobilstation. Die Ansprüche 14 und 15 gehen daher, so-
- 20 -
weit sie dieses nunmehr auch für die Mobilstation vorsehen, über die ursprüngli-
che Offenbarung hinaus.

c) Die Ansprüche 13 und 16 umfassen jeweils durch den Rückbezug auf An-
spruch 12 auch die dort vorliegende unzulässige Verallgemeinerung bezüglich des
Zeitpunkts der Verhandlung der Benutzerdatenrate, da die weiteren Merkmale des
Anspruchs 13 bzw. des Anspruchs 16 jeweils nicht zu einer entsprechenden Ein-
schränkung auf den Verbindungs- bzw. Anrufaufbau führen.

Soweit die Klägerinnen darüber hinaus eine weitergehende unzulässige Erweite-
rung von Anspruch 16 behauptet haben, ist aus ihrem Vortrag demgegenüber
nicht zu erkennen, woraus ihrer Ansicht nach eine solche unzulässige Erweiterung
dieses Anspruchs folgen soll. Der Senat sieht eine solche unzulässige Erweite-
rung nicht.

3. Patentfähigkeit

Bei dieser Sachlage kann auf sich beruhen, ob den erteilten Patentansprüchen 12
bis 16 auch der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit (Art. II Abs. 1 Nr. 1
IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52 ff. EPÜ) entge-
genstünde.

III. Zum Hilfsantrag 1

1. Ausführbarkeit

Soweit die Klägerinnen auch in Bezug auf die beschränkte Verteidigung den Nich-
tigkeitsgrund mangelnder Ausführbarkeit geltend gemacht haben, gelten die vor-
stehenden Ausführungen zum Hauptantrag auch in Bezug auf Hilfsantrag 1.

- 21 -
2. Unzulässige Erweiterung

Die zum Hauptantrag festgestellte unzulässige Erweiterung in Anspruch 12 ist in
der Fassung nach Hilfsantrag 1 zwar durch die einzige (im Folgenden durch Un-
terstreichung gekennzeichnete) Änderung von Merkmal O2 gegenüber dem
Hauptantrag beseitigt, das nach Hilfsantrag 1 wie folgt lautet:

O2* means for carrying out a user data rate negotiation during call set-up

Allerdings werden die Unteransprüche 14 und 15 unverändert fortgeführt, die aber,
wie vorstehend ausgeführt, ebenfalls unzulässig erweitert sind. Damit scheidet
aber eine beschränkte Verteidigung nach Hilfsantrag 1 aus, da die Beklagte das
Streitpatent mit ihm nur als geschlossenen Anspruchssatz beschränkt verteidigt.

3. Patentfähigkeit

Bei dieser Sachlage kann auch in Bezug auf die Fassung nach Hilfsantrag 1 auf
sich beruhen, ob ihr auch der Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfähigkeit (Art. II
Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPÜ i. V. m. Art. 52 ff.
EPÜ) entgegenstünde.

IV. Zum Hilfsantrag 2

Demgegenüber erweist sich die beschränkte Verteidigung nach Hilfsantrag 2 als
erfolgreich, da einer beschränkten Verteidigung des Streitpatents mit den Pa-
tentansprüchen 12 bis 14 nach Hilfsantrag 2 keine Nichtigkeitsgründe entgegen-
stehen.

- 22 -
1. Ausführbarkeit

Hinsichtlich des von den Klägerinnen auch in Bezug auf diesen Hilfsantrag geltend
gemachten Nichtigkeitsgrundes mangelnder Ausführbarkeit ist auf die vorstehen-
den Ausführungen zum Hauptantrag Bezug zu nehmen, so dass dieser Nichtig-
keitsgrund der beschränkten Verteidigung nach Hilfsantrag 2 nicht entgegensteht.

2. Unzulässige Erweiterung

Merkmal O2* des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 2 entspricht dem Merkmal O2*
des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 1, mit welchem, wie vorstehend ausgeführt,
die unzulässige Erweiterung in der erteilten Fassung des Anspruchs beseitigt wird.
Da es sich hierbei auch um eine Einschränkung des Schutzbereichs gegenüber
der erteilten Fassung handelt, bestehen hinsichtlich der Zulässigkeit dieser Ände-
rung keine Bedenken; solche wurden auch von den Klägerinnen insoweit nicht
geltend gemacht.

Da die erteilten Unteransprüche 14 und 15, die, wie zum Hauptantrag und zu
Hilfsantrag 1 bereits ausgeführt, gegenüber den ursprünglichen Unterlagen auf
einer unzulässigen Erweiterung beruhen, in der Fassung nach Hilfsantrag 2 er-
satzlos gestrichen sind, steht der beschränkten Verteidigung nach Hilfsantrag 2
auch der Nichtigkeitsgrund nach Art. II § 6 Abs. 1 Nr. c) IntPatÜG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchst. c) EPÜ nicht (mehr) entgegen.

3. Patentfähigkeit

Entgegen der Auffassung der Klägerinnen steht einer beschränkten Verteidigung
der Ansprüche 12 bis 14 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 nicht der Nichtigkeits-
grund mangelnder Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Art. 52 ff. EPÜ) entgegen.

- 23 -
3.1 Die Klägerinnen haben in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht,
dass die Druckschriften NK11 und VP1 jeweils den Gegenstand des Anspruchs 12
nach Hilfsantrag 2 neuheitsschädlich vorwegnehmen, zumindest jedoch nahele-
gen.

Sie haben zudem geltend gemacht, dass
- sowohl eine Zusammenschau der Druckschriften NK11 und einer der
Druckschriften NK12, NK13 oder NK16,
- als auch eine Zusammenschau der Druckschriften VP1 und VP11
den Fachmann jeweils in naheliegender Weise zum Gegenstand des An-
spruchs 12 nach Hilfsantrag 2 führen würden.

Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschließen.

3.1.1 Druckschrift NK11 ist ein vorveröffentlichtes Dokument zum „Mobile radio
interface layer 3“ des GSM-Standards 04.08 (pr I-ETS 300 022). Ihr ist eine Mobil-
station („Mobile Station“, MS, vgl. bspw. NK11 S. 20, Fig. 2.1; S. 106 / Merkmal
O0 im Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2) sowie das Bereitstellen eines Da-
tenanruf-Trägerdienstes für einen Mobilfunkteilnehmer zu entnehmen („Bearer
service“, vgl. NK11 S. 366 / Merkmal O1 im Patentanspruch 12 nach Hilfsan-
trag 2). Die Tabelle 10.48e auf Seite 372 der NK11 zeigt verschiedene Benutzer-
datenraten („User rate (octet 6a)“). Diese geben an, in welcher Form die einzelnen
Datenraten zur Angabe der Träger-Eigenschaften („Bearer capability“) in einem
entsprechenden Datenelement („Bearer capability information element“, BCIE) zu
codieren sind.

Ob eine Bestimmung des Trägerdienstes in der Teilnehmerdatenbank des Mobil-
kommunikationsnetzwerks für den Mobilteilnehmer die beanspruchte Mobilstation
charakterisiert, kann dahinstehen, denn der Fachmann entnimmt der Druckschrift
NK11 eine Prüfung des von der Mobilstation angefragten Trägerdienstes („… mat-
ches with the bearer services provided to that subscriber …“, vgl. NK11 S. 414,
- 24 -
Abs. B.2.2), was implizit das Vorhalten entsprechender Nutzerdaten in zumindest
einer Datenbank des Netzwerks voraussetzt (Merkmal O1.2 im Patentan-
spruch 12 nach Hilfsantrag 2).

Druckschrift NK11 ist weiterhin eine Verhandlung von Trägereigenschaften in
Form einer Anfrage zum Anrufaufbau zu entnehmen (vgl. „Basic call request“,
NK11 S. 104), bei welcher die für den Anruf angefragten Trägereigenschaften die
Benutzerdatenrate umfassen (Angaben zu „Bearer capability“, NK11 Tabelle
10.48e, S. 372). Mit einer (positiven) Entscheidung des Netzwerks (vgl. „Call pro-
ceeding“, NK11 S. 106) ergibt sich daraus implizit eine „ausgehandelte“ Benutzer-
datenrate (Merkmal O2*, O2.1 im Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2), die bei
der Kommunikation zwischen Mobilstation und Netzwerk verwendet werden soll
(vgl. NK11 Tabelle 9.88, S. 272; Merkmal O2.2 im Patentanspruch 12 nach Hilfs-
antrag 2). Der Datenanruf erfolgt dann mit Funkkanal-Ressourcen entsprechend
der ausgehandelten Benutzerdatenrate (vgl. NK11 Abschnitt 7.3.3 mit Fig. 7.9a,
Fig. 7.9b, S. 155-158 / Merkmal O2.3 im Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2).

Das Merkmal O1.1 im Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2 ist Druckschrift NK11
jedoch nicht zu entnehmen. Die Auflistung von Datenraten in der Tabelle 10.48e
(NK 11 S. 372) gibt dem Fachmann keinen Hinweis darauf, einen Datenanruf-Trä-
gerdienst vorzusehen, der mehrere Benutzerdatenratenraten abdeckt, und eine
Mobilstation vorzusehen, die zumindest einen solchen Datenanruf-Trägerdienst
unterstützt (vgl. Merkmal O1.1 i. V. m. O1 im Patentanspruch 12 nach Hilfsan-
trag 2). Denn die Tabelle zeigt nur die Codierung der Datenraten zur Beschrei-
bung der jeweiligen Trägereigenschaften in den zwischen der Mobilstation und
dem Netzwerk ausgetauschten Informationen.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 12 gemäß Hilfsantrag 2 neu gegenüber
dem Stand der Technik gemäß Druckschrift NK11.

- 25 -
Wie vorstehend ausgeführt, gibt die Auflistung von Datenraten in der Tabelle
10.48e (NK11 S. 372) dem Fachmann keinen Hinweis darauf, einen Datenanruf-
Trägerdienst vorzusehen, der mehrere Benutzerdatenratenraten entsprechend
Merkmal O1.1 i. V. m. Merkmal O1 im Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2 ab-
deckt, und eine Mobilstation vorzusehen, die zumindest einen solchen Datenanruf-
Trägerdienst unterstützt.

Gegen ein Naheliegen der Zuordnung mehrerer Datenraten zu einem Trägerdienst
gemäß Merkmal O1.1 im Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2 spricht dabei,
dass bei Ablehnung der von der Mobilstation vorgeschlagenen Trägereigenschaf-
ten gemäß Druckschrift NK11 nicht eine geänderte Benutzerdatenrate seitens des
Netzwerks oder der Mobilstation für einen für den Nutzer festgelegten Träger-
dienst vorgeschlagen wird, sondern der Trägerdienst mit den angegebenen Ei-
genschaften als Ganzes abgelehnt wird (vgl. NK11 S. 106, Satz beginnend mit
„Similarily, if the network determines …“). Die in Druckschrift NK11 für diesen Fall
genannte Möglichkeit, vom Netzwerk ausgehend eine Anpassung des Übertra-
gungskanals („Channel mode modify“, vgl. NK11 S. 183) zu veranlassen, sieht
ebenfalls keine Zuweisung einer anderen Benutzerdatenrate zu dem ursprünglich
bestimmten Trägerdienst vor, zumal dieser Vorgang auf der Ebene der Funkka-
näle und nicht auf der Ebene der Dienste entsprechend dem Streitpatent erfolgt
(vgl. Streitpatent, Absatz 0032).

Der Gegenstand des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 2 ist dem Fachmann daher
auch nicht durch Druckschrift NK11 nahegelegt.

3.1.2 Die Zusammenschau der Druckschriften NK11 und NK12 führt zu kei-
nem anderen Ergebnis.

Bei Druckschrift NK12 (ETS 300 582 / GSM 07.01 version 4.8.0) handelt es sich
um ein Standard-Dokument der GSM 07 Serie. Die Klägerinnen verweisen dabei
auf die „Intermediate Rate negotiation procedure“ gemäß der Tabelle II.4b auf Sei-
- 26 -
te 27 der NK12. Diese sieht jedoch gerade kein Aushandeln der Benutzerda-
tenrate („User rate“, UR) vor, welche vielmehr in der vorstehend genannten Ta-
belle separat aufgeführt ist und gegenüber der Anfrage nicht verändert wird.

Die Benutzerdatenrate („User rate“) gehört außerdem nicht zu den Parametern,
die auf Seite 20 (vgl. dort vorletzter und letzter Absatz) der NK12 in Verbindung
mit Tabelle II.1 auf den Seiten 22 bis 24 der NK12 als auszuhandelnde Parameter
beschrieben sind.

Die Tatsache, dass verschiedene Werte von Benutzerdatenraten („User rate“) auf
Seite 17 der NK12 als Trägereigenschaften aufgezählt sind („List of Bearer Capa-
bility Elements“, vgl. NK12 Abs. ANNEX 1, S. 16-20), liefert schließlich eine Liste
der Werte, die Datenraten annehmen können. Sie bietet ebenfalls keinen Hinweis
darauf, dass ein Datenanruf-Trägerdienst mehrere dieser Datenraten abdeckt,
sondern stellt nur eine Werteangebe dar, die auch für eine feste Zuordnung von
einzelnen Datenraten zu einzelnen Trägerdiensten gilt.

Druckschrift NK12 enthält damit, ebenso wie Druckschrift NK11, keinen Hinweis
auf Trägerdienste, die mehrere Benutzerdatenraten gemäß Merkmal O1.1 im Pa-
tentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2 abdecken.

Da es sich bei den Dokumenten NK11 und NK12 um Teile des GSM-Standards
handelt, ergibt sich aus den Dokumenten auch kein ersichtlicher Änderungsbedarf
und damit auch keine Veranlassung für den Fachmann, über diese Dokumente
hinaus die Aushandlung weiterer Parameter eines Trägerdienstes („data call bea-
rer service“) vorzusehen (vgl. Merkmal O1.1 im Patentanspruch 12 nach Hilfsan-
trag 2), insbesondere nicht dazu, einen Trägerdienst vorzusehen, dessen Benut-
zerdatenrate („user data rate“) ausgehandelt und damit auch nach der Festlegung
des Trägerdienstes geändert werden kann (vgl. Merkmalsgruppe O2* bis O2.3 im
Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2).

- 27 -
Der Gegenstand des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 2 ergibt sich somit für den
Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus der Kombination der Druck-
schriften NK11 und NK12.

3.1.3 Auch die Zusammenschau der Druckschriften NK11 und NK13 bzw.
NK11 und NK16 führt zu keinem anderen Ergebnis.

Druckschrift NK13 (Recommendation GSM 03.02) wurde von den Klägerinnen
als Nachweis der allgemeinen Funktionalitäten eines Mobilvermittlungscenters
(vgl. Streitpatent, Anspruch 17) in das Verfahren eingeführt, wozu (nur) auf Ab-
schnitt 2.4 des Dokuments verwiesen wurde (vgl. NK13 S. 2). Druckschrift NK13
verweist daneben nur allgemein auf Trägerdienste, die für einen Benutzer im Sin-
ne von Merkmal O1.2 im Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2 in der Teilneh-
merdatenbank („data base“) bestimmt sind (vgl. NK13 Abschnitt 3.1, Seite 4, drit-
ter Abs.). Der Fachmann kann dieser Druckschrift jedoch keine Angaben zu Be-
nutzerdatenraten und deren Zuordnung zu Trägerdiensten entnehmen. Wie be-
reits Druckschrift NK11 ist auch Druckschrift NK13 kein Hinweis darauf zu ent-
nehmen, einen Datenanruf-Trägerdienst zu vorzusehen, der entsprechend Merk-
mal O1.1 im Patentanspruch 12 nach Hilfsantrag 2 mehrere Benutzerdatenraten-
raten abdeckt.

Druckschrift NK11 führt somit den Fachmann auch in Kombination mit Druckschrift
NK13 nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Anspruchs 12 nach
Hilfsantrag 2.

Druckschrift NK16 (Draft pr ETS 300 604 / GSM 09.07 version 4.7.0) sieht eine
Teilnehmerdatenbank eines Mobilkommunikationsnetzwerks im Sinne des Merk-
mals O1.2 von Anspruch 12 gemäß Hilfsantrag 2 vor (vgl. NK16 Kapitel c.9.2.2
i. V. m. Kapitel c.10.2.2 Abschnitt a). Wie auch Druckschrift NK11 ist Druckschrift
NK16 jedoch kein Hinweis darauf zu entnehmen, einen Datenanruf-Trägerdienst
vorzusehen, der entsprechend Merkmal O1.1 mehrere Benutzerdatenratenraten
- 28 -
abdeckt. Vielmehr enthält auch die Liste aushandelbarer Parameter des Träger-
dienstes („Bearer capability“) in Druckschrift NK16 gerade nicht die Benutzerda-
tenrate („User rate“), sondern wiederum nur die Kanaleigenschaften („Radio
Channel Requirements“) und eine „Intermediate Rate“ mit Verweis auf den GSM
Standard der 07 Serie (vgl. NK16 Kapitel c.9.2.2 b), S. 26, le. Abs.).

Druckschrift NK11 führt somit den Fachmann auch in Kombination mit Druckschrift
NK16 nicht zum Gegenstand des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 2.

3.1.4 Druckschrift VP1 (Draft pr ETS 300 500 / GSM 07.01 version 4.6.0) ist der
Entwurf eines Standards zu GSM Mobilfunksystemen. Ihr ist eine Mobilstation
(„Terminal Equipment“, TE, vgl. bspw. VP1 S. 13, Figure 1 / Merkmal O0 von An-
spruch 12 laut Hilfsantrag 2) sowie das Bereitstellen eines Datenanruf-Träger-
dienstes für einen Mobilfunkteilnehmer zu entnehmen („Bearer service“, vgl. bspw.
VP1 S. 12, Kap. 2.2 / Merkmal O1 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2). Dabei
kann dahinstehen, ob eine Bestimmung des Trägerdienstes in der Teilnehmerda-
tenbank des Mobilkommunikationsnetzwerks für den Mobilteilnehmer die in An-
spruch 12 beanspruchte Mobilstation charakterisieren kann, denn Druckschrift
VP1 offenbart eine entsprechende Bestimmung des Trägerdienstes (vgl. VP1
S. 17, Kap. 6.1, zweiter und dritter Absatz / Merkmal O1.2 von Anspruch 12 laut
Hilfsantrag 2). Druckschrift VP1 ist jedoch kein Datenanruf-Trägerdienst zu ent-
nehmen, der mehrere Datenraten entsprechend Merkmal O1.1 abdeckt. So be-
treffen die in Annex D beschriebenen Trägereigenschaften („Bearer Capability“,
vgl. VP1 S. 28, Kap. D.2.5) die Übertragung von Sprachdaten. Datenanrufe wer-
den nicht beschrieben. Für diese wird vielmehr auf die GSM 07 Serie verwiesen
(vgl. VP1 Kapitel S. 28, D.2.5, vorletzter Satz). Die von den Klägerinnen als Beleg
mehrerer Datenraten genannte Textstelle bezieht sich nicht auf eine Zuweisung
von Benutzerdatenraten an Trägerdienste, sondern gibt die Betriebsmodi der dem
Dienst zugewiesenen Kanäle wieder („channel mode (Full or Half Rate)“ vgl. VP1
S. 28, Kapitel D.2.5, erster bis vierter Absatz). Dies betrifft somit die Zuweisung
- 29 -
von Funkkanälen und nicht die Beziehung zwischen Trägerdiensten und Benut-
zerdatenraten.

Druckschrift VP1 ist daher nur in Bezug auf die Kanaleigenschaften ein Aushan-
deln einer Datenrate zu entnehmen, wobei das Netzwerk auf Basis von vorhande-
nen Ressourcen und dem für den Anruf angefragten Träger- oder Teledienst, also
beim Anrufaufbau („Call Setup“), entscheidet, welche Datenrate in Bezug auf den
Kanalmodus („half rate or full rate channel“) verwendet wird. Eine Benutzerdaten-
rate für den Datenanruf-Trägerdienst im Sinne des Streitpatents ist in diesem Zu-
sammenhang nicht angesprochen, auch wenn der Kanalmodus als Teil der Trä-
gereigenschaften angegeben wird (vgl. VP1 S. 28, D.2.5 „Bearer Capability“ /
teilweise Merkmale O2*, O2.1 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2). Die für den
Anruf angefragten Trägereigenschaften finden im Verbindungsaufbau und dem
Datentransfer zwischen Mobilstation und Netzwerk Verwendung (vgl. S. 28, D.2.7
/ Merkmale O2.2, O2.3 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2).

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 12 gemäß Hilfsantrag 2 auch neu ge-
genüber Druckschrift VP1, da er sich von dieser in Merkmal O1.1 sowie in der
damit im Zusammenhang stehenden Verhandlung der Benutzerdatenrate nach
Merkmal O2* und O2.1 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2 unterscheidet.

Druckschrift VP1 enthält darüber hinaus keine Hinweise auf die Eignung einer
Mobilstation, einen Datenanruf-Trägerdienst („data call bearer service“) zu unter-
stützen, der mehrere Benutzerdatenratenraten („user data rates“) abdeckt oder
welche eine Aushandlung dieser Datenrate für einen für den Nutzer bestimmten
Trägerdienst vorsehen. Auch die weitere, nur schriftsätzlich von den Klägerinnen
genannte Textstelle (VP1 S. 24, Z. 7) bezieht sich nicht auf einen Datenanruf-Trä-
gerdienst mit mehreren Benutzerdatenratenraten, sondern auf die Fehlerrate („er-
ror rate with variable delay and throughput“) in Bezug auf die Dienst- bzw. Über-
tragungsqualität („quality of service“).

- 30 -
Der Gegenstand des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 2 ist somit dem Fachmann
aus Druckschrift VP1 ebenfalls nicht nahegelegt.

3.1.5 Die Zusammenschau der Druckschriften VP1 und VP11 führt zu keinem
anderen Ergebnis.

Druckschrift VP1 zeigt, wie vorstehend dargelegt, das Aushandeln eines Kanal-
modus („channel mode (Full or Half Rate)“, vgl. VP1 S. 28, Abschnitt D.2.5, erster
bis vierter Absatz), der Teil der charakteristischen Eigenschaften eines Trägers
(„Bearer Capability“) ist. Die zwei in diesem Zusammenhang als Kanalmodi offen-
barten Übertragungsraten stellen weder eine Benutzerdatenrate („User Rate“) im
Sprachgebrauch der Dokumente des GSM Standards dar, noch liefert deren Aus-
handlung dem Fachmann darüber hinaus eine Veranlassung, einen Datenanruf-
Trägerdienst vorzusehen, der mehrere Benutzerdatenraten abdecken kann (vgl.
Merkmal O1.1 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2). Damit fehlt es auch an der
Veranlassung, eine solche Datenrate für einen (in der Nutzerdatenbank des Netz-
werks) festgelegten Trägerdienst auszuhandeln (vgl. Merkmale O2*, O2.1 von An-
spruch 12 laut Hilfsantrag 2) und eine hierzu geeignete Mobilstation vorzusehen.

Die von den Klägerinnen in diesem Zusammenhang zitierte Druckschrift VP11
(Draft pr ETS 300 582 / GSM 07.01 version 4.9.0), die Teil des Standards der
GSM 07 Serie ist, auf den Druckschrift VP1 in Abschnitt D.2.5 für Datenanrufe
verweist, verdeutlicht, dass es sich beim Kanalmodus in Druckschrift VP1 nicht um
die Benutzerdatenrate („User rate“) handelt (vgl. VP11 Tabelle B.5, S. 33, Eintrag
„RCR … Radio Channel Requirement“ in Verbindung mit S. 32, „UR … User rate“;
sowie bspw. S. 38, Parameter zu „Bearer Service 31 … 34“).

Zwar sieht Druckschrift VP11 beispielsweise mit dem Kanalmodus durchaus Pa-
rameter vor, die zwischen Mobilstation und Netzwerk aushandelbar sind. Die Be-
nutzerdatenrate („User Rate“) ist jedoch nach Druckschrift VP11 gerade nicht als
aushandelbarer Träger-Parameter vorgesehen (vgl. VP11 S. 27, Tabelle B.1, „BC-
- 31 -
Parameters subject to negotiation procedure“; BC = „Bearer Capability“). In den im
Folgenden dargestellten Beispielen zur Verhandlung der „Intermediate Rate“ ist
zudem beschrieben, dass die Benutzerdatenrate („User Rate“) der angefragten
Datenrate entsprechen soll und somit nicht verändert wird („as requested“; vgl.
VP11 S. 31, Tabelle B.4b „Intermediate Rate negotiation procedure“), womit sich
auch hier kein Hinweis auf das Abdecken mehrerer Datenraten durch einem Da-
tenanruf-Trägerdienst und die Aushandlung einer Benutzerdatenrate ergibt.

Die von den Klägerinnen weiter angeführte Parameter-Tabelle für Träger-Eigen-
schaften („Bearer Capability“, BC) zeigt zwar verschiedene definierte Werte, wel-
che Benutzerdatenraten („User Rate“) grundsätzlich annehmen können (vgl. VP11
S. 32, Tabelle B.5, „BC parameter setting (part 1)“). Diese Auflistung möglicher
Werte gibt aber ebenfalls keinen Hinweis darauf, dass hier eine Abkehr von dem
bereits im Streitpatent als Prior Art beschriebenen Stand der Technik erfolgt, nach
dem für jede Benutzerdatenrate auch ein Datenanruf-Trägerdienst definiert ist (vgl.
Streitpatent, Abs. 0003 und 0004), und dass stattdessen einzelne Datenanruf-Trä-
gerdienste mehrere aushandelbare Benutzerdatenraten abdecken. Vielmehr stellt
die genannte Tabelle eine Übersicht dar, die zulässige Parameterwerte für alle
definierten Trägerdienste umfasst. Ein Hinweis darauf, dass ein Trägerdienst meh-
rere dieser Datenraten abdecken kann, ergibt sich hieraus dagegen nicht.

Auch der in Druckschrift VP11 dazu in der Folge dargestellte Aufbau der Parame-
tersätze für einzelne Trägerdienste zeigt entgegen der Auffassung der Klägerin-
nen keinen Hinweis auf aushandelbare Benutzerdatenraten („User Rate“, UR) für
jeweils einen bestimmten Trägerdienst. Die Mehrzahl an aufgeführten Benutzer-
datenraten entspricht vielmehr der Anzahl der im jeweiligen Abschnitt beschriebe-
nen einzelnen Trägerdienste, wie deren Nummerierung in der entsprechenden
Titelzeile zeigt (vgl. bspw. VP11 S. 36, „Bearer Service 21 ... 26“: sechs Träger-
dienste mit dementsprechend sechs verschiedenen Benutzer-Datenraten; S. 38,
„Bearer Service 31 ... 34“: vier Trägerdienste und vier Datenraten; S. 42, „Bearer
Service 41 ... 46“: sechs Trägerdienste und sechs Datenraten; S. 43, „Bearer Ser-
- 32 -
vice 51 ... 53“: drei Trägerdienste und drei Datenraten). Somit zeigen die Para-
metersätze keine einzelnen Trägerdienste, die mehrere Datenraten abdecken,
sondern eine Zuordnung eines Trägerdienstes zu jeweils einer Datenrate. Dies
deckt sich mit den Ausführungen zum Stand der Technik in Absatz 0003 der Be-
schreibungseinleitung des Streitpatents. Selbst wenn man in der in Druckschrift
VP11 gewählten Darstellung eine flexible Zuweisung der Benutzerdatenraten („U-
ser Rate“) sehen würde, fehlt dort jedoch jeglicher Hinweis auf das Aushandeln
einer solchen Datenrate für einen bestimmten Datenanruf-Trägerdienst, der ver-
schiedene dieser Datenraten abdecken kann.

Bei dem in den Dokumenten VP1 und VP11 beschriebenen Standardisierungspro-
zess ergibt sich auch kein ersichtlicher Änderungsbedarf und damit auch keine
Veranlassung für den Fachmann, über diese Dokumente hinaus die Aushandlung
weiterer Parameter eines Trägerdienstes („data call bearer service“) gemäß
Merkmal O1.1 des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 2 vorzusehen, insbesondere
nicht dazu, einen Trägerdienst vorzusehen, dessen Benutzerdatenrate („user data
rate“) für einen festgelegten Trägerdienst ausgehandelt werden kann (vgl. Merk-
malsgruppe O2 bzw. O2* von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2).

3.1.6 Eine Zusammenschau der Druckschriften NK11 und VP1 führt ebenfalls
zu keinem anderen Ergebnis. Wie vorstehend dargelegt, ist in keiner der beiden
Schriften ein Datenanaruf-Trägerdienst vorgesehen, der entsprechend Merkmal
O1.1 des Anspruchs 12 gemäß Hilfsantrag 2 mehrere Benutzerdatenraten ab-
deckt. Auch ist diesen beiden Dokumenten des GSM Mobilfunkstandards kein
Hinweis darauf zu entnehmen, zumindest einen Datenanaruf-Trägerdienst ent-
sprechend anzupassen.

Der Gegenstand des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 2 ergibt sich somit für den
Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus der Kombination der Druck-
schriften NK11 und VP1.

- 33 -
3.1.7 Ausgehend vom Stand der Technik gemäß Druckschrift NK11 oder Druck-
schrift VP1 führt auch eine Zusammenschau mit den anderen im Verfahren be-
findlichen Druckschriften nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des An-
spruchs 12 nach Hilfsantrag 2. Hierzu ist seitens der Klägerinnen auch nichts vor-
getragen worden.

3.2 Bei der am 27. Oktober 1998 und damit nach dem Prioritäts-
(25. September 1995) bzw. Anmeldetag (25. September 1996) veröffentlichten
amerikanischen Patentschrift NK1, welche die Priorität der Druckschrift
US 5 610 910 (= NK1-P) vom 17. August 1995 in Anspruch nimmt, handelt es sich
um keinen berücksichtigungsfähigen Stand der Technik. Denn Art. 54 Abs. 3 EPÜ
erweitert den berücksichtigungsfähigen Stand der Technik im Sinne des Art. 54
Abs. 1 EPÜ nur um die vor dem Zeitrang des europäischen Patents angemelde-
ten, aber nachveröffentlichten europäischen Patentanmeldungen; hierzu gehören
auch internationale Anmeldungen, die auf die Erteilung eines europäischen Pa-
tents zielen (Art. 150 Abs. 3, 152 EPÜ), sobald sie dem europäischen Patentamt
in einer seiner Amtssprachen zugeleitet sind und der Anmelder die erforderlichen
Gebühren entrichtet hat (vgl. Benkard/Melullis, EPÜ, 2. Aufl., Art. 54 Rn. 195; s. a.
EPA 28. September 1994 – T 404/93). Darüber hinaus sind bei europäischen Pa-
tenten, die mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
erteilt wurden, nach Art. 139 EPÜ i. V. m. § 3 Abs. 2 PatG auch die vor dem Zeit-
rang des europäischen Streitpatents angemeldeten, aber erst danach veröffent-
lichten deutschen und internationalen Anmeldungen, für die das Deutschen Pa-
tent- und Markenamt als Bestimmungsamt benannt worden ist, bei der Neuheits-
prüfung zu berücksichtigen.

Zu diesen berücksichtigungsfähigen Druckschriften gehört die NK1, auch wenn sie
die Priorität der vor dem Zeitrang des Streitpatents angemeldeten NK1-P in An-
spruch nimmt, als amerikanisches Patent aber nicht. Damit geht die Argumenta-
tion der Klägerinnen, soweit sie sich hierzu auf die NK1 stützen, bereits aus
Rechtsgründen fehl.
- 34 -
Demgegenüber ist aber die am 27. Februar 1997 veröffentlichte Druckschrift NK1-
E berücksichtigungsfähiger Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 3 i. V. m. Art. 89
EPÜ. Denn bei dieser handelt es sich um die internationale Anmeldung der
EP 845 166 vom 10. Juli 1996, welche wie die Druckschrift NK1 die Priorität der
US-Anmeldung 5 610 910 (= NK1-P) in Anspruch nimmt. Damit liegt ihr Zeitrang
nach Art. 54 i. V. m. Art. 89 EPÜ vor dem Prioritätstag des Streitpatents, so dass
sie wegen ihrer erst danach erfolgten Veröffentlichung als nachveröffentlichter
Stand der Technik i. S. d. Art. 54 Abs. 3 EPÜ zu berücksichtigen ist.

Gleiches gilt auch für die vor dem Zeitrang des Streitpatents angemeldeten, aber
erst danach veröffentlichten Druckschriften NK2/VP2 und NK3/VP3, bei denen
es sich ebenfalls um bei der Neuheitsprüfung zu berücksichtigenden Stand der
Technik sowohl (in Folge der Anmeldung als europäisches Patent) nach Art. 54
Abs. 3 i. V. m. Art. 89 EPÜ als auch (wegen der Benennung des Deutschen Pa-
tent- und Markenamtes als Bestimmungsamt) nach Art. 139 Abs. 2 EPÜ i. V. m.
§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 PatG handelt.

3.2.1 Den nachveröffentlichten Druckschriften NK1-E und NK3/VP3 ist jeweils,
wie bereits im qualifizierten Hinweisnach § 83 PatG hinsichtlich der Druckschriften
NK1 und NK3/VP3 dargelegt, Merkmal O1.1 von Anspruch 12 nach Hilfsantrag 2
nicht zu entnehmen. Der Gegenstand des Anspruchs 12 gemäß Hilfsantrag 2 ist
daher jeweils neu gegenüber dem Stand der Technik gemäß den Druckschriften
NK1-E und NK3/VP3.

Druckschrift NK1-E ist ein Datenanruf-Trägerdienst zu entnehmen, der sich im-
plizit aus der dort beschriebenen Modem-Funktionalität („modem functionality“) der
jeweiligen Modem-Komponenten der Mobilstation und des Netzwerks („customer
modem“ und „access module“; vgl. NK1-E S. 13, Z. 1 - 4) ergibt. Aus der Verwen-
dung dieser Modem-Funktionalität ergibt sich implizit auch das Vorhandensein
zumindest eines Datenanruf-Trägerdienstes, soweit dieser im Sinne der Definition
des Streitpatents die Übertragung von Signalen zwischen den Benutzer-Netz-
- 35 -
Schnittstellen bildet (vgl. NK1-E S. 7, Z. 6 - 7), wobei verschiedene Datenraten
unterstützt werden können (vgl. NK1-E S. 12, Z. 36 – S. 13, Z. 4). Daraus ergibt
sich jedoch kein Hinweis darauf, dass für die Übertragung zumindest ein Träger-
dienst definiert ist, der gemäß Merkmal O1.1 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2
mehrere Datenraten abdeckt. Bereits aufgrund dieses Unterschieds kann dahin-
stehen, ob auch die Merkmale O2* bis O2.3 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2
aus Druckschrift NK1 bekannt sind.

Druckschrift NK3/VP3 (WO 96/27975 A1) sind Datenanruf-Trägerdienste zu ent-
nehmen („data transmission services“; vgl. NK3 S. 4, Z. 5-14), welche Kanälen
zugeordnet werden („[…] traffic channels allocated“; ebd.), wobei die Kanäle un-
terschiedliche Datenraten unterstützen können („One full-rate GSM traffic Channel
can support the facsimile data rates of 2.4, 4.8, 7.2 and 9.6 Kbps“; NK3 S. 2, Z. 8 -
10). Ein Datenanruf-Trägerdienst, der hierbei mehrere Datenraten abdeckt, ist hie-
raus jedoch nicht ableitbar, da sich die zitierte Textstelle auf die Kanaleigenschaf-
ten („GSM traffic Channel“) und nicht auf die Eigenschaften eines Trägerdienstes
bezieht. Somit fehlt auch in Druckschrift NK3/VP3 das Merkmal O1.1.

3.2.2 Druckschrift NK2/VP2 (WO 95/35002 A1, in der vorgelegten Fassung als
„corrected version“) kann ebenfalls kein Datenanruf-Trägerdienst entnommen
werden, der mehrere Benutzerdatenraten gemäß Merkmal O1.1 in Verbindung mit
Merkmal O1 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2 aufweist. Der Gegenstand des
Anspruchs 12 gemäß Hilfsantrag 2 ist daher auch neu gegenüber der Druckschrift
NK2/VP2.

Die Datenraten, auf welche sich die Klägerinnen mit Verweis auf Seite 6, Zeile 38
bis Seite 7, Zeile 10 der NK2 in der mündlichen Verhandlung bezogen haben, cha-
rakterisieren gemäß Druckschrift NK2/VP2 logische Kanäle („Traffic Channel“). Bei
diesen handelt es sich nicht um Trägerdienste im Sinne des Streitpatents, sondern
um Funkkanäle der Funkverbindung zwischen Mobilstation und Netzwerk, was
sich u. a. aus deren Umschaltung („multiplex“) entsprechend der von der Beklag-
- 36 -
ten zitierten Ausgestaltung gemäß Seite 10, letzter Absatz, in Verbindung mit Sei-
te 6, Zeilen 28 bis 36 der NK2 ergibt. Zur Unterscheidung von Kanälen und Trä-
gerdiensten sei zudem auf die entsprechenden Ausführungen zu den Druck-
schriften VP1 und VP11 verwiesen. Daher kann den Ausführungen der Klägerin-
nen in Bezug auf die einleitend genannten Textstellen auch nicht darin gefolgt
werden, dass sich Trägerdienste im Sinne der Streitpatents unter Kanälen gemäß
Druckschrift NK2/VP2 subsummieren lassen, da Kanäle und Trägerdienste unter-
schiedliche Betrachtungsebenen der Kommunikation zwischen Mobilstation und
Netzwerk beschreiben. Insbesondere ist eine mögliche Zuordnung mehrerer ver-
schiedener Benutzerdatenraten zu einem Trägerdienst für einen der genannten
Kanäle dadurch nicht vorgegeben (vgl. dazu auch Streitpatent, Abs. 0003 letzter
Satz). Dass Trägerdienste, wie die Klägerinnen weiter ausführen, gemäß Druck-
schrift NK2/VP2 prinzipiell vorhanden sein müssen, da sie auf den Kanälen auf-
bauen, kann das Abdecken mehrerer Datenraten durch einen Trägerdienst gemäß
Merkmal O1.1 ebenfalls nicht vorwegnehmen.

3.3 Auch ausgehend vom Stand der Technik nach den anderen im Verfahren
genannten Druckschriften ist der Gegenstand des Patentanspruchs 12 nach Hilfs-
antrag 2 neu und beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

3.3.1 Auch die Druckschriften NK7/VP8, NK8/VP6, NK9/VP4, NK10/VP9, VP5
und VP7, die vom Gegenstand des Anspruchs 12 weiter ab liegen als die Druck-
schriften NK11 und VP1 und zu deren Unterschieden zum Streitpatent bereits im
Hinweis des Senats nach § 83 PatG hingewiesen wurde, ohne dass die Klägerin-
nen gegen diese Ausführungen nach Zustellung des qualifizierten Hinweises Ein-
wände erhoben haben, stehen der Patentfähigkeit der geänderten Ansprüche
nach Hilfsantrag 2 nicht entgegen.

Druckschrift NK7/VP8 ist unter anderem kein Hinweis auf Datenanruf-Träger-
dienste zu entnehmen, die mehrere Datenraten gemäß Merkmal O1.1 von An-
spruch 12 laut Hilfsantrag 2 abdecken können. Das Dokument bezieht sich nicht
- 37 -
auf Trägerdienste, sondern vielmehr auf logische Kanäle der Funkverbindung
(„number of usable channels“, vgl. NK7 Sp. 2, Z. 16 - 25, Sp. 3, Z. 41 - 45, Sp. 4,
Z. 29 - 48).

Druckschrift NK8/VP6 gibt den bereits in Absatz 0003 des Streitpatents be-
schriebenen Stand der Technik wieder, wonach jeweils die Zuordnung einer Da-
tenrate zu einem Datenanruf-Trägerdienst erfolgt (vgl. NK8 S. 12 Tabelle 2 „Bea-
rer Service Number“, „Bearer Service Name“ und „Access Rate“).

Druckschrift NK9/VP4 bezieht sich auf ein Faxgerät, das seine Datenrate („bit
rate“) aushandeln kann (vgl. bspw. NK9 S. 12, Z. 35 bis S. 13, Z. 4). Ein Hinweis
auf Trägerdienste, die mehrere Datenraten gemäß Merkmal O1.1 abdecken, ist
daraus nicht ersichtlich.

Der als Druckschrift NK10/VP9 eingereichte Auszug aus einem Fachbuch zu
ISDN-Systemen (vgl. NK10 Kap. 2, S. 13 - 46) betrifft keine Festlegung von Trä-
gerdiensten einer Mobilfunkstrecke. Insbesondere fehlen Hinweise dazu, ver-
schiedene Geschwindigkeiten (vgl. bspw. NK10 Tabelle 2.2, S. 33) einem Träger-
dienst entsprechend Merkmal O1.1 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2 zuzuord-
nen und eine ausgehandelte Benutzer-Datenrate für einen vorbestimmten Träger-
dienst für die Ressourcenvergabe des Funkkanals entsprechend der Merkmale
O2* bis O2.3 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2 zu verwenden.

Dem weiter genannten Fachbuch-Auszug gemäß Druckschrift VP5 ist nur zu
entnehmen, dass in einem GSM-Mobilfunksystem grundsätzlich verschiedene Da-
tenraten vorgesehen sind (vgl. VP5 S. 58 Tabelle 1.4, S. 59). Für einen Zu-
sammenhang zwischen Datenraten und Trägerdiensten gemäß Merkmal O1.1 von
Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2 findet sich darin kein Hinweis.

Druckschrift VP7 bezieht sich wiederum auf ISDN-Systeme und Übertragungs-
kanäle (vgl. VP7 S. 3, Z. 39 - 41 und Z. 50 – S. 4, Z. 7). Zwar sind grundsätzlich
- 38 -
verschiedene Datenübertragungsraten sowie bspw. ein Trägerkanal („bearer
channel“) mit vorgegebener Übertragungsrate vorgesehen. Neben einer Ressour-
cenvergabe für einzelne Funkkanäle auf Basis der Benutzerdatenrate (Merkmal
O2.3 von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2) fehlt auch in Druckschrift VP7 ein Hin-
weis auf Datenanruf-Trägerdienste, die mehrere Datenraten gemäß Merkmal O1.1
von Anspruch 12 laut Hilfsantrag 2 abdecken.

Auch die Druckschriften NK14 und NK15, welche von den Klägerinnen nach dem
Hinweis des Senats nach § 83 PatG eingereicht wurden, stehen der Patentfähig-
keit der geänderten Ansprüche nach Hilfsantrag 2 nicht entgegen.

Die Klägerinnen haben zu Druckschrift NK14 auf das Aushandeln von die Ver-
bindung bestimmenden Parametern in einem Kommunikationssystem hingewie-
sen (vgl. Nk14 S. 19 ff. mit Bezug zu den Figuren 7, 8), ohne weiter auszuführen,
aus welchen Gründen sie meinen, dass dies geeignet wäre, die Patentfähigkeit
der unabhängigen Patentansprüche des Streitpatents, insbesondere des An-
spruchs 12, in Frage zu stellen. Zwar umfasst das zitierte Aushandeln von Verbin-
dungsparametern auch das Anpassen einer Übertragungsrate („transmission ra-
te“). Diese Übertragungsrate bezieht sich, vergleichbar der vorstehend betrach-
teten Druckschrift NK3/VP3, auf eine Anpassung des Kanalmodus („Channel-
mode-modify procedure“, vgl. NK14 S. 20, erster Absatz) und nicht auf Träger-
dienste, die entsprechend Merkmal O1.1 des Anspruchs 12 mehrere Datenraten
abdecken können. Somit ist auch Druckschrift NK14 zumindest kein Hinweis zu
entnehmen, der Merkmal O1.1 des Anspruchs 12 nach Hilfsantrag 2 nahelegen
würde. Entsprechendes wurde seitens der Klägerinnen auch nicht vorgetragen.

Zur nachveröffentlichten Druckschrift NK15 wurde unter pauschaler Bezug-
nahme auf S. 79 der NK15 und ohne weitere Ausführungen, aus welchem Grund
dies die Patentfähigkeit der geänderten Ansprüche nach Hilfsantrag 2 in Frage
stellen kann, auf ein Mobilkommunikationssystem, z. B. nach dem DECT-Stan-
dard, und in diesem Zusammenhang auf das Aushandeln von Kommunikationspa-
- 39 -
rametern, z. B. auch einer Datenübertragungsrate, verwiesen. Zu den auf der zi-
tierten Seite angeführten Übertragungsraten stellt Druckschrift NK15 weder einen
Zusammenhang zu Datenanruf-Trägerdiensten im Sinne des Streitpatents her,
noch ergibt sich aus der zitierten Textstelle ein Hinweis auf Trägerdienste, die ent-
sprechend Merkmal O1.1 des Anspruchs 12 mehrere Datenraten abdecken kön-
nen. Anspruch 12 nach Hilfsantrag 2 ist somit neu gegenüber der (nur für eine
Neuheitsbetrachtung relevanten) nachveröffentlichten Druckschrift NK15.

3.3.2 Die Kombinationen der Druckschriften NK7/VP8 mit NK8/VP6, der Druck-
schriften NK7/VP8 oder NK8/VP6 mit NK9/VP4 sowie der Druckschriften
VP4/NK9 mit VP1 und/oder VP5 können dem Fachmann den Gegenstand des
Anspruchs 12 gemäß Hilfsantrag 2 ebenfalls nicht nahelegen. Dass weitere Kom-
binationen von Druckschriften die Patentfähigkeit der geänderten Ansprüche nach
Hilfsantrag 2 in Frage stellen könnten, wurde weder seitens der Klägerinnen vor-
getragen noch ist dies für den Senat ersichtlich.

Wie vorstehend dargelegt, ist keiner der jeweiligen Druckschriften NK7/VP8,
NK8/VP6, NK9/VP4, VP1 und VP5 ein Datenanruf-Trägerdienst zu entnehmen der
gemäß Merkmal O1.1 des Anspruchs 12 mehrere Datenraten abdeckt, worauf der
Senat bereits im Hinweis nach § 83 PatG hingewiesen hat. Die genannten Druck-
schriften geben dem Fachmann jeweils auch keinen Anlass, die aus diesen
Druckschriften zum Teil bekannten Trägerdienste entsprechend Merkmal O1.1
des Anspruchs 12 anzupassen, so dass Anspruch 12 gemäß Hilfsantrag 2 dem
Fachmann weder in Kombination der vorgenannten Schriften noch unter Einbe-
ziehung seines Fachwissens nahe gelegt ist. Eine entsprechende Veranlassung
des Fachmanns wurde von den Klägerinnen auch nicht aufgezeigt.

3.4 Die nachveröffentlichten Druckschriften NK4, NK5, NK6 (Dokumente zum
UMTS Mobilfunkstandard aus den Jahren 2001 bzw. 2002) stellen aufgrund ihres
Veröffentlichungsdatums keinen Stand der Technik dar, worauf im Hinweis nach
- 40 -
§ 83 PatG hingewiesen wurde. Die Klägerinnen haben sich nach dem Hinweisbe-
scheid auch nicht mehr inhaltlich zu diesen Schriften geäußert.

3.5 Die auf den Patentanspruch 12 in der Fassung nach Hilfsantrag 2 rückbe-
zogenen Unteransprüche 13 und 14 genügen ebenfalls den an sie zu stellenden
Anforderungen. Gegenteiliges haben auch die Klägerinnen nicht geltend gemacht.

B.

1. Kosten

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO und
§ 100 Abs. 1 ZPO, wobei in Bezug auf den übereinstimmend für erledigt erklärten
ursprünglichen Klageteil auch die Grundsätze des § 91 a ZPO herangezogen wur-
den.

Soweit es die nach den übereinstimmenden Teilerledigungserklärungen nur noch
angegriffenen erteilten Ansprüche 12 bis 16 des Streitpatents betrifft, hat der Se-
nat berücksichtigt, inwieweit der nach Hilfsantrag 2 als schutzfähig verbleibende
Patentgegenstand, soweit er noch streitgegenständlich war, gegenüber demjeni-
gen der erteilten Fassung eingeschränkt ist. Da es sich um eine nicht nur tech-
nisch, sondern auch wirtschaftlich geringe Einschränkung handelt, ist es gerecht-
fertigt, trotz teilweisem Obsiegen den Klägerinnen den überwiegenden Teil der
Kosten aufzuerlegen, wobei die Klägerinnen für die Kostenerstattung nach Kopf-
teilen haften (§ 100 Abs. 1 ZPO). Dementsprechend haben die Klägerinnen je-
weils 3/10 und die Beklagte 1/10 der Rechtsstreitkosten zu tragen.

Soweit es die durch die übereinstimmenden Teilerledigungserklärungen nicht
mehr streitgegenständlichen ursprünglichen Klageteile betrifft, ist es gerechtfertigt,
die Kosten nach denselben Grundsätzen zu teilen. Für die unter Berücksichtigung
des bisherigen Sach- und Streitstandes zu treffende Billigkeitsentscheidung ist
- 41 -
maßgeblich, inwieweit die ursprüngliche, sich durch ein erst nach Klageerhebung
eintretendes Ereignis erledigte Klage bis zu dem erledigenden Ereignis zulässig
und begründet war.

Ein erledigendes Ereignis bestand vorliegend darin, dass die gesetzlich zulässige
Schutzhöchstdauer des Streitpatents im September 2016 und damit nach der im
März 2015 bzw. im August 2016 erfolgten Erhebung der Klagen abgelaufen war.
Hierdurch trat auch eine Erledigung ein, weil das Allgemeininteresse an einer
Nichtigerklärung des Streitpatents entfallen ist und das Rechtsschutzbedürfnis der
Klägerinnen sich auf die Patentansprüche beschränkte, deren Verletzung sich die
Beklagte ihnen gegenüber berühmt (vgl. BGH, Urteil vom 19. Mai 2005 –
X ZR 188/01, GRUR 2005, 749 - 753 – Aufzeichnungsträger). Da die Beklagte ihre
Verletzungsklagen allein auf die Ansprüche 12 bis 16 des Streitpatents gestützt
hatte und in der mündlichen Verhandlung zudem erklärt hat, eine Erweiterung der
Verletzungsklagen hinsichtlich der übrigen vom Streitpatent beanspruchten An-
sprüche nicht zu beabsichtigen, war das Rechtsschutzbedürfnis der Klägerinnen
hinsichtlich dieser bislang in den Verletzungsklagen nicht streitgegenständlichen
Ansprüche durch den Ablauf der Schutzdauer des Streitpatent somit nachträglich
entfallen.

Da sich die Klage hinsichtlich der nur noch streitgegenständlichen Mobilstation,
wie oben ausgeführt, nur zu einem geringen Teil als erfolgreich erwies, sprechen
keine Anhaltspunkte dafür, dass sie hinsichtlich des nicht mehr streitgegenständli-
chen Verfahrens, des digitalen Mobilkommunikationsnetzwerk sowie der Mobil-
vermittlungsstelle nach den Ansprüchen 1, 7 und 17 einen größeren Erfolg hätte
haben können, zumal von den Klägerinnen in Bezug auf sämtliche unabhängigen
Ansprüche dieselben Druckschriften entgegengehalten worden sind. Damit sind
die Kosten des Rechtsstreits auch in Bezug auf die für erledigt erklärten Klageteile
nach denselben Grundsätzen wie hinsichtlich des Klageteils, über welchen eine
Sachentscheidung ergangen ist, zwischen den Parteien aufzuteilen.

- 42 -
2. Vorläufige Vollstreckbarkeit

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG i. V. m. § 709 ZPO.

C.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maßgabe der
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBl. I S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundes-
republik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unter-
zeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erklä-
rung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Beru-
fungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen
Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) übertragen werden. Die Berufungsfrist be-
- 43 -
ginnt mit der Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens
aber mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Die Frist ist nur ge-
wahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.


Friehe Schwarz Dr. Schwengelbeck Altvater Dr. Flaschke

prö


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