BPatG 152ni_adler
07.12

BUNDESPATENTGERICHT




4 ZA (pat) 8/17
zu
4 Ni 37/14 (EP)
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -
…


betreffend das europäische Patent …
(DE …)
(hier: Erinnerung gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 5. Mai 2017
durch den Vorsitzenden Richter Engels, die Richterin Kopacek und die Richterin
Dipl.- Phys. Univ. Zimmerer

beschlossen:

1. Die Erinnerung der Klägerin wird zurückgewiesen.

2. Die Kosten des Erinnerungsverfahrens trägt die Klägerin.

3. Der Gegenstandswert des Erinnerungsverfahrens beträgt
2.271,60 €.


G r ü n d e

I.

Die Klägerin hatte sich mit ihrer Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des
europäischen Patents … (DE …) gewandt. Mit Urteil des Senats
vom 6. September 2016 wurde das angegriffene Patent für nichtig erklärt und der
Beklagten die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Verfahren
vor dem Bundespatentgericht wurde auf 170.000 € festgesetzt.

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Auf Antrag der Nichtigkeitsklägerin vom 16. September 2016 hat die Rechts-
pflegerin die aufgrund des Urteils zu erstattenden Kosten mit Beschluss vom
30. Januar 2017 auf 14.377,90 € festgesetzt. Hinsichtlich der Berechnung wurde
auf die klägerische Aufstellung des Kostenfestsetzungsantrags vom 16. Septem-
ber 2016 verwiesen. Die geltend gemachten Kosten für die Doppelvertretung
durch Patent- und Rechtsanwalt wurden mit Ausnahme der Terminskosten des
hinzugezogenen Rechtsanwalts (2.271,60 €) wegen eines parallel anhängigen
Verletzungsrechtsstreits (LG Düsseldorf 4c O 2/12 und OLG Düsseldorf I-2 U
64/14) als notwendig im Sinne der §§ 84 Abs. 2 PatG, 91 ZPO anerkannt und
insoweit antragsgemäß festgesetzt unter Hinweis auf BGH, Beschl. vom
18. Dezember 2012 – X ZB 11/12. Bezüglich des nicht erstattungsfähigen Betrags
hat die Rechtspflegerin darauf hingewiesen, dass der Verletzungsrechtsstreit nicht
ausgesetzt, sondern am 11. Juni 2016 rechtskräftig abgeschlossen worden sei.
Daher habe es keiner Hinzuziehung eines Rechtsanwalts mehr bedurft, da
bestimmte Angriffs- und Verteidigungsstrategien die sich hätten auf das Verfahren
auswirken können, nicht mehr miteinander hätten abgeglichen werden müssen.
Werde das Patent am Ende für nichtig erklärt, habe dies auf das rechtskräftig
abgeschlossene Verletzungsverfahren unmittelbar keinen Einfluss. Es eröffne nur
die Möglichkeit, Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO zu erheben. Diese
erfordere aber weder eine bestimmte Verteidigungsstrategie im
Nichtigkeitsverfahren noch eine irgendwie geartete Abstimmung im Sinne der
zitierten BGH-Entscheidung. Die Terminskosten seien daher nicht zuzusetzen.

Gegen den Beschluss der Rechtspflegerin hat die Beklagte am 21. Februar 2017
Erinnerung eingelegt und die Auffassung vertreten, es habe der Teilnahme des
Patentanwalts im Termin vom 6. September 2016 bedurft, weshalb die Kosten
hierfür als notwendig gemäß § 91 ZPO anzusehen seien. Entgegen der im
Beschluss geäußerten Auffassung entfalle dieser Abstimmungsbedarf nicht, wenn
die Beklagte rechtskräftig wegen Patentverletzung verurteilt worden sei. Im Termin
vom 6. September 2016 sei nicht von vornherein absehbar gewesen oder hätte
nicht mit Sicherheit festgestanden, dass das Patent am Ende für nichtig erklärt
- 4 -
werde. Es sei auch nicht klar gewesen, ob eine solche Entscheidung beim
Bundesgerichtshof angefochten werden würde. Auch bei nur teilweiser Ver-
nichtung habe ein Abstimmungsbedarf im Hinblick auf die Restitutionsklage nach
§ 580 Nr. 6 ZPO bestanden, um zu prüfen, ob die angegriffene Ausführungsform
noch unter den Schutzbereich des eingeschränkten Patents falle. Zudem habe der
Vorsitzende im Rahmen der Erörterung über die Möglichkeit einer gütlichen
Einigung darauf hingewiesen, dass diese natürlich auch den parallelen Ver-
letzungsstreit umfassen müsse. In diesem Zusammenhang habe der Rechts-
anwalt der Klägerin mitgeteilt, dass er vergeblich versucht habe, den Rechtsanwalt
der Beklagten im Hinblick auf eine außergerichtliche Einigung zu kontaktieren.

Die Klägerin beantragt,

die Terminskosten des von der Klägerin in der mündlichen
Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren hinzugezogenen Rechtsan-
walts antragsgemäß festzusetzen.

Die Klägerin regt im Rahmen ihrer Erinnerung außerdem an, die Rechts-
beschwerde zuzulassen, da die Frage der Berücksichtigung von Doppelver-
tretungskosten im Nichtigkeitsverfahren für den Fall des rechtskräftigen Ab-
schlusses des Verletzungsverfahrens während des Nichtigkeitsverfahrens bislang
noch nicht geklärt worden sei.

Die Beklagte hat sich zum Antrag der Klägerin nicht geäußert und keinen Antrag
gestellt.

Die Rechspflegerin hat mit Beschluss vom 22. Februar 2017 der Erinnerung unter
Verweis auf die Begründung des Kostenfestsetzungsbeschlusses vom 30. Ja-
nuar 2017 nicht abgeholfen und die Sache dem Senat zur Entscheidung vorgelegt.

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II.

Die zulässige Erinnerung der Nichtigkeitsklägerin (§ 121 Abs. 2 PatG, § 104
Abs. 1, Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 1 Nr. 12, Abs. 2 RPflG) hat in der Sache
keinen Erfolg.

Die Kosten für die Beiziehung eines Rechtsanwalts in der im Nichtigkeitsverfahren
durchgeführten mündlichen Verhandlung am 6. September 2016 durch die
Klägerin sind nicht erstattungsfähig. Die Erinnerung ist daher zurückzuweisen.

Wie im Kostenfestsetzungbeschluss der Rechtspflegerin vom 21. Februar 2017
zutreffend ausgeführt, ist die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeits-
verfahren dann angezeigt, wenn aufgrund eines parallelen Verletzungsverfahrens
besondere Anforderungen einen Abstimmungbedarf generieren. Dies kann aber
nur dann der Fall sein, wenn das Verletzungsverfahren noch anhängig ist. Da
vorliegend das Verletzungsverfahren zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung
(nur diese Kosten wurden nicht für erstattungsfähig erklärt) bereits rechtskräftig
abgeschlossen war, bestand zu diesem Zeitpunkt kein Erfordernis mehr, Angriffs-
und Verteidigungsstrategien abzustimmen. Die Möglichkeit der Erhebung einer
Restitutionsklage nach § 580 Nr. 6 ZPO stellt keine besondere Verteidi-
gungsstrategie des Nichtigkeitsverfahrens dar; sie ist immer dann möglich, wenn
das Patent, auf das sich eine im Zivilverfahren rechtskräftig festgestellte
Verletzung gründet, im Nichtigkeitsverfahren keinen Bestand hat. Dies erfordert
aber keine besondere Abstimmung hinsichtlich des Angriffs bzw. der Verteidigung
in der mündlichen Verhandlung des Nichtigkeitsverfahrens. Im Übrigen bestehen
vorliegend erhebliche Zweifel an einer engen Abstimmung zwischen dem
Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren auf der Klägerseite bereits deshalb, weil
zum Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung im Nichtigkeitsverfahren am
6. September 2017 den Prozessvertretern der Klägerin offenbar nicht bekannt
war, dass das Verletzungsverfahren am 11. Juni 2016 abgeschlossen worden war.

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Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst, da keine offene
Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung vorliegt. Nach Auffassung des Senats
fällt die Erstattung von Kosten nach Abschluss des Verletzungsverfahrens nicht
unter die zitierte Entscheidung des BGH.


III.

Die Kosten des Erinnerungsverfahrens waren der Klägerin aufzuerlegen (§ 84
Abs. 2, 99 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Wert des Erinne-
rungsverfahrens folgt der Höhe des strittigen Betrages.


Engels Kopacek Zimmerer



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