ECLI:DE:BPatG:2018:200318U4Ni51.16EP.0


BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES

4 Ni 51/16 (EP)
(Aktenzeichen)

URTEIL


Verkündet am
20. März 2018
…



In der Patentnichtigkeitssache

…

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betreffend das europäische Patent 1 227 764
(DE 600 18 963)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche
Verhandlung vom 20. März 2018 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die
Richterin Kopacek, den Richter Dipl.-Ing. Veit, die Richterin Dipl.-Phys.
Univ. Zimmerer sowie den Richter Dipl.-Chem. Univ. Dr. Wismeth

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 1 227 764 wird mit Wirkung für das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig erklärt.

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des
zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

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T a t b e s t a n d

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europäischen Patents 1 227 764 (Streitpatent), deutsches
Aktenzeichen DE 600 18 963, das am 9. November 2000 unter Beanspruchung
der Priorität US 440020 vom 12. November 1999 angemeldet worden ist. Das
Streitpatent mit der Bezeichnung „Microdermabrasion Device“ (Vorrichtung zur
Mikroabtragung von Hautgewebe) umfasst 8 Patentansprüche, die sämtlich ange-
griffen sind.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

1. A device for removing portions of the outer layers of skin
comprising an abrasive material and a source of vacuum (24) to
collect abraded skin cells, said abrasive material functioning to
dislodge cells from a skin surface being treated when brought into
contact with said skin surface, the device further comprising a
tube (20) attached to the source of vacuum (24) so that a lumen
through the tube (20) has a reduced pressure therein which is less
than the ambient pressure surrounding the tube (20), the tube (20)
having at least one opening (38) therein for applying the reduced
pressure within the tube (20) to the skin surface being treated,
whereby to collect tissue and cells removed from the skin surface
being treated, characterised in that the abrasive material (42) is
permanently attached to a tip (22) of the hollow tube (20) or a tip
portion (132) mounted within the opening in the hollow tube (20),
the reduced pressure in the lumen causing the skin surface being
treated to be pressed against the abrasive material (42) to an ex-
tent greater than operation of the device in the absence of the ap-
plied vacuum.

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Patentanspruch 1 lautet in der deutschen Übersetzung:

1. Vorrichtung zum Entfernen von Teilen der äußeren Schich-
ten von Haut, die ein schleifendes Material und eine Quelle von
Vakuum (24) zum Aufnehmen abgeschliffener Hautzellen umfasst,
wobei das schleifende Material so funktioniert, dass es Zellen von
einer behandelten Hautoberfläche ablöst, wenn es mit der Haut-
oberfläche in Kontakt gebracht wird, und die Vorrichtung des
Weiteren eine Röhre (20) umfasst, die an der Quelle von Va-
kuum (24) angebracht ist, so dass ein Lumen durch die Röhre (20)
hindurch einen verringerten Druck darin aufweist, der geringer ist
als der Umgebungsdruck, der die Röhre (20) umgibt, und die
Röhre (20) wenigstens eine Öffnung (38) darin zum Ausüben des
verringerten Drucks in der Röhre (20) auf die behandelte Haut-
oberfläche hat, um so Gewebe und Zellen aufzunehmen, die von
der behandelten Hautoberfläche entfernt werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das schleifende Material (42) fest an einem
vorderen Ende (22) der hohlen Röhre (20) oder einem vorderen
Endabschnitt (132) angebracht ist, der in der Öffnung in der hoh-
len Röhre (20) angebracht ist, und der verringerte Druck in dem
Lumen bewirkt, dass die Hautoberfläche, die behandelt wird, in
stärkerem Maße an das schleifende Material (42) gedrückt wird
als bei Funktion der Vorrichtung beim Nichtvorhandensein des an-
gelegten Vakuums.

Wegen des Wortlauts der Patentansprüche 2 bis 8 wird auf die Streitpatentschrift
in der B1-Fassung verwiesen. Wegen des Wortlauts der geltenden Hilfsanträge
wird auf die Akte verwiesen.

Die Klägerin macht geltend, der in den Patentansprüchen enthaltene Gegenstand
sei gemäß Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit a) EPÜ, Art. 52 bis
Art. 57 EPÜ nicht patentfähig, d. h. nicht neu und nicht erfinderisch. Zudem sei
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Anspruch 1 unzulässig erweitert (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1
lit c) EPÜ). Die Nebenintervenientin macht ebenfalls eine unzulässige Erweiterung
des Patentanspruchs 1 sowie fehlende Patentfähigkeit geltend (Art. II § 6 Abs. 1
Nr. 3 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit c) EPÜ sowie Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG,
Art. 138 Abs. 1 lit a) EPÜ, Art. 52 bis Art. 57 EPÜ).

Die Klägerin hat zum Stand der Technik folgende Dokumente vorgelegt:

NK6 US 908,991 A
NK7 US 3,749,092 A
NK8 US 5,484,427 A
NK9 US 2,499,933 A
NK10 Artikel „Pferdepflege“, URL: aus http://www.meinepferde.eu/
pferde/pferdepflege.html, abgerufen am 14. Oktober 2016
NK12 US 5,800,446 A
NK13 US 4,541,443 A
NK15 JP 5-42060 A
NK15a englische Übersetzung der NK15
NK16 US 5,387,215 A
NK17 Firmenbroschüre Royal Philips N.V. 2016: „Visacare finite
element simulations”
NK18 US 3,224,434 A
NK18a P. Altmeyer: „Dermatologische Differentialdiagnose“, Springer
Medizin Verlag Heidelberg, 2007, S. 14-17, 200
NK19 WO 93/17830 A1.

Sie vertritt die Auffassung, Anspruch 1 sei unzulässig erweitert. Das Merkmal „said
vacuum causing the skin being treated to have an increased area of contact with
the abrasive tip“ sei in Anspruch 1 ersatzlos gestrichen worden, obwohl die Ur-
sprungsanmeldung dieses Merkmal als erfindungswesentlich herausstelle. Das
Merkmal der Vergrößerung der Kontaktfläche sei nur für die Alternative 3b aus
den ursprünglichen Ansprüchen und aus der sonstigen Offenbarung offenbart
worden; die Beklagte habe bisher keine Offenbarungsstelle in der Beschreibung
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der Anmeldung genannt, die sich auf die Alternative 3a bezogen habe. Bei einer
glatten Kontaktfläche erfolge aus der Anlegung des Unterdrucks allenfalls eine
Vergrößerung des Anpressdrucks zwangsläufig, nicht aber eine Vergrößerung der
Kontaktfläche. Die Offenbarung für die Alternative 3a ergebe sich auch nicht aus
Figur 2, da diese nur eine spezielle Ausführungsform lehre, von der sich der
jetzige Anspruch verallgemeinernd löse.

Darüber hinaus sei der Anspruch 1 sowohl in der Alternative 3a als auch 3b nicht
neu gegenüber NK6 oder NK7. Die NK15 zeige alle Merkmale des Anspruchs 1 in
der Alternative 3b und NK18 zeige alle Merkmale des Anspruchs 1 in der Alterna-
tive 3a.

NK6 zeige in verschiedenen Ausführungsformen Kratzelemente und gezahnte
Stege (flange), sowohl am Umfangsrand der Behandlungsspitze wie auch inner-
halb der Behandlungsspitze. Durch das Ansaugen von Haaren und Schmutz durch
die Behandlung mit dem Gerät würden auch Hautzellen erfasst und bei Tieren mit
weniger Fell oder bei Menschen diese abgelöst. In der NK7 werde in der Betriebs-
art „suction“ eine Staubsaugerfunktion ausgeübt, wobei die Haut unwillkürlich an-
gesogen werde. Zudem sei an einem vorderen Ende der hohlen Röhre schleifen-
des Material angebracht. Eine Neuheitsschädlichkeit der Alternative 3a liege auch
in Bezug auf NK18 vor, da der Anspruch 1 nicht impliziere, dass durch die ge-
schützte Vorrichtung Gefährdungen tieferer Hautschichten ausgeschlossen seien.
Aus der NK18 ergebe sich ausdrücklich eine Anwendung, in der die Nadel nicht
als Penetrationswerkzeug, sondern aufgrund der Formulierung „scraped over the
surface“ erfindungsgemäß verwendet werde. Die Anwendung beziehe sich auch
nicht ausschließlich auf den Mundbereich, wie das Streitpatent eine solche An-
wendung ebenfalls nicht ausschließe. Schließlich nehme die NK15 die Alterna-
tive 3b vorweg, da dort die Haut über die Kante eines vorderen Endabschnitts ge-
zogen werde, der in der Öffnung einer hohlen Röhre angebracht sei.

Die Lehre nach Anspruch 1 in der Alternative 3a beruhe auch nicht auf einer erfin-
derischen Tätigkeit, da ausgehend von der Lehre der NK8, welche bereits eine
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Anwendungsspitze nach Merkmal M3a ohne abrasives Material zeige, ausgehend
von der Aufgabe, Hautpartikel von der Hautoberfläche zu lösen, mit der Lehre der
NK9, die ein Rohrstück mit abrasiver Beschichtung zeige, sämtliche Merkmale des
Anspruch 1 offenbart seien. Die vermeintliche Erfindung sei trivial, sie beschränke
sich darauf, eine staubsaugerähnliche Absaugvorrichtung mit Schleifmaterial zu
kombinieren. Auch anhand der NK12 und NK13 sei zu belegen, dass es am Prio-
ritätstag zum Standard-Repertoire eines Fachmanns gehört habe, abrasive Mate-
rialien zum Abschleifen und Glätten von Haut vorzusehen, wenn sich die Nutzung
ihrer Funktionalität in dem zu beurteilenden Zusammenhang als objektiv zweck-
mäßig darstelle und keine besonderen Umstände zutage treten würden, die eine
Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden
oder sonst unmöglich erscheinen ließen. Auch aus der NK15a ergebe sich in
Abs. [0032] der Hinweis, dass die Haut in der Unterdruckkammer eingesogen
werde und beim Bewegen über die Kante des Bürstenzylinders gezogen werde.
Damit dürfte von einer gewissen abrasiven Behandlung auszugehen sein und aus-
reichend nahegelegt sein, statt Borsten auch abrasive Materialien aufzubringen,
die zu diesem Zweck dem Fachmann am Prioritätstag des Streitpatents geläufig
gewesen seien. NK16, die ein chirurgisches Gerät zeige, besitze ebenfalls eine
abrasive Oberfläche, die in der Öffnung einer hohlen Röhre angebracht sei, die in
Betrieb mit Unterdruck beaufschlagt werde, um abgelöste Partikel abzusaugen.

Auch die Gegenstände der Ansprüche der Hilfsanträge enthielten keine patentfä-
hige Lehre und seien zudem unzulässig geändert. Die Änderung sei weder von
der Ursprungsanmeldung gedeckt (Art. 123 Abs. 2 EPÜ) noch erfülle sie das Er-
fordernis der Klarheit (Art. 84 EPÜ). Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2a sei z. B.
aus NK7 bekannt; im Übrigen qualifiziere die Ursprungsanmeldung NK5 die Mate-
rialauswahl als geläufig. Vorstehendes treffe ebenfalls auf Hilfsantrag 2b zu, der
Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2a kombiniere. Hilfsantrag 3a sei unzulässig, da nicht
klar sei, welche Obergrenze definiert werde. Dies gelte auch hinsichtlich der Kom-
bination aus Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 3a (Hilfsantrag 3b). Hilfsantrag 4a sei
ebenfalls unzulässig, da die sprachliche Ergänzung dem Anspruch keine Be-
schränkung, sondern eine Tautologie hinzufüge. Hilfsantrag 4b füge Hilfsantrag 3b
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die Nennung einer „Vakuumpumpe“ hinzu und sei ebenfalls unzulässig. Auch
Hilfsantrag 5a sei u. a. unzulässig, da nicht klar sei, was einen verringerten Druck
von einem verringerten niedrigen Druck unterscheide. Auch könne keine Unter-
scheidung von patentgemäßen und nicht patentgemäßen Vorrichtungen getroffen
werden, da nicht angegeben sei, welcher Druck im beanspruchten Bereich liege,
und welcher nicht. Da Hilfsantrag 5b den Hilfsantrag 5a mit dem Hilfsantrag 4a
kombiniere, sei auch dieser unzulässig. Hinsichtlich Hilfsantrag 6a begründe ein
Teilchenfilter weder Neuheit noch erfinderische Tätigkeit gegenüber NK18, da
diese einen Filter für denselben Einsatzzweck zeige. Hilfsantrag 6b kombiniere
lediglich den Hilfsantrag 5b mit dem Hilfsantrag 6a. Hilfsantrag 7a sei unzulässig,
denn die Ursprunganmeldung NK5 offenbare nicht, dass ein Filterkissen einen
Eintritt des Hautgewebes verhindere; Anordnungen mit Filterkissen seien überdies
auch aus NK18 bekannt. Hilfsantrag 7b kombiniere die Hilfsanträge 6b und 7a und
sei auch unzulässig. Die Hilfsanträge 8a und 8b, die der Klägerin erst am
5. März 2018 zugestellt worden seien, seien gemäß § 83 Abs. 4 PatG als verspä-
tet zurückzuweisen. Abgesehen von einer nicht erfolgten Entschuldigung der Ver-
spätung erfordere die Einreichung dieser Hilfsanträge eine Vertagung des Termins
zur mündlichen Verhandlung, denn die Beklagte verteidige ihr Patent erstmals mit
Verwendungsansprüchen und begebe sich damit auf eine völlig neue Verteidi-
gungslinie, die überraschend sei und eine Nachrecherche erforderlich mache. Den
in der mündlichen Verhandlung am 20. März 2018 eingereichten Hilfsantrag 7b
rügt die Klägerin ebenfalls als verspätet und weist auf zahlreiche unzulässige
Teilmerkmale hin, wie sie bereits im Hinblick auf die bisher eingereichten Hilfsan-
träge in der mündlichen Verhandlung als auch in den Schriftsätzen der Klägerin
angesprochen worden seien. Das Vorsehen eines Filters könne jedenfalls z. B.
gegenüber NK7 oder NK15 keine erfinderische Tätigkeit begründen. Ferner wie-
sen auch NK7 und NK18 flexible Rohrleitungen auf. Eine Filtereinheit sei auch in
NK18 angegeben.

Mit Schriftsatz vom 6. März 2018 ist die Nebenintervenientin auf Seiten der Kläge-
rin der Nichtigkeitsklage beigetreten. Ihre Befugnis zur Nebenintervention leitet sie
daraus ab, dass sie am 19. Februar 2018 mit der Klagezustellung vom
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17. Februar 2018 von einer Klage wegen angeblicher Patentverletzung der Be-
klagten gegen sie erfahren habe. In der Sache vertritt die Nebenintervenientin die
Auffassung, Anspruch 1 in seiner Ausgestaltung gemäß 1. Alternative (Alterna-
tive 3a) beruhe zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit gegenüber dem
im Verfahren befindlichen Stand der Technik. Auch in Kombination mit weiteren
Merkmalen der übrigen Ansprüche oder der Beschreibung sei keine Merkmals-
kombination ersichtlich, die zu der erforderlichen Neuheit oder erfinderischen Tä-
tigkeit führen könnte. Auch soweit Anspruch 1 gemäß der Hilfsanträge 1 bis 7b
verteidigt würde, führe dies nicht zu seiner Patentfähigkeit. Insbesondere beruhe
Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 7b auf einer unzulässigen Erweiterung. Zudem sei
er gegenüber NK18 und dem allgemeinen Fachwissen nicht erfinderisch. Die in
der mündlichen Verhandlung am 20. März 2018 formulierten Anträge und Korrek-
turen der Ansprüche rügt die Nebenintervenientin als verspätet.

Die Klägerin beantragt,

das europäische Patent 1 227 764 mit Wirkung für das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang für nichtig
zu erklären.

Die Nebenintervenientin beantragt sinngemäß,

das europäische Patent 1 227 764 mit Wirkung für das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Patent-
anspruchs 1, 2. Alternative (Alternative 3b), für nichtig zu erklären.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen (Bl. 59 d. A.), hilfsweise die Klage abzuwei-
sen, soweit das Streitpatent mit den Ansprüchen nach den Hilfs-
anträgen 1 bis 8b, eingereicht mit Schriftsatz vom 15. Novem-
ber 2017 und 1. März 2018 verteidigt wird, ferner soweit das
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Streitpatent mit dem in der mündlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrag 7b´ verteidigt wird, wobei die Formulierung „verringer-
ter niedriger Druck“ in die Formulierung „verringerter Druck“ geän-
dert wird, sowie in der Fassung nach Hilfsantrag 7b die Unter-
grenze 50 µm aufgenommen wird.

Die Beklagte tritt den Ausführungen der Klägerin in allen Punkten entgegen und
erachtet das Streitpatent für patentfähig. Sämtliche Ansprüche des Streitpatents
seien neu und auch erfinderisch; eine unzulässige Erweiterung liege nicht vor.

Patentanspruch 1 sei nicht unzulässig erweitert, da die Begriffe „increased area“
und „increased suface“ nicht ersatzlos gestrichen, sondern näher konkretisiert und
näher beschrieben würden. In NK5, S. 9, Z. 1 bis 3 sei die Erhöhung der Kontakt-
fläche näher beschrieben; beim Ansaugen von Haut erhöhe sich immer die Kon-
taktfläche.

Patentanspruch 1 sei neu gegenüber NK6, die keine Vorrichtung zur Mikro-
dermabrasion zeige. Dies gelte auch im Hinblick auf NK7. Diese Schrift offenbare
keine abrasive Oberfläche, sondern im Unterschied zum Streitpatent lediglich ein
zweistufiges Verfahren mit einem völlig anderen technischen Hintergrund. NK7
offenbare eine Vorrichtung zur Tiefenreinigung von Haut, während das Streitpatent
eine Vorrichtung zum Entfernen von äußeren Schichten von Haut schütze. Im
ersten Schritt werde die Haut mittels Wasserdampfes aufgeweicht. In einem
zweiten Schritt werde auf einen „Vakuumbetrieb“ umgeschaltet, was allerdings
nicht gleichzusetzen sei mit der erfindungsgemäß geforderten Vakuumquelle, die
deshalb nicht offenbart sei; die Schmutzpartikel würden vielmehr von dem lamina-
ren Fluss mitgerissen. Während im Streitpatent Falten geglättet oder Narben we-
niger sichtbar gemacht würden, werde die Vorrichtung der NK7 zur Reinigung der
Haut von Schmutz genutzt. Auch die Schriften NK15 und NK16 könnten den Ge-
genstand des Anspruchs 1 in seiner erteilten Fassung nicht vorwegnehmen oder
nahelegen. NK15 betreffe nicht die Mikrodermabrasion, die ein sehr spezielles
Behandlungsfeld zur Bereitstellung einer revitalisierten Hautoberfläche darstelle,
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sondern lehre lediglich den Schmutz in Hautporen zu entfernen, und nicht Be-
standteile der Haut wie Hautzellen. Denn mit ihrer Bürste streiche die Vorrichtung
der NK15 lediglich über die Haut, was nicht einer Entfernung von Hautzellen die-
nen könne. Zudem sei in der NK15 das Merkmal des festen Anbringens eines
Schleifmaterials nicht erfüllt, da die Bürste rotiere. Die NK 16 betreffe ein chirurgi-
sches Gerät zum Schneiden u. a. durch Haut, das nichts mit dem Entfernen obe-
rer Hautschichten zu tun habe.

Zumindest im Hinblick auf die jeweiligen Fassungen des Patentanspruchs 1 ge-
mäß den Hilfsanträgen 1 bis 7b sei eine Patentfähigkeit gegeben. Hilfsantrag 1
richte den Anspruch 1 gezielt auf eine Mikrodermabrasion an einer Person. Hilfs-
antrag 2a begründe aufgrund der Materialauswahl eine Neuheit sowie erfinderi-
sche Tätigkeit gegenüber NK7 sowie gegenüber einer Kombination aus NK7 mit
NK12 und NK13. In Hilfsantrag 3a werde eine Teilchengröße beansprucht. Da-
durch könne weder die NK6 noch die NK7 auf den geänderten Anspruch gelesen
werden. Hilfsantrag 4a beanspruche eine Vakuumpumpe. Die NK7 lehre dagegen
lediglich einen Ventilator. Mit Hilfsantrag 5a werde eine Größe des Vakuums
definiert. Hilfsantrag 6a enthalte eine Filteranordnung, Hilfsantrag 7a ein Filter-
kissen. Keine der Druckschriften lehre eine Filteranordnung mit einem Filterkissen.
Die nach Hilfsantrag 6a beanspruchte Filteranordnung sei anspruchsgemäß zwi-
schen dem vorderen Ende der Röhre und der Vakuumpumpe angeordnet. Bei der
NK7 würde eine solche Anordnung während der Reinigungsphase mit Wasser-
dampf zu einer Verstopfung des Filters führen. Da man in der Regel einen solchen
Filter wechseln können sollte, führe die anspruchsgemäße Lehre vom Stand der
Technik weg. Dies gelte im besonderen Maße auch für die Ausgestaltung gemäß
Hilfsantrag 7a, bei der in der Filteranordnung ein Filterkissen angebracht sei,
welches zwingend aus Gewebe bestehe. Die Hilfsanträge 8a und 8b seien nicht
verspätet, da sie 2 ½ Wochen vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung einge-
reicht worden seien, und damit ausreichend Zeit zur Vorbereitung gegeben sei.
Gemäß diesen Hilfsanträgen werde eine neue und nicht nahegelegte Verwendung
beansprucht, nämlich die einer Vorrichtung zum Entfernen von toten und alten
Zellen der äußersten Hautschicht von der Haut einer Person zur Durchführung der
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Mikrodermabrasion ohne Verletzung der Dermis und der Subkutanschicht. Der in
der mündlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag 7b´ sei ebenfalls nicht ver-
spätet. Zur Offenbarung sei auf die NK5, S. 5, Z. 26 ff. hinzuweisen. Technisch
ergebe der Einsatz eines Filters in der NK7 keinen Sinn, weil zwei Strömungs-
richtungen vorlägen, nämlich die des Dampfes und die des Absaugens. In dieser
Situation sei der Einsatz eines Filters keinesfalls sinnvoll, insbesondere nicht an
der anspruchsgemäß vorgesehenen Stelle. Der Fachmann würde insbesondere
die NK7 nicht mit der NK18 kombinieren, weil das in der NK18 gezeigte und das
beanspruchte Filter unterschiedliche Funktionen aufwiesen. Die NK18 zeige ein
spitzes Ende, wobei Bauteil 16 und 17 verdickt gezeigt seien, was davon weg-
führe, eine flexible Rohrleitung auszubilden. Im Übrigen gelte auch hier sinnge-
mäß der bereits zu NK7 ausgeführte Widerspruch, der bei Einbau einer Filterein-
heit entstehen würde.

Mit Schriftsatz vom 12. April 2018 ist die C… GmbH als weitere Nebeninter-
venientin dem Nichtigkeitsverfahren auf Seiten der Klägerin beigetreten. Sie macht
geltend, das rechtliche Interesse i. S. d. § 66 ZPO folge daraus, dass der Ausgang
des vorliegenden Rechtsstreits unmittelbare Bedeutung für sie in Bezug auf das
Rechtsverhältnis gegenüber der Beklagten habe. Sie sei von der Beklagten wegen
einer angeblichen Verletzung des Streitpatents EP 1 227 764 betreffend eine Vor-
richtung zur Mikroabtragung von Hautgewebe durch den Vetrieb des Produktes
„Beurer FC 100 Pureo Derma Peel Microdermabrasion Gesichtspeeling“ durch
eine Abmahnung (Anlage NI2 1) u. a. auf Unterlassung, Auskunft und Schadens-
ersatz in Anspruch genommen worden. Es sei unschädlich, dass vorliegend be-
reits ein Urteil verkündet worden sei, da die Nebenintervention in jeder Lage des
Rechtsstreits bis zu dessen rechtskräftiger Entscheidung erfolgen könne.

Der Senat hat den Parteien mit einem qualifizierten Hinweis nach § 83 Abs. 1
PatG vom 11. August 2017 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die für die Entscheidung
voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind. Wegen des Vorbringens der
Parteien im Übrigen wird auf das Sitzungsprotokoll vom 20. März 2018 sowie auf
die gewechselten Schriftsätze verwiesen.
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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

I.

Die Klage, mit der u. a. der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach
Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 128 Abs. 1 lit. a) EPÜ i. V. m. Art. 54
Abs. 1, 2 und Art. 56 EPÜ geltend gemacht wird, ist zulässig. Sie ist auch begrün-
det, denn das Streitpatent hat weder in der erteilten Fassung noch in der Fassung
eines der Hilfsanträge Bestand, da ihm der vorgenannte Nichtigkeitsgrund der
fehlenden Patentfähigkeit entgegensteht.

Der Beitritt der C… GmbH als weitere Nebenintervenientin auf Klägerseite
mit Schriftsatz vom 12. April 2018 nach erfolgter Urteilsverkündung, welcher nicht
zum Zwecke der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung erfolgt ist, ist zu-
lässig, da nach § 66 Abs. 2 ZPO die Nebenintervention in jeder Lage des Rechts-
streits bis zur rechtskräftigen Entscheidung erfolgen kann, insbesondere auch wie
vorliegend nach dem Schluss der mündlichen Verhandlung gemäß §§ 136 Abs. 4,
296a ZPO (vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung,
74. Aufl., 2016, § 66 Rn. 17), wenn auch insoweit der Beitritt keine Interventions-
wirkung nach §§ 67,68 ZPO entfaltet und die Beitretende auch nicht als Beteiligte
im Urteilsrubrum aufgeführt wird.


II.

Der von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung vom 20. März 2018 vorge-
legte Hilfsantrag 7b´ (vgl. Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung) so-
wie die Änderung der Formulierung „verringerter niedriger Druck“ in die Formulie-
rung „verringerter Druck“ sowie die Aufnahme der Untergrenze 50 µm in der Fas-
sung nach Hilfsantrag 7b waren nicht als verspätet gemäß § 83 Abs. 4 PatG zu-
rückzuweisen. Dies gilt auch für die mit Schriftsatz vom 1. März 2018 eingereich-
ten Hilfsanträge 8a und 8b.
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Die durch das 2009 in Kraft getretene Patentrechtsmodernisierungsgesetz
(PatRModG) erfolgte Neufassung des § 83 PatG und die damit in das Nichtigkeits-
verfahren eingeführten Präklusionsregeln sehen grundsätzlich die Möglichkeit vor,
verspätetes Vorbringen zurückzuweisen. Voraussetzung hierfür ist nach § 83
Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versäumung der nach § 83 Abs. 2 PatG
gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspätung nicht genügend ent-
schuldigt und die Berücksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Ter-
mins zur mündlichen Verhandlung erfordert hätte.

Die Beklagte hatte innerhalb der mit dem qualifizierten Hinweis vom
11. August 2017 gesetzten Frist, die bis 6. Dezember 2017 verlängert worden war,
mit Schriftsatz vom 11. November 2017 eine sachliche Stellungnahme abgegeben
und die Hilfsanträge 1 bis 7b eingereicht. Soweit sie die weiteren Hilfsanträge 8a
und 8b mit Schriftsatz vom 1. März 2018 sowie in der mündlichen Verhandlung
vom 20. März 2018 den Hilfsantrag 7b´ (vgl. Protokoll der mündlichen Verhand-
lung vom 20. März 2018, S. 10) eingereicht, sowie einige Umformulierungen ange-
bracht hat, ist dies zwar nach Ablauf der vom Senat im qualifizierten Hinweis ge-
setzten Frist erfolgt.

Selbst wenn deshalb davon auszugehen wäre, dass diese Änderungen nicht ge-
nügend entschuldigt worden sind, wäre im Hinblick auf die Prüfung dieser Hilfsan-
träge eine Vertagung der mündlichen Verhandlung nach § 227 Abs. 1 ZPO, § 99
Abs. 1 PatG jedoch nicht erforderlich gewesen. Die Notwendigkeit einer Vertagung
besteht nach § 227 Abs. 1 Satz 1 ZPO bei Vorliegen erheblicher Gründe, insbe-
sondere immer dann, wenn nach dem für das Gericht ersichtlichen oder ggf. auf
Verlangen des Gerichts glaubhaft gemachten Sachstand der beantragenden Par-
tei die Möglichkeit entzogen wäre, sich in der betreffenden Instanz sachgemäß
und erschöpfend über alle Tatsachen, Beweisergebnisse oder sonstige verhan-
delte Fragen zu erklären. Ein solcher Fall ist beispielsweise gegeben, wenn die
Vertagung beantragende Partei von dem Gericht oder der Gegenseite mit einer
Tatsachen– oder einer Rechtsfrage konfrontiert wird, mit der sie sich nicht „aus
dem Stand“ auseinander zu setzen vermag, zu der sie sachlich fundiert vielmehr
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nur dann Stellung nehmen kann, wenn sie angemessene Zeit für Überlegung und
Vorbereitung hat (BGH GRUR 2004, 354 ff. - Crimpwerkzeug I).

Kann das verspätete Vorbringen dagegen noch ohne weiteres in die mündliche
Verhandlung einbezogen werden, ohne dass es zu einer Verfahrensverzögerung
kommt, liegen die Voraussetzungen für eine Zurückweisung nach § 83 Abs. 4
PatG nicht vor.

Dies ist vorliegend der Fall. Denn die Ansprüche nach den neuen zusätzlichen
Hilfsanträgen 8a und 8b vom 1. März 2018 enthalten keine grundlegenden Ände-
rungen, sodass sie ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung einbezogen wer-
den konnten. Der Übergang von einem Vorrichtungs– auf einen Verwendungs-
anspruch, der den bereits in den früheren Antragsfassungen enthaltenen und
schriftsätzlich diskutierten Vorrichtungsmerkmalen lediglich das Merkmal einer
Verwendung dieser Vorrichtung zu dem ebenfalls ausführlich zwischen den Par-
teien schriftsätzlich diskutierten Zweck einer „Mikrodermabrasion“ enthält, stellt
kein komplexes neues Vorbringen dar, das eine sachgerechte Vorbereitung oder
Durchführung des Termins unmöglich gemacht oder so erschwert, dass nur mit
unverhältnismäßigem Aufwand in der mündlichen Verhandlung eine Klärung mög-
lich war (BPatG, Mitt. 2013, 352, 353 – Dichtungsring).

Zudem wurde der Schriftsatz der Beklagten vom 1. März 2018 der Klägerin über
eine Woche vor der mündlichen Verhandlung zugestellt, sodass eine sachliche
Vorbereitung in einem angemessenen zeitlichen Rahmen möglich war. Im Hinblick
auf den in der mündlichen Verhandlung am 20. März 2018 gestellten Hilfsan-
trag 7b´ hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung zudem selbst eingeräumt,
dass dieser aus zahlreichen unzulässigen Teilmerkmalen bestehe, wie sie in den
bisherigen Schriftsätzen und im Lauf der mündlichen Verhandlung bereits ange-
sprochen worden seien. Die Klägerin hat insbesondere auch nicht substantiiert
dargelegt, in welcher Hinsicht eine weitergehende Recherche erforderlich gewe-
sen wäre, die eine Vertagung der mündlichen Verhandlung bedingt hätte. Von der
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Beklagten wurden in den Hilfsantrag 7b´ die Passagen „zwischen ungefähr 50 µm
…“ und „wobei das vordere Ende (22) der hohlen Röhre (20) und die Filteranord-
nung (18) mittels einer Rohrleitung (26) verbunden sind, und wobei die Rohrlei-
tung (26) flexibel ausgestaltet ist“ eingefügt. Zum einen hat der mit Schriftsatz vom
15. November 2017 eingereichte Hilfsantrag 6a bereits das Merkmal der „Filteran-
ordnung (18)“ enthalten. Zum anderen hat die Klägerin in der mündlichen Ver-
handlung nicht nur zur vermeintlichen Unzulässigkeit dieses Hilfsantrages 7b´
sachlich Stellung genommen unter Hinweis auf eine unzulässige Verallgemeine-
rung im Hinblick auf NK5, Seite 5, Z. 30 ff., sondern sie hat auch hinsichtlich der
mangelnden Patentfähigkeit ausgeführt, der Fachmann lese wegen der Selbstver-
ständlichkeit des Einbaus eines Filters diesen in NK7 und NK15 mit, weshalb das
Vorsehen eines Filters keine erfinderische Tätigkeit begründen könne. Darüber
hinaus hat die Klägerin in Bezug auf das Merkmal der flexiblen Rohrleitungen in
Hilfsantrag 7b´ auf NK7 und NK18 verwiesen und eine erfinderische Tätigkeit ver-
neint. Diese umfangreichen sachlichen Einlassungen der Klägerin zeigen, dass
der Hilfsantrag 7b´ ohne Weiteres in die mündliche Verhandlung miteinbezogen
werden konnte.

Die vorstehend ausgeführten Gesichtspunkte, die der Annahme eines verspäteten
Vorbringens seitens der Beklagten nach § 83 Abs. 4 PatG entgegenstehen, be-
stehen in gleichem Maße gegenüber der Nebenintervenientin, die mit Schriftsatz
vom 6. März 2018 dem Nichtigkeitsverfahren beigetreten ist und eine sachliche
Stellungnahme abgegeben hat. Ihr verblieben bis zum Termin der mündlichen
Verhandlung zwei Wochen Zeit für die weitere Prüfung der Hilfsanträge 1 bis 8b
der Beklagten, die bereits aufgrund des Umstands, dass die Klägerin zu den Hilfs-
anträgen 1 bis 7b eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben hatte, der sich
die Nebenintervenientin angeschlossen hat, für ausreichend zu erachten ist. In
Bezug auf die Hilfsanträge 8a, 8b und 7b´ stellt sich derselbe Sachverhalt dar, den
auch die Klägerin gegen sich gelten lassen muss. Insbesondere hat auch die
Nebenintervenientin nicht substantiiert darlegen können, dass die Notwendigkeit
einer weitergehenden Recherche bestanden habe, die eine Vertagung der münd-
lichen Verhandlung hätte begründen können.
- 17 -
III.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Entfernen von Teilen der äuße-
ren Schichten der Haut. Dadurch soll eine revitalisierte und frische Hautoberfläche
erzeugt werden (vgl. EP 1 227 764 B1, Abs. [0001]).

Gemäß der Patentbeschreibung (Abs. [0002]) sollen durch das Abschleifen der
Haut, auch als Mikrodermabrasion bezeichnet, tote Zellen von der äußersten
Hautschicht entfernt, verstopfte Poren gereinigt sowie der Hautton verbessert
werden. Darüber hinaus können die Ränder von Narben beseitigt, Altersflecken
bzw. sonnengeschädigte Haut poliert sowie verbranntes Gewebe entfernt werden.
Aus dem Stand der Technik sind hierfür Schleifvorrichtungen in Form von bspw.
Drehbürsten und Zylinder bekannt, aber auch beschichtete Handschuhe, oder
Vorrichtungen, die mit einem unter Druck stehenden Flüssigkeitsstrahl zum Ab-
trennen beschädigten Gewebes arbeiten (Abs. [0003]).

Auch pulverförmige Schleifsubstanzen, aus bspw. Quarz, Metall oder Aluminium-
oxid, werden eingesetzt. Nachteilig dabei soll das mögliche Zurückbleiben von
Pulver auf der Haut sein. Aluminiumoxid könne bspw. entzündliche Veränderun-
gen in den Lungen auslösen. Darüber hinaus könne Schleifstaub möglicherweise
die Hornhaut verletzen. Mit Blick auf zu behandelnde Patienten werde daher ein
entsprechender Schutz empfohlen. Des Weiteren können (aufgrund des Schleif-
vorgangs) in die Haut eingebettete Teilchen des Schleifmaterials zur Reizung der
Hautoberfläche und ggf. zur Entstehung einer bakteriellen Infektion führen
(Abs. [0004] – [0005]).

2. Im Streitpatent wird als Aufgabe in Abs. [0001] angeben: „Die Aufgabe der
Erfindung besteht darin, alte und tote Hautzellen zu entfernen, ohne die übrige
Hautoberfläche zu beschädigen, und ohne pulverförmige Schleifmaterialien einzu-
setzen, da diese Materialien unerwünschte Nebenwirkungen haben können.“

- 18 -
3. Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit einer Vorrichtung nach Patentan-
spruch 1 – nach Merkmalen gegliedert – wie folgt gelöst (vgl. NK2, NK3: An-
spruch 1).

Merkmal Verfahrenssprache Englisch deutsche Übersetzung
0 A device for removing portions of
the outer layers of skin comprising
Vorrichtung zum Entfernen von
Teilen der äußeren Schichten von
Haut, die umfasst:
1 an abrasive material, said abrasive
material functioning to dislodge
cells from a skin surface being
treated when brought into contact
with said skin surface,
ein schleifendes Material, wobei das
schleifende Material so funktioniert,
dass es Zellen von einer behandel-
ten Hautoberfläche ablöst, wenn es
mit der Hautoberfläche in Kontakt
gebracht wird,
2 and a source of vacuum (24) to
collect abraded skin cells,
und eine Quelle von Vakuum (24)
zum Aufnehmen abgeschliffener
Hautzellen,
2a the device further comprising a
tube (20) attached to the source of
vacuum (24) so that a lumen
through the tube (20) has a re-
duced pressure therein which is
less than the ambient pressure sur-
rounding the tube (20),
und die Vorrichtung des Weiteren
eine Röhre (20) umfasst, die an der
Quelle von Vakuum (24) angebracht
ist, so dass ein Lumen durch die
Röhre (20) hindurch einen verrin-
gerten Druck darin aufweist, der
geringer ist als der Umgebungs-
druck, der die Röhre (20) umgibt,
2b the tube (20) having at least one
opening (38) therein for applying
the reduced pressure within the
tube (20) to the skin surface being
treated, whereby to collect tissue
and cells removed from the skin
surface being treated, character-
und die Röhre (20) wenigstens eine
Öffnung (38) darin zum Ausüben
des verringerten Drucks in der Röh-
re (20) auf die behandelte Hautober-
fläche hat, um so Gewebe und Zel-
len aufzunehmen, die von der be-
handelten Hautoberfläche entfernt
- 19 -
ised in that werden, dadurch gekennzeichnet,
dass
3 the abrasive material (42) is per-
manently attached to
das schleifende Material (42) fest
angebracht ist, an
3a a tip (22) of the hollow tube (20) einem vorderen Ende (22) der hoh-
len Röhre (20)
3b or a tip portion (132) mounted
within the opening in the hollow
tube (20),
oder einem vorderen Endab-
schnitt (132), der in der Öffnung in
der hohlen Röhre (20) angebracht
ist,
4 the reduced pressure in the lumen
causing the skin surface being
treated to be pressed against the
abrasive material (42) to an extent
greater than operation of the de-
vice in the absence of the applied
vacuum.
und der verringerte Druck in dem
Lumen bewirkt, dass die Hautober-
fläche, die behandelt wird, in stärke-
rem Maße an das schleifende Mate-
rial (42) gedrückt wird als bei Funk-
tion der Vorrichtung beim Nichtvor-
handen-sein des angelegten Vaku-
ums.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist gegenüber dem erteilten Patentan-
spruch 1 das Merkmal 0 abgeändert in (Änderungen durch Unterstreichung ge-
kennzeichnet):

0h1 Vorrichtung geeignet und bestimmt zum Entfernen von toten und alten Zel-
len der äußersten Schicht von Haut einer Person, der sogenannten Epi-
dermis der Person, und damit zur Durchführung von Mikrodermabrasion,
ohne Verletzung der Dermis und der Subkutanschicht, die umfasst:

Die übrigen Merkmale 1 bis 4 entsprechen dem erteilten Patentanspruch 1.

- 20 -
Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2a ist gegenüber dem erteilten Patentan-
spruch 1 das Merkmal 5 neu aufgenommen (der offensichtlich fehlerhafte Begriff
„Metallnitrat“ ist vom Senat in „Metallnitrid“ abgeändert):

5 wobei das schleifende Material (42) schleifende Teilchen wie zum Beispiel
schleifende Teilchen aus Diamant, Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Silizium-
oxid oder Metallnitrat Metallnitrid aufweist.

Die übrigen Merkmale 0 bis 4 entsprechen dem erteilten Patentanspruch 1.

Der Hilfsantrag 2b kombiniert den Hilfsantrag 1 (Merkmal 0h1) mit dem Hilfsan-
trag 2a (Merkmal 5). Die übrigen Merkmale 1 bis 4 entsprechen dem erteilten Pa-
tentanspruch 1.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3a sind gegenüber dem erteilten Pa-
tentanspruch 1 das Merkmal 5 nach Hilfsantrag 2a und das neue Merkmal 6 auf-
genommen, wobei im Merkmal 5 der offensichtlich fehlerhafte Begriff „Metallnitrat“
wiederum in „Metallnitrid“ abgeändert ist:

5 wobei das schleifende Material (42) schleifende Teilchen wie zum Beispiel
schleifende Teilchen aus Diamant, Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Silizium-
oxid oder Metallnitrat Metallnitrid aufweist,
6 wobei die schleifenden Teilchen eine Größe von höchstens ungefähr
150 μm, insbesondere von höchstens ungefähr 127 μm aufweisen.

Die übrigen Merkmale 0 bis 4 entsprechen dem erteilten Patentanspruch 1.

Der Hilfsantrag 3b kombiniert den Hilfsantrag 1 (Merkmal 0h1) mit dem Hilfsan-
trag 3a (Merkmale 5 und 6). Die übrigen Merkmale 1 bis 4 entsprechen dem er-
teilten Patentanspruch 1.

- 21 -
Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4a ist gegenüber dem erteilten Patentan-
spruch 1 das Merkmal 2a abgeändert in (Änderungen gekennzeichnet):

2ah4a und die Vorrichtung des Weiteren eine Röhre (20) umfasst, die an
der Quelle von Vakuum (24), welche eine Vakuumpumpe (24) ist, ange-
bracht ist, so dass ein Lumen durch die Röhre (20) hindurch einen verrin-
gerten Druck darin aufweist, der geringer ist als der Umgebungsdruck, der
die Röhre (20) umgibt,

Der Hilfsantrag 4b kombiniert den Hilfsantrag 3b (Merkmale 0h1, 5 u. 6) mit dem
Hilfsantrag 4a (Merkmal 2ah4a). Die übrigen Merkmale 1, 2, 2b, 3, 3a, 3b u. 4 ent-
sprechen dem erteilten Patentanspruch 1.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5a ist gegenüber dem erteilten Patentan-
spruch 1 das Merkmal 2a abgeändert in (Änderungen gekennzeichnet):

2ah5a und die Vorrichtung des Weiteren eine Röhre (20) umfasst, die an
der Quelle von Vakuum (24) angebracht ist, so dass ein Lumen durch die
Röhre (20) hindurch einen verringerten niedrigen Druck, zum Beispiel einen
Druck von 10 in-Hg, darin aufweist, der geringer ist als der Umgebungs-
druck, der die Röhre (20) umgibt,

Der Hilfsantrag 5b kombiniert den Hilfsantrag 4b mit dem Hilfsantrag 5a. Er ent-
hält gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 das abgeänderte Merkmal 0h1
und die zusätzlichen Merkmale 5 u. 6 sowie eine Abänderung des Merkmals 2a in
(Änderungen durch Unterstreichung gekennzeichnet):

2ah5b und die Vorrichtung des Weiteren eine Röhre (20) umfasst, die an
der Quelle von Vakuum (24), welche eine Vakuumpumpe (24) ist ange-
bracht ist, so dass ein Lumen durch die Röhre (20) hindurch einen verrin-
gerten niedrigen Druck, zum Beispiel einen Druck von 10 in-Hg, darin auf-
weist, der geringer ist als der Umgebungsdruck, der die Röhre (20) umgibt,
- 22 -
wobei das Merkmal 2ah5b eine Verschmelzung der Merkmale 2ah4a und 2ah5a
darstellt.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6a ist gegenüber dem erteilten Patentan-
spruch 1 das Merkmal 7 neu aufgenommen:

7 wobei zwischen dem vorderen Ende (22) der Röhre (20) und der Vakuum-
pumpe (24) eine Filteranordnung (18) angeordnet ist, welche Teilchen ein-
fängt jedoch einströmender Luft das Durchfließen ermöglicht.

Der Hilfsantrag 6b gründet auf dem Hilfsantrag 5b (Merkmale 0h1, 2ah5b, 5 u. 6)
und dem Hilfsantrag 6a (Merkmal 7), wobei das Merkmal 0h1 durch Weglassen
der Angabe „alten Zellen“ abgeändert ist in (Änderungen gegenüber dem Merk-
mal 0h1 gekennzeichnet):

0h6b Vorrichtung geeignet und bestimmt zum Entfernen von toten und alten Zel-
len der äußersten Schicht von Haut einer Person, der sogenannten Epi-
dermis der Person, und damit zur Durchführung von Mikrodermabrasion,
ohne Verletzung der Dermis und der Subkutanschicht, die umfasst:

Die übrigen Merkmale 1, 2, 2b, 3, 3a, 3b u. 4 entsprechen dem erteilten Patentan-
spruch 1.

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7a ist gegenüber dem Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 6a noch das Merkmal 8 neu aufgenommen:

8 und weiter wobei in der Filteranordnung (18) ein Filterkissen (28) unterge-
bracht ist, das abgelöstes Hautgewebe aufnimmt, und das einen Eintritt des
Hautgewebes verhindert.

Der Hilfsantrag 7b kombiniert den Hilfsantrag 5b (Merkmale 0h1, 2ah5b, 5 u. 6)
mit dem Hilfsantrag 7a (Merkmale 7 u. 8), wobei im Merkmal 6 eine Untergrenze
- 23 -
von 50 μm aufgenommen ist (= Merkmal 6'), sodass dieses nun lautet (Änderun-
gen durch Unterstreichung gekennzeichnet):

6' wobei die schleifenden Teilchen eine Größe zwischen ungefähr 50 μm und
ungefähr 150 μm, insbesondere von höchstens ungefähr 127 μm aufwei-
sen.

Die übrigen Merkmale 1, 2, 2b, 3, 3a, 3b u. 4 entsprechen dem erteilten Patentan-
spruch 1.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7b' gründet auf dem Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 7b, wobei im Merkmal 2ah5b die Formulierung „verringerter nied-
riger Druck“ in die Formulierung „verringerter Druck“ geändert ist (= Merk-
mal 2ah5b'), und das Merkmal 3b gestrichen ist.

Des Weiteren ist in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7b' das Merkmal 9 neu
aufgenommen:

9 wobei das vordere Ende (22) der hohlen Röhre (20) und die Filteranord-
nung (18) mittels einer Rohrleitung (26) verbunden sind, und wobei die
Rohrleitung (26) flexibel ausgestaltet ist.

Der Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 8a ist auf die Verwendung einer
Vorrichtung zum Entfernen von toten und alten Zellen der äußersten Schicht von
Haut einer Person gerichtet, und lautet nach Merkmalen gegliedert wie folgt (Än-
derungen gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 durch Unterstreichung ge-
kennzeichnet):

0h8a Verwendung einer Vorrichtung zum Entfernen von toten und alten Zellen
der äußersten Schicht von Haut einer Person, der sogenannten Epidermis
der Person, und damit zur Durchführung von Mikrodermabrasion, ohne
- 24 -
Verletzung der Dermis und der Subkutanschicht, wobei die Vorichtung um-
fasst:
1 ein schleifendes Material, wobei das schleifende Material so funktioniert,
dass es Zellen von einer behandelten Hautoberfläche ablöst, wenn es mit
der Hautoberfläche in Kontakt gebracht wird,
2 und eine Quelle von Vakuum (24) zum Aufnehmen abgeschliffener Hautzel-
len,
2a und die Vorrichtung des Weiteren eine Röhre (20) umfasst, die an der
Quelle von Vakuum (24) angebracht ist, sodass ein Lumen durch die
Röhre (20) hindurch einen verringerten Druck darin aufweist, der geringer
ist als der Umgebungsdruck, der die Röhre (20) umgibt,
2b und die Röhre (20) wenigstens eine Öffnung (38) darin zum Ausüben des
verringerten Drucks in der Röhre (20) auf die behandelte Hautoberfläche
hat, um so Gewebe und Zellen aufzunehmen, die von der behandelten
Hautoberfläche entfernt werden, dadurch gekennzeichnet, dass
3 das schleifende Material (42) fest angebracht ist, an
3a einem vorderen Ende (22) der hohlen Röhre (20)
3b oder einem vorderen Endabschnitt (132), der in der Öffnung in der hohlen
Röhre (20) angebracht ist,
4 und der verringerte Druck in dem Lumen bewirkt, dass die Hautoberfläche,
die behandelt wird, in stärkerem Maße an das schleifende Material (42) ge-
drückt wird als bei Funktion der Vorrichtung beim Nichtvorhandensein des
angelegten Vakuums.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8b gründet auf dem Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 8a (Merkmale 0h8a, 1, 2, 2b, 3, 3a, 3b u. 4) und dem Patentan-
spruch 1 nach Hilfsantrag 5b (Merkmale 2ah5b, 5 u. 6).

Bezüglich der abhängigen Patentansprüche nach erteilter Fassung sowie der Fas-
sungen der Hilfsanträge wird auf den Akteninhalt sowie auf die Anlage (Hilfsan-
trag 7b') zum Protokoll der mündlichen Verhandlung hingewiesen.

- 25 -
4. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrich-
tung Medizintechnik oder Feinwerktechnik mit beruflicher Erfahrung in der Ent-
wicklung von Vorrichtungen zur mechanischen Behandlung der Hautoberfläche,
der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Dermatologen zusam-
menarbeitet.

5. Lehre des Streitpatents, Auslegung
Der Senat legt der Lehre des Streitpatents folgendes Verständnis zugrunde und
sieht sich zu folgenden Anmerkungen hinsichtlich der Auslegung der anspruchs-
gemäßen Merkmale veranlasst:

Die patentgemäße Vorrichtung zur Mikroabtragung von Hautgewebe (Micro-
dermabrasion Device) ist in einer ersten Ausführungsform in den Figuren 3 bis 5
dargestellt.




Die Vorrichtung gemäß dem erteilten Patentanspruch 1 besteht im grundsätzli-
chen Aufbau aus:

- 26 -
Merkmal 2:
- Einer Vakuumquelle 24 (source of vacuum), die bspw. wie in der Figur 3
gezeigt eine Vakuumpumpe (vacuum pump) sein kann (vgl. NK2,
Abs. [0012]; NK3, Abs. [0031]), oder aber auch durch ein zentrales Vaku-
umsystem (vacuum system), das bspw. in einem Krankenhaus oder in einer
medizinischen Einrichtung bereit steht, realisiert sein kann (vgl. NK2,
Abs. [0036]; NK3, Abs. [0055]).
- Die Vakuumquelle dient zum Aufnehmen bzw. Aufsammeln (collect) abge-
schliffener (abraded) Hautzellen (vgl. NK2, Abs. [0008]; NK3, Abs. [0026]).

Merkmale 2a, 2b, 4:
- Einer Röhre 20, die an der Vakuumquelle 24 angebracht ist, so dass das
Lumen (Hohlraum) der Röhre einen geringeren Druck (reduced pressure)
als den Umgebungsdruck (ambient pressure) der Röhre (somit einen Un-
terdruck) aufweist (vgl. Fig. 3; NK2, Abs. [0012]; NK3, Abs. [0031]).
- Die Röhre 20 besitzt eine Öffnung 38, über die auf die zu behandelnde
Hautoberfläche ein verringerter Druck (Unterdruck) ausgeübt wird, um von
der Hautoberfläche entferntes Gewebe bzw. Zellen aufzunehmen (vgl.
Fig. 2; NK2, Abs. [0013]; NK3, Abs. [0032]).
- Der verringerte Druck in dem Lumen der Röhre 20 bewirkt, dass die behan-
delte Hautoberfläche in stärkerem Maße an das Schleifmaterial 42 gedrückt
wird, als bei Betrieb (operation) der Vorrichtung ohne angelegtes Vakuum
(vgl. NK2, Abs. [0021]; NK3, Abs. [0040]).

Merkmale 1, 3, 3a, 3b:
- Einem Schleifmaterial (abrasive material), mit dem Zellen von der Haut-
oberfläche abgelöst bzw. entfernt (dislodge) werden können, wenn es in
Kontakt mit der Hautoberfläche gebracht wird (vgl. NK2, Abs. [0013]; NK3,
Abs. [0032]).
- Das Schleifmaterial kann entweder fest an einem vorderen Ende 22 der
hohlen Röhre 20 angebracht sein (vgl. Fig. 4; NK2, Abs. [0014]; NK3,
- 27 -
Abs. [0033]) oder an einem vorderen Endabschnitt 132, der in der Öffnung
der hohlen Röhre angebracht bzw. befestigt (mounted) ist.
- Die zweite Alternative ist in den eine weitere Ausführungsform zeigenden
Figuren 16 u. 17 dargestellt (vgl. NK2, Abs. [0031]; NK3, Abs. [0050]).



6. Aufgrund der stets gebotenen Auslegung eines Patentanspruchs bedürfen
die Merkmale des Patentgegenstandes der Erläuterung.

Merkmale 0, 0h1, 0h6b, 0h8a

[Verwendung einer] Vorrichtung [geeignet und bestimmt] zum Entfernen von Tei-
len [von toten und alten Zellen] der äußeren Schichten [äußersten Schicht] von
Haut [einer Person, der sogenannten Epidermis der Person, und damit zur
Durchführung von Mikrodermabrasion, ohne Verletzung der Dermis und der Sub-
kutanschicht].

Die beanspruchte Vorrichtung muss in ihren raumkörperlichen Merkmalen so aus-
gebildet sein, dass sie jedenfalls zum Entfernen von Teilen (Merkmal 0), bzw. von
toten und alten Zellen (Merkmal 0h1) bzw. nur toten Zellen (Merkmal 0h6b), der
äußeren Schichten (Merkmal 0) bzw. der äußersten Schicht (Merkmale 0h1, 0h6b,
0h8a) von Haut geeignet ist. Sie ist in der erteilten Fassung (Merkmal 0) im Unter-
- 28 -
schied zu den hilfsweise verteidigten Fassungen (Merkmale 0h1, 0h6b, 0h8a)
nicht auf die Behandlung von ausschließlich menschlicher Haut beschränkt.

Der Begriff „Mikrodermabrasion“ ist im Streitpatent (NK2, NK3) im Abs. [0002] de-
finiert. Er umfasst danach unterschiedliche Maßnahmen, wie die Entfernung toter
Zellen von der äußersten Hautschicht, das Ausreinigen verstopfter Poren, die Be-
seitigung von Rändern von Aknenarben und anderen Wundnarben, das Polieren
von Altersflecken und sonnengeschädigter Haut, die Entfernung von verbranntem
Gewebe, soweit diese Maßnahmen auf die Epidermis beschränkt sind und dabei
nicht die unteren beiden Hautschichten, die Dermis und Subkutanschicht, verletzt
werden. Dabei schließt die auf den Zweck der Mikrodermabrasion gerichtete Ver-
wendung der beanspruchten Vorrichtung nicht aus, dass bei unsachgemäßer An-
wendung auch erfindungsgemäß die tieferen Hautschichten beschädigt werden
können. Außerdem schließt der beanspruchte Verwendungszweck nicht aus, dass
unter den Anspruch 1 auch Vorrichtungen fallen, bei denen bspw. zugleich eine
Reinigung der Haut durch Zuführung von Wasser oder ähnlichem erfolgt, ebenso
ist eine Einschränkung auf rotierende Vorrichtungen nicht vorgegeben.

Die Unterscheidung zwischen „toten und alten Zellen“ (Merkmale 0h1, 0h8a) und
„toten Zellen“ (Merkmal 0h6b) in den hilfsweise beanspruchten Fassungen stellt
keine gegenständliche Einschränkung der beanspruchten Vorrichtung dar. Denn
inwieweit neben toten Zellen auch lebende Zellen von der behandelten Hautober-
fläche abgelöst werden, hängt neben den verwendeten Schleifmaterialen in erster
Linie vom Anpressdruck der Vorrichtung auf die Haut und der Dauer der Behand-
lung ab.

Merkmale 1, 5, 6, 6’

Ein schleifendes Material, wobei das schleifende Material so funktioniert, dass es
Zellen von einer behandelten Hautoberfläche ablöst, wenn es mit der Hautoberflä-
che in Kontakt gebracht wird, [wobei das schleifende Material (42) schleifende
Teilchen wie zum Beispiel schleifende Teilchen aus Diamant, Aluminiumoxid, Sili-
- 29 -
ziumkarbid, Siliziumoxid oder Metallnitrat Metallnitrid aufweist, [wobei die schlei-
fenden Teilchen eine Größe von [zwischen ungefähr 50 μm und] höchstens un-
gefähr 150 μm, insbesondere von höchstens ungefähr 127 μm aufweisen].

Das Schleifmaterial muss geeignet sein, Zellen von der behandelten Hautoberflä-
che abzulösen, wenn es mit dieser in Kontakt gebracht wird. Dabei impliziert die
Angabe „schleifendes Material“ in Verbindung mit der weiteren Angabe „in Kontakt
mit der Hautoberfläche bringen“ bereits eine Bewegung des Schleifmaterials auf
der Haut, wodurch die Ablösung von Zellen erfolgt, und nicht nur ein bloßes Auf-
setzen des Schleifmaterials auf die Haut.

Merkmal 5 konkretisiert, dass das Material schleifende Teilchen aufweisen soll,
wobei die Materialien aus denen die schleifenden Teilchen bestehen können nur
beispielhaft genannt sind und somit keine gegenständliche Einschränkung dar-
stellen.

Merkmal 6 definiert eine obere Grenze für die Größe der schleifenden Teilchen
von ungefähr 150 μm, wobei die Angabe einer Untergrenze für die Teilchengröße
fehlt. Diese wird schließlich im weiter konkretisierten Merkmal 6‘ mit 50 μm ange-
geben.

Merkmal 2 (2ah4a, 2ah5b)

Eine Quelle von Vakuum (24) [welche eine Vakuumpumpe (24) ist] zum Aufneh-
men abgeschliffener Hautzellen.

Die beanspruchte Vorrichtung soll eine „Vakuum-Quelle“ umfassen. Damit ist eine
Quelle gemeint, die einen Unterdruck in einem solchen Maße erzeugen kann,
dass abgeschliffene bzw. entfernte Hautzellen von der Haut aufgenommen bzw.
aufgesammelt werden können (vgl. NK2, Abs. [0006], [0013]; NK3, Abs. [0006],
[0032]). In der erteilten Fassung ist die Art der „Quelle“ nicht näher bestimmt. Laut
Patent kann es sich dabei bspw. um eine Vakuumpumpe oder ein zentrales Vaku-
- 30 -
umsystem (Unterdrucksystem) handeln (vgl. NK2, Abs. [0012], [0036]; NK3,
Abs. [0031], [0055]). In den mit den Merkmalen 2ah4a bzw. 2ah5b hilfsweise
verteidigten Fassungen ist die „Vakuum-Quelle“ auf eine Vakuumpumpe einge-
schränkt.

Merkmale 2a, 2ah4a, 2ah5a, 2ah5b

Eine Röhre (20), die an der Quelle von Vakuum (24) [welche eine Vakuum-
pumpe (24) ist] angebracht ist, sodass ein Lumen durch die Röhre (20) hindurch
einen verringerten [niedrigen] Druck [zum Beispiel einen Druck von 10 in-Hg] darin
aufweist, der geringer ist als der Umgebungsdruck, der die Röhre (20) umgibt.

Die beanspruchte Vorrichtung weist eine Röhre (tube) auf, die merkmalsgemäß an
der „Vakuum-Quelle“ (Unterdruck-Quelle) angebracht sein soll. Dabei muss die
Röhre nicht direkt mit der „Vakuum-Quelle“ verbunden sein, sondern es sind auch
solche Ausführungen mit umfasst, bei denen zwischen der Röhre und der „Va-
kuum-Quelle“ weitere Elemente zwischengeschaltet sind.

Bei der beanspruchten Röhre (tube) kann es sich laut Patentbeschreibung um
eine längliche hohle Struktur beliebigen Querschnitts handeln (vgl. NK2,
Abs. [0008]; NK3, Abs. [0026]).

Die Angabe „verringerter [niedriger] Druck zum Beispiel …“ stellt keine gegen-
ständliche Einschränkung dar, da der im Lumen einer Röhre herrschende Druck
immer in Relation zum Umgebungsdruck zu sehen ist. Außerdem weist das Lu-
men einer Röhre bei Anschluss an eine – in Relation zum Umgebungsdruck –
Unterdruckquelle zwangsläufig einen gegenüber dem Umgebungsdruck verringer-
ten Druck auf. Dabei enthält die Angabe „verringerter niedriger Druck“ gegenüber
der Aussage „verringerter Druck“ keine zusätzliche Information.

- 31 -
Merkmale 7, 8, 9

Zwischen dem vorderen Ende (22) der Röhre (20) und der Vakuumpumpe (24) ist
eine Filteranordnung (18) angeordnet, welche Teilchen einfängt jedoch einströ-
mender Luft das Durchfließen ermöglicht[, wobei in der Filteranordnung (18) ein
Filterkissen (28) untergebracht ist, das abgelöstes Hautgewebe aufnimmt, und das
einen Eintritt des Hautgewebes verhindert][, wobei das vordere Ende (22) der
hohlen Röhre (20) und die Filteranordnung (18) mittels einer Rohrleitung (26) ver-
bunden sind, und wobei die Rohrleitung (26) flexibel ausgestaltet ist].

Das in der Filteranordnung untergebrachte Filterkissen soll laut Patentbeschrei-
bung Teilchen einfangen und somit den Eintritt von Hautgewebe oder von aufge-
nommenen Körperflüssigkeiten und Ölen in die Vakuumpumpe verhindern, jedoch
einströmender Luft das Durchfließen ermöglichen (vgl. NK2, Abs. [0010], [0011];
NK3, Abs. [0028], [0030]). Über mögliche Materialien für die Filteranordnung und
das Filterkissen finden sich im Patent keine weiteren Angaben. Das gilt auch für
die Rohrleitung, die laut Patentbeschreibung lediglich so flexibel ausgestaltet sein
soll, dass eine Handhabung der Spitze ohne Weiteres erfolgen kann (vgl. NK2,
Abs. [0010]; NK3, Abs. [0028]). Darüber hinausgehende Angaben, die die Flexibi-
lität der Rohrleitung näher definieren könnten, finden sich im Streitpatent nicht.

Merkmal 2b

Die Röhre (20) hat wenigstens eine Öffnung (38) darin zum Ausüben des verrin-
gerten Drucks in der Röhre (20) auf die behandelte Hautoberfläche, um so Ge-
webe und Zellen aufzunehmen, die von der behandelten Hautoberfläche entfernt
werden.

Die Röhre soll wenigstens (mindestens) eine Öffnung aufweisen. Zweck dieser
Öffnung soll sein, einen [gegenüber dem Umgebungsdruck] verringerten Druck
(Unterdruck) auf die behandelte Hautoberfläche ausüben zu können. Die Öffnung
muss daher so ausgebildet sein, dass bei einem Unterdruck in der Röhre, dieser
- 32 -
mittels der wenigstens (mindestens) einen Öffnung, auf die zu behandelnde Haut-
oberfläche ausgeübt werden kann. Dadurch sollen Gewebe und Zellen aufge-
nommen (aufgesammelt) werden können, die von der behandelten Hautoberfläche
entfernt (abgelöst) wurden.

Merkmale 3, 3a, 3b

Das schleifende Material (42) ist fest angebracht, an einem vorderen Ende (22)
der hohlen Röhre (20) oder einem vorderen Endabschnitt (132), der in der Öffnung
in der hohlen Röhre (20) angebracht ist.

Das Schleifmaterial soll in der ersten der alternativ unter Schutz gestellten beiden
Ausführungsformen (Merkmale 3 u. 3a) an einem vorderen Ende der hohlen
Röhre fest angebracht sein. Diese Variante ist bspw. in Figur 4 und Figur 5 des
Patents gezeigt. Dort ist als Schleifmaterial bspw. Diamantkörnerstaub am Ende
der Röhre aufgebracht (adhered). Dabei versteht der Senat dieses Merkmal im
Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift (BGH GRUR 2012, 1124 – Poly-
merschaum I; GRUR 2015, 867 – Polymerschaum II) unter Berücksichtigung der
offenbarten Gesamtlehre und des Wortlauts so, dass die hohle Röhre (20) nicht
selbst das schleifende Material bilden kann, da dieses an der hohle Röhre „ange-
bracht“ ist. Auch die Beschreibung des Streitpatents (vgl. NK2, Abs. [0014]; NK3,
Abs. [0033]) steht dem nicht entgegen, wenn es an einer Stelle heißt:

„Andere Schleifmaterialien, so beispielsweise Aluminiumoxid, können auf die
Spitze des Behandlungswerkzeuges aufgebracht sein, oder die Spitze selbst kann
eine aufgeraute Oberfläche aufweisen, die in deren Ende eingeschnitten ist.“

Denn hiermit wird nur ausgesagt, dass alternativ zur Verwendung aufzubringender
Schleifmaterialien auf diese verzichtet werden kann und stattdessen die Röhre
selbst diese Funktion durch Anrauen ihres vorderen Endes übernehmen kann;
nicht dagegen wird hiermit im Sinne eines eigenen Lexikons (BGH GRUR 1999,
909 – Spannschraube; Mitt. 2000, 105 – Extrusionskopf) definiert, dass die Röhre
- 33 -
selbst als Schleifmaterial definiert wird und damit ein schleifendes Material bilden
kann, zumal der Wortlaut ein „angebracht sein“ fordert. Entgegen der Meinung der
Klägerin bedeutet dies jedenfalls nicht, dass das Schleifmaterial lediglich ortsfest
sein müsse, womit auch eine strukturierte Endfläche davon umfasst sei.

Hierbei versteht der angesprochene Fachmann das Teilmerkmal des „vorderen
Endes (22) der hohlen Röhre (20)“ so, dass hiermit auch die Ausgestaltung einer
abnehmbaren Spitze bzw. eines Aufsatzes umfasst ist, wie bereits aus der maß-
geblichen englischen Fassung deutlich wird, wenn es dort heißt „attached to a
tip (22) of the hollow tube (20)“. Dieses Verständnis belegt auch die Beschreibung,
wenn es heißt (vgl. NK2, Abs. [0015]; NK3, Abs. [0034]):

„Das Schleifmittel kann auch mittels eines Haftmittels angeklebt werden. Eine
weitere Alternative ist durch eine Röhre gegeben, die aus rostfreiem Stahl, Kunst-
stoff oder einem anderen steifen Röhrenmaterial besteht und eine geeignete ab-
nehmbare und austauschbare Spitze oder eine Spitze aufweist, bei der eine
Schleifendfläche durch maschinelle Bearbeitung hergestellt wurde.“

Hiervon geht auch Figur 6A/6B und Patentanspruch 8 aus, wenn es heißt: „das
Vorderende (22) … abnehmbar oder austauschbar ist“.

Die Formulierung „dass das schleifende Material an einem vorderen Ende der
hohlen Röhre fest angebracht ist“ beinhaltet jedoch nicht wie die Beklagte meint,
dass das schleifende Material nicht zerstörungsfrei vom vorderen Ende der hohlen
Röhre entfernt werden könne. Eine derart einschränkende Auslegung kann auch
aus dem Streitpatent nicht abgeleitet werden. Im Abs. [0014] des Patents werden
zur Umschreibung des am Ende der Röhre angebrachten Schleifmaterials Worte
wie „adhered“, „bonded“, „coated“ verwendet, die bspw. mit „anhaftend“, „geklebt“,
„plattiert“, „fest haftend“, „überzogen“, „beschichtet“, „ummantelt“ übersetzt werden
können. Daraus kann unter Berücksichtigung des im Patentanspruch 1 angegebe-
nen Zwecks der beanspruchten Vorrichtung lediglich gefordert werden, dass das
Schleifmaterial so fest am Ende der Röhre angebracht ist, dass die verlangte Eig-
- 34 -
nung der Vorrichtung zum Entfernen von zumindest äußeren Hautschichten gege-
ben ist. Unter die funktionell zu verstehende Formulierung „fest angebracht“ fällt
damit auch die Ausführungsform nach Figur 6A/6B, die eine abnehmbare Schei-
be 46 mit angebrachtem Schleifmaterial zeigt (vgl. NK2, Abs. [0016]; NK3,
Abs. [0035]).

In einer alternativ unter Schutz gestellten zweiten Ausführungsform (Merkmale 3
u. 3b) soll das Schleifmaterial an einem vorderen Endabschnitt fest angebracht
sein. Dieser Endabschnitt soll merkmalsgemäß in der (mindestens einen) Öffnung
in der hohlen Röhre angebracht sein. Diese zweite Variante ist in den Figuren 16
u. 17 des Patents gezeigt. Dort befindet sich in der Öffnung (offenes Ende bzw.
offene Spitze 152) der hohlen Röhre (Gehäuse 137) ein Drehschleifer mit einer
Schleifscheibe 132 (= orderer Endabschnitt) die eine Schleifbeschichtung 130
(= Schleifmaterial) aufweist (vgl. NK2, Abs. [0031]; NK3, Abs. [0050]).

Merkmal 4

Der verringerte Druck in dem Lumen bewirkt, dass die Hautoberfläche, die behan-
delt wird, in stärkerem Maße an das schleifende Material (42) gedrückt wird als bei
Funktion der Vorrichtung beim Nichtvorhandensein des angelegten Vakuums.

Die im Merkmal 4 beanspruchte Wirkung, wonach die zu behandelnde Hautober-
fläche durch den im Inneren (Lumen) der Röhre herrschenden Unterdruck in stär-
kerem Maße an das Schleifmaterial gedrückt wird – das entweder an einem vorde-
ren Ende der hohlen Röhre oder an einem vorderen Endabschnitt in der Öffnung
in der hohlen Röhre fest angebracht ist – als bei nicht vorhandenem Unterdruck,
ergibt sich bei einem im Vergleich zum Umgebungsdruck im Inneren der Röhre
herrschenden verringerten Druck (= Unterdruck) zwangsläufig, wenn die Röhre so
auf die zu behandelnde Hautoberfläche aufgesetzt wird, dass sie mit ihrer Öffnung
in Kontakt mit dieser steht. Denn durch den Unterdruck im Inneren der Röhre wird
die mit der Öffnung in Kontakt stehende Hautoberfläche angesaugt und so in stär-
kerem Maße an das an bzw. in der Öffnung angebrachte schleifende Material ge-
presst.
- 35 -
IV.

Der Senat sieht den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 zwar als ur-
sprünglich offenbart an, er erweist sich jedoch in Anbetracht des Standes der
Technik als nicht patentfähig. Auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 ge-
mäß den Hilfsanträgen 1 bis 8b waren aus dem Stand der Technik bekannt, bzw.
dem Fachmann nahegelegt.

1. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
Der Gegenstand des nach Hauptantrag verteidigten erteilten Patentanspruchs 1
ist zwar als in den ursprünglichen Unterlagen offenbart anzusehen, er ergab sich
jedoch in der Ausgestaltung nach der Alternative 3a für den Fachmann ausgehend
von der Druckschrift NK7 auf naheliegende Weise, bzw. war zum Prioritätszeit-
punkt in der Ausgestaltung nach der Alternative 3b aus der Druckschrift NK15 be-
kannt.

a) Die Klägerin macht geltend, dass im ursprünglichen Patentanspruch 1 (vgl.
WO 01/41651 A2 [NK5]) eine andere Erfindung angegeben sei, als im erteilten
Patentanspruch 1, da ursprünglich von einer „increased area of contact“ aufgrund
des verringerten Drucks (vacuum) im Inneren der Röhre die Rede war, während
im erteilten Patentanspruch 1 angegeben sei, dass der verringerte Druck bewirke,
dass die behandelte Hautoberfläche lediglich in stärkerem Maße an das schlei-
fende Material gedrückt werde, ohne den Kontaktbereich zwischen Haut und
schleifendem Material zu vergrößern. Der ursprüngliche Anspruch 1 sei auf die in
Figur 4 gezeigte Variante mit der konkaven Endfläche gerichtet, da dort beim An-
saugen der Haut auch die Kontaktfläche mit dem Schleifmaterial vergrößert werde
(vgl. NK5, S. 9 Z. 4–6), nicht jedoch bei der in Figur 2 gezeigten ebenen Endflä-
che.

Dem kann nicht gefolgt werden. Der Senat sieht das Merkmal 4 im erteilten Pa-
tentanspruch 1 (stärkerer Anpressdruck) als unabhängig vom ursprünglichen An-
spruch 1 sowie von den jeweiligen Ausführungsbeispielen in den ursprünglichen
- 36 -
Unterlagen offenbart. Denn in der Ursprungsanmeldung ist im Abschnitt „Summary
of the Invention“ unabhängig von den in der nachfolgenden Beschreibung gezeig-
ten Ausführungsbeispielen in allgemeiner Form offenbart, dass durch den Unter-
druck in der hohlen Röhre die Haut während der Behandlung in engem Kontakt
zur abrasiven Spitze gehalten, sozusagen angesaugt und gegen die abrasive
Spitze gedrückt wird (vgl. NK5, S. 3 Z. 19–25), wie dies auch im Merkmal 4 bean-
sprucht ist.

Auch die von der Nebenintervenientin geltend gemachte unzulässige Erweiterung
aufgrund des Merkmals 1 des erteilten Patentanspruchs 1, wonach dort angege-
ben sei, dass bereits das „in Kontakt bringen“ des schleifenden Materials mit der
Hautoberfläche zur Ablösung von Zellen führen solle, obwohl nicht weiter spezifi-
ziert sei, wie das schleifende Material eingesetzt werde, bspw. durch Bewegung
oder Rotation, liegt, wie der Senat festgestellt hat, nicht vor. Denn die Angabe
„schleifendes Material, das so funktioniert, dass es Zellen von einer behandelten
Hautoberfläche ablöst, wenn es mit der Hautoberfläche in Kontakt gebracht wird“
im Merkmal 1 setzt implizit bereits eine Bewegung des Schleifmaterials auf der
Haut voraus, wodurch die Ablösung von Zellen erfolgt. Dabei spielt die Art der
Bewegung keine Rolle, solange dadurch Hautzellen abgelöst werden können.

Die von der Klägerin und der Nebenintervenientin geltend gemachten unzulässi-
gen Erweiterungen liegen somit nicht vor.

b) Jedoch ist der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 in keiner der
Ausgestaltungen nach der Alternative 3a oder 3b patentfähig in Anbetracht der
Druckschrift NK7 bzw. NK15.

- 37 -
b1) Aus der US 3,749,092 (NK7) ist eine Vorrichtung zur Behandlung der Haut
(vgl. Figuren 1 u. 2, Sp. 1 Z. 1–6: „skin treatment apparatus“) bekannt. Mit dieser
Vorrichtung wird zunächst die zu behandelnde Hautstelle mittels eines Applikator-
Rohres (applicator 112)
mit einem heißem Was-
serdampfstrom (stream
of mist) beaufschlagt.
Dadurch sollen sich
u. a. die Hautporen öff-
nen und auf der Haut
haftendes Fremdmate-
rial (extraneous matter)
gelockert werden (vgl.
Sp. 5 Z. 17-33). An-
schließend wird nach
dem Umschalten der
Vorrichtung mittels eines Drehrades (wheel 80) Luft über das Applikatorrohr ange-
saugt. Das Ende (surface 113) des Applikatorrohres (112) wird auf die zu behan-
delnde Hautstelle aufgesetzt, so dass sich dort ein Unterdruck (decreased pres-
sure) bildet bzw. die Hautstelle angesaugt wird. Dadurch wird bei Bewegung der
Applikatorrohrkante über die Haut gelockertes Material von der Oberfläche der
Haut entfernt (vgl. Sp. 5 Z. 34–36, 55–65: „Air now tends to flow inwardly through
the applicator 112 and if the surface 113 is now applied against the skin, the area
of the skin enclosed by the end surface 113 will be subjected to a decreased pres-
sure or suction thus tending to ... and also the loosened matter on the skin to be
dislodged from the surface of the skin as the applicator edge moves thereover.“).
Bei dem gelockerten Material, das mittels des Applikatorrohres angesaugt und von
der Haut entfernt wird, kann es sich selbstverständlich auch um tote Hautzellen
handeln. Somit zeigt die NK7 eine Vorrichtung die u. a. geeignet ist zum Entfernen
von Teilen der äußeren Schichten der Haut [= Merkmal 0].

- 38 -
Entgegen der Meinung der Beklagten handelt es sich bei dem Gerät der NK7 um
eine Vorrichtung zur Mikrodermabrasion, da auch diese den im Streitpatent (NK2,
NK3) im Abs. [0002] definierten erfindungsgemäßen Anwendungsbereich betrifft,
wonach eine Mikrodermabrasion u. a. auch Maßnahmen wie die Entfernung toter
Zellen und das Ausreinigen von verstopften Poren umfasst (vgl. NK7, Sp. 1
Z. 12 - 13: „… to remove extraneous matter from the surface and pores of the
skin.“, Sp. 5 Z. 63–65: „…and also the loosened matter on the skin to be dislodged
from the surface of the skin as the applicator edge moves thereover.“). Dabei
spielt es auch keine Rolle, ob die NK7 eine Vorrichtung lehrt, mit der die Haut in
einem zweistufigen Verfahren behandelt werden kann, wie die Beklagte
einwendet. Denn der erteilte Patentanspruch 1 beansprucht eine Vorrichtung und
kein Verfahren. Diese Vorrichtung muss dabei entsprechend dem angegebenen
Zweck lediglich so ausgebildet sein, dass sie jedenfalls zum Entfernen von Teilen
der äußeren Schichten der Haut geeignet ist. Dies ist bei der in der NK7 gezeigten
Vorrichtung, wie vorstehend dargelegt, der Fall. Es kann somit nicht der Auf-
fassung der Beklagten beigetreten werden, wonach der Fachmann die NK7 nicht
als einschlägigen Stand der Technik in Betracht ziehen würde, da dort nur ein
Reinigungsgerät gelehrt werde.

Die NK7 zeigt zwar eine abrasive Oberfläche in Form einer Zahnung bzw. Riffe-
lung an der Endoberfläche (end surface 113) des Applikatorrohres 112. (vgl. Sp. 6
Z. 2–4: „As was explained above, the end surface 113 may be serrated to provide
a scraping action over the skin ...“). Jedoch kann diese gezahnte bzw. geriffelte
Endfläche nicht einem „schleifenden Material“ gleichgestellt werden, welches an
einem vorderen Ende einer hohlen Röhre nach Merkmal 3a oder an einem vorde-
ren Endabschnitt nach Merkmal 3b angebracht ist, da bei der NK7 das vordere
Ende des Applikatorrohres bzw. dessen Endfläche selbst als abrasive Oberfläche
ausgebildet ist. Ein schleifendes Material im Sinne des Streitpatents (Merkmal M1)
ist somit nicht in der NK7 offenbart.

Die aus der NK7 bekannte Vorrichtung weist eine „Vakuum-Quelle“ im Sinne des
Streitpatents auf. Gemäß dem Streitpatent ist damit eine Quelle gemeint, die einen
- 39 -
Unterdruck in einem solchen Maße erzeugen kann, dass abgeschliffene bzw.
entfernte Hautzellen von der Haut aufgenommen bzw. aufgesammelt werden kön-
nen (vgl. NK2, Abs. [0006], [0013]; NK3, Abs. [0006], [0032]). Dies ist bei der Vor-
richtung der NK7 ebenfalls der Fall. Denn beim Aufsetzen des Endes
(surface 113) des Applikatorrohres (112) auf die zu behandelnde Hautstelle, bildet
sich dort ein Unterdruck (decreased pressure) bzw. wird die Hautstelle angesaugt,
so dass bei Bewegung der Applikatorrohrkante über die Haut gelockertes Material
von der Oberfläche der Haut entfernt wird (vgl. Sp. 5 Z. 34 – 36, 55 – 65). Das von
der Hautoberfläche gelöste Material wird dabei mit dem durch den Unterdruck
erzeugten Luftstrom mitgerissen und in das Applikatorrohr (applicator 112, con-
duit 110) eingesaugt (Sp. 5 Z. 65 – Sp. 6 Z. 2: „There is, of course, some slight
flow of air between the applicator edge surface 113 and the skin so that the flow of
air tends to move the particles, liquids, oils or other matter present on the surface
of the skin off the skin and through the conduit 110.“) [= Merkmal 2]. Dabei spielt
es keine Rolle, ob bei der Vorrichtung der NK7 stets ein Luftfluss zwischen der
Umgebung und dem Inneren des Applikatorrohrs 112 aufrechterhalten wird, wie
die Beklagte geltend macht. Denn auch bei der patentgemäßen Vorrichtung
werden die abgeschliffenen Hautzellen selbstverständlich mittels eines durch die
„Vakuum-Quelle“ erzeugten Luftstromes in die Behandlungsröhre eingesaugt.

Dabei ist der erteilte Patentanspruch 1 nicht auf ein bestimmtes Maß des von der
„Vakuum-Quelle“ erzeugten Unterdrucks beschränkt.

- 40 -
Der Applikator (applica-
tor 112) ist über eine
Röhre (conduit 110, 107)
an einem Gehäuse (co-
ver 150) angeschlossen
(fitting 106) und mit ei-
nem Ventilator (blower /
air mover 120) verbun-
den (Figuren 1, 2 u. 5; Sp. 3 Z. 4 – 9 u. 14 – 21). Mit dem Ventilator wird u. a. ein
Unterdruck erzeugt (= „Vakuum-Quelle), so dass das Lumen des Rohres (110,
107) und des Applika-
tors 112 einen Unter-
druck (= gegenüber
dem Umgebungs-
druck verringerten
Druck) aufweist
(Sp. 5 Z. 51 – 60:
„The inlet of the air
mover means 120 is not in communication only with the chamber 53 and the
middle chamber 52 thus creating a pressure drop within the chambers 52 and 53
and therefore, with the interior of the flexible conduit. Air now tends to flow in-
wardly through the applicator 112 ...“) [= Merkmal 2a].

Der Applikator 112 weist an seinem Ende eine Öffnung auf (Sp. 3 Z. 9 – 11: „oval
end surface 113”), über die Unterdruck (decreased pressure) auf die zu behan-
delnde Hautfläche ausgeübt werden kann, sodass Material von der Oberfläche der
Haut entfernt wird (vgl. Sp. 5 Z. 34 – 36, 55 – 65). Das von der Hautoberfläche
gelöste Material wird dabei mit dem durch den Unterdruck erzeugten Luftstrom
mitgerissen und in das Applikatorrohr (applicator 112, conduit 110) eingesaugt
(Sp. 5 Z. 65 – Sp. 6 Z. 2). Bei dem aufgenommenen Material kann es sich selbst-
verständlich auch um Gewebe oder Zellen handeln [= Merkmal 2b].

- 41 -
Allerdings weist die Vorrichtung der NK7 kein schleifendes Material auf, welches
an einem vorderen Ende (22) der hohlen Röhre (20) nach Merkmal 3a oder an
einem vorderen Endabschnitt (132) nach Merkmal 3b angebracht ist. Wie bereits
erläutert kann die Ausbildung des Applikatorrohres (applicator 112, conduit 110)
selbst mit einer gezahnten bzw. geriffelten Oberfläche (Sp. 3 Z. 11 – 13: „If desi-
red, the end surface 113 of the applicator may be provided with grooves or serrati-
ons ...“) nicht diesem Merkmal gleichgestellt werden.

Der Unterdruck im Applikatorrohr 112 bewirkt zwangsläufig, dass die behandelte
Hautoberfläche durch Ansaugen in stärkerem Maße an das gezahnte bzw. gerif-
felte Ende 113 (= schleifendes Material) gedrückt wird, als bei fehlendem Unter-
druck, wenn das offene Ende 113 des Rohres 112 auf die Hautoberfläche bündig
aufgesetzt wird (vgl. Sp. 5 Z. 55 – 60: „Air now tends to flow inwardly through the
applicator 112 and if the surface 113 is now applied against the skin, the area of
the skin enclosed by the end surface 113 will be subjected to a decreased pres-
sure or suction ...“) [= Merkmal 4].

Die Meinung der Beklagten, dass das Merkmal 4, wonach ein verringerter Druck in
der Röhre einen stärkeren Andruck der Hautoberfläche an die Endfläche des Roh-
res bewirken müsse, bei der NK7 nicht erfüllt sei, sondern die NK7 wegen der
Verminderung des dort erforderlichen seitlichen Zuflusses durch die Zacken bei
stärkerem Andrücken des Rohres sogar von der Lehre des Merkmals 4 wegführe,
kann nicht überzeugen. Ebenso greift der Einwand der Beklagten, wonach bei der
Vorrichtung der NK7 wegen der gezahnten Endfläche des Applikatorrohres kein
Ansaugen der Haut stattfinde, nicht durch. Denn in der NK7 ist eindeutig angege-
ben, dass beim Aufsetzen der Applikatorröhre auf die Haut, aufgrund des Unter-
drucks in der Röhre die mit der Endfläche der Röhre in Berührung stehende Haut
angesaugt wird (vgl. Sp. 5 Z. 55 – 60: „… the area of the skin enclosed by the end
surface 113 will be subjected to a decreased pressure or suction ...“). Der Fach-
mann erkennt dabei selbstverständlich, dass der Ansaugeffekt bei einer groben
Zahnung geringer ausfallen kann, als bei einer feinen Zahnung, wobei dies auch
von der Stärke des Anpressdrucks abhängt. Die NK7 lässt offen, wie grob oder
- 42 -
fein die Zahnung ausgebildet sein soll. Jedenfalls soll gemäß der Beschreibung in
Sp. 5 Z. 55 – 60 ein Ansaugen (suction) der Haut stattfinden. Auch eine Verringe-
rung des seitlichen Zuflusses durch die Zacken bei stärkerem Andrücken würde
dem nicht entgegenstehen, da – wie dem Fachmann allgemein bekannt ist – ge-
rade in diesem Fall ein besonders starker Ansaugeffekt auftritt, ähnlich wie bei
einem Staubsaugerrohr, das bündig auf einen Teppich aufgesetzt wird. Anderer-
seits kann – wie dem Fachmann gleichwohl bekannt ist – durch den Aufsetzwinkel
und die Andruckstärke des Rohres auf die Haut sowohl die Stärke des Saug-
effektes als auch das Maß des seitlichen Zuflusses gezielt beeinflusst werden.
Dies gilt selbstverständlich in gleichem Maße auch bei der streitpatentgemäßen
Röhre mit dem Schleifmaterial am vorderen Ende.

Damit zeigt die NK7 die Merkmale 0, 2, 2a, 2b und 4 des erteilten Patentan-
spruchs 1, jedoch nicht ein schleifendes Material gemäß Merkmal 1, das am vor-
deren Ende (Merkmal 3a) oder in der vorderen Öffnung (Merkmal 3b) der hohlen
Röhre angebracht sein soll.

Für den Fachmann, der vor der Aufgabe stand, gegenüber dem in der Patent-
schrift angegebenen Stand der Technik einen besseren Schutz gegenüber umher-
fliegenden Partikeln beim Entfernen von Teilen der äußeren Hautschichten zu
schaffen bzw. eine verbesserte Mikrodermabrasion zu entwickeln, stellte die NK7
ein vielversprechendes Sprungbrett dar. Denn diese Druckschrift zeigte bereits
wie vorstehend ausgeführt (vgl. a. a. O.), dass bei Bewegung der Applikatorrohr-
kante über die Haut gelockertes Material von der Oberfläche der Haut entfernt und
dabei mit dem durch den Unterdruck erzeugten Luftstrom mitgerissen und über
das Applikatorrohr abgeführt wurde. Die Verwendung eines am vorderen
Ende 113 des Applikatorrohres 112 fest angebrachten schleifenden Materials
(= Merkmale 3 und 3a) anstelle der gezahnten bzw. geriffelten Endfläche des Ap-
plikators bedurfte, getragen von dem Bestreben eine verbesserte und ggf. durch
feineres schleifendes Material eine schonendere Abrasion zu erreichen, nur noch
des Einsatzes seines Fachwissens, bzw. einer rein handwerklichen Optimierung.
- 43 -
Damit war der Fachmann aber auf naheliegende Weise beim Gegenstand des
erteilten Patentanspruchs in der Ausgestaltung nach Alternative 3a angelangt.

b2) Die JP 5-42060 A (NK15/NK15a) zeigt ein kosmetisches Instrument zum
Reinigen der Haut (suction type beauty instrument; vgl. NK15a, Abs. [0001]). Da-
mit soll Dreck und ähnliches von der Haut und aus den Poren entfernt werden
(Abs. [0001]: „… for easily removing dirt and the like stuck in the skin and pores
…”). Somit auch tote Hautzellen, Schuppen etc., die als äußere Schichten von
Haut bezeichnet werden können [= Merkmal 0].

Der Meinung der Beklagten, dass die NK15/NK15a keine Vorrichtung zur Mikro-
dermabrasion lehre, kann nicht gefolgt werden. Denn auch das dort gezeigte In-
strument dient dem Anwendungsbereich der Mikrodermabrasion, wie er im Streit-
patent im Abs. [0002] definiert ist, wonach dieser u. a. Maßnahmen wie die Entfer-
nung toter Zellen und das Ausreinigen von verstopften Posen umfassen soll (vgl.
a. a. O.). Auch die NK15/NK15a stellt somit einen die streitpatentgemäße Anwen-
dung der Mikrodermabrasion betreffenden einschlägigen Stand der Technik dar.

In der NK15/NK15a sind mehrere Ausführungsbeispiele des bekannten Instru-
ments angegeben. In dem in den Figuren 8 u. 9 gezeigten Ausführungsbeispiel
(fourth embodiment; Abs. [0023] – [0025]) weist das Instrument eine über eine
flexible Welle (wire 54) angetriebene und innerhalb der Öffnung einer hohlen
Röhre (reduced pressure cylinder 49, intake passage 52) angebrachte rotierende
Bürste (rotating brush 56) auf. In Zusammenhang mit dem ersten Ausführungsbei-
spiel (first embodiment; Figuren 1 u. 2) wird darauf hingewiesen, dass anstelle
einer Bürste auch ein Bimsstein (pumice stone) verwendet werden kann, der je-
denfalls ein schleifendes Material im Sinne des Streitpatents darstellt (vgl. NK15a,
Abs. [0016]). Da nach Abs. [0033] der NK15a Merkmale der Ausführungsbeispiele
auch kombiniert werden können, liest der Fachmann die Verwendung eines Bims-
steins statt einer Bürste beim Ausführungsbeispiel der Figuren 8 u. 9 als selbst-
verständlich mit [= Merkmal 1]. Dieses abrasive Material ist dann gemäß den
Merkmalen 3 u. 3b, wie in den Figuren 8 u. 9 gezeigt, an einem vorderen Endab-
- 44 -
schnitt in der Öffnung (decompression chamber 53) der hohlen Röhre (reduced
pressure cylinder 49, intake passage 52) fest angebracht.

Der Einwand der Beklagten, dass bei der in den Figuren 8 u. 9 gezeigten Vorrich-
tung der NK15/NK15a das Merkmal 3 des festen Anbringens des Schleifmaterials
nicht erfüllt sei, da dort das Schleifmaterial in Form von Bürste bzw. Bimsstein ro-
tiere, greift nicht durch. Denn auch bei einem rotierenden Schleifmaterial muss
dieses so fest angebracht sein, dass es sich bei Gebrauch nicht von alleine von
der Vorrichtung löst. Außerdem ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht
auf ein nicht drehendes, quasi unbewegliches Schleifmaterial beschränkt, sondern
lediglich darauf, dass das Schleifmaterial so fest angebracht sein soll, dass die
verlangte Eignung der Vorrichtung zum Entfernen von zumindest äußeren Haut-
schichten gegeben ist. Darüber hinaus sind in der NK15/NK15a auch weitere
Ausführungsformen angegeben, bei denen das Schleifmaterial (Bürste, Bimsstein
etc.) nicht rotiert, sondern unbeweglich in der vorderen Öffnung einer Röhre be-
festigt ist (vgl. bspw. Fig. 14, Abs. [0031]: „… brush 86 is implanted from the inner
wall of a cup-shaped brush cylinder 87 …“).

Das Instrument der NK15/NK15a weist des Weiteren eine Unterdruckquelle in
Form eines Absaugpropellers (exhaust propeller 25) auf, an der eine Röhre (re-
duced pressure cylinder 49, intake passage 52) angebracht ist, so dass im Inneren
der Röhre ein gegenüber dem Umgebungsdruck verringerter Druck (= Unterdruck)
herrscht, der über die Öffnung der Röhre (decompression chamber 53) auf die
behandelte Hautoberfläche ausgeübt wird, um so von der Hautoberfläche abge-
- 45 -
löstes Gewebe und Zellen aufzunehmen (vgl. Abs. [0024]: „… the opening of the
decompression cylinder 49 is brought into contact with the skin … the pressure is
reduced … skin is brought into pressure contact with the rotating brush 56, and the
rotating brush 56 reduces the dirt on the skin.“) [= Merkmale 2, 2a, 2b].

Der verringerte Druck in der hohlen Röhre (49, 52) bewirkt zwangsläufig, dass bei
auf der Haut aufgesetztem vorderen Ende (decompression cylinder 49) des In-
struments die behandelte Hautoberfläche angesaugt und in stärkerem Maße an
die Öffnung der Röhre gedrückt wird, als bei fehlendem Unterdruck (vgl.
Abs. [0024]: „… the skin is sucked up and raised. The thus raised skin is brought
into pressure contact with the rotating brush 56 …“) [= Merkmal 4].

Somit waren zum Prioritätszeitpunkt des Streitpatents alle Merkmale des erteilten
Patentanspruchs 1 in der Ausgestaltung nach der Alternative 3b aus der Druck-
schrift NK15 bekannt.

2. Hilfsanträge 1 bis 8b
Auch die Gegenstände der Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 1 bis 8b
sind in Anbetracht des Standes der Technik nicht patentfähig.

2.1 Hilfsantrag 1

Die Abänderung des Merkmals 0 in das Merkmal 0h1 kann eine Patentfähigkeit
nicht begründen. Abgesehen davon, dass die Formulierung „Vorrichtung geeignet
und bestimmt zum Entfernen von toten und alten Zellen der äußersten Schicht von
Haut …“ bereits als Verwendungsanspruch angesehen werden könnte, und frag-
lich ist, inwieweit durch den beanspruchten Verwendungszweck und die Be-
schränkung auf die Entfernung von toten und alten Zellen eine tatsächliche ge-
genständliche Einschränkung gegeben ist, ist die beanspruchte Geeignetheit zur
Durchführung einer Mikrodermabrasion, wie sie im Streitpatent im Abs. [0002] de-
finiert ist, wie bereits zum erteilten Patentanspruch 1 ausgeführt, auch aus der
- 46 -
Druckschrift NK7 (vgl. Sp. 1 Z. 12 – 13, Sp. 5 Z. 63 – 65) bzw. NK15 (vgl. NK15a,
Abs. [0001]) bekannt.

2.2 Hilfsantrag 2a

Die Beschränkung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2a auf ein schleifen-
des Material aus schleifenden Teilchen, die lediglich beispielhaft aus Diamant,
Aluminiumoxid, Siliziumkarbid, Siliziumoxid oder Metallnitrid bestehen können
(Merkmal 5), stellt allgemeines Fachwissen des Fachmanns dar, für den es zu
seinem insoweit auch als objektiv zweckmäßig einzusetzenden Standard-Reper-
toire (BGHZ 200, 229 = GRUR 2014, 461 – Kollagenase I; BGH GRUR 2014, 647
– Farbversorgungssystem) gehörte, als Schleifmaterial bei einer Vorrichtung zum
Entfernen von Teilen der äußeren Schichten von Haut bekannte aus schleifenden
Teilchen bestehende Materialien wie bspw. Siliziumkarbid zu verwenden (vgl. gut-
achterlich US 5,800,446 [NK12], Sp. 2 Z. 66 – Sp. 3 Z. 21; US 4,541,443 [NK13],
Sp. 2 Z. 57 – Sp. 3 Z. 22).

2.3 Hilfsantrag 2b

Auch die Kombination der Merkmale 0h1 (Hilfsantrag 1) und 5 (Hilfsantrag 2a)
kann keine Patentfähigkeit begründen, da es sich dabei um bekannte bzw. fach-
männische Maßnahmen handelt, wie vorstehend ausgeführt.

2.4 Hilfsantrag 3a

Nach dem Hilfsantrag 3a ist der Patentanspruch 1 gegenüber dem Hilfsantrag 2a
durch das Merkmal 6 eingeschränkt, wonach die schleifenden Teilchen eine
Größe von höchstens ungefähr 150 μm, insbesondere von höchstens ungefähr
127 μm aufweisen sollen.

Abgesehen davon, dass Zweifel an der Zulässigkeit und ursprünglichen Offenba-
rung des Merkmals 6 bestehen, da neben der Verallgemeinerung auf sämtliches
schleifendes Material – obwohl ursprünglich lediglich für Diamantpartikel eine
- 47 -
Größe von höchstens 150 μm (NK5, S. 7 Z. 3 – 5) und für Aluminiumoxid-Partikel
eine Größe von ungefähr 150 μm offenbart war (NK5, S. 7 Z. 10 – 12) - überdies
eine untere Grenze für die Größe der schleifenden Teilchen fehlt, kann das Merk-
mal 6 ausgehend von der NK7 bzw. NK15 eine erfinderische Tätigkeit nicht be-
gründen. Denn der Fachmann wird die Partikelgröße des schleifenden Materials je
nach konkretem Anwendungsbereich auf der Haut (dünnere bzw. dickere Haut)
geeignet auswählen. Ein besonderer erfinderischer Effekt ist mit der beanspruch-
ten Größenbegrenzung der Partikel im Streitpatent auch nicht geltend gemacht.
Dort ist u. a. angegeben, dass eine Größe der Diamantpartikel zwischen
63 - 75 μm für ein sanftes und gleichmäßiges Entfernen von Haut vorteilhaft sei,
und grundsätzlich Diamantpartikel mit einer Größe zwischen 50 μm und 150 μm
verwendet werden können (vgl. Abs. [0014]).

2.5 Hilfsantrag 3b

Auch die Kombination der Merkmale 0h1 (Hilfsantrag 1) mit 5 und 6 (Hilfsan-
trag 3a) ist dem Fachmann ausgehend von der NK7 bzw. NK15 nahegelegt (vgl.
vorstehende Ausführungen).

2.6 Hilfsantrag 4a

Der Patentanspruch1 nach Hilfsantrag 4a ist gegenüber dem erteilten Patentan-
spruch 1 durch das Merkmal 2a dahingehend eingeschränkt, dass die Vakuum-
Quelle als Vakuumpumpe ausgebildet sein soll.

Auch diese Maßnahme kann eine Patentfähigkeit nicht begründen, da auch die in
der NK7 bzw. NK15 angegebenen Mittel zur Erzeugung eines Unterdrucks eine
Vakuumpumpe im Sinne des Streitpatents darstellen (vgl. NK7, Sp. 3 Z. 42 – 45:
„air mover or blower“; NK15, Abs. [0024]: „exhaust propeller 25“).

- 48 -
2.7 Hilfsantrag 4b

Auch die Kombination der Merkmale 0h1, 5 und 6 (Hilfsantrag 3b) mit Merk-
mal 2ah4a (Hilfsantrag 4a) kann gegenüber dem aus der NK7 bzw. NK15 Be-
kannten keine Patentfähigkeit begründen. Das gilt insbesondere auch unter dem
Aspekt bloßer Aggregation von Vorrichtungselementen, welche zwar vorteilhaft
sein mögen, die Erfindung aber nicht weiter bilden und zudem dem Fachmann
bekannt waren, und durch welche auch im Hinblick auf das funktionale Zusam-
menwirken der verschiedenen Merkmale eine über die bloße Addition hinausge-
hende Wirkung nicht einstellt und die deshalb keine Kombinationserfindung oder
synergetischen Effekt erkennen lassen (BPatG Urt. v. 1. Dezember 2010,
4 Ni 60/09 (EU)), wie auch ein solcher nicht geltend gemacht worden ist.

2.8 Hilfsantrag 5a

Die Abänderung des Merkmals 2a des erteilten Patentanspruchs 1 in das Merk-
mal 2ah5a im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 5a, wonach das Lumen der
Röhre einen verringerten niedrigen Druck anstatt eines verringerten Drucks auf-
weisen soll, stellt keine Einschränkung gegenüber dem Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 dar und kann daher auch keine Patentfähigkeit begründen.

Die weitere Angabe im Merkmal 2ah5a „zum Beispiel einen Druck von 10 in-Hg“
ist lediglich beispielhaft und stellt daher ebenfalls keine Einschränkung dar.

2.9 Hilfsantrag 5b

Auch die Kombination der Merkmale der Hilfsanträge 4b und 5a im Patentan-
spruch 1 nach Hilfsantrag 5b kann aus den bereits zu Hilfsantrag 4b genannten
Gründen gegenüber dem aus der NK7 bzw. NK15 Bekannten eine Patentfähigkeit
nicht begründen.

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2.10 Hilfsanträge 6a und 7a

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6a ist gegenüber dem erteilten Pa-
tentanspruch 1 das Merkmal 7 aufgenommen, wonach zwischen dem vorderen
Ende der Röhre und der Vakuumpumpe eine Filteranordnung angeordnet sein
soll, welche Teilchen einfängt jedoch einströmender Luft das Durchfließen ermög-
licht. Weiter ist in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7a noch das Merkmal 8
aufgenommen, wonach in der Filteranordnung ein Filterkissen untergebracht sein
soll, das abgelöstes Hautgewebe aufnimmt, und das einen Eintritt des Hautgewe-
bes verhindert.

Bei einer Vorrichtung, die dem Entfernen von Teilen der äußeren Schichten von
Haut dient, und die hierfür mittels eines Schleifmaterials Zellen von der Hautober-
fläche ablöst und diese mittels Unterdruck von der Hautoberfläche aufnimmt bzw.
absaugt, stellt das Vorsehen eines Filters zum Einfangen von Teilchen und abge-
löstem Hautgewebe eine rein fachmännische Maßnahme dar, um bspw. zu ver-
hindern, dass die aufgesaugten Teilchen bzw. Hautzellen an die Umgebung abge-
geben werden und diese verunreinigen bzw. die Umgebungsluft mit diesen Teil-
chen belastet wird. Ein solches Filter dient somit auch sowohl dem Schutz von
Personen, die solche Vorrichtung bedienen und verwenden, als auch dem Schutz
der behandelten Patienten.

Auch im Stand der Technik ist das Vorsehen von Filtern für den erfindungsgemä-
ßen Zweck bekannt. So zeigt die US 3,224,434 (NK18), die dem Ablösen und
Aufnehmen von Zellen, bspw. von Schleimhäuten, für diagnostische Zwecke dient,
ein in einer Kammer (chamber 21) angeordnetes Filter (filter 20), das u. a. aus
einem Metallgitter oder Zellulose bestehen kann, und dem Aufnehmen bzw.
Sammeln der abgelösten Zellen dient (vgl. Figur 1, Sp. 2 Z. 25 – Sp. 3 Z. 6). Auch
die dem Reinigen von Tierhaut dienende Vorrichtung der US 908,991 (NK6) zeigt
ein Filter (diaphragm 16), das Luft durchlässt, jedoch mit der Luft abgesaugten
Dreck, Staub bzw. Haare zurückhält (vgl. Figur 1, S. 1 Z. 108 – S. 2 Z. 3). Schließ-
lich zeigt auch die zum Stand der Technik in der Beschreibungseinleitung des
- 50 -
Streitpatents genannte US 5,207,234, die ein Gerät zur Mikroabrasion beschreibt,
ein entsprechendes Filter (filter member 12) zum Zurückhalten von abgelösten
Teilchen und Schleifmaterial (reducing substances S; vgl. Figur 1, Sp. 2
Z. 11 - 20).

Für den Fachmann lag es somit auf der Hand, auch bei den aus der NK7 bzw.
NK15 bekannten Vorrichtungen solche Filter an einer geeigneten Stelle vorzuse-
hen. Dabei war es rein fachmännisch, dieses Filter zwischen dem vorderen Ende
der Absaugröhre und der Vakuum-/Unterdruckpumpe anzuordnen, da somit auch
die sich bewegenden Teile der Pumpe, bspw. Propeller und Drehlager, vor Ver-
schmutzung durch abgelöste Teilchen geschützt waren.

Der Einwand der Beklagten, dass dies bei der Vorrichtung der NK7 nicht möglich
sei und keinen Sinn mache, da diese zwei Betriebsarten, nämlich eine Reini-
gungsphase, bei der Wasserdampf auf die Haut aufgebracht wird, und eine Ab-
saugphase, bei der von der Haut abgelöste Partikel aufgesaugt werden, lehre, und
daher ein Filter bei der NK7 durch die Feuchtigkeit des Wasserdampfes verstop-
fen würde bzw. bei Strömungsumkehr die zurückgehaltenen Partikel wieder zu-
rückgespült würden, kann nicht überzeugen.

Denn bei der Vorrichtung der NK7 sind die Wege von Wasserdampf und einge-
saugter Luft getrennt. Wie der Beschreibung entnommen werden kann (vgl. Sp. 5
Z. 4 – 17 u. 47 – 64), steigt Wasserdampf aus der Wanne 22 (Figur 2) hoch und
mischt sich in der Kammer 51 (Figur 3) mit Luft und wird über den Port 62 in die
Kammer 52 und nach außen in die flexible Röhre (flexible conduit 107) geblasen.
Nach dem Umschalten der Strömungsrichtung strömt die eingesaugte Luft über
die flexible Röhre 107 in die Kammer 52 und wird über den Port 64 in die untere
Kammer 53 und über den Einlassstutzen 130 in die Vakuum-/Unterdruckquelle (air
mover 120) eingesaugt. Um ein Verschmutzen der Vakuum-/Unterdruckquelle 120
zu vermeiden wird der Fachmann ein Filter zum Einfangen von Teilchen bzw. ab-
gelöstem Hautgewebe zweckmäßigerweise am Einlass 130 vor der Vakuumquelle
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(air mover 120) einbauen. Denn durch diesen Einlass geht kein Wasserdampf,
sondern nur die eingesaugte Luft.

2.11 Hilfsanträge 6b und 7b

Der Hilfsantrag 6b kombiniert die Merkmale der Hilfsanträge 5b und 6a, wobei das
Merkmal 0h1 durch Weglassen der Angabe „alten Zellen“ in das Merkmal 0h6b
(„… zum Entfernen von toten Zellen …“) geändert ist.

Abgesehen davon, dass nicht erkennbar ist, inwieweit die Änderung des auf die
Entfernung von „alten und toten Zellen“ gerichteten Verwendungszwecks auf
nunmehr ausschließlich „tote Zellen“ eine gegenständliche Einschränkung der be-
anspruchten Vorrichtung zu kennzeichnen vermag, geht auch die Kombination der
übrigen Merkmale des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6b, die auf den Hilfs-
anträgen 5b und 6a gründet, über eine bloße Aneinanderreihung von Maßnahmen
ohne einen unvorhersehbaren kombinatorischen Effekt nicht hinaus, so dass da-
mit ausgehend von dem aus der NK7 bzw. NK15 Bekannten eine erfinderische
Leistung nicht begründet werden kann.

Der im Merkmal 0h1 wiederum auf die Zweckbestimmung der Entfernung von „to-
ten und alten Zellen“ gerichtete Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7b nimmt le-
diglich das Merkmal 8 des Hilfsantrags 7a hinzu, wobei im Merkmal 6 eine Unter-
grenze für die schleifenden Teilchen von 50 μm aufgenommen ist (= Merkmal 6').
Auch darin kann lediglich eine bloße Aneinanderreihung von fachmännischen
Maßnahmen ohne besonderen synergetischen Effekt erblickt werden, die eine
Patentfähigkeit nicht begründen kann. Denn wie bereits zum Hilfsantrag 3a aus-
geführt, wird der Fachmann die Partikelgröße des schleifenden Materials je nach
konkretem Anwendungsbereich auf der Haut (dünnere bzw. dickere Haut) geeig-
net auswählen. Dabei ist auch die Wahl einer geeigneten unteren Grenze für die
Schleifteilchengröße eine rein fachmännische Maßnahme, da – wie dem Fach-
mann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens bekannt ist – für einen über ein
reines Polieren hinausgehenden, ausreichend abrasiven Effekt eine gewisse Min-
destgröße der Schleifteilchen erforderlich ist. Dabei kann der Fachmann den für
- 52 -
die jeweilige Anwendung erforderlichen Größenbereich für die Schleifteilchen
durch orientierende Versuche ermitteln.

2.12 Hilfsantrag 7b‘

In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7b‘ ist gegenüber dem Patentan-
spruch 1 nach Hilfsantrag 7b im Merkmal 2ah5b die Formulierung „verringerter
niedriger Druck“ in die Formulierung „verringerter Druck“ geändert
(= Merkmal 2ah5b'), und das Merkmal 3b gestrichen, sowie das Merkmal 9 neu
aufgenommen, wonach das vordere Ende der hohlen Röhre und die Filteranord-
nung mittels einer flexibel ausgestalteten Rohrleitung verbunden sein sollen.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7b‘ ist nunmehr nur noch auf die Vari-
ante 3a, wonach das schleifende Material fest an einem vorderen Ende der hohlen
Röhre angebracht ist, gerichtet. Die Formulierung „verringerter Druck“ stellt ge-
genüber „verringerter niedriger Druck“ keine gegenständliche Änderung dar. Auch
das Verbinden des vorderen Endes der hohlen Röhre und der Filteranordnung
mittels einer flexiblen Rohrleitung (Merkmal 9) stellt keine eine Patentfähigkeit be-
gründende Maßnahme dar, da dies bereits aus der NK7 bekannt ist (vgl. Figuren 1
u. 2, Sp. 3 Z. 4 – 9: „flexible conduit 107“).

Auch der Gegenstand des Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 7b‘ war somit dem
Fachmann ausgehend von dem aus der NK7 Bekannten nahegelegt.

2.13 Hilfsanträge 8a und 8b

Die Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 8a und 8b sind jeweils auf die Verwen-
dung einer Vorrichtung zum Entfernen von toten und alten Zellen der äußersten
Schicht von Haut einer Person, respektive zur Durchführung einer Mikrodermab-
rasion, gerichtet (Merkmal 0h8a), wobei in den Patentanspruch 1 nach Hilfsan-
trag 8b noch die Merkmale 2ah5b, 5 und 6 gemäß Hilfsantrag 5b aufgenommen
sind.
- 53 -
Die nunmehr explizit beanspruchte Verwendung der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zur Mikrodermabrasion, ist in Anbetracht der im Streitpatent angegebenen
breiten Definition des Begriffs „Mikrodermabrasion“ (vgl. Abs. [0002]) auch von der
Druckschrift NK7 (vgl. Sp. 1 Z. 12 – 13, Sp. 5 Z. 63 – 65) bzw. NK15 (vgl. NK15a,
Abs. [0001]) vorweggenommen (vgl. auch die Ausführungen zum erteilten Pa-
tentanspruch 1).

Auch die gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1 weiteren Merkmale 2ah5b, 5
und 6 des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8b können eine Patentfähigkeit
nicht begründen, wie bereits zum Hilfsantrag 5b i. V. m. den Hilfsanträgen 2a und
3a ausgeführt wurde.

Somit war auch der Gegenstand der Patentansprüche 1 nach den Hilfsanträ-
gen 8a und 8b dem Fachmann ausgehend von dem aus der NK7 (Variante 3a)
bzw. N15 (Variante 3b) Bekannten nahegelegt.


V.

Die Beklagte hat die abhängigen Unteransprüche nicht isoliert verteidigt. Wie der
Senat bereits im qualifizierten Hinweis vom 11. August 2017 mit Verweis auf die
aktuelle Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 2016, 1143 – Photoka-
talytische Titandioxidschicht; GRUR 2016, 365 – Telekommunikationsverbindung;
GRUR 2017, 57 – Datengerator) dargelegt hat, bedürfen diese daher keiner ge-
sonderten Prüfung.


VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 91 Abs. 1, 101
Abs. 2, 100 ZPO. Die Kosten der streitgenössischen Nebenintervenientin auf Klä-
gerseite werden wegen der Fiktion des § 69 ZPO von der Kostenauferlegung auf
- 54 -
die Beklagte umfasst (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., 2016, § 101 Rn. 9, § 69
Rn. 10).

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karls-
ruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in voll-
ständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem Ablauf von fünf Mo-
naten nach der Verkündung. Die Berufungsfrist kann nicht verlängert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels Kopacek
an der Unter-
schrift infolge
Urlaubs gehin-
dert
Zimmerer Dr. Wismeth Veit
an der Unter-
schrift infolge
Urlaubs gehin-
dert

Fi



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