ECLI:DE:BPatG:2017:241017U3Ni22.15EP.0


BUNDESPATENTGERICHT
IM NAMEN DES VOLKES

3 Ni 22/15 (EP)
hinzuverbunden
3 Ni 27/15 (EP)
(Aktenzeichen)

URTEIL


Verkündet am
24. Oktober 2017
…




In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -
…











betreffend das europäische Patent 1 173 181
(DE 600 05 940)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mündlichen Verhandlung vom 24. Oktober 2017 durch den Vorsitzenden
Richter Schramm sowie den Richter Kätker, die Richterin
Dipl.-Chem. Dr. Münzberg, den Richter Dipl.-Chem. Dr. Jäger und die Richterin
Dipl.-Chem. Dr. Wagner

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 1 173 181 wird mit Wirkung für das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-
klärt.

II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig voll-
streckbar.
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Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. April 2000 beim Europäischen
Patentamt als internationale Patentanmeldung PCT/US2000/011129 in englischer
Sprache angemeldeten und mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland er-
teilten Patents EP 1 173 181 B1 (Streitpatent), das die Priorität der US-amerikani-
schen Anmeldung US 132036 P vom 30. April 1999 in Anspruch nimmt und vom
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 600 05 940 geführt wird.
Das Patent ist im Beschränkungsverfahren vor dem Europäischen Patentamt be-
schränkt worden. Das Streitpatent, das in vollem Umfang und hilfsweise be-
schränkt mit vier Hilfsanträgen verteidigt wird, trägt die Bezeichnung "Compositi-
ons Comprising Phosphodiesterase Inhibitors For The Treatment Of Sexual Dis-
function" („Zusammensetzung zur Behandlung sexueller Funktionsstörungen die
Phosphodiesterase-5 Inhibitoren enthaltend“) und umfasst 17 Patentansprüche,
deren nebengeordnete Patentansprüche 1 und 10 in der beschränkten Fassung
wie folgt lauten:





"
"
- 4 -
In deutscher Sprache lauten sie:




Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 und 10
rückbezogenen Patentansprüche wird auf die nach dem Beschränkungsverfahren
veröffentlichte Europäische Patentschrift EP 1 173 181 B3 verwiesen.

Die Klägerinnen, die das Streitpatent in vollem Umfang angreifen, machen die
Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit geltend. Zusätzlich ist hin-
sichtlich der Verwendung von Tadalafil zur Behandlung einer Störung der sexuel-
len Erregung bei der Frau der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit
geltend gemacht worden.

"
"
- 5 -
In Ihrer Eingabe vom 4. November 2016 hat die Klägerin zu 1. im Wege der Kla-
geerweiterung zusätzlich die Nichtigkeitsgründe der Erweiterung des Schutzbe-
reichs und der unzulässigen Erweiterung geltend gemacht.

Die Klägerinnen stützen ihr Vorbringen unter anderem auf folgende Dokumente:

NIK1/NiK2 EP 1 173 181 B1
NIK1.2/NiK3 Prioritätsbeleg US 60/132,036
NIK1.3/NiK1 EP 1 173 181 B3 (Streitpatent)
NIK5/NiK4 WO 97/03675 A1
NiK5 Boolell, M., et al., International Journal of Impotence
Research, 1996, 8, S. 47 bis 52
NIK6 WO 01/08686 A1
NiK6 Goldstein, I., et al., British Journal of Urology, 1997, 80,
Suppl. 2, S. 91, Abstract 356
NIK7 WO 01/08688 A2
NIK9 Goldstein, I., et al., The New England Journal of Medicine,
1998, 338, S. 1397 bis 1404
NIK16 Kuemmerle, H.-P. (Hrsg.), "Methoden der Klinischen
Pharmakologie", Urban & Schwarzenberg, München 1978,
S. 9
NIK17 Eckstein, N., "Arzneimittel – Entwicklung und Zulassung", 1.
Aufl., Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart 2013, S. 51
bis 53
NIK21 Jaehde, U. et al. (Hrsg.), "Lehrbuch der Klinischen
Pharmazie", Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH,
Stuttgart 1998, S. 104 bis 107

Der Schutzbereich des Patents sei in der geltenden beschränkten Fassung
unzulässig erweitert. Durch die Änderung der Tagesmaximaldosis von 20 mg auf
5 mg im Beschränkungsverfahren werde ein Aliud beansprucht. Denn die
maximale Tagesdosis für einen Wirkstoff stelle als inhärente Stoffeigenschaft von
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Tadalafil im Sinne einer pharmakologischen Kenngröße ein spezifisches
Charakteristikum für eine Formulierung dar, so dass durch die Herabsetzung der
Tagesmaximaldosis ein völlig anderes pharmakologisches Profil mit einer viel
engeren therapeutischen Breite beansprucht werde.

Auch soweit Patentanspruch 1 in der beschränkten Fassung und in der Fassung
der Hilfsanträge gemäß der Beklagten zu Unrecht dahingehend auszulegen sein
sollte, dass er auf eine wiederholte, tägliche Applikation von bis zu 5 mg Tadalafil
gerichtet sei, mithin ein Dosierungsschema erfasse, führe dies zu einer
Erweiterung des Schutzbereichs und zudem zu einer unzulässigen Erweiterung
gegenüber den ursprünglichen Anmeldeunterlagen. An keiner Stelle könne dem
Streitpatent eine Lehre entnommen werden, wonach die Erfindung die
Aufrechterhaltung einer solchen Wirkstoffkonzentration im Körper ermöglichen
solle. Mit dieser Auslegung sei der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag zudem als eine dem Patentschutz nicht zugängliche Dosierungs-
empfehlung zu verstehen, da damit ein Behandlungselement zum Gegenstand
des Anspruchs gemacht würde. Zumindest sei dieses unzulässige Merkmal bei
der Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit zu vernachlässigen.

Die Klägerinnen sehen die vom Streitpatent beanspruchte Priorität als nicht wirk-
sam in Anspruch genommen an, weshalb die im Prioritätsintervall veröffentlichten
Druckschriften NIK6 und NIK7 für den Streitgegenstand neuheitsschädlicher Stand
der Technik seien. Nach Auffassung der Klägerin zu 2. ist die Priorität bereits for-
malrechtlich nicht wirksam in Anspruch genommen, da die Prioritätsanmeldung
US 60/132036 bzw. das aus dieser Anmeldung folgende Prioritätsrecht nicht
nachweislich innerhalb des Prioritätsjahres von den Erfindern als Voranmelder auf
die L… LLC als Nachanmelderin übergegangen sei. Zudem ist aus der Sicht
beider Klägerinnen der Gegenstand des Streitpatents nicht in der Prioritätsanmel-
dung NIK1.2/NiK3 offenbart, so dass die Priorität auch materiell-rechtlich zu Un-
recht in Anspruch genommen worden sei. In NIK1.2/NiK3 sei eine andere und we-
sentlich breitere Erfindung offenbart, als sie nunmehr mit dem Streitpatent bean-
sprucht werde.
- 7 -
Die somit Stand der Technik gemäß Art. 54 Abs. 3 EPÜ darstellenden Druck-
schriften NIK6 und NIK7 stünden dem Streitgegenstand neuheitsschädlich gegen-
über, weil sie eine pharmazeutische Einzeldosierungsform umfassend 5 mg
Tadalafil zur (täglichen) Verwendung bei der Behandlung von sexueller Dysfunk-
tion beträfen, wobei die Dosierungsform für die orale Anwendung bis maximal
5 mg Tadalafil geeignet sei, was einfach damit erreicht werden könne, dass nur
eine einzige Tablette pro Tag verabfolgt werde.

Unabhängig von der Frage der wirksamen Beanspruchung der Priorität durch das
Streitpatent sei jedenfalls die vorveröffentlichte Druckschrift NIK5/NiK4 neuheits-
schädlich. Sie offenbare die Verwendung von tetrazyklischen Derivaten als wirk-
same und selektive PDE-Inhibitoren bei der Behandlung von Impotenz. NIK5/NiK4
zeige Tadalafil als eine von zwei besonders bevorzugten Verbindungen auf und
gebe für diese Verbindungen eine Tagesdosis von 0,5 bis 800 mg und eine ein-
zelne Dosierungsform von 0,2 bis 400 mg des Wirkstoffs an. Somit handele es
sich beim Streitgegenstand um eine Auswahl von engeren Bereichen aus den
breiteren Bereichen dieser Druckschrift, die nach der Rechtsprechung des Bun-
desgerichtshofs keine Neuheit des Streitgegenstands begründen könne, weil sie
nicht mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden sei.

Die Gegenstände des Streitpatents beruhten auch nicht auf erfinderischer Tätig-
keit. Sie seien ausgehend von NIK5/NiK4 in Kombination mit dem routinemäßigen
Vorgehen bei der Entwicklung pharmazeutischer Formulierungen und dem Fach-
wissen, beispielhaft dokumentiert durch die Fachbuchauszüge NIK16, NIK17 oder
NIK21, nahegelegt.

Die objektive Aufgabe des Streitpatents liege dabei in der Bereitstellung von
Dosierungen von Tadalafil, die für die Anwendung am Menschen geeignet seien.

NIK5/NiK4 als Ausgangspunkt offenbare bereits Tadalafil als einen sehr wirksamen
und selektiven PDE5-Inhibitor und dessen Eignung zur Behandlung der erektilen
Dysfunktion. Ausgehend von NIK5/NiK4 habe der Fachmann Anlass gehabt,
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Tadalafil als Arzneimittel zur Behandlung der erektilen Dysfunktion weiter zu
entwickeln. Hierfür biete sich die Optimierung der Dosierung für Tadalafil an, die in
NIK5/NiK4 sehr breit formuliert sei. Im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten
hätte sich der Fachmann hierbei nicht ohne weiteres an den höheren Dosen
orientiert, die für den weiteren oral verabreichten PDE5-Hemmer Sildenafil üblich
waren, da Sildenafil und Tadalafil verschiedene chemische Entitäten seien,
unterschiedliche Wirksamkeiten aufwiesen und der Fachmann bei der
Dosisfindung für einen neuen Wirkstoff üblicherweise aus Sicherheitsgründen bei
sehr niedrigen Dosen beginne.

Für den Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 10 gelte dasselbe.
Die Gegenstände der weiteren Patentansprüche seien ebenfalls aus NIK5/NiK4
bekannt oder nahegelegt.

Zudem seien die Patentansprüche 9 und 17 nicht so deutlich und vollständig of-
fenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, da das Streitpatent keinerlei
Belege oder Daten hinsichtlich der Behandlung einer Störung der sexuellen Erre-
gung der Frau enthalte und es für den Fachmann nicht selbstverständlich sei,
dass der selektive PDE5-Hemmer Tadalafil auch für diese Indikation geeignet sei.

Die Gegenstände der Hilfsanträge seien, soweit sie nicht wegen Erweiterung des
Schutzbereichs oder mangels Ursprungsoffenbarung ohnehin unzulässig seien,
ebenfalls nicht patentfähig. Insbesondere stelle das in die Hilfsanträge 1, 2 und 4
aufgenommene Wort „daily“ kein beschränkendes Merkmal dar, andernfalls fehle
es jedenfalls an der Ursprungsoffenbarung.

Die Klägerinnen beantragen jeweils,

das europäische Patent 1 173 181 mit Wirkung für das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.

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Die Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen,

hilfsweise die Klagen mit der Maßgabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der Hilfsanträge 1 bis 4 gemäß
Schriftsatz vom 10. August 2017 erhält.

Gemäß Hilfsantrag 1 wird in Patentanspruch 1 die Wortfolge "said unit dosage
form suitable" gestrichen. Zusätzlich wird nach dem Wort "for" das Wort "daily"
eingefügt, so dass es jetzt heißt:

"… for daily oral administration …".

Hieran schließen sich die Patentansprüche 2 bis 17 in der beschränkten Fassung
unverändert an.

Hilfsantrag 2 entspricht Hilfsantrag 1 mit dem Unterschied, dass in Patentan-
spruch 10 vor dem Wort "administration" das Wort "daily" eingefügt wird, so dass
es jetzt heißt:

"... for the manufacture of a medicament for daily administration …".

Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 entspricht dem Patentanspruch 1 in der
beschränkten Fassung mit dem Unterschied, dass die Wortfolge "said unit dosage
form suitable" gestrichen und dass folgendes Merkmal angefügt wird:

"for use in treating a sexual dysfunction."

Außerdem werden die Patentansprüche 6 und 7 der beschränkten Fassung ge-
strichen. Die Nummerierung und die Rückbezüge der weiteren Patentansprüche
werden entsprechend angepasst.
- 10 -
Hilfsantrag 4 entspricht Hilfsantrag 3 mit dem Unterschied, dass in Patentan-
spruch 1 vor dem Wort "oral" und in Patentanspruch 8 (entspricht Patentan-
spruch 10 in der beschränkten Fassung) vor dem Wort "administration" jeweils das
Wort "daily" eingefügt wird.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen. Sie
verweist auf folgende Dokumente:

HLNK1 Goldstein, I., et al., The New England Journal of Medicine, 1998,
338, S. 1397 bis 1404 [= NIK9]
HLNK2 „ASSIGNMENT“ (Abtretungserklärung der Erfinder/Anmelder der
US Prioritätsanmeldung zu Gunsten von Lilly ICOS LLC),
Mai/Juli 1999; Docket No. P-12929
HLNK3 "Research and Development Service Agreement" (Forschungs- und
Entwicklungsvertrag) zwischen Lilly ICOS LLC, ICOS Corporation
und Eli Lilly and Company, 30. September 1998
HLNK4 Auszug aus dem Employee Handbook von Eli Lilly and Company,
August 1998, S. 35 bis 37
HLNK5 ICOS Corporation, "INVENTION AND PROPRIETARY
INFORMATION AGREEMENT”, Dezember 1999, 2 Seiten
HLNK6 WO 94/28902 A1
HLNK7 Boolell, M., et al., British Journal of Urology, 1996, 78, S. 257
bis 261
HLNK8 Terrett, N. K., et al., Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters,
1996, 6, S. 1819 bis 1824
HLNK9 Eingabe der Pateninhaberin im Prüfungsverfahren vor dem
Europäischen Patentamt vom 3. September 2002, 15 Seiten
HLNK10 Produktbeschreibung zu Viagra®, Stand November 1998, 19 Seiten
HLNK11 Park, K., et al, Biochem. Biophys. Res. Commun., 1998, 249,
S. 612 bis 617, Pubmed-Abstract, Abstr.-Nr.: 9731184
HLNK12 Fava, M., et al., Psychother. Psychosom., 1998, 67, S. 328 bis 331,
Pubmed-Abstract, Abstr.-Nr.: 9817955
- 11 -
HLNK13 Änderungsmarkierte Version der im Beschränkungsverfahren vor
dem Europäischen Patentamt beschränkten Ansprüche vom
14. Februar 2014
HLNK14 Oberdisse, E., et al. (Hrsg.), "Pharmakologie und Toxikologie",
2. Aufl., Springer Verlag 1999, S. 50
HLNK15 WO 00/66099 A2
HLNK16 Gutachten Dr. Jay B. Saoud aus dem parallelen britischen
Verfahren vom 16. Mai 2016, 22 Seiten
HLNK17 Gutachten Dr. Gerald B. Brock aus dem parallelen britischen
Verfahren vom 14. April 2016, 45 Seiten
HLNK18 Leitlinie für die klinische Prüfung der International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) von 1997 "GeneraI
Considerations for Clinical Trials E8", 16 Seiten, 17. Juli 1997
HLNK19 Leitlinie für die klinische Prüfung der International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for Registration of
Pharmaceuticals for Human Use (ICH) von 1994 "Dose-Response
Information to Support Drug Registration E4", 13 Seiten,
10. März 1994
HLNK20 Gutachten Dr. Jay B. Saoud aus dem parallelen britischen
Verfahren vom 14. April 2016, 21 Seiten und 12 Seiten Anlagen
HLNK21 Steers, W.D., UROLOGY 1999, 54, S. 12 bis 17
HLNK22 Gutachten Dr. Irwin Goldstein v. 8.August 2017, 4 Seiten
HLNK23 Montorsi, F., et al., UROLOGY 1999, 53, S. 1011 bis 1018
HLNK24 Ausdruck aus der Internetseite www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S0090429598006438 vom 21. Juli 2017, 3 Seiten
HLNK25 Tomlinson, J.M., und Wright, D., BMJ, 2004, S. 1 bis 4
doi:10.1136/bmj.38044.662176.EE (published 29 March 2004)
HLNK26 The High Court of Justice - Chancery Division - Patents Court
Entscheidung vom 10. August 2016, Neutral Citation Number:
[2016] EWHC 1955 (Pat)
- 12 -
HLNK27 Europäisches Patentamt v. 24. Oktober 2014 (Bescheid aus dem
Beschränkungsverfahren zum Streitpatent)
HLNK28 WO 96/38131 A1
HLNK29 Chemical Abstract Service® Registry Handbook 1995 – Number
Section, Supplement 1995, CAS Registry Number 169384-45-6
through 171885-10-2, Eintrag 171596-29-5
HLNK30 "The Merck Index", 15th Ed., 2013, S. 1669 und 1670
HLNK31 CAS Registry Listing for Tadalafil (CAS Register Eintrag zu Tadalafil
erzeugt mit dem CAS Rechercheprogramm STN Express®), 1 Seite
HLNK32 EP 1 985 310 A1
HLNK33 Bundespatentgericht, 3. Senat, Urteil vom 25. April 2017
(3 Ni 10/15 (EP) hinzuverbunden 3 Ni 26/15 (EP))
HLNK34 Rosen, R.C., et al., International Journal of Impotence Research,
2002,14, S. 226 bis 244
HLNK35 Rosen, R.C., et al., Urology. 1997, 49, S. 822 bis 830
HLNK36 Rosen, R.C., et al., European Urology. 2011, 60, S. 1010 bis 1016
HLNK37 Gutachten Dr. Gerald B. Brock aus dem parallelen britischen
Verfahren vom 15. Mai 2016, 18 Seiten
HLNK38 Klotz, T., et al., Urol Int. 1999, 63, S. 220 bis 223
HLNK39 Fachinformation zu Yohimbin „Spiegel“, Stand: September 2008,
5 Seiten
HLNK40 Auszug aus Eckstein, N., "Arzneimittel – Entwicklung und
Zulassung", 1. Aufl., Deutscher Apotheker Verlag, Stuttgart 2013,
S. 68 [vgl. NIK 17]

Nach Auffassung der Beklagten ist das Streitpatent bestandsfähig. Der
Schutzbereich des Streitpatents in der erteilten Fassung sei weder durch die
Beschränkung auf eine Einzeldosis von 1 bis 5 mg Tadalafil zur oralen
Verabreichung bis zu einer Gesamtdosis von 5 mg pro Tag noch durch die
Beschränkung gemäß den Hilfsanträgen unzulässig erweitert, da die nunmehr
beanspruchten Einzeldosen und täglichen Gesamtdosen samt ihrer täglichen
Verabreichung erkennbar Teil der ursprünglich beanspruchten Lehre des
- 13 -
Streitpatents seien. Das Streitpatent offenbare – auch bereits in der erteilten
Fassung – eine Handlungsanweisung, nicht hingegen eine Stoffeigenschaft, wobei
mit der Formulierung "maximale" nur deutlich gemacht werde, dass höhere
Tagesdosen nicht beansprucht würden.

Der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausführbarkeit liege ebenfalls nicht vor. Die
Gegenstände der Patentansprüche 9 und 17 seien so deutlich und vollständig
offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Zudem enthalte das
Streitpatent mit den Dosisangaben ausreichende Informationen zu den
durchzuführenden Maßnahmen zur Behandlung einer sexuellen Erregungsstörung
bei der Frau sowie experimentelle Daten zur PDE5-Hemmung durch Tadalafil im
Allgemeinen und bei Verabreichung der streitpatentgemäßen Dosiseinheit. Ein das
Gegenteil belegender Beweis sei auch nicht vorgelegt worden.

Die Gegenstände des Streitpatents seien neu. Für das Streitpatent werde die
Priorität aus der Prioritätsanmeldung NIK1.2/NiK3 wirksam in Anspruch
genommen. Die Anmelderin L… LLC als Vorgängerin der Beklagten sei zum
Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents ausweislich der Dokumente HLNK2 bis
HLNK 4 Rechtsnachfolgerin der Anmelder der Prioritätsanmeldung gewesen.

Auch materiell-rechtlich nehme das Streitpatent die Priorität der NIK1.2/NiK3
wirksam in Anspruch. Tadalafil als Wirkstoff stehe im besonderen Fokus der
Prioritätsanmeldung. Die chemische Bezeichnung für Tadalafil sei darin – trotz
eines Bezeichnungsfehlers – für den Fachmann ohne weiteres erkennbar
angegeben. Ebenso sei die Struktur von Tadalafil individualisiert als bevorzugte
Verbindung offenbart. Zudem offenbare die Prioritätsanmeldung an zahlreichen
Stellen allgemein eine Dosiseinheit als Erfindungsgegenstand, wobei für den
Fachmann erkennbar sei, dass die weiteren Bestandteile des in NIK1.2/NiK3
offenbarten Fertigarzneimittels nicht erfindungswesentlich seien. Darüber hinaus
sei die streitpatentgemäß beanspruchte Dosiseinheit sowohl hinsichtlich der
Einzeldosisform als auch hinsichtlich der Tagesmaximaldosis in NIK1.2/NiK3
beschrieben. Insbesondere nenne die Prioritätsdruckschrift explizit die Werte 1 mg
- 14 -
und 5 mg für die Einzel- und Tagesdosis, was bereits für die wirksame
Inanspruchnahme der Priorität ausreiche.

Da die Inanspruchnahme der Priorität wirksam sei, fehle es den Druckschriften
NIK6 und NIK7 an einem früheren Zeitrang, so dass sie nicht für die
Neuheitsprüfung in Betracht kämen. Die darüber hinaus bezüglich der Neuheit
angeführte Druckschrift NIK5/NiK4 könne den Streitgegenstand nicht
vorwegnehmen, weil es ihr an einer neuheitsschädlichen Offenbarung sowohl der
im Streitpatent beanspruchten Wirkstoffmenge je Dosiseinheit als auch der
Gesamttagesdosis fehle. Offenbarte Randbereiche seien technisch nicht relevant,
da der Fachmann erkenne, dass die Dosierung nahezu jede theoretisch denkbare
Menge umfasse und die Begrenzung des ohnehin unspezifisch großen Bereichs
zudem völlig aufgehoben sei, weil auch höhere und/oder niedrigere Dosen von der
Lehre dieser Druckschrift erfasst seien. Daher sei keine andere konkrete
Dosierung offenbart als die der Ausführungsbeispiele. Desweiteren seien die
Dosiseinheiten in NIK5/NiK4 nicht spezifisch für Tadalafil offenbart und der
Fachmann werde im Wissen der Dosiseinheiten für den bekannten PDE5-Hemmer
Sildenafil die streitpatentgemäßen Dosen auch nicht mitlesen.

Die Gegenstände des Streitpatents beruhten auch auf einer erfinderischen
Tätigkeit. Durch die streitpatentgemäß bereitgestellte Dosiseinheit werde eine
gegenüber höheren Dosen deutlich verminderte Nebenwirkungsrate bei
gleichzeitig beibehaltener therapeutischer Wirksamkeit erreicht, was eine tägliche
Verabreichung ermögliche. Dies werde durch den Stand der Technik nicht nahe
gelegt, zumal der Anreiz und eine angemessene Erfolgserwartung gefehlt hätten,
von der in NIK5/NiK4 einzig konkret offenbarten Dosis von 50 mg Wirkstoff
abzuweichen. Vielmehr führe der Stand der Technik den Fachmann in Richtung
viel höherer Dosierungen.

Ein pauschaler Verweis auf Routinearbeit und arzneimittelrechtliche
Anforderungen rechtfertige hingegen nicht die Annahme, der Fachmann wäre zu
dem beanspruchten Dosisbereich und Verabreichungsschema mit den
- 15 -
aufgezeigten Vorteilen gelangt. Hierbei ließen sich die Anforderungen an
Verträglichkeitsstudien der Phase I, in denen mit sehr niedrigen Dosen an
gesunden Probanden getestet werde, auch nicht einfach auf Dosisfindungsstudien
der Phase IIa übertragen. Vielmehr hätte es – ohne angemessene
Erfolgserwartung – mehrere Schritte und Entscheidungen, insbesondere
aufwändiger klinischer Studien, bedurft, um zur beanspruchten Dosiseinheit zu
gelangen, was im Übrigen auch der britische High Court of Justice in seinem Urteil
vom 10. August 2016 (HLNK 26) so gesehen habe.

Gleiches gelte für die Gegenstände der Hilfsanträge. Soweit diese auf eine
tägliche Einnahme gerichtet seien, ermögliche dies überraschenderweise eine
sichere und wirksame tägliche Einnahme und damit eine äußerst vorteilhafte
Entkoppelung von Einnahme und sexueller Aktivität. Eine täglich wiederholte
Anwendung von Tadalafil habe nicht nahe gelegen. Auch hierfür habe eine
angemessene Erfolgserwartung gefehlt, abgesehen davon, dass dem Fachmann
eine solche Anwendung angesichts der ausschließlich bedarfsweisen Anwendung
von Sildenafil als technischer Rückschritt erscheinen musste.

Für das Wissen und Verständnis des Fachmanns, insbesondere zu
Schlussfolgerungen, die er aus seinem Fachwissen und dem Stand der Technik
gezogen hätte, bietet die Beklagte Sachverständigenbeweis an.


Entscheidungsgründe

Die auf die Nichtigkeitsgründe der mangelnden Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPÜ), mangelnden Ausführbarkeit (Art. II
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 b) EPÜ), der unzulässigen Er-
weiterung (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatÜG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 c) EPÜ) und
der Erweiterung des Schutzbereichs (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatÜG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 d) EPÜ) gestützten Klagen sind zulässig. Die Erweiterung der
Klage durch die nachträgliche Geltendmachung der Nichtigkeitsgründe der Er-
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weiterung des Schutzbereichs und der unzulässigen Erweiterung ist schon des-
halb zulässig, weil sich die Beklagte hierauf eingelassen hat (§ 267 ZPO i. V. m.
§ 99 Abs. 1 PatG).

Die Klagen erweisen sich auch als begründet.


I.

1. Das Streitpatent betrifft die Bereitstellung einer den hochselektiven PDE5-
Inhibitor Tadalafil enthaltenden Einheitsdosiszusammensetzung für die Behand-
lung sexueller Dysfunktion (vgl. NIK1.3/NiK1 S. 2 Abs. [0002] sowie Patentansprü-
che 1 und 10).

Die biochemischen, physiologischen und klinischen Wirkungen der PDE-Enzymin-
hibitoren legen ihre Nützlichkeit bei einer Vielzahl von Krankheiten nahe, bei de-
nen die Modulation der Glattmuskel-, Nieren-, Hämostase-, entzündlichen
und/oder endokrinen Funktion gewünscht ist. Aufgrund des Vorkommens im Ge-
fäßglattmuskel und im Penisschwellkörper ist cGMP-Phosphodiesterase Typ 5
(PDE5) ein attraktives Target bei der Behandlung der sexuellen Dysfunktion (vgl.
NIK1.3/NiK1 S. 2 Abs. [0003]). Ein bekannter PDE5-Inhibitor ist Sildenafil, das in
Tablettenform mit Dosiseinheiten von 25, 50 und 100 mg Wirkstoff pro Tablette
vertrieben wird. Allerdings besitzt es einen relativen Mangel an Selektivität für
PDE6, worauf Abnormitäten in Zusammenhang mit dem Farbsehvermögen zu-
rückgeführt werden. Daneben weist Sildenafil signifikant nachteilige Nebenwirkun-
gen, einschließlich Gesichtsröte, auf, so dass dessen Verwendung bei Patienten
mit Sehabnormitäten oder Bluthochdruck beschränkt ist. Insbesondere bei Pati-
enten, die organische Nitrate verwenden, ist die Verwendung von Sildenafil streng
kontraindiziert, weshalb weiterhin ein Bedürfnis nach verbesserten pharmazeuti-
schen Produkten zur Behandlung der sexuellen Dysfunktion besteht (vgl.
NIK1.3/NiK1 S. 2 Abs. [0004] bis [0006]). Aus dem Stand der Technik sind dazu
tetracyclische Derivate als potente PDE5-Inhibitoren bekannt, für die keine signifi-
- 17 -
kanten Nebenwirkungen offenbart sind (vgl. NIK1.3/NiK1 S. 2 Abs. [0007] und
[0008]).

2. Vor diesem Hintergrund liegt die dem Streitpatent zugrunde liegende Auf-
gabe in der Bereitstellung von Dosierungen von Tadalafil für eine effektive Thera-
pie bei sexueller Dysfunktion.

Soweit geltend gemacht wird, dass die streitpatentgemäße Aufgabe in der Bereit-
stellung eines wirksamen Medikaments für die Therapie bei sexueller Dysfunktion
liege, das mindestens so wirksam wie der bekannte Wirkstoff Sildenafil sei und
zugleich weniger Nebenwirkungen aufweise, kann dieser Aufgabenbestimmung
nicht beigetreten werden. Denn die Definition des technischen Problems, das ei-
ner Erfindung zu Grunde liegt, dient nicht dazu, eine Vorentscheidung über die
Frage der Patentfähigkeit zu treffen. Maßgeblich ist vielmehr, was die Erfindung
gegenüber dem Stand der Technik im Ergebnis tatsächlich leistet. Hieraus ergibt
sich allerdings nicht, dass bei der Definition des technischen Problems kumulativ
alle Vorteile zu berücksichtigen sind, die die Erfindung objektiv mit sich bringt.
Vielmehr ist das technische Problem so allgemein und neutral zu formulieren,
dass sich diese Frage ausschließlich in dem Zusammenhang stellt, in dem sie re-
levant ist, nämlich der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (vgl. BGH GRUR 2015,
352 – Quetiapin). Übertragen auf das Streitpatent bedeutet dies, dass die in Rede
stehenden Merkmale "mindestens so wirksam wie der bekannte Wirkstoff Silden-
afil" und "weniger Nebenwirkungen" die Qualität der Wirksamkeit von Tadalafil und
damit die Effektivität der angestrebten Therapie bei sexueller Dysfunktion betref-
fen. Daher beschreiben sie Vorteile der patentgemäßen Lösung, die zwar bei der
Prüfung der Patentfähigkeit zu berücksichtigen sind, aber keinen Teil der Aufgabe
bilden.

3. Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 durch eine pharmazeuti-
sche Einheitsdosiszusammensetzung mit folgenden Merkmalen

- 18 -
1 Pharmazeutische Einheitsdosiszusammensetzung
(Pharmaceutical unit dosage composition),
2 die eine Verbindung umfasst mit der Strukturformel
(comprising a compound having the structural formula),

3 die 1 mg bis 5 mg dieser Verbindung umfasst
(comprising 1 to 5 mg of this compound),
4 wobei die Einheitsdosisform geeignet ist zur oralen Verabreichung
(said unit dosage form suitable for oral administration)
5 von bis zu einer maximalen Gesamtdosis von 5 mg pro Tag
(up to a maximum total dose of 5 mg per day).

4. Bei dem vorliegend zuständigen Fachmann handelt es sich um ein Team von
Fachleuten, dem jedenfalls ein Pharmakologe als Spezialist für die Arzneimittel-
wirksamkeit, ein Mediziner mit mehrjähriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der
Therapie sexueller Funktionsstörungen und ein pharmazeutischer Technologe, der
die Einheitsdosisform zur Verfügung stellt, angehören.


II.

Die Patentansprüche 1 bis 17 nach Hauptantrag, die den beschränkten Patentan-
sprüchen 1 bis 17 gemäß NIK1.3/NiK1 entsprechen, erweisen sich mangels Pa-
tentfähigkeit als nicht bestandsfähig.

- 19 -
1. Einer Auslegung bedarf vorliegend der Patentanspruch 1 des Hauptantrags,
denn gemäß der Formulierung des Patentanspruchs 1 könnte die damit umschrie-
bene Lehre ein Dosisschema implizieren. Die Streitpatentschrift offenbart aber
kein Dosisschema. Darin wird lediglich der Verabreichungsweg "oral" definiert und
dieser auch im Merkmal 4 beansprucht. Allerdings werden weder die Anzahl der
Einzeldosen noch der Zeitpunkt ihrer Einnahme aufgezeigt. Zudem ist die tägliche
maximale Gesamtdosis bis zu 5 mg variabel (vgl. u. a. Merkmal 5). In Ermange-
lung dieser für eine Dosierungsanleitung wesentlichen Angaben im Streitpatent
erkennt der Fachmann in der Lehre des Patentanspruchs 1 kein Dosisschema.

2. Das Vorliegen der Nichtigkeitsgründe der Erweiterung des Schutzbereichs,
der unzulässigen Erweiterung, der mangelnden Ausführbarkeit und der mangeln-
den Patentfähigkeit wegen mangelnder Neuheit kann dahingestellt bleiben, denn
hierauf kommt es vorliegend nicht entscheidungserheblich an.

a) Auch wenn die Frage der unzulässigen Erweiterung und der Erweiterung des
Schutzbereichs offen bleiben kann, dürfte nach Ansicht des Senats der Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 zulässig sein, da er sich vom Patentanspruch 1 und
den Absätzen [0011], [0012], [0025] und [0071] der erteilten Fassung des Streit-
patents NIK1/NiK2 sowie aus den wortgleichen Textstellen der Offenlegungsschrift
HLNK15 ableitbar sein dürfte (vgl. HLNK15 Patentanspruch 1, S. 5 Z. 9 bis 25,
S. 8 Z. 1 bis 18 und S. 27 Z. 21 bis 30), wobei das jeweilige Beispiel 6 der
NIK1/NiK2 bzw. HLNK15 explizit auf eine maximale Tagesdosis von 5 mg
Tadalafil hinweist, so dass mit Patentanspruch 1 auch kein Aliud beansprucht
wird.

b) Im Ergebnis kann es daher ebenso dahingestellt bleiben, inwiefern die von
der Klägerin geltend gemachten Bedenken hinsichtlich der Neuheit begründet
sind. Hiergegen dürfte nach Ansicht des Senats jedoch zum einen sprechen, dass
das Streitpatent die Priorität der Voranmeldung NIK1.2/NiK3 wirksam in Anspruch
nehmen dürfte, so dass die Druckschriften NIK6 und NIK7 keinen Stand der
Technik gemäß § 3 Abs. 2 PatG darstellen und nicht zu berücksichtigen sein
- 20 -
dürften. Denn die Übertragung der Prioritätsanmeldung von den Voranmeldern auf
die damalige Lilly… LLC (heute: I… Corp.) als Nachanmelderin ist jedenfalls
mit der Urkunde HLNK2 nachgewiesen worden. Sie enthält eine von allen vier
Miterfindern und Voranmeldern im Mai bzw. Juli 1999 unterzeichnete ausdrückli-
che Übertragungserklärung, die sich aufgrund der identischen Docket
No. P- 12929 offensichtlich auch auf die Voranmeldung NIK1.2/NiK3 bezieht.
Zudem dürfte Erfindungsidentität im Sinne von § 41 Abs. 1 PatG bestehen, da
NIK1.2/NiK3 die Dosis von 5 mg als bevorzugte Tages- und Einheitsdosis sowie
Tadalafil als eine von fünf explizit offenbarten Verbindungen aufzeigt, so dass der
Fachmann die Dosisangabe unmittelbar und eindeutig auch auf Tadalafil beziehen
dürfte.

Zum anderen dürfte die NIK5/NiK4 keine Zusammensetzung mit den Dosisanga-
ben gemäß der Merkmale 3 und 5 aufzeigen. Die im Streitpatent erfolgte Auswahl
aus der Lehre der NIK5/NiK4 dürfte für die Begründung der Neuheit ausreichend
sein, da für die patentgemäße Zusammensetzung im Streitpatent insbesondere
hinsichtlich der Nebenwirkungen eine besondere technische Wirkung nachgewie-
sen worden sein dürfte (vgl. BGH, GRUR 2014, 54, 58 Rn. [67] – Fettsäuren).

c) Obwohl auch die Frage der Ausführbarkeit nicht entschieden werden muss,
dürften nach Ansicht des Senats die Gegenstände der Patentansprüche 9 und 17
ausführbar sein, weil die Streitpatentschrift die darin beschriebene Lehre expressis
verbis auch zur Behandlung der Erregungsstörung der Frau vorsieht (vgl.
NIK1.3/NiK1 S. 3 Abs. [0013], S. 4 Abs. [0026]) und hierfür demzufolge keine an-
deren Maßnahmen erforderlich sein dürften als bei der Behandlung des Mannes.
Dem Fachmann war zudem bekannt, dass die PDE5-Hemmung in weiblichen Ge-
weben durch den PDE5-Inhibitor Sildenafil möglich ist und Sildenafil in Studien be-
reits bei Frauen zur Behandlung sexueller Dysfunktion in denselben Dosierungen
wie bei Männern eingesetzt wurde (vgl. HLNK11 und HLNK12).

3. Die Zusammensetzung gemäß Patentanspruch 1 beruht jedenfalls nicht auf
einer erfinderischen Tätigkeit.
- 21 -
a) Zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabe, Dosierungen von Tadalafil für
eine effektive Therapie bei sexueller Dysfunktion bereitzustellen, ist der Fachmann
– zwischen den Verfahrensbeteiligten unstreitig – von der NIK5/NiK4 ausgegan-
gen. Diese Druckschrift betrifft eine Tadalafil umfassende pharmazeutische Zu-
sammensetzung zur Behandlung von sexueller Dysfunktion, die oral in Form von
Tabletten oder Kapseln mit einem Wirkstoffgehalt von 0,2 bis 400 mg für eine täg-
liche Maximaldosis von 0,5 bis 800 mg Tadalafil verabreicht wird (vgl. NIK5/NiK4
Patentanspruch 6 S. 4 Z. 17 bis S. 5 Z. 9 und S. 10/11 Beispiel 1). Diese breiten
Dosisbereiche lassen erkennen, dass sie das Ergebnis von Sicherheits- und Ver-
träglichkeitsprüfungen sind, die typischerweise im Rahmen der Untersuchungen
zur Pharmakodynamik während der klinischen Prüfungen der Phase I durchge-
führt werden und anhand derer erwünschte und unerwünschte Wirkungen eines
Arzneistoffs unter standardisierten Bedingungen genau und umfassend charakte-
risiert werden (vgl. gutachtlich NIK21 S. 105, li. und re. Sp. jeweils Abs. 2). Die
therapeutisch wirksame tägliche orale Maximaldosis von Tadalafil sowie Angaben
zur Dosierung in der Zusammensetzung sind demzufolge der NIK5/NiK4 nicht zu
entnehmen. Daher wird der einschlägig tätige Fachmann weitere gezielte Dosis-
findungsstudien durchführen, die zum Standardrepertoire in seinem Tätigkeitsfeld
gehören, welches auch klinische Phase II- und III-Studien umfasst (vgl. NIK21
S. 104 Abb. 8.1). Im Rahmen dieser Studien wird er einerseits das Ziel einer Arz-
neimittelgabe, die mit dem jeweiligen Wirkstoff verbundene Wirkung auch tatsäch-
lich zu erreichen, als Grundvoraussetzung für den Einsatz des Wirkstoffs im Auge
haben. Andererseits wird der Fachmann, um seiner Sorgfaltspflicht nachzukom-
men, einen Wirkstoff so dosieren, dass mit der Gabe gegebenenfalls verbundene
und nicht erwünschte Nebenwirkungen weit möglichst vermieden werden (vgl.
BPatG GRUR 2010, 50, 55 IV.2. – Cetirizin). Dabei ist es fachüblich, mit sehr nied-
rig gewählten Anfangsdosen zu beginnen und bei Verträglichkeit die Dosis zu
steigern (vgl. NIK21 S. 105/106 seitenübergr. Abs. i. V. m. Abb. 8.2).

Übertragen auf Tadalafil wird sich der Fachmann bei den Dosisfindungsstudien
ausgehend von dem aus NIK5/NiK4 bekannten potentiell möglichen Dosisbereich
daneben auch an bekannten Dosierungen von Wirkstoffen orientieren, die die-
- 22 -
selbe biochemische, physiologische und klinische Wirkung haben, im Streitfall also
die cGMP-spezifische Phosphodiesterase (PDE5) inhibieren. Dabei wird sein Blick
auf Sildenafil fallen, das zum maßgeblichen Zeitpunkt der bekannte PDE5-Inhibitor
für die Behandlung sexueller Dysfunktion gewesen ist und das bereits in Dosie-
rungen von 5 mg bis 100 mg klinisch getestet worden ist (vgl. NiK6 v. a. Tab.).
Unter Berücksichtigung all dieser Aspekte wird sich der Fachmann somit sowohl
bei der Einzeldosis als auch bei der täglichen Maximaldosis an der unteren
Grenze der in NIK5/NiK4 genannten Dosierung orientieren, da er zum einen weiß,
dass das Auftreten von Nebenwirkungen in aller Regel dosisabhängig ist und hohe
Wirkstoffmengen in einem Medikament stets mit Risiken verbunden sind. Zum an-
deren ist ihm bewusst, dass zumindest mit dem ebenfalls als PDE5-Inhibitor wir-
kenden Sildenafil bereits bei einer täglichen oralen Dosierung von 5 mg eine gute
Wirkung erreicht werden kann. Das Auffinden der beanspruchten täglichen, oral zu
verabreichenden maximalen Gesamtdosis von bis zu 5 mg Tadalafil in einer Ein-
heitsdosiszusammensetzung mit 1 bis 5 mg Tadalafil stellt daher eine dem Aufga-
benkreis des Fachmanns zuzurechnende, übliche Maßnahme dar. Der Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 hat somit ausgehend von NIK5/NiK4 in Kombination
mit dem Fachwissen nahe gelegen.

b) Der Fachmann hatte auch eine angemessene Erfolgserwartung, die streitpa-
tentgemäßen Dosierungen ins Auge zu fassen. Die Tatsache, dass für den be-
kannten PD5-Inhibitor Sildenafil bereits eine gute Wirkung bei einer Dosierung von
5 mg beschrieben wird (vgl. NiK6 Tab.), motiviert den Fachmann Dosierungen in
diesem Bereich zu berücksichtigen. Darin wird er zudem durch die Tatsache be-
stärkt, dass der IC50-Wert für Sildenafil bei 0,0039 ± 0,009 µM (= 3,9 ± 0,9 nM)
bzw. bei 3.0 bis 3.6 nM und für Tadalafil bei 2 nM liegt (vgl. NiK5 S. 47 Zusam-
menfassung, S. 50 li. Sp. Abs. 2 i. V. m. Tab. 2; vgl. NIK5/NiK4 S. 17 Tab. 1; vgl.
HLNK8 S. 1822 Tab. in Fig. 5: Compound X). Der IC50-Wert, der die Konzentration
des jeweiligen PDE5-Inhibitors angibt, bei der halbmaximale Hemmung beobach-
tet wird, ist für den Fachmann ein wichtiger Hinweis auf die Wirksamkeit eines
Wirkstoffs. Da der IC50-Wert von Sildenafil demnach mindestens 33 % über dem
IC50-Wert von Tadalafil liegt, geht der Fachmann somit von einer höheren Wirk-
- 23 -
samkeit von Tadalafil gegenüber Sildenafil aus, weshalb umso mehr die Veranlas-
sung bestand, bei den Dosisfindungsstudien niedrige Dosierungen zu berücksich-
tigen.

Gegen das Vorliegen einer angemessenen Erfolgserwartung spricht nicht, dass
der in vitro gemessene IC50-Wert keine Aussagekraft über die klinische Wirksam-
keit eines Wirkstoffs habe und deshalb weitere Parameter wie z. B. die Löslichkeit
des Wirkstoffs oder die Verteilung des Wirkstoffs im Gewebe für eine Vorhersage
hinsichtlich der Wirksamkeit benötigt würden. Zum einen sind die angegebenen
IC50-Werte in der Fachwelt anerkannte Werte zur Beurteilung der therapeutischen
Wirksamkeit einer Substanz. Zum anderen ist dem Fachmann bekannt, dass die
PDE5-Hemmung die biochemische Grundlage für die therapeutische Behandlung
von sexueller Dysfunktion darstellt (vgl. NIK1.3/NiK1 S. 2 Abs. [0003] und darin
angegebene Literaturstellen; vgl. HLNK1/NIK9 S. 1397/1398 seitenübergr. Abs.).
In Kenntnis dessen betrachtet er den IC50-Wert für die PDE5-Hemmung als wichti-
gen Indikator hinsichtlich der möglichen Wirksamkeit eines potentiellen Wirkstoffs,
so dass er den IC50-Wert bei seinen Überlegungen in jedem Fall berücksichtigt.
Daher spielt es auch keine Rolle, dass zwischen Sildenafil und Tadalafil keine
Strukturähnlichkeit besteht (vgl. HLNK10 S. 1 Abs. 2; vgl. NIK1.3/NiK1 S. 3
Abs. [0011] und [0014]).

c) Die NIK5/NiK4 mag zwar Ergebnisse aus der Grundlagenforschung beschrei-
ben (vgl. HLNK40 S. 68 Mitte grau hinterlegter Abs.; vgl. NIK21 S. 104 li. Sp. Z. 14
bis 16) und daher noch keine klinisch relevanten Daten enthalten. Diese Druck-
schrift hat für den Fachmann aber dennoch einen eindeutigen Hinweischarakter,
da sie die erfolgreiche in vitro Hemmung von PDE5 durch Tadalafil beschreibt (vgl.
NIK5/NiK4 S. 16 Z. 10 bis S. 17 Z. 27). Zudem gibt diese Druckschrift auf den
Seiten 12 bis 16 verschiedene Formulierungsbeispiele an. Dies motiviert den
Fachmann ebenfalls, die Lehre dieser Druckschrift bei der Lösung der streitpa-
tentgemäßen Aufgabe zu berücksichtigen.

- 24 -
d) Die in NIK5/NiK4 aufgezeigten pharmazeutischen Formulierungen, die nur
Beispiele mit 50 mg Tadalafil offenbaren, sind ebenfalls kein Indiz dafür, dass der
Fachmann niedrigere Konzentrationen gemäß Merkmal 3 nicht ins Auge gefasst
hat. Denn zum einen handelt es sich bei diesen Formulierungen lediglich um Bei-
spiele, wie der Wirkstoff Tadalafil prinzipiell formuliert werden kann, nämlich in
Form von Tabletten und Kapseln (vgl. NIK5/NiK4 S. 12 Z. 15, S. 14 Z. 18 und
S. 15 Z. 9), und nicht um das Ergebnis von Dosisfindungsversuchen, die – wie die
Beklagte selbst vorgetragen hat – erst Gegenstand der klinischen Prüfung der
Phase II sind (vgl. NIK21 S. 104 Abb. 8.1, v. a. 6. Spiegelpunkt unter Phase II).
Zum anderen gibt die NIK5/NiK4 keinen Hinweis darauf, dass es sich bei der in
den Formulierungsbeispielen verwendeten Dosierung von 50 mg Tadalafil um eine
besonders geeignete Dosierung für diesen Wirkstoff handelt. Vielmehr gibt diese
Druckschrift an einer einzigen Offenbarungsstelle lediglich den weiten Dosisbe-
reich von 0,1 bis 400 mg für Tadalafil-haltige Zubereitungen zur Verabreichung ei-
ner maximalen Tagesdosis von 0,5 bis 800 mg an und enthält ansonsten keine
weiteren Angaben zur Dosis (vgl. NIK5/NiK4 S. 5 Abs. 1).

e) Insoweit die Lehre der HLNK1/NIK9 dahingehend ausgelegt werden könnte,
dass zum maßgeblichen Zeitpunkt die Tendenz bei PDE5-Inhibitor-Wirkstoffen zur
Behandlung der sexuellen Dysfunktion eher zu höheren Dosen gegangen sei,
weshalb der Fachmann keine Veranlassung gehabt habe, sich mit den bean-
spruchten niedrigen Dosen zu beschäftigen, kann diese Argumentation nicht
durchgreifen. Denn in HLNK1/NIK9 mögen zwar die Patienten – vor die Wahl ge-
stellt, die Dosierung von oral einzunehmenden Sildenafil selbst zu bestimmen – zu
hohen Prozentanteilen die Dosis von 100 mg anstelle von 25 mg ausgewählt ha-
ben (vgl. HLNK1/NIK9 S. 1399 li. Sp. Abs. 2 i. V. m. S. 1398 re. Sp. Abs. 3). Diese
Dosierungsauswahl erfolgte aber nicht durch den Fachmann sondern durch medi-
zinische Laien in einer subjektiven Wertung der Wirkung. Bei Dosisfindungsstu-
dien ist aber nicht der Wunsch der Patienten sondern die medizinisch wirksame
Dosis entscheidend. Dabei spielen für den Fachmann neben der Wirkungsbewer-
tung auch die medizinische Sicherheit und die auftretenden Nebenwirkungen eine
wichtige Rolle.
- 25 -
f) Soweit die Beklagte darauf hinweist, dass im britischen Parallelverfahren das
erstinstanzliche Gericht das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit akzeptiert
habe, weil der Fachmann bei der Entwicklung eines Tadalafilarzneimittels zwar
eine Dosisfindungsstudie unter Einschluss einer 5 mg-Dosis durchgeführt habe, er
aber dabei nicht habe voraussagen können, ob bei einer Dosierung von 5 mg ein
gutes Wirkungs-/Nebenwirkungsprofil erzielt werden könne, führt dies zu keinem
anderen Ergebnis. Denn das britische Gericht stützt seine Entscheidung auf den
überraschend vorteilhaften Effekt des Wirkungs-/Nebenwirkungsprofils, wobei es
aber zugesteht, dass die Dosisfindungsstudie unter Einschluss der 5 mg Dosis an
sich naheliegend sei. Diese rechtliche Beurteilung widerspricht der Rechtspre-
chung des BGH. Danach ist dieser zusätzliche und überraschende Effekt im Wir-
kungs-/Nebenwirkungsprofil von Tadalafil lediglich als das zwangsläufige Ergebnis
der durch die im Stand der Technik gemäß NIK5/NiK4 und durch das Fachwissen
veranlassten und nahegelegten Dosisfindungsstudie und somit als Bonuseffekt
anzusehen, der eine erfinderische Tätigkeit allein nicht zu begründen vermag (vgl.
Schulte/Moufang PatG, 10. Aufl., § 4 Rn. 157; vgl. Busse/ Keukenschrijver PatG,
8. Aufl., § 4 Rn. 75 i. V. m. BGH GRUR 2003, 317 – Kosmetisches Sonnen-
schutzmittel).

4. Nachdem die Beklagte in der mündlichen Verhandlung erklärt hat, dass ihre
Antragsstellung gemäß Hauptantrag als in sich geschlossen anzusehen ist, erüb-
rigt es sich festzustellen, ob in den neben- und nachgeordneten Patentansprü-
chen 2 bis 17 ein bestandsfähiger Rest zu erkennen ist (vgl. BGH GRUR 2007,
862 – Informationsvermittlungsverfahren II; BGH GRUR 1997, 120 – Elektrisches
Speicherheizgerät; BPatG GRUR 2009, 46 – Ionenaustauschverfahren).


III.

Das Streitpatent in den von der Beklagten hilfsweise verteidigten Fassungen ge-
mäß den Hilfsanträgen 1, 2 und 4 erweist sich wegen unzulässiger Erweiterung
gleichfalls als nicht bestandsfähig.
- 26 -
1. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag im Merkmal 4 durch die Beschränkung auf eine "tägli-
che (daily)" Verabreichung.

a) Vor der Prüfung der Zulässigkeit dieser Beschränkung ist zunächst zu klären,
was das Streitpatent unter einer "daily"-Verabreichung versteht. Gemäß der Be-
schreibung unterscheidet das Streitpatent zwischen einer "daily-" und einer "on
demand" – d. h. "bei Bedarf" – Verabreichung (vgl. NIK1.3/NiK1 S. 10 Z. 56 bis 58
und S. 11 Z. 4 bis 6). Beide Verabreichungsarten kommen aus der klinischen An-
wendung, weshalb der Fachmann diesen eine beachtenswerte Bedeutung zu-
misst. Für die "on demand"-Dosierung findet er im Abs. [0076] des Streitpatents
eine explizite Definition, nach der diese als mit zeitlichen Zwischenräumen erfol-
gende Verabreichung von Tadalafil vor einer erwarteten sexuellen Aktivität zu ver-
stehen ist. Demgegenüber gibt das Streitpatent für die "daily"-Verabreichung keine
explizite Definition an. Es gibt dazu lediglich im Beispiel 5 an, dass eine Dosis täg-
lich verabreicht wird (vgl. NIK1.3/NiK1 S. 10 Z. 42 bis 43). Da aber das Streitpa-
tent diese Verabreichungsform klar und eindeutig von der "on demand"-Dosierung
unterscheidet, versteht der Fachmann somit unter einer "daily"-Verabreichung im
Unterschied zur "on-demand" Dosierung die wiederholte tägliche Verabreichung
von Tadalafil ohne einen Anlass. Zudem legt Patentanspruch 1 des Hilfsantrags
durch die Beanspruchung einer Einheitsdosisform von 1 bis 5 mg Tadalafil und ei-
ner täglichen Verabreichung von bis zu einer maximalen Gesamtdosis von 5 mg
Tadalafil pro Tag auch die tägliche Maximaldosis auf den Bereich von 1 bis 5 mg
Tadalafil fest.

b) Eine derartige "daily" Dosierung, d. h. tägliche Verabreichung von Tadalafil
ohne Anlass, ist allerdings nicht der Offenlegungsschrift HLNK15 zu entnehmen,
so dass der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 unzulässig erweitert ist. Denn die
"daily"-Verabreichung findet sich in HLNK15 nur in den Beispielen 5 und 6. Dort
wird aber Tadalafil in einer Dosis von 10 mg bzw. 5 bis 20 mg verabreicht (vgl.
HLNK15 S. 26 Z. 28 bis 30 und S. 27 Z. 21 bis 28). Eine Dosis von 1 bis 5 mg wird
- 27 -
demgegenüber für die "daily"-Verabreichung nicht offenbart. Der Patentanspruch 1
gemäß Hilfsantrag 1 ist daher nicht zulässig.

Zu einem anderen Ergebnis führt auch nicht die Offenbarung im Beispiel 7 der
HLNK15, in dem eine Dosis von u. a. 2 mg Tadalafil "on demand" und nicht mehr
als alle 24 Stunden verabreicht worden ist (vgl. HLNK15 S. 28 Z. 26 bis 28). Denn
bei diesem Dosisregime mag es zwar zu einer täglichen Verabreichung von 2 mg
Tadalafil kommen, aber diese wird nur bei Bedarf, d. h. in Erwartung einer sexu-
ellen Aktivität, eingenommen. Damit unterscheidet sich dieses Dosisregime aber
von der "daily"-Dosierung im streitpatentgemäßen Sinn, bei der die tägliche Ein-
nahme von Tadalafil ohne Anlass erfolgt, so dass das Beispiel 7 keine Offenba-
rungsstelle für die im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 beanspruchte tägliche
Verabreichung angibt.

Dasselbe gilt für den Absatz 1 auf Seite 8 der HLNK15. Dort findet sich nur die
Angabe, dass die Packungsbeilage auch Anweisungen liefert, eine oder mehrere
Einheitsdosisformen mit etwa 1 bis etwa 20 mg nach Bedarf ("as needed") bis zu
einer maximalen Dosis von 20 mg pro Tag zu verabreichen. Diese Offenbarungs-
stelle bezieht sich somit eindeutig auf das alternative Dosisregime "on demand"
und nicht auf die im Hilfsantrag 1 beanspruchte "daily"-Verabreichung.

2. Da der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 2 wortgleich mit dem Patentan-
spruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 ist und der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 sich
vom Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 nur durch die zusätzliche Zweckangabe
"for use in treating a sexual dysfunction" (= "zur Verwendung bei der Behandlung
sexueller Dysfunktion") unterscheidet, gehen auch die jeweiligen Patentansprü-
che 1 nach Hilfsantrag 2 und 4 über den Inhalt der Offenlegungsschrift HLNK15
hinaus. Denn sie betreffen ebenfalls eine "daily"-Dosierung einer maximalen Ge-
samtdosis von Tadalafil in einem Bereich, der im Zusammenhang mit der "daily"-
Verabreichung ursprünglich nicht offenbart worden ist. Die vorstehend genannten
Gründe treffen für die Patentansprüche 1 gemäß den Hilfsanträgen 2 und 4 daher
gleichermaßen zu.
- 28 -
3. Mit dem jeweiligen Patentanspruch 1 nach den Hilfsanträgen 1, 2 und 4 ha-
ben auch die jeweils neben- und nachgeordneten Patentansprüche 2 bis 17
bzw. 2 bis 15 keinen Bestand, nachdem die Beklagte in der mündlichen Verhand-
lung erklärt hat, dass sie die Anspruchssätze als in sich geschlossen ansieht.


IV.

Schließlich ist die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 3 wegen mangelnder erfin-
derischer Tätigkeit nicht patentfähig.

1. Der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag im Merkmal 4 durch Streichung der Formulierung "wo-
bei die Einheitsdosisform geeignet ist (said unit dosage form suitable)" und durch
das zusätzliche Merkmal

6 zur Verwendung bei der Behandlung sexueller Dysfunktion
(for use in treating a sexual dysfunction).

Da die Streichung der Formulierung "said unit dosage form suitable" im Merkmal 4
zu keinem anderen Gegenstand führt und das neu beanspruchte Merkmal 6
ebenfalls aus NIK5/NiK4 bekannt ist (vgl. NIK5/NiK4 u. a. Patentansprüche 1
bis 11, S. 3 Z. 30 bis 32, S. 4 Z. 1 bis 6, 25 bis 28, S. 5 le. Abs. bis S. 6 Abs. 4),
treffen die zum Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dargelegten Gründe zur man-
gelnden erfinderischen Tätigkeit für den Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3
jeweils ebenso zu. Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 3 ist somit nicht pa-
tentfähig.

2. Dasselbe Schicksal teilt der nebengeordnete Patentanspruch 8, für den von
Seiten der Beklagten kein eigenständiger erfinderischer Gehalt geltend gemacht
wurde. Dieser ist auch für den Senat nicht erkennbar.

- 29 -
Der Patentanspruch 8 ist auf die Verwendung einer Einheitsdosisform von 1 bis
5 mg Tadalafil zur Herstellung eines Arzneimittels zur Verabreichung von bis zu
einer maximalen Gesamtdosis von 5 mg Tadalafil täglich in einem Verfahren zum
Behandeln einer sexuellen Dysfunktion bei einem Patienten, der dieser Behand-
lung bedarf, gerichtet. Aufgrund der bekannten Behandlung von sexueller Dys-
funktion mit Tadalafil sowie des zuvor festgestellten Naheliegens einer Einheitsdo-
sisform von Tadalafil im Bereich von 1 bis 5 mg zur Verabreichung einer Tages-
maximaldosis von bis zu 5 mg Tadalafil enthält der Patentanspruch 8 somit keine
Merkmale, die eine erfinderische Tätigkeit begründen könnten.

3. Bezüglich der auf den Patentanspruch 1 unmittelbar nachgeordneten
Patentansprüche 2 bis 7 und der auf den Patentanspruch 8 unmittelbar rückbezo-
genen Patentansprüche 9 bis 15 hat die Beklagte ebenfalls nicht vorgetragen,
dass ihnen ein eigenständiger patentfähiger Gehalt zukäme. Dieses ist auch für
den Senat nicht ersichtlich. Diese Patentansprüche, deren selbstständiger Gehalt
von den Klägerinnen unter Angabe von Gründen in Abrede gestellt wurde, sind
daher ebenfalls nicht patentfähig, ohne dass hierauf näher einzugehen ist (vgl.
BGH GRUR 2007, 309 – Schussfädentransport).


V.

Der Senat hat davon abgesehen, dem Antrag der Beklagten entsprechend ein
Gutachten eines gerichtlich bestellten Sachverständigen über Fragen zu verschie-
denen Aspekten des fachmännischen Wissens und Verständnisses einzuholen.
Der Sachverständigenbeweis dient dazu, dem Gericht Fachwissen zur Beurteilung
von Tatsachen zu vermitteln oder entscheidungserhebliche Tatsachen festzustel-
len, soweit hierzu besondere Sachkunde erforderlich ist. Im Verfahren vor dem
Bundespatentgericht ist ein solcher Beweis in der Regel nicht erforderlich, da die
Nichtigkeitssenate und die technischen Beschwerdesenate mit sachverständigen
Richtern besetzt sind (vgl. BGH GRUR 2014, 1235 LS 1 u. Rn. 8 –
Kommunikationsrouter; Schulte/Voit, PatG, 10. Aufl., § 81 Rn. 157;
- 30 -
Busse/Schuster, PatG, 8. Aufl., § 87 Rn. 23). Insbesondere bedarf es eines Sach-
verständigenbeweises nicht, wenn sich das Gericht die erforderlichen Sachkennt-
nisse etwa durch Studium der Fachliteratur selbst beschaffen kann (vgl.
Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 37. Aufl., Vorbem. § 402 Rn. 5).

Nach diesen Grundsätzen war vorliegend kein Beweis durch Sachverständige zu
erheben, da der Senat aufgrund seiner Fachkenntnisse in der Lage ist, anhand
der Fachliteratur, insbesondere der von den Parteien umfangreich zur Verfügung
gestellten Literatur einschließlich mehrerer Privatgutachten, das darin wiederge-
gebene Fachwissen zur Tatsachenbeurteilung zur Kenntnis zu nehmen und damit
den gegebenen Sachverhalt umfassend zu erkennen und zu würdigen.

Soweit die Beklagte darüber hinaus beantragt hat, Sachverständigenbeweis auch
zur Auslegung des Hauptanspruchs des Streitpatents zu erheben, etwa in Zu-
sammenhang mit Fragen der Erweiterung des Schutzbereichs (vgl. Schriftsatz
vom 11. Mai 2017, S. 6 Ziff. 7), handelt es sich dabei um des eine Rechtsfrage,
deren Entscheidung nicht dem gerichtlichen Sachverständigen überlassen werden
darf (vgl. BGH GRUR 2008, 779, 782 , LS 1. u. Rn. 30 – Mehrgangnabe). Im Übri-
gen kam es hierauf nicht an (s. o.).


VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

- 31 -
VII.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwältin oder Patentanwältin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße
45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der
Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils, spätestens aber mit dem
Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklärung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde.


Schramm Kätker Dr. Münzberg Dr. Jäger Dr. Wagner

Pr


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