ECLI:DE:BPatG:2017:051217B35Wpat470.09.0


BUNDESPATENTGERICHT



35 W (pat) 470/09
_______________
(Aktenzeichen)



Verkündet am
5. Dezember 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…





betreffend das Gebrauchsmuster 296 24 433

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts auf die mündliche Verhandlung vom 5. Dezember 2017 durch den
Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel und
Dr. Dorfschmidt

beschlossen:

1. Unter Abänderung des aufgrund mündlicher Verhandlung vom
18. März 2009 gefassten Beschlusses der Gebrauchsmuster-
- 2 -
abteilung I des DPMA wird festgestellt, dass das Streitge-
brauchsmuster 296 24 433 im Umfang seiner angegriffenen
Schutzansprüche 4, 5 und 10 nur insoweit von Anfang an
unwirksam war, als ihr Gegenstand über den Gegenstand der
in der mündlichen Verhandlung vom 5. Dezember 2017 einge-
reichten und dort als Hauptantrag bezeichneten Fassung mit
Schutzansprüchen 1 – 15 hinausgeht. Im Übrigen werden die
Beschwerde und der Feststellungsantrag der Antragstellerin
zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinan-
der aufgehoben. Hinsichtlich der Kosten des erstinstanzlichen
Löschungsverfahrens hat es sein Bewenden mit Ziff. 2 des
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. März 2009 gefass-
ten Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung.




G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin 2 (im Folgenden Antragsgegnerin)
ist eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters 296 24 433 mit der Bezeich-
nung

„Spindelvorrichtung für Werkzeugmaschinen“.

Das aus der Patentanmeldung 196 32 472 mit Anmeldetag 12. August 1996 abge-
zweigte und die Unionspriorität 30. August 1995 beanspruchende Gebrauchsmus-
ter 296 24 433 wurde am 13. November 2003 mit den Schutzansprüchen 1 – 12
eingetragen. Zum Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gehört u. a. gemäß
- 3 -
den ursprünglichen Schutzansprüchen 4 und 5 eine Kühl-/Schmiervorrichtung für
eine Werkzeugmaschine, auf welche sich der weitere Schutzanspruch 10 rückbe-
zieht. Das Streitgebrauchsmuster ist nach Ablauf der maximalen Schutzdauer von
10 Jahren Ende August 2006 erloschen.
Gegen das Streitgebrauchsmuster hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom
2. August 2007 Teilfeststellungsantrag gestellt und zwar mit dem Ziel, festzustel-
len, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang seiner Schutzansprüche 4, 5 und
10 von Anfang an unwirksam war.

Der eingetragene Schutzanspruch 4 lautet:

„Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine, mit einer
Spindel (1), einem ersten Zufuhrpfad (s2) und einem zweiten
Zufuhrpfad (s1) zum getrennten Zuführen von Flüssigkeit und Luft
zu der Spindel, und einer Nebelerzeugungsvorrichtung (33) zum
Erzeugen von Nebel durch Mischen von Luft und Flüssigkeit, die
über den ersten und zweiten Zufuhrpfad (s2, s1) zugeführt
werden,
dadurch gekennzeichnet, dass die Nebelerzeugungsvorrich-
tung (33) in dem vorderen Endbereich der Spindel (1) vorgesehen
ist.“

Der nebengeordnete, eingetragene Schutzanspruch 5 lautet:

„Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine, mit
einer Spindel (1), einem Werkzeughalter (8), einem ersten Zufuhr-
pfad (s2) und einem zweiten Zufuhrpfad (s1) zum getrennten
Zuführen von Flüssigkeit und Luft zu der Spindel, und einer Nebel-
erzeugungsvorrichtung (33) zum Erzeugen von Nebel durch Mi-
schen von Luft und Flüssigkeit, die über den ersten und zweiten
Zufuhrpfad (s2, s1) zugeführt werden,
- 4 -
dadurch gekennzeichnet, dass
die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) in dem Werkzeughalter (8)
vorgesehen ist.“

Hinsichtlich des Wortlauts des ebenfalls angegriffenen abhängigen Schutzan-
spruchs 10 wird Bezug genommen auf die Gebrauchsmusterschrift
DE 296 24 433 U1.

Die Antragstellerin beruft sich im Laufe des Verfahrens insgesamt auf folgenden
Stand der Technik:

D1: DE 42 00 808 A1
D2: DD 221 952 A2
D3: Horn, W.: Versuche zum Bohren und Gewinden von Aluminium-
legierungen mit innerer Minimalmengenschmierung, Tagungs-
unterlagen Fachgespräch „Bohrverfahren im modernen Produk-
tionsprozess“, 1SF der Universität Dortmund, 21. und
22. 02. 1995, Seiten 27 bis 33
D4: DE 33 07 835 C2
D5: JP 2 152568 A mit Teilübersetzung
D6: TA 308094 V.73 der Bielomatik Leuze GmbH & Co. KG Neuffen
D7: Firmenprospekt Ölnebelschmierung der Norgren GmbH Düsseldorf,
April 1975
D8: Internationale Patentklassifikation, 5. Ausgabe 1989, Band 2 Ar-
beitsverfahren; Transportieren, Carl Heymanns Verlag, Seite 37
D9: EP 0 304 964 B1
D10: Ausdruck von 2 Seiten einer Internetseite der Fa. Kärcher vom
25. 02. 2009
D11: Enzyklopädie Naturwissenschaft und Technik: Stichwort Koaxiallei-
tung, S. 2238
D12: EP 509 581 A2
- 5 -
D13: DE 43 35 827 A1
D14: DE 39 39 992 A1, nur Figur 2
D15: DE 40 26 170 A1, nur Figur 1
D16: DE 39 09 682 A1, nur Figuren 9 und 10

Darüber hinaus macht die Antragstellerin offenkundige Vorbenutzungen betreffend
die (nicht offen gelegte) Patentanmeldung P 43 37 919.1-14 (OVHH-1) sowie der
Spindel HSK- A63 geltend; insoweit hat sie im Laufe des Verfahrens eine Vielzahl
von Unterlagen, Schriftstücke und Videos eingereicht und Zeugenbeweis angebo-
ten:

OV Konvolut zu behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen gemäß
OV9 (Zeichnung einer Spindel HSK- A63) und weitere div. Schrift-
stücke, Zeichnungen, Berichte, Videos, Erklärungen gemäß OV 10
bis 29
OVHH Konvolut zu behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen „Hüller
Hille“, bestehend aus der (nicht offen gelegten) Patentanmeldung
P 43 37 919.1-14 (OVHH-1) sowie Auszüge aus dem Prüfungsver-
fahren der Patentanmeldung P 43 37 919.1-14 (OVHH-2) und wei-
teren div. Schriftstücken, Zeichnungen, Berichten, Videos, Erklä-
rungen etc. zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung der Pa-
tentanmeldung P 43 37 919.1-14 gemäß OVHH 3, 5, 6, 15, 16, 22,
25 bis 30

Die Antragsgegnerin hat dem am 24. September 2007 zugestellten Feststellungs-
antrag mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2007, eingegangen beim DPMA am glei-
chen Tage und damit rechtzeitig widersprochen und ist dem Feststellungsantrag in
der Sache entgegengetreten.

Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung durch Zeugenvernehmung Beweis erho-
ben hat, hat sie mit aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 18. März 2009
- 6 -
getroffenen Beschluss die Unwirksamkeit der angegriffenen Schutzansprüche 4, 5
und 10 des Streitgebrauchsmusters teilweise festgestellt, nämlich in dem Umfang,
in welchem diese über den Gegenstand der Schutzansprüche 4 – 7 und 12 in der
Fassung der in besagter mündlicher Verhandlung als Hilfsantrag Ia eingereichten
Schutzansprüche hinausgeht. Eine relevante offenkundige Vorbenutzung hat die
Gebrauchsmusterabteilung verneint. Sie hat aber die angegriffenen Schutzansprü-
che 4, 5 und 10 in der eingetragenen Fassung gleichwohl für nicht schutzfähig
erachtet, da diese gegenüber dem druckschriftlichen Stand der Technik, hier der
Entgegenhaltung D1 i. V. m. der weiteren Entgegenhaltung D3, keinen erfinderi-
schen Schritt aufweisen würden. Anders verhalte es sich aber in Bezug auf die in
der mündlichen Verhandlung als Hilfsantrag Ia eingereichten Schutzansprüche 4 –
7 und 12. Insoweit hat die Gebrauchsmusterabteilung weder eine unzulässige Er-
weiterung noch einen neuheitsschädlichen Stand der Technik, insbesondere auch
keine neuheitsschädliche Vorbenutzung festgestellt und auch das Vorliegen eines
erfinderischen Schritts bejaht.
Der Beschluss ist den Beteiligten am 7. bzw. 11. Mai 2009 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss haben beide Beteiligte Beschwerde eingelegt.
Die Antragstellerin hat sich in ihrer mit Schriftsatz vom 6. Juni 2009, per Fax am
selben Tag erhobenen Beschwerde weiter auf die von ihr geltend gemachte offen-
kundige Vorbenutzung bzw. aus ihrer Sicht der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag
zugänglich gemachte Dokumente (techn. Beschreibungen) berufen und erachtet
die Fassung gemäß dem in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmus-
terabteilung gestellten Hilfsantrag Ia im Gegensatz zur Auffassung der Gebrauchs-
musterabteilung auch mit Blick auf den druckschriftlichen Stand der Technik für
nicht schutzfähig, so dass die Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters in vol-
lem Umfang festzustellen sei. Sie verweist u. a. auf eine Entscheidung des 8. Se-
nats in einer Einspruchsbeschwerde, in der es um ein aus dem Stammpatent, aus
welchem das Streitgebrauchsmuster abgezweigt wurde, herausgeteiltes Patent
geht, dessen Gegenstand weitgehend mit dem der vorliegenden Haupt- und Hilfs-
- 7 -
anträge übereinstimmt und wo bestimmte Anspruchsfassungen nicht als schutzfä-
hig erachtet wurden.
Die Antragsgegnerin hatte ihr Rechtsschutzziel zunächst auf die Zurückweisung
des Feststellungsantrags gerichtet. Sie hatte die Auffassung vertreten, dass die
angegriffenen Schutzansprüche in der eingetragenen Fassung schutzfähig seien,
bestritt insbesondere eine relevante offenkundige Vorbenutzung und sah auch die
D3 nicht als Bestandteil des hier zu berücksichtigenden Standes der Technik an.
In einer ersten mündlichen Verhandlung vor dem Senat am 18. Oktober 2012
wurde die Sach- und Rechtslage eingehend erörtert, wobei die Antragsgegnerin
auch einen neuen Hauptantrag mit geänderten Schutzansprüchen 4 und 5 und
einen neuen Hilfsantrag mit weiter geänderten Schutzansprüchen 4 und 5 einge-
reicht und dann diese zum Gegenstand ihres Antrags gemacht hat. Erörtert wurde
insbesondere auch zum Erfordernis der Einvernahme von Zeugen mit Blick auf
geltend gemachte Vorbenutzungshandlungen. Hierzu sollte die Antragstellerin
noch ergänzend vortragen, bevor eine Entscheidung des Senats ergehen sollte.
Nachdem die Beteiligten weiter vorgetragen hatten, es zwischenzeitlich jedoch zu
einem Richterwechsel betreffend den Senatsvorsitz gekommen war, kam eine
Entscheidung auf die mündliche Verhandlung vom 18. Oktober 2012 nicht mehr
zustande. Eine erneute mündliche Verhandlung war erforderlich. Der Senat hat im
Übrigen auch die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung beschlossen.

Die Antragstellerin beantragt nunmehr,

1. den aufgrund mündlicher Verhandlung vom 18. März 2009
gefassten Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des
DPMA aufzuheben und festzustellen, dass das Streitge-
brauchsmuster 296 24 433 im Umfang seiner angegriffenen
Schutzansprüche 4, 5 und 10 von Anfang an unwirksam war;
2. die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin beantragt nunmehr,
- 8 -

unter Abänderung des aufgrund mündlicher Verhandlung vom
18. März 2009 gefassten Beschlusses der Gebrauchsmusterabtei-
lung I des DPMA festzustellen, dass das Streitgebrauchsmuster
296 24 433 im Umfang seiner angegriffenen Schutzansprüche 4, 5
und 10 nur insoweit von Anfang an unwirksam war, als ihr Gegen-
stand über den Gegenstand der in der mündlichen Verhandlung
vom 5. Dezember 2017 eingereichten und dort als Hauptantrag
bezeichneten Fassung mit Schutzansprüchen 1 – 15 hinausgeht,
wobei diese Antragstellung nicht als Teilrücknahme des Wider-
spruchs gegen den beschwerdegegenständlichen Löschungsan-
trag aufzufassen ist, und die Beschwerde und den Feststellungs-
antrag der Antragstellerin im Übrigen zurückzuweisen.

Wegen der Einzelheiten dieses zuletzt gestellten Sachantrags der Antragsgeg-
nerin wird zunächst auf die Anlage zum Protokoll der mündlichen Verhandlung
vom 5. Dezember 2017 verwiesen. Im Einzelnen lauten die in die Anspruchsfas-
sung aufgenommenen Schutzansprüche 13 – 14 wie folgt:

13. „Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine, mit einer
Spindel (1), die zur Drehung um eine Drehachse angepasst ist, einem ers-
ten Zufuhrpfad (s2) und einem zweiten Zufuhrpfad (s1) zum getrennten
Zuführen von Flüssigkeit und Luft in der Spindel, wobei der erste Zuführ-
pfad von einem Rohr (12) mit einem ersten Innendurchmesser, das kon-
zentrisch in einem entlang der Drehachse verlaufenden inneren Kanal (1a,
44) der Spindel (1) gebildet wird, und der zweite Zuführpfad zwischen
einer Außenwand des Rohrs (12) und der Innenwand des inneren Ka-
nals (1a, 44) verläuft, und einer Nebelerzeugungsvorrichtung (33) zum Er-
zeugen von Nebel durch Mischen von Luft und Flüssigkeit, die über den
ersten und zweiten Zufuhrpfad (s2, s1) zugeführt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
- 9 -
das Rohr (12) dazu angepasst ist, sich integral mit der Spindel zu drehen,
die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) in dem vorderen Endbereich der
Spindel (1) derart vorgesehen ist, dass sie sich integral mit der Spindel
dreht, die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) ein Randteil (37c) mit einen
inneren Kanal (37b), in den das Rohr (12) mündet, aufweist, wobei der
innere Kanal (37b) einen zweiten Innendurchmesser, der kleiner als der
erste Innendurchmesser ist, aufweist, die Nebelerzeugungsvorrich-
tung (33) einen mittleren Kanal (36b) aufweist, in den das Randteil (37c)
konzentrisch so vorsteht, dass der zweite Zufuhrpfad (s1) im Bereich des
vorstehenden Teils des Randteils (37c) zwischen dem äußeren Umfang
des Randteils (37c) und der Innenwand des mittleren Kanals (36b) gebil-
det ist und in den mittleren Kanal (36b) mündet, und die Nebelerzeu-
gungsvorrichtung (33) derart dazu angepasst ist, über den ersten Zufuhr-
pfad (s2) zugeführte Flüssigkeit, die aus dem Randteil (37c) in den mittle-
ren Kanal (36b) strahlförmig ausgestoßen wird, und Luft, die über den
zweiten Zufuhrpfad (s1) in den mittleren Kanal (36b) derart zugeführt wird,
dass sie an dem Außenumfang des Randteils (37c) vorbei in den Ka-
nal (36b) strahlförmig ausgestoßen wird, in dem mittleren Kanal (36b) zur
Nebelerzeugung zu mischen.“

14. „Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine, mit einer
Spindel (1), die zur Drehung um eine Drehachse angepasst ist, einem
Werkzeughalter (8), einem ersten Zufuhrpfad (s2) und einem zweiten Zu-
fuhrpfad (s1) zum getrennten Zuführen von Flüssigkeit und Luft in der
Spindel, wobei der erste Zuführpfad von einem Rohr (12) mit einem ersten
Innendurchmesser, das konzentrisch in einem entlang der Drehachse
verlaufenden inneren Kanal (1a, 44) der Spindel (1) gebildet wird, und der
zweite Zuführpfad zwischen einer Außenwand des Rohrs (12) und der In-
nenwand des inneren Kanals (1a, 44) verläuft, und einer Nebelerzeu-
gungsvorrichtung (33) zum Erzeugen von Nebel durch Mischen von Luft
- 10 -
und Flüssigkeit, die über den ersten und zweiten Zufuhrpfad (s2, s1) zuge-
führt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Rohr (12) dazu angepasst ist, sich integral mit der Spindel zu drehen,
die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) in dem einem Werkzeughalter (8)
der Spindel (1) derart vorgesehen ist, dass sie sich integral mit der Spindel
dreht, die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) ein Randteil (37c) mit einen
inneren Kanal (37b), in den das Rohr (12) mündet, aufweist, wobei der
innere Kanal (37b) einen zweiten Innendurchmesser, der kleiner als der
erste Innendurchmesser ist, aufweist, die Nebelerzeugungsvorrich-
tung (33) einen mittleren Kanal (36b) aufweist, in den das Randteil (37c)
konzentrisch so vorsteht, dass der zweite Zufuhrpfad (s1) im Bereich des
vorstehenden Teils des Randteils (37c) zwischen dem äußeren Umfang
des Randteils (37c) und der Innenwand des mittleren Kanals (36b) gebil-
det ist und in den mittleren Kanal (36b) mündet, und die Nebelerzeu-
gungsvorrichtung (33) derart dazu angepasst ist, über den ersten Zufuhr-
pfad (s2) zugeführte Flüssigkeit, die aus dem Randteil (37c) in den mittle-
ren Kanal (36b) strahlförmig ausgestoßen wird, und Luft, die über den
zweiten Zufuhrpfad (s1) in den mittleren Kanal (36b) derart zugeführt wird,
dass sie an dem Außenumfang des Randteils (37c) vorbei in den Ka-
nal (36b) strahlförmig ausgestoßen wird, in dem mittleren Kanal (36b) zur
Nebelerzeugung zu mischen.“

Wegen weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die Verfahrensakten.


II.

Die Beschwerde der Antragstellerin hat nur in dem Umfang Erfolg, als festzustel-
len ist, dass das Streitgebrauchsmuster 296 24 433 im Umfang seiner eingetrage-
nen Schutzansprüche 4, 5 und 10 insoweit von Anfang an unwirksam war, als ihr
- 11 -
Gegenstand über den Gegenstand der in der mündlichen Verhandlung vom 5. De-
zember 2017 eingereichten und dort als Hauptantrag bezeichneten Fassung mit
Schutzansprüchen 1 – 15 hinausgeht. Die weitergehende Beschwerde und der
Feststellungsantrag der Antragstellerin sind hingegen zurückzuweisen, da der Ge-
genstand des Streitgebrauchsmusters, soweit es durch den beschwerdegegen-
ständlichen Löschungsantrag angegriffen worden ist, jedenfalls in der als einzigem
Sachantrag noch beanspruchten Fassung schutzfähig ist.


1. Die form- und fristgerecht erhobenen Beschwerden sind zulässig. Insbeson-
dere hat die Antragstellerin ein für die rückwirkende Feststellung der Unwirksam-
keit des Streitgebrauchsmusters im angegriffenen Umfang erforderliches Rechts-
schutzbedürfnis, da sie von der Antragsgegnerin wegen Verletzung des Streitge-
brauchsmusters gerichtlich in Anspruch genommen wird.


2. Soweit die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster aufgrund ihres
zuletzt gestellten Sachantrags in der über diesen Antrag hinausgehenden Umfang,
insbesondere hinsichtlich der Schutzansprüche 4, 5 und 10 in der eingetragenen
Fassung nicht mehr verteidigt hat, ist ohne Sachprüfung festzustellen, dass das
Streitgebrauchsmuster, soweit angegriffen, im nicht mehr verteidigten Umfang
unwirksam war. Denn wer eine gegenüber der eingetragenen Fassung einge-
schränkte Fassung eines mit einem Löschungsantrag angegriffenen Streitge-
brauchsmusters zum Gegenstand des in der mündlichen Verhandlung nach Erör-
terung der Sach- und Rechtslage – einschließlich vom Senat geäußerter Beden-
ken zu den Erfolgsaussichten der Verteidigung des Streitgebrauchsmusters in der
eingetragenen Fassung – einzig noch gestellten Sachantrags macht, gibt klar und
eindeutig zu erkennen, dass er an der eingetragenen Fassung gerade nicht mehr
festhält, sondern sich des Streitgebrauchsmusters im nicht mehr verteidigten Um-
fang begibt. Es ist anerkannt, dass hierin zugleich ein (Teil-)Verzicht bzw. eine
Teil-Rücknahme eines Widerspruchs gegen einen Löschungsantrag zu sehen ist
- 12 -
(vgl. z. B. BGH GRUR 1998, 910, Tz. 41 – Scherbeneis). Dies bedeutet, dass mit
einer derartigen Antragstellung zwingend die aus § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG
resultierende Rechtsfolge verbunden ist, nämlich die Löschung des Streitge-
brauchsmusters im nicht verteidigten Umfang. Diese zwingend – auch als sinn-
volle Regulierungsvorgabe für ein nicht geprüftes Schutzrecht betreffendes Lö-
schungsverfahren – aus der genannten Bestimmung resultierende Konsequenz
tritt vorliegend aufgrund der konkreten Sachantragstellung der Antragsgegnerin
mit dem einzigen, damit allein von der Antragsgegnerin noch gewollten und damit
auch allein noch zu prüfenden Anspruchssatz ein, so dass die in der Antragstel-
lung vorliegend enthaltene Aussage „wobei diese Antragstellung nicht als Teilrück-
nahme des Widerspruchs gegen den beschwerdegegenständlichen Löschungsan-
trag aufzufassen ist“, im Ergebnis unbeachtlich ist.
3. Das Streitgebrauchsmuster betrifft nach dem den angegriffenen Schutzan-
spruch 4 ersetzenden Schutzanspruch 13 eine Kühl-/Schmiervorrichtung für eine
Werkzeugmaschine.

3.1 Es ist zulässig, dass im Anspruchssatz gemäß einzigem Sachantrag der
Antragsgegnerin der angegriffene Schutzanspruch 4 in der eingetragenen Fas-
sung gestrichen wurde und eine Beschränkungen i. S. d. § 15 Abs. 3 Satz 2
GebrMG aufweisende Fassung (s. dazu auch unten 5.1 und 5.2) als Schutzan-
spruch 13 eingefügt wurde. Denn die nicht-angegriffenen Unteransprüche bleiben
einschließlich ihrer Rückbezüge auf den Schutzanspruch 4 in der eingetragenen
Fassung durch den beschwerdegegenständlichen Teillöschungsantrag unberührt
und sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Würde eine Beschrän-
kung des angegriffenen Schutzanspruchs 4 durch Aufnahme von entsprechend
ursprungsoffenbarten Merkmalen in diesen Schutzanspruch erfolgen, wären aber
dadurch gerade auch die nicht-angegriffenen Unteransprüche in ihrem vorgenann-
ten Rückbezug betroffen. Die vorliegende Anspruchsfassung vermeidet diese
Folge und war in dieser Form auch geboten. Entsprechendes gilt für die Strei-
chung von Schutzanspruch 5 und die Einfügung eines neuen Schutzanspruchs 14
- 13 -
und die die Rückbezüge klarstellenden Modifikationen von Schutzanspruch 10 und
die Einfügung eines neuen Schutzanspruchs 15.

3.2 Nach den Ausführungen auf Seite 1 der Gebrauchsmusterschrift
DE 296 24 433 U1 wird im Stand der Technik zur Kühlung und/oder Schmierung
oftmals Kühlmittel zur Bearbeitungsstelle eines Werkstücks gespeist, was aber im
Hinblick auf Verschmutzung der Umgebung durch das Kühlmittel, Gesundheits-
schädlichkeit, Erhöhung der Kosten, Verringerung der Lebensdauer der Werk-
zeuge infolge übermäßiger Kühlung, Reibungsabnutzung und eventuell notwen-
diger Trennung der Schneidspäne vom Kühlmittel nachteilig sein soll. Zur Eliminie-
rung dieser Nachteile wurden im Stand der Technik mehrere Verfahren vorge-
schlagen, bei dem eine relativ geringe Menge Kühlmittel in Nebelform zur Bearbei-
tungsstelle geleitet wird. Ungünstig bei diesen anhand der Figur 3 oder 4 und auf
den Seiten 2 und 3 beschriebenen, bekannten Vorgehensweisen soll jedoch sein,
dass der Nebel eine Zentrifugalkraft erfährt und infolgedessen nicht gleichförmig
mit stabilisierter Dichte zu der Bearbeitungsstelle geleitet wird.

Daher besteht nach den Ausführungen Seite 3, letzter Absatz der Gebrauchsmus-
terschrift die Aufgabe der Erfindung darin, die Nachteile der herkömmlichen
Vorrichtungen, bei denen der Nebel durch das Innere der Spindel über einen län-
geren Weg geleitet oder aber ganz außerhalb der Spindel erzeugt und somit durch
Zentrifugalkräfte wieder entmischt wird, zu beseitigen.

Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch eine Kühl-/Schmiervorrichtung entspre-
chend dem Schutzanspruch 13 oder 14 gemäß dem geltenden Sachantrag. Der
Schutzanspruch 13 lautet in einer gegliederten Fassung, auf die in Folge Bezug
genommen wird:

1. Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine, mit
2. einer Spindel (1),
2.1. die zur Drehung um eine Drehachse angepasst ist;
- 14 -
3. einem ersten Zufuhrpfad (s2) und
4. einem zweiten Zufuhrpfad (s1)
4.1. zum getrennten Zuführen von Flüssigkeit und Luft in der Spindel,
4.2. wobei der erste Zuführpfad von einem Rohr (12) mit einem ersten Innen-
durchmesser, das konzentrisch in einem entlang der Drehachse verlaufen-
den inneren Kanal (1a, 44) der Spindel (1) gebildet wird und
4.3. der zweite Zuführpfad zwischen einer Außenwand des Rohrs (12) und der
Innenwand des inneren Kanals (1a, 44) verläuft;
5. einer Nebelerzeugungsvorrichtung (33)
5.1. zum Erzeugen von Nebel durch Mischen von Luft und Flüssigkeit,
5.2. die über den ersten und zweiten Zufuhrpfad (s2, s1) zugeführt werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
6. das Rohr (12) dazu angepasst ist, sich integral mit der Spindel zu drehen,
7. die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) in dem vorderen Endbereich der Spin-
del (1) derart vorgesehen ist,
8. dass sie sich integral mit der Spindel dreht;
9. die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) ein Randteil (37c) mit einem inneren Ka-
nal (37b), in den das Rohr (12) mündet, aufweist, wobei
10. der innere Kanal (37b) einen zweiten Innendurchmesser, der kleiner als der
erste Innendurchmesser ist, aufweist,
11. die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) einen mittleren Kanal (36b) aufweist,
11.1. in den das Randteil (37c) konzentrisch so vorsteht, dass der zweite
Zufuhrpfad (s1) im Bereich des vorstehenden Teils des Rand teils (37c)
zwischen dem äußeren Umfang des Randteils (37c) und der Innenwand
des mittleren Kanals (36b) gebildet ist und
11.2. in den mittleren Kanal (36b) mündet, und
12. die Nebelerzeugungsvorrichtung (33) derart dazu angepasst ist, über den ers-
ten Zufuhrpfad (s2) zugeführte Flüssigkeit, die aus dem Randteil (37c) in den
mittleren Kanal (36b) strahlförmig ausgestoßen wird, und Luft, die über den
zweiten Zufuhrpfad (s1) in den mittleren Kanal (36b) derart zugeführt wird,
dass sie an dem Außenumfang des Randteils (37c) vorbei in den Kanal (36b)
- 15 -
strahlförmig ausgestoßen wird, in dem mittleren Kanal (36b) zur Nebelerzeu-
gung zu mischen.

3.3 Als Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung
Maschinenbau mit Fachhochschulabschluss anzusehen, der mehrjährige Erfah-
rung in der Entwicklung und Konstruktion von spanenden Werkzeugmaschinen
und deren Komponenten aufweist.

4. Einige Merkmale des nunmehr anstelle Schutzanspruch 4 geltenden
Schutzanspruchs 13 bedürfen einer Auslegung.

Das Streitgebrauchsmuster betrifft nach Schutzanspruch 13 eine Kühl-/Schmier-
vorrichtung für eine Werkzeugmaschine mit einer Spindel, die zur Drehung um
eine Drehachse angepasst ist. In der Spindel sind ein erster Zufuhrpfad (s2) und
ein zweiter Zufuhrpfad (s1) zum getrennten Zuführen von Flüssigkeit und Luft
angeordnet. Nach den Merkmalen 5 sowie 5.1 umfasst die streitgebrauchsmuster-
gemäße Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine eine Nebelerzeu-
gungsvorrichtung zum Erzeugen von Nebel durch Mischen von Luft und Flüssig-
keit. Hieraus erschließt sich dem Fachmann, dass der Streitgebrauchsmuster-
gegenstand auch die so genannte „Minimalmengenschmierung“ umfasst. Diese
bereits in der Beschreibungseinleitung auf Seite 1, letzter Absatz bis Seite 3,
1. Absatz an sich als bekannt vorausgesetzte Minimalmengenschmiertechnologie
ist ein Verfahren zur Schmierung, das vor allem bei spanabhebenden Prozessen
in der Fertigungstechnik Verwendung findet. Es zeichnet sich durch einen extrem
niedrigen Verbrauch von Schmierstoffen aus, welcher durch eine kontinuierliche
Erzeugung eines homogenen Schmierstoff-Luft-Gemisches, häufig als „Nebel“
bezeichnet, realisiert wird. Das Rohr (12) sowie die Nebelerzeugungsvorrichtung
sind nach den Merkmalen 6 bis 8 derart angepasst bzw. in dem vorderen End-
bereich der Spindel derart vorgesehen, dass sie sich integral mit der Spindel dre-
hen. Der Begriff „integral“ ist in der Beschreibung nicht erläutert. Insbesondere aus
den Figuren 6 und 7 erkennt der Fachmann jedoch ohne weiteres, dass das Rohr
- 16 -
sowie die Nebelerzeugungsvorrichtung so angeordnet sind, dass sie sich gemein-
sam und zusammenhängend mit der Spindel drehen können.

Die Erzeugung des Nebels erfolgt nach Merkmal 5.1 durch Mischen von Luft und
Flüssigkeit in einer Nebelerzeugungsvorrichtung.
Die Merkmale 9 bis 12 beschreiben den Aufbau der Nebelerzeugungsvorrichtung
sowie deren Kanäle näher.

5. Die nunmehr anstelle der angegriffenen Schutzansprüche 4, 5 und 10 gel-
tenden Schutzansprüche 13, 14 und 15 gemäß Sachantrag der Antragsgegnerin
sind zulässig. Ihre Gegenstände sind auch schutzfähig, weil sie neu sind und auf
einem erfinderischen Schritt gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Tech-
nik beruhen.

5.1 Die Merkmale der Schutzansprüche 13, 14 und 15 sind in den ursprüngli-
chen Unterlagen offenbart.

Die Merkmale 1 bis 4.1 sowie 5 bis 6 des Schutzanspruchs 13 sind im ursprüng-
lichen Schutzanspruch 4 offenbart, wobei das Merkmal 4.1 mit der Ergänzung „in
der Spindel“ aus der Figur 5 ersichtlich ist und das Merkmal 2.1 sich dem Fach-
mann bereits aus dem Begriff „Spindel“ erschließt und zudem in Seite 11, Zei-
len 14 bis 17 der Gebrauchsmusterschrift offenbart ist.

Das Merkmal 8 ergibt sich aus der Darstellung in den Figuren 8 und 9, in Verbin-
dung mit der Beschreibung Seite 9, Zeile 29 bis Seite 11, Zeile 3 der Gebrauchs-
musterschrift, aus denen klar ersichtlich ist, dass das vorderseitige (36) und das
rückseitige Düsenelement (37) fest mit der drehbaren Spindel verbunden sind.

Die Merkmale 4.2 und 4.3 sind auf Seite 7, Zeilen 21 bis 29 der Gebrauchsmuster-
schrift als zur Erfindung gehörig offenbart.

- 17 -
Die Merkmale 9 und 10 sind auf Seite 11, Zeilen 21 bis 30 der Gebrauchsmuster-
schrift in Verbindung mit der zeichnerischen Darstellung gemäß Figur 9 offenbart.

Der Merkmalskomplex 11 ist auf Seite 10, Zeilen 19 bis 30 der Gebrauchsmuster-
schrift in Verbindung mit der zeichnerischen Darstellung gemäß Figur 9 offenbart.

Das Merkmal 12 ist auf Seite 11, Zeile 22 bis Seite 8, Zeile 14 der Gebrauchsmus-
terschrift offenbart.
Die Merkmale des nebengeordneten Schutzanspruchs 14 sind in dem ursprüngli-
chen Schutzanspruch 5 offenbart, wobei hinsichtlich der ergänzten Merkmale auf
die Offenbarungsstellen zum Schutzanspruch 13 verwiesen wird.

Die Merkmale des abhängigen Schutzanspruchs 15 sind in dem ursprünglichen
Schutzanspruch 10 offenbart.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin bedarf es auch nicht der Aufnahme
weiterer im Kontext der Beschreibung offenbarter Merkmale, wonach neben den
Kanälen (37b, 36b) noch weitere Kanäle in dem Düsenkörper angeordnet sind.
Denn nach gefestigter Rechtsprechung in Patentsachen, die entsprechend auch in
Gebrauchsmusterverfahren anzuwenden ist, hat es der Schutzrechtsinhaber
(selbst) in der Hand, ob er sein Schutzrecht durch die Aufnahme einzelner oder
sämtlicher dieser Merkmale beschränkt, sofern mehrere in der Beschreibung eines
Ausführungsbeispiels genannte Merkmale der näheren Ausgestaltung der unter
Schutz gestellten Erfindung dienen, die je für sich, aber auch zusammen den
durch die Erfindung erreichten Erfolg fördern (BGHZ 110, 123 [126] – Spleißkam-
mer; BPatG, GRUR 2005, 316 – Fußbodenbelag). Dies trifft im vorliegenden Fall
zu, weil bereits die Ausgestaltung der Nebelerzeugungsvorrichtung entsprechend
der Merkmale 9 bis 12 die Nebelerzeugung und somit den durch die Erfindung
erreichten Erfolg fördert, ohne dass es darauf ankommt, ob weitere Kanäle eine
noch bessere Nebelerzeugung ermöglichen.

- 18 -
5.2 Das Gebrauchsmuster offenbart die Erfindung in der Fassung gemäß der
Schutzansprüche 13, 14 und 15 nach Sachantrag der Antragsgegnerin so deutlich
und vollständig, dass der Fachmann sie ausführen kann.

Wie oben dargelegt, lassen die Schutzansprüche 13 bis 15 im Wege der gebote-
nen Auslegung außerdem auch erkennen, was als schutzfähig unter Schutz
gestellt werden soll. Sie sind daher auch ausreichend klar formuliert.

Die von der Antragstellerin vorgebrachten Zweifel im Hinblick auf die Ausführbar-
keit beziehen sich darauf, dass die in den geltenden Schutzanspruch 13 gemäß
Sachantrag der Antragsgegnerin aufgenommenen Merkmale (für sich) keine voll-
ständige Lehre zum technischen Handeln angeben. Dies ist jedoch auch nicht
erforderlich, weil bei der Frage, ob die Erfindung ausführbar ist, auch der Inhalt der
Beschreibung und der Zeichnungen heranzuziehen ist. Es ist daher unschädlich,
wenn Detailanweisungen und konkrete Ausführungen zur Erläuterung der Erfin-
dung nur in der Beschreibung erwähnt werden.

5.3 Der Gegenstand nach dem nunmehr geltenden Schutzanspruch 13 gemäß
Sachantrag der Antragsgegnerin ist schutzfähig.

5. 3.1. Die Neuheit der zweifellos gewerblich anwendbaren Kühl-/Schmiervorrich-
tung für eine Werkzeugmaschine gemäß dem Gegenstand des Schutzan-
spruchs 13 in der nunmehr nach Sachantrag geltenden Fassung ist gegeben.

Die D1 (DE 42 00 808 A1) zeigt eine Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeug-
maschine, mit einer Spindel (2), einem ersten Zuführpfad (20) und einem zweiten
Zufuhrpfad (Rohr 19) zum getrennten Zuführen von Flüssigkeit (durch Rohr 19)
und Luft zu der Spindel, und einer Nebelerzeugungsvorrichtung zum Erzeugen
von Nebel durch Mischen von Luft und Flüssigkeit, die über den ersten und zwei-
ten Zuführpfad (20, 19) zugeführt werden. Strittig zwischen den Beteiligten ist, wo
letztlich die Nebelerzeugungsvorrichtung angeordnet ist und ob sie sich entspre-
- 19 -
chend Merkmal 8 integral mit der Spindel dreht. Während die Antragsgegnerin die
Nebelerzeugung bei der D1 am offenen Austrittsende (24) des feststehenden
Rohrs (19) angeordnet sieht, meint die Antragstellerin, die Nebelerzeugung erfolge
im Bereich des Schlitzes (34) des Austrittskanals (36) des sich drehenden Werk-
zeugs, wozu sie auf eigene Versuchsreihen verweist.
In beiden Fällen ist die Nebelerzeugungseinrichtung somit entgegen der Lehre des
Streitgebrauchsmusters gemäß Merkmal 7 des Schutzanspruchs 13 nicht in dem
vorderen Endbereich der Spindel, sondern innerhalb des Werkzeugs (10) vorgese-
hen. Weiterhin ist das Rohr (19) bei der bekannten Kühl-/Schmiervorrichtung nach
der DE 42 00 808 A1 anders als beim Streitgebrauchsmuster nach Merkmal 6
nicht dazu angepasst, sich integral mit der Spindel zu drehen, sondern ist festste-
hend innerhalb der rotierenden Spindel angeordnet. Darüber hinaus sind auch die
Merkmale 10 bis 12 nicht aus der D1 bekannt.

Die Druckschrift D2 (DD 221 952 A2) zeigt eine Einrichtung zum Kühlen der
Hauptspindel von Werkzeugmaschinen, bei der auch eine Kühlung bzw. Schmie-
rung des Zerspanungsprozesses erfolgt. Das Kühl- bzw. Schmiermittel für den
Zerspanungsprozess wird über die Leitung (5) durch den Hydraulikkolben (7) in
ein Rohr (4) transportiert. Das Rohr (4) ist an seinem vorderen Ende mit Klauen
zum Einziehen der Werkzeuge in die Werkzeugaufnahme der Hauptspindel ver-
bunden und überträgt die dazu notwendige Kraft (Seite 3, Zeilen 27 bis 29).
Rohr (4) und Gewindebuchse (16) drehen sich zusammen mit der Spindel. Am
Ende des Rohrs (4) wird das Kühl- bzw. Schmiermittel dem Zerspanungsprozess
zugeführt, ohne dass – wie beim Streitgebrauchsmuster – eine Vermischung mit
Luft erfolgt. Es handelt sich hier somit um eine Überflutungsschmierung und nicht
um eine „Minimalmengenschmierung“ wie beim Streitgebrauchsmuster. Die D2
weist jedoch noch eine zweite Kühl-/Schmiermittelvorrichtung zum Kühlen der
Hauptspindel auf, die völlig getrennt von der ersten Kühl- bzw. Schmiermittelvor-
richtung für den Zerspanungsprozess angeordnet ist. Hierfür wird das Spindelkühl-
mittel (1) in einem geschlossenen Kreislauf von der Anschlussverschraubung (11)
über verschiedene Ringräume sowie über kreisabschnittsförmige Aussparun-
- 20 -
gen (19) der Gewindebuchse (16) in Richtung der Vorderseite der Spindel und von
dort wieder zurück über weitere Ringräume sowie die Bohrungen (22) der Gewin-
debuchse (16) zu einer Anschlussverschraubung (12) geführt. Keine der beiden
Kühl- bzw. Schmiermittelvorrichtungen weist einen Zufuhrpfad für Luft auf, weil
beide Pfade ausschließlich für flüssige Kühl- bzw. Schmiermittel vorgesehen sind.
Daher ist auch keine Nebelerzeugungsvorrichtung vorhanden und es erfolgt auch
kein Mischen von Luft und Flüssigkeit, so dass zumindest die Merkmale 5 bis 5.2,
7, 9 bis 12 aus dieser Druckschrift nicht bekannt sind.
Die Druckschrift D3 betrifft Versuchsberichte zum Bohren und Gewinden von Alu-
miniumlegierungen mit innerer Minimalmengenschmierung und zeigt am Beispiel
eines umgebauten Hochgeschwindigkeitsbearbeitungszentrums (Bearbeitungsein-
heit Specht 2 – Bild 1), dass eine innere Minimalschmierung einerseits die Stand-
zeit der Werkzeuge gegenüber einer reinen Trockenbearbeitung verlängert und
andererseits die benötigte Schmiermittelmenge gegenüber einer herkömmlichen
Schmierung („innere Hochdruckschmierung“) reduziert. Unter Minimalmengen-
schmierung oder Minimalschmierung beschreibt die Druckschrift D3 nach den
Ausführungen auf Seite 27, vorletzter Absatz, ein an sich bekanntes Verfahren,
bei dem durch Mischen von Kühlschmierstoff und Luft ein Nebel erzeugt wird, der
dann auf das zu kühlende oder zu schmierende Bauteil gesprüht wird. Der Fach-
mann weiß (vgl. z. B. BGH, Az. X ZR 7/09), dass bei dem Verfahren der Minimal-
mengenschmierung (z. T. auch Minimalschmierung oder Mindermengenschmie-
rung genannt), bei dem Werkstücke an der Wirkstelle durch Nebel zum Zwecke
der Kühlschmierung besprüht werden, eine ausreichende Strömungsgeschwindig-
keit an der Mündung des Werkzeugs zur Wirkstelle hin sichergestellt sein muss,
so dass bei einem derartigen Verfahren grundsätzlich eine nebelförmige Mischung
von Kühlschmierstoff und Luft strahlförmig (unter Druck) ausgestoßen wird. Nach
den Ausführungen auf Seite 27 setzt die D3 bereits als bekannt voraus, dass die-
ses Verfahren u. a. in Form einer „äußeren Minimalschmierung“ Verwendung fin-
det, bei dem zur Kühlschmierung ein Werkstück extern, also von außen, mit Nebel
besprüht wird oder der Nebel auch durch das Werkzeug und somit auch durch die
Spindel zugeführt und auf das zu kühlende und zu schmierende Bauteil gesprüht
- 21 -
wird, sofern diese Maschinen keinen automatischen Werkzeugwechsel haben,
was als „innere Minimalschmierung“ bezeichnet wird. Als bislang ungelöst sieht es
die D3 nach den Ausführungen auf Seite 27, letzter Absatz, erste Satz, an, eine
derartige „innere Minimalschmierung“, bei der die Nebelschmierung durch das
Werkzeug und somit auch durch die Spindel zugeführt wird, auch auf HSC-Bear-
beitungszentren einzusetzen. Denn für diesen Einsatz sei es nach den Ausführun-
gen auf Seite 27, letzter Absatz, zweiter Satz, erforderlich, „Schmierstoff und Luft
erst kurz vor Eintritt in das Werkzeug zu mischen“, um dadurch den Schmierstoff
sehr feinfühlig dosieren zu können.

Auf Seite 28, zweiter Satz der D3 ist dann weiter beschrieben, dass eine flexible
„Bearbeitungseinheit Specht entsprechend dieser Forderung“, nämlich Schmier-
stoff und Luft zum Zwecke der Nebelerzeugung erst kurz vor Eintritt in das Werk-
zeug zu mischen, umgerüstet worden sei und daher eine derartige Einrichtung in
die Motorspindel der Hochgeschwindigkeits-Einheit „SPECHT“ integriert worden
ist (Seite 29, letzter Absatz). Mit einem derart umgerüsteten HSC-Bearbeitungs-
zentrum („SPECHT 2“) sind auch die in diesem Beitrag auf den Seiten 31 bis 33
beschriebenen Versuchsreihen durchgeführt worden. Somit gibt die D3 mit der
Forderung „Schmierstoff und Luft erst kurz vor Eintritt in das Werkzeug zu
mischen“ – entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin – nicht nur eine unge-
löste und daher für die Zukunft zu lösende Aufgabe an, sondern vermittelt dem
Leser in klarer und eindeutiger Weise, dass genau diese Aufgabe im Rahmen der
beschriebenen Versuche gelöst worden ist, indem – entsprechend den Ausführun-
gen auf Seite 29, letzter Absatz – eine derartige Einrichtung zum Mischen von
Schmierstoff und Luft zum Zweck der Nebelerzeugung unmittelbar kurz vor Eintritt
in das Werkzeug in die Motorspindel der Hochgeschwindigkeits-Einheit „SPECHT“
integriert worden ist und somit eine innere Minimalmengenschmierung bei einem
HSC-Bearbeitungszentrum verwirklicht worden ist.

Die D3 zeigt und beschreibt somit eine Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werk-
zeugmaschine in Form des „Specht“ – Bearbeitungszentrums (Merkmal 1), mit
- 22 -
einer Spindel (Motorspindel, gemäß Seite 29), die gemäß den Ausführungen auf
Seite 30 mit bis zu 16 000 U/min drehen kann und somit zur Drehung um eine
Drehachse angepasst ist (Merkmale 2 und 2.1). Weiterhin ist – wie vorstehend
erläutert – auch eine Nebelerzeugungsvorrichtung in Form einer Einrichtung zum
Mischen von Schmierstoff und Luft zum Zweck der Nebelerzeugung vorgesehen
(Merkmale 5 und 5.1), die Schmierstoff und Luft erst unmittelbar kurz vor Eintritt in
das Werkzeug mischt und daher in dem vorderen Endbereich der Motorspindel
angeordnet ist (Merkmal 7). Da diese Nebelerzeugungsvorrichtung nach den Aus-
führungen auf Seite 29, letzter Absatz der D3, in die sich drehende Motorspindel
der „SPECHT“-Hochgeschwindigkeits-Einheit integriert ist, drängt sich für den
Fachmann eine Lösung auf, bei der sich die Nebelerzeugungseinrichtung integral
mit der Motorspindel entsprechend Merkmal 8 dreht, um so eine vollständige Inte-
gration der Nebelerzeugungsvorrichtung in die drehende Spindel zu erreichen.
Doch selbst wenn der Fachmann nicht bereits durch den Begriff „integriert“ zu die-
ser vollständigen Integration der Nebelerzeugungsvorrichtung in die Motorspindel
gelangen sollte, so bleiben ohnehin nur zwei Möglichkeiten, nämlich integral mit-
drehend oder feststehend. Die Auswahl eines bestimmten von nur zwei jeweils auf
der Hand liegenden Lösungswegen kann die erfinderische Tätigkeit nicht ohne
weiteres begründen (BGH, GRUR 2008, 56, 59 – Injizierbarer Mikroschaum).
Denn eine überschaubare Zahl von möglichen Lösungsansätzen, von denen jeder
spezifische Vor- und Nachteile hat und die sich als gleichwertige, ebenso vorzugs-
würdige Alternativen darstellen, gibt in der Regel Veranlassung, jeden dieser Lö-
sungsansätze in Betracht zu ziehen (BGH, GRUR 2012, 261 – E-Mail via SMS).
Dies gilt umso mehr, da die integral mitdrehende Lösung ohnehin offensichtlich die
technisch sinnvollere Lösung von beiden ist, weil sie eine Abstützung und eine
Zentrierung der Nebelerzeugungsvorrichtung ermöglicht.

In der D3 sind keine Angaben oder Hinweise auf Zuführpfade für Luft oder Flüssig-
keit in Form von Schmiermittel enthalten, so dass der D3 auch die Merkmale 3 bis
4.1 und 5.2 nicht ausdrücklich zu entnehmen sind. Da jedoch der in der Spindel
integrierten Nebelerzeugungsvorrichtung der D3, die Nebel durch Mischen von
- 23 -
Luft und Schmierstoff erst erzeugt, naturgemäß Luft und Schmierstoff getrennt
zugeführt werden müssen, müssen daher auch ein erster und ein zweiter Zufuhr-
pfad zum getrennten Zuführen von Flüssigkeit und Luft entsprechend den Merk-
malen 3 bis 4.1 in der Spindel vorhanden sein.

In Folge dessen ergibt sich zwangsläufig auch das Merkmal 5.2, welches ohnehin
nur eine Wiederholung der Merkmale 3 bis 4.1 darstellt.
Die Merkmale 4.2, 4.3, 6 sowie 10 bis 12 sind aus der D3 allerdings schon des-
halb nicht bekannt, weil die D3 nichts zu dem Aufbau der Nebelerzeugungsvor-
richtung sowie dem Verlauf der Kanäle ausführt.

Die übrigen Druckschriften D4 bis D16 liegen weiter ab und zeigen keine Kühl-/
Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine mit einer Spindel.

Die von der Antragstellerin als OVHH behauptete Vorbenutzung zeigt gemäß den
Figuren 2 und 3 der nicht offen gelegten Patentanmeldung P 43 37 919.1-14
(OVHH-1) eine Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine, mit einer
Spindel (Arbeitsspindel 2), die zur Drehung um eine Drehachse angepasst ist. Die
Spindelanordnung weist gemäß den Figuren sowie den Ausführungen auf
Seite 13, erster Absatz der Beschreibung erste Zufuhrpfade (20, 22) und zweite
Zufuhrpfade (30, teilweise ohne Bezugszeichen) zum getrennten Führen von Flüs-
sigkeit und Luft in der Spindel auf.

Weiterhin ist eine Mischkammer (26) vorgesehen, in welcher gemäß Seite 13, letz-
ter Absatz die über die Zufuhrpfade (20, 22; 30) zugeführte Luft und Flüssigkeit
intensiv gemischt werden und die somit eine Nebelerzeugungsvorrichtung im
Sinne des Streitgebrauchsmusters bildet. Die Nebelerzeugungsvorrichtung
(Mischkammer 26) ist dabei derart in dem vorderen Endbereich der Arbeitsspin-
del (2) vorgesehen, dass sie sich integral mit der Spindel dreht.
Anders als bei den Merkmalen 4.2 und 4.3 des Schutzanspruchs 13 wird bei der
Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine gemäß der behaupteten
- 24 -
Vorbenutzung (OVHH-1) der innere Kanal jedoch nicht von einem Rohr, sondern
von einer koaxial zur Arbeitsspindel sich erstreckenden Bohrung (6) gebildet.
Demzufolge kann auch nicht der zweite Kanal entsprechend Merkmal 4.3 an die
Außenwand des Rohrs anschließen, sondern wird von einem Ringraum (11) in der
Spindel gebildet. Mangels eines Rohres sind in Folge auch die Merkmale 6 und 9
nicht verwirklicht, die die Anordnung des Rohrs präzisieren.
Auch die Nebelerzeugungseinrichtung der angeblich vorbenutzten Kühl-/Schmier-
vorrichtung ist völlig anders aufgebaut als die des vorliegenden Streitgebrauchs-
musters. Denn die Nebelerzeugungseinrichtung der angeblich vorbenutzten Kühl-/
Schmiervorrichtung besteht lediglich aus einer zylindrischen Mischkammer (13;
26), in die axial der Zuführkanal für das Schmiermittel und radial zwei Kanäle für
Druckluft münden, wobei die Mischkammer von einer Druckfeder eines Rück-
schlagventils durchgriffen wird. Daher weist die Nebelerzeugungseinrichtung der
angeblich vorbenutzten Kühl-/Schmiervorrichtung auch nicht die Merkmale 9 bis
12 des geltenden Schutzanspruchs 13 auf.

Auch die übrigen im Zuge des Verfahrens von der Antragstellerin genannten offen-
kundigen Vorbenutzungen, betreffend die Vorbenutzung OV, gehen inhaltlich nicht
über das hinaus, was bereits in der OVHH-1 gezeigt ist.

So ist bei der angeblich vorbenutzten Kühl-/Schmiervorrichtung nach der OV9 der
innere Kanal auch nicht von einem Rohr, sondern von einer Bohrung in einem
Dosierventil gebildet. In Folge fehlen daher auch die Merkmale 4.2, 4.3 und 6, die
sich auf eine Ausgestaltung des Rohres beziehen. Weiterhin ist die Nebelerzeu-
gungsvorrichtung anders als die Merkmale 9 bis 12 aufgebaut und wird von einer
Zweistoffdüse gebildet, die weder ein Randteil hat, in das ein Rohr mündet, noch
einen inneren Kanal mit abgesetztem Durchmesser.

5.3.2. Der Gegenstand des geltenden Schutzanspruchs 13 beruht auch auf
einem erfinderischen Schritt.

- 25 -
Nächstliegenden Stand der Technik und einen geeigneten Ausgangspunkt bildet
– nach dem Vortrag der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung – die
Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine gemäß der D3, die, wie vor-
stehend zur Neuheit begründet, unmittelbar und eindeutig die Merkmale 1 bis 2.1,
5 und 5.1 offenbart, während sich die Merkmale 3 bis 4.1, 5.2 und 7 dem Fach-
mann aufgrund seines Fachwissens erschließen. Die Merkmale 4.2, 4.3, 6 sowie
10 bis 12 sind, wie oben dargelegt, aus der D3 nicht bekannt.

Auch in Kombination der D3 mit der D13 ergibt sich der Gegenstand des Schutz-
anspruchs 13 nicht in naheliegender Weise. Die D13 betrifft eine Löschanlage
zum Löschen eines Brandes und zeigt in den Figuren 1 und 2 den prinzipiellen
Aufbau einer an sich bekannten Zweistoffdüse bei der Flüssigkeit durch einen fest-
stehenden, mittleren Kanal und Gas, beispielsweise ein Inertgas, durch einen die-
sen umgebenden, zweiten feststehenden Kanal der Düse zugeführt und mittels
äußerer (Figur 1) oder innerer Vermischung (Figur 2) ein Nebel erzeugt wird.
Daher offenbart diese Entgegenhaltung bereits nicht die Merkmale 1 bis 9 des
Schutzanspruchs 13, bei denen es um die spezielle Anordnung von rotierenden
Kanälen für eine Kühl-/Schmiermittelvorrichtung einer Werkzeugmaschine geht.
Insofern hat der Senat erhebliche Bedenken, ob der Fachmann, der die bekannte
Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine nach der D3 verbessern
will, überhaupt die D13 heranziehen würde, weil es bei der D13 nicht um Kühlen
oder Schmieren, sondern um das Brandlöschen geht, bei der die Menge der zuge-
führten Flüssigkeitsmenge deutlich größer ist als bei einer Kühl-/Schmiervorrich-
tung.
Doch selbst wenn der Fachmann die Lehre der D13 in Betracht ziehen sollte, so
führt dies nicht zum Streitgegenstand nach Schutzanspruch 13.
Denn bei der bekannten Zweistoffdüse nach der D13 mit äußerer Vermischung
nach Figur 1 findet die Nebelerzeugung außerhalb der Düsen im Freien statt, so
dass dort weder das Gas noch die Flüssigkeit entsprechend Merkmal der Merk-
male 11 und 12 in einen Kanal strahlförmig ausgestoßen werden. Allenfalls bei der
inneren Vermischung nach Figur 2 weist die bekannte Nebelerzeugungsvorrich-
- 26 -
tung nach der D13, ähnlich der Merkmale 9 und 10, ein Randteil mit einem inneren
Kanal (für Flüssigkeit) auf, wobei der innere Kanal einen zweiten Innendurchmes-
ser hat, der kleiner ist als der erste Innendurchmesser.
Weiterhin hat die bekannte Nebelerzeugungsvorrichtung nach der Figur 2 der D13
entsprechend Merkmalskomplex 11 einen mittleren Kanal, in den das Randteil
konzentrisch so vorsteht, dass der zweite Zufuhrpfad (für Gas) in den mittleren
Kanal mündet, und zwar im Bereich des vorstehenden Teils des Randteils zwi-
schen dem äußeren Umfang des Randteils und der Innenwand des mittleren
Kanals.
Anders als es Merkmal 12 vorgibt, ist diese bekannte Nebelerzeugungsvorrichtung
jedoch nicht derart dazu angepasst, dass die über den ersten Zufuhrpfad (mittlerer
Kanal) zugeführte Flüssigkeit (die aus dem Randteil in den mittleren Kanal strahl-
förmig ausgestoßen wird), und Luft, die über den zweiten Zufuhrpfad in den mitt-
leren Kanal derart zugeführt wird, dass sie an dem Außenumfang des Randteils
vorbei in den Kanal ausgestoßen wird, auch in dem mittleren Kanal zur Nebeler-
zeugung gemischt wird.
Denn nach den Ausführungen in Spalte 2, Zeilen 1 bis 8 der D13 erfolgt die Nebel-
erzeugung bei der inneren Vermischung nach Figur 2 durch und daher innerhalb
einer gemeinsamen Düsenöffnung C und somit nicht in dem inneren Kanal, die
unmittelbar vor der Düsenöffnung C liegt.
Da neben dem Teilmerkmal 12 auch die Merkmale 4.2, 4.3 und 6 des geltenden
Schutzanspruchs 13 weder aus der D3 noch aus der D13 bekannt sind, kann
daher eine Kombination der Druckschriften D3 mit D13 selbst unter Berücksichti-
gung von fachmännischem Handeln nicht zu einem Gegenstand mit sämtlichen
Merkmalen 1 bis 12 führen.
Die beanspruchte Lehre war auch nicht durch einfache fachübliche Erwägungen
ohne weiteres auffindbar; vielmehr bedurfte es darüber hinaus gehender Gedan-
ken und Überlegungen, die auf erfinderische Tätigkeit schließen lassen, um zur
beanspruchten Lösung zu gelangen.

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Auch eine Kombination der Druckschriften D1 mit D13 führt entgegen der vorge-
tragenen Auffassung der Antragstellerin nicht zum erfindungsgemäßen Gegen-
stand entsprechend Schutzanspruch 13.
Denn bei der bekannten Kühl-/Schmiervorrichtung für eine Werkzeugmaschine
nach der D1 sind – wie vorstehend zur Neuheit begründet – zumindest nicht die
Merkmale 6, 9 und 10 bis 12 verwirklicht, so dass selbst in Kombination mit der
D13 zumindest nicht die Merkmale 6 und 9 sowie Teile des Merkmals 12 nicht ver-
wirklicht wären.

Dasselbe gilt sinngemäß auch für die Kühl-/Schmiervorrichtung der Werkzeugma-
schine gemäß der behaupteten Vorbenutzung nach der nicht offengelegten
Schutzanmeldung P 43 37 919.1-14 (OVHH-1) sowie für die weiteren behaupteten
Vorbenutzungen hinsichtlich der OV9, weil dort – wie vorstehend zur Neuheit des
Schutzanspruchs 1 begründet – ebenfalls die Merkmale 4.2, 4.3, 6, 9 sowie 10 bis
12 des Schutzanspruchs 13 nicht verwirklicht sind, so dass diese behaupteten
Vorbenutzungen nicht über das hinausgehen, was dem Fachmann aus der D3
bekannt ist.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Fachmann ausgehend von der D3,
oder der D1, oder von einer der behaupteten Vorbenutzungen auch unter Berück-
sichtigung seines Fachwissens und Fachkönnens nicht in naheliegender Weise
zum Gegenstand des Schutzanspruchs 13 des Streitgebrauchsmusters gelangt.
Dasselbe gilt auch unter Berücksichtigung der übrigen Druckschriften D4 bis D12,
sowie D14 bis D16, die nicht über das hinausgehen, was dem Fachmann aus der
D3 oder der D13 bekannt geworden ist.

Bei dieser Sachlage kann daher dahinstehen, ob die D3 tatsächlich vorveröffent-
licht ist und ob die Gegenstände gemäß OV und OVHH tatsächlich vor dem Priori-
tätstag des Streitgebrauchsmusters offenkundig vorbenutzt wurden. Die bean-
tragte Zeugeneinvernahme hinsichtlich der behaupteten Vorbenutzungshandlun-
gen war daher entbehrlich.
- 28 -

Der Schutzanspruch 13 hat daher Bestand.

5.4 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 14 gemäß Sachantrag, der aufgrund
seiner Zweckbestimmung ohne Zweifel gewerblich anwendbar ist, hat als neu zu
gelten, da keine Druckschrift seine Merkmale in ihrer Gesamtheit zeigt. Er beruht
auch auf einem erfinderischen Schritt.

Wie bereits bei der Beurteilung der Neuheit und des erfinderischen Schritts des
Gegenstandes nach dem Schutzanspruch 13 ausgeführt ist, sind aus dem Stand
der Technik keine Kühl-/Schmiervorrichtungen für Werkzeugmaschinen beschrie-
ben oder nahe gelegt, die entsprechend der Merkmale 1 bis 12 ausgestaltet ist.
Da auch der Schutzanspruch 14 die Merkmale 1 bis 6 sowie 8 bis 12 aufweist, die
in dem Schutzanspruch 13 aufgeführt sind, ist das Vorliegen der erfinderischen
Tätigkeit übereinstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausführungen
wird verwiesen.

Der Schutzanspruch 14 ist daher auch gewährbar.

5.5 Der (abhängige) Schutzanspruch 15 betrifft eine zweckmäßige und nicht
selbstverständliche Ausgestaltung der Gegenstände nach den Schutzansprü-
chen 13 oder 14, der über Selbstverständlichkeiten hinausreicht. Er ist daher
ebenfalls schutzfähig.


6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 84 Abs. 2
Satz 2 PatG, § 17 Abs. 4 GebrMG.




- 29 -
III.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Da der Senat die Rechtsbe-
schwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Metternich Rippel Dr. Dorfschmidt


Fa


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