BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



35 W (pat) 437/13
_______________
(Aktenzeichen)



An Verkündungs Statt
zugestellt am
1. Dezember 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -
betreffend das Gebrauchsmuster 298 18 178

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts auf die mündliche Verhandlung vom 13. September 2017 unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich sowie der Richter Dr.-Ing. Krüger
und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder

beschlossen:

I. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

II. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstel-
lerin.


G r ü n d e

I.

Der Antragsgegner und Beschwerdegegner (im Folgenden: Antragsgegner) ist
eingetragener Inhaber des am 12. Oktober 1998 angemeldeten und am
11. Februar 1999 mit der Bezeichnung

„Saugfähige Faserstoffbahn“

und den Schutzansprüchen 1 bis 20 eingetragenen Gebrauchsmusters
298 18 178 (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster), das die Prioritäten der Pa-
tentanmeldungen 197 40 890.1 vom 18. November 1997 und 198 24 825.3 vom
4. Juni 1998 in Anspruch nimmt. Das Streitgebrauchsmuster ist Ende Okto-
ber 2008 nach Ablauf der Schutzdauer erloschen.

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Der Hauptanspruch in der eingetragenen Fassung lautet:

Saugfähige Faserstoffbahn (100), bestehend aus einem hohen
Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern (1), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zellstofffasern in einem Prägemuster aus
punkt- oder linienförmigen Prägebereichen (3) miteinander ver-
presst und in den Prägebereichen (3) Prägemusters infolge hoher
Druckbeaufschlagung klebstoff- und/oder bindemittelfrei fusioniert
sind.

Auf diesen Anspruch sind die weiteren Schutzansprüche 2 bis 20 rückbezogen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hatte die Antragstellerin am 11. März 2005 Lö-
schungsantrag gestellt. Der Löschungsantrag wurde gestützt auf mangelnde
Schutzfähigkeit gegenüber druckschriftlichem Stand der Technik und einer offen-
kundigen Vorbenutzung, nach Behauptung der Antragstellerin durch Export und
Vertrieb von Slipeinlagen „Helen Harper Classic‘s“ nach bzw. in Deutschland vor
dem Prioritätszeitpunkt.

Der Antragsgegner hat dem am 29. März 2005 zugestellten Löschungsantrag mit
Schriftsatz vom 28. April 2005, per Fax eingereicht am selben Tag, widerspro-
chen.

Mit in der mündlichen Verhandlung am 11. Oktober 2007 verkündetem Beschluss
hatte die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts
das Gebrauchsmuster gelöscht. Sie hatte zur Begründung ausgeführt, der Gegen-
stand des Gebrauchsmusters sei mangels Ausführbarkeit nicht schutzfähig.

Gegen diesen Beschluss hatte der Antragsgegner am 5. Dezember 2007 Be-
schwerde eingelegt.

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Auf diese Beschwerde hat der Senat mit Beschluss vom 14. Januar 2009 den vor-
genannten Beschluss aufgehoben und die Sache an das DPMA zurückverwiesen.
Dabei hat der Senat sich nicht mehr mit der eingetragenen Fassung des Streitge-
brauchsmusters befasst, nachdem der Antragsgegner in der mündlichen Ver-
handlung am 14. Januar 2009 das Streitgebrauchsmuster im Rahmen einer
neuen, in der mündlichen Verhandlung übergebenen Fassung mit einem geän-
derten Schutzanspruch 1 als Hauptantrag und mit Hilfsanträgen 1 bis 3 mit weiter
geänderten Schutzansprüchen verteidigt hatte. Den Schutzanspruch 1 nach
Hauptantrag hielt der Senat mangels Bestimmtheit seines Gegenstandes für nicht
zulässig. Hingegen wurde der Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 für zulässig
und sein Gegenstand auch für ausführbar gehalten. Ferner bejahte der Senat
insoweit die Schutzfähigkeit gegenüber dem im Verfahren befindlichen druck-
schriftlichen Stand der Technik (Entgegenhaltungen A3 bis A8), war aber auch der
Auffassung, es könne möglicherweise die geltend gemachte Vorbenutzung der
Schutzfähigkeit entgegenstehen. Insbesondere mit Blick auf daher weitere, von
der Gebrauchsmusterabteilung durchzuführende Ermittlungen hat der Senat die
Sache an das DPMA zurückverwiesen.

Im weiteren Verfahren hat die Gebrauchsmusterabteilung zu der geltend gemach-
ten Vorbenutzung eine Beweisaufnahme durchgeführt mit Einvernahme der Zeu-
gen van I… und O… Ferner hat sich die Antragslage im weiteren Verfah-
ren vor der Gebrauchsmusterabteilung erneut geändert. Der Antragsgegner hat
ausweislich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 4. September 2013
als Hauptantrag das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung und
sodann nach Maßgabe von Hilfsanträgen 1 bis 4, eingereicht mit Schriftsätzen
vom 24. und 31. Oktober 2011, verteidigt. Hinsichtlich des Hauptantrags ist die
Gebrauchsmusterabteilung der Auffassung, dass dieser schon deswegen nicht
zum Erfolg führe, weil der Antragsgegner das Streitgebrauchsmuster im Be-
schwerdeverfahren vor dem Senat nur noch in eingeschränktem Umfang verteidigt
habe, was als Teilrücknahme des Widerspruchs gegen den Löschungsantrag auf-
zufassen sei. Hinsichtlich des Hilfsantrags 1, welcher dem Hauptantrag im ersten
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Beschwerdeverfahren entsprochen habe, sieht sich die Gebrauchsmusterabtei-
lung an die Gründe des Senatsbeschlusses vom 14. Januar 2009 gebunden,
wonach diese Fassung nicht hinreichend erkennen lasse, was unter Schutz
gestellt werden solle. In Bezug auf Hilfsantrag 2, welcher dem Hilfsantrag 1 im ers-
ten Beschwerdeverfahren entsprochen habe, bleibe der Löschungs- bzw. Feststel-
lungsantrag, auf welchen die Antragstellerin umgestellt hatte, hingegen ohne Er-
folg, weil der Antragstellerin der Nachweis einer relevanten Vorbenutzung nicht
gelungen sei und entsprechend den Gründen im Senatsbeschluss vom 14. Ja-
nuar 2009 gegenüber dem weiteren entgegengehaltenen Stand der Technik die
Schutzfähigkeit in Bezug auf diese Fassung zu bejahen sei.

Der Schutzanspruch 1 lautet in dieser Fassung:

Saugfähige Faserstoffbahn (100), bestehend aus einem hohen
Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern (1), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zellstofffasern in einem Prägemuster aus
punkt- oder linienförmigen Prägebereichen (3) miteinander ver-
presst und in den Prägebereichen (3) des Prägemusters infolge
hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und/oder bindemittelfrei
dergestalt fusioniert sind, dass benachbarte Zellstofffasern im
Prägebereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind, so
dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwir-
kung von Wasser nicht löst.

Gegen diesen, nunmehr verfahrensgegenständlichen Beschluss, der den Betei-
ligten jeweils am 30. September 2013 zugestellt worden ist, hat die Antragstellerin
mit Schriftsatz vom 25. Oktober 2013, eingegangen am gleichen Tage, Be-
schwerde erhoben.

Die Antragstellerin begründet ihre Beschwerde zum einen damit, dass der Gegen-
stand des Schutzanspruchs 1 in der maßgebenden, von der Gebrauchsmuster-
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abteilung als schutzfähig erachteten Fassung gegenüber den Ursprungsunterla-
gen unzulässig erweitert worden sei, nämlich in Bezug auf das Merkmal „so dass
sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Wasser nicht
löst“.

Zum anderen sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters aus mehreren
Gründen nicht schutzfähig. Bereits der druckschriftliche Stand der Technik gemäß
den Entgegenhaltungen A3 bis A5 stehe dem Streitgebrauchsmuster neuheits-
schädlich entgegen. Des Weiteren sei der Gegenstand des Streitgebrauchsmus-
ters durch Export bzw. Vertrieb des Produkts „Helen Harper Classic‘s“ nach bzw.
in Deutschland im Wege einer offenkundigen Vorbenutzung neuheitsschädlich
vorweggenommen worden. Die hierfür durchgeführte Beweisaufnahme vor der
Gebrauchsmusterabteilung sei von dieser fehlerhaft gewürdigt worden.

Die Antragstellerin hat die folgenden Entgegenhaltungen und Dokumente in das
Verfahren eingeführt:

A1 Streitgebrauchsmuster DE 298 18 178 U1
A2 Merkmalsanalyse
A3 US 5,128,193 A mit Übersetzung A3a
A4 US 3,692,622 mit Übersetzung A4a
A5 US 3,426,750 mit Übersetzung A5a
A6 US 4,781,962 mit Übersetzung A6a
A7 US 4,111,744 mit Übersetzung A7a
A8 DE 2 333 732 A
A9 Karton mit Slipeinlagen Helen Harper
A10 Eidesstattliche Versicherung O… mit Übersetzung A10a
A11 Eidesstattliche Versicherung van I…
mit Übersetzung A11a
A12 Eidesstattliche Versicherung S… mit Übersetzung A12a

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A13 Eidesstattliche Versicherung van I…
mit Übersetzung A13a
A14 CD ROM mit Film betreffend die Herstellung von Slipeinlagen
A15 Rechnung O1… N.V. an Helen Harper Hygienic GmbH
A16 Drei Rechnungen Helen Harper GmbH an E… Handelsgesellschaften
A17 Gutachten 43859AC C… mit Übersetzung A17a
A18 Stellungnahme zum Gutachten 43859AC mit Übersetzung A18a
A19 Angebot Prägewalze an O1… N.V.
A20 Abbildungen eines Kartons für Slipeinlagen Helen Harper
A20.1 Eidesstattliche Versicherung S1… mit Übersetzung A20.2
A20.3 Original Kartonverpackung zu A20.1
A20.4 Farbkopie der Kartonverpackung A20.3
und Kopie der Rückseiten von drei mit Stempel versehenen Slipeinlagen
A20.5 Drei mit Stempel versehene Slipeinlagen
A20.6 Drei ungestempelte Slipeinlagen
A20.7 Zweites Gutachten C… 0709-038 mit Übersetzung A20.8
A20.9 EP 1 032 342 B1 (ursprünglich: „A19“)
A20.10 WO 99/25281 A1 (ursprünglich: „A20“)
A21 DE 102 60 137 B4
A22 DE 10 2006 050 831 A1
A21 Gutachten IVP Nr. 201005-01
A22 DIN EN ISO 12625-4
A23 Prüfungsbescheid DPMA vom 22.05.00 zu Az. 197 50 890.1
A25 Beweisbeschluss OLG Düsseldorf I-2 U 116/05
A26 Schriftsatz der Klägerin (hier: Antragstellerin) in I-2 U 116/05
A27 Beschluss OLG Düsseldorf Sachverständigengutachten I-2 U 116/05
A28 Schreiben OLG Düsseldorf an Sachverständigen Prof. S2…
A29 Beschluss OLG Düsseldorf Vorgaben zum Sachverständigengutachten
A30 Schreiben OLG Düsseldorf an Sachverständigen Prof. S2…
A31 Sachverständigengutachten Prof. S2…
A32 Ehrenwörtliche Erklärung H… mit Übersetzung A32a
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A33 Ehrenwörtliche Erklärung S3… mit Übersetzung A33a
A34 Ehrenwörtliche Erklärung Van H1…,
Übersetzung A34a
A35 Ehrenwörtliche Erklärung D… mit Übersetzung A35a
A36 Beschäftigungsbescheinigung H… mit Übersetzung A36a
A37 Beschäftigungsbescheinigung S3… mit Übersetzung A37a
A38 Beschäftigungsbescheinigung Van H1…,
Übers. A38a
A39 Beschäftigungsbescheinigung D… mit Übersetzung A39a
A40 Technische Zeichnung O1… Hygienic Disposables WD1 nr.07, 03.06.96
A41 Technische Zeichnung O1… CZ 01-SV4 slip 24.11.2005

Dabei wurden die Bezeichnungen „A21“ und „A22“ zweimal, die Bezeichnung
„A24“ nicht vergeben.

Die Antragstellerin stellt in der mündlichen Verhandlung vom 13. September 2017
den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des DPMA vom
4. September 2013 aufzuheben und festzustellen, dass das Streit-
gebrauchsmuster 298 18 178.9 in vollem Umfang von Anfang an
unwirksam war.

Der Antragsgegner stellt den Antrag,

1. die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen;
2. hilfsweise zu Ziffer 1 im Wege der Anschlussbeschwerde den
Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des DPMA vom
4. September 2013 aufzuheben und festzustellen, dass das
Streitgebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung von
Anfang an wirksam war;
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3. weiterhin hilfsweise zu Ziffer 2 im Wege der Anschlussbe-
schwerde den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II
des DPMA vom 4. September 2013 aufzuheben und festzu-
stellen, dass das Streitgebrauchsmuster nur insoweit von An-
fang an unwirksam war, als es über den Gegenstand der
Schutzansprüche nach Hilfsantrag I gemäß Schriftsatz vom
31. Oktober 2011 hinausging.

Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass in der Fassung des Schutzan-
spruchs 1, wie sie von der Gebrauchsmusterabteilung für schutzfähig erachtet
wurde, keine unzulässige Erweiterung vorliege. Auch sei der Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters nach dieser Fassung gegenüber dem druckschriftlichen
Stand der Technik neu und weise insoweit auch einen erfinderischen Schritt auf.
Eine neuheitsschädliche Vorbenutzung sei weder dargetan noch nachgewiesen.
Im Übrigen würde das Produkt „Helen Harper Classic‘s“ die Merkmale des Streit-
gebrauchsmusters in der von der Gebrauchsmusterabteilung als schutzfähig
erachteten Fassung nicht aufweisen.

Seine gemäß Schriftsatz vom 25. August 2017 und gemäß Antragstellung in der
mündlichen Verhandlung vom 13. September 2017 hilfsweise erhobene An-
schlussbeschwerde begründet der Antragsgegner, damit, dass er nach seiner Auf-
fassung den Widerspruch gegen den Löschungsantrag nicht teilweise zurückge-
nommen habe, so dass er das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fas-
sung noch geltend machen könne. Auch seien diese Fassung sowie der Gegen-
stand nach Hilfsantrag I gemäß Schriftsatz vom 31. Oktober 2011 schutzfähig.

Der Antragsgegner hat die folgenden Unterlagen eingereicht:

AG1 Wikipedia Artikel „Papier“, undatiert, und:
Fachwörterbuch Textil, DT-Fachverlag, 1988, ISBN 3-87150-284,
Seiten 13, 64
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AG2 Gutachten PTS Nr. 000907 Prof. W… 07.07.2005
AG3 Eklund, Dan: Paper Chemistry DT Paper Science Publications,
Finland 1991, Seite 90
AG4a Beschluss OLG Düsseldorf I-2 U 116/05 vom 19. Mai 2016
AG4b Aussetzungsbeschluss OLG Düsseldorf I-2 U 116/05 vom 2. Juni 2016
AG4c Hinweisbeschluss OLG Düsseldorf I-2 U 116/05 vom 8. Juni 2016
BF1 Artikel: Plastifizieren nativer Cellulose (undatiert, 2002 oder später)
BF2 Römpp Chemie Lexikon 1995, Artikel: „Fusion“

Für die weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf die angefochtenen Be-
schlüsse der Gebrauchsmusterabteilung, den Beschluss des Senats, die Schrift-
sätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt.


II.

Die Beschwerde der Antragstellerin war zurückzuweisen, da hinsichtlich des Ge-
genstands des Streitgebrauchsmusters in der geltenden Fassung weder festge-
stellt werden konnte, dass er über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich
eingereichten Fassung hinausgeht (§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG), noch dass er nicht
schutzfähig ist (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG).
Da somit dem als Hauptantrag gestellten Sachantrag des Antragsgegners bereits
in vollem Umfang entsprochen wird, war über die Anschlussbeschwerde, die der
Antragsgegner zulässigerweise nur hilfsweise erhoben hat (vgl. BGH NJW 1984,
1240 [1241]) nicht mehr zu entscheiden.


1. Die streitgegenständliche Erfindung betrifft, siehe die Gebrauchsmuster-
schrift (GS), Seite 1, Absatz 1, eine saugfähige Faserstoffbahn, die aus einem
hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern besteht.

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a) Gemäß der Beschreibungseinleitung, GS, Seite 1, Absatz 2, war bereits
bekannt, saugfähige Faserstoffbahnen aus Cellulose-Fasern und Zusatzstoffen
herzustellen, indem das Material zwischen zwei glatten Kalanderwalzen zu einem
absorbierenden Produkt mit einer spezifischen Dichte von 0,2 – 1,0 g/cm³ kompri-
miert wird.

Als nachteilig wird dabei angegeben, dass ein solches Produkt eine zu geringe
Reißfestigkeit besitze. Um die Reißfestigkeit zu erhöhen, müssten synthetische
Zusatzstoffe hinzugefügt werden, insbesondere Thermoplaste, die ein Recycling
der Zellstofffasern erschwerten.
Dementsprechend ist als Aufgabe genannt, GS, Seite 1, Absatz 3, eine Faserstoff-
bahn anzugeben, deren Recyclingfähigkeit verbessert ist, und die eine erhöhte
Reißfestigkeit aufweist.

Diese Aufgabe soll gemäß den Angaben in der Beschreibungseinleitung dadurch
gelöst werden, dass bei einer Faserstoffbahn der genannten Art – nämlich einer
saugfähigen Faserstoffbahn, bestehend aus einem hohen Anteil miteinander ver-
presster Zellstofffasern – die Zellstofffasern in einem Prägemuster aus punkt- oder
linienförmigen Prägebereichen (miteinander) verpresst und in den Prägebereichen
des Prägemusters infolge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und/oder binde-
mittelfrei fusioniert sind.
Im Schutzanspruch 1 in der nunmehr geltenden Fassung ist darüber hinaus ange-
geben, das die Zellstofffasern in den Prägebereichen klebstoff- und bindemittelfrei
fusioniert sein sollen, und zwar derart, dass benachbarte Zellstofffasern im Präge-
bereich sehr fest und innig miteinander verbunden sind, so dass sich die Verbin-
dung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Wasser nicht löst.


b) Der nach Hauptantrag des Antragsgegners maßgebende Schutzanspruch 1
in der von der Gebrauchsmusterabteilung als schutzfähig erachteten Fassung
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gemäß Hilfsantrag II, eingereicht mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2011, kann wie
folgt gegliedert worden:

1. Saugfähige Faserstoffbahn (100),
1.1 bestehend aus einem hohen Anteil
miteinander verpresster Zellstofffasern (1),
1.2 dadurch gekennzeichnet, dass
die Zellstofffasern
in einem Prägemuster
aus punkt- oder linienförmigen Prägebereichen (3)
miteinander verpresst
1.3 und in den Prägebereichen (3) des Prägemusters
infolge hoher Druckbeaufschlagung
klebstoff- und bindemittelfrei
dergestalt fusioniert sind,
1.5 dass benachbarte Zellstofffasern
im Prägebereich
sehr fest und innig miteinander verbunden sind,
so dass sich die Verbindung
bei Gebrauchstemperatur
durch Einwirkung von Wasser
nicht löst.


c) Zuständiger Fachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere
für die Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und für die Beurtei-
lung des Standes der Technik ankommt, ist für diesen Gegenstand ein Dipl.-Ing.
Maschinenbau der Fachrichtung Verfahrenstechnik mit Kenntnissen in der Zell-
stoffchemie und in der Verarbeitung von Zellstoff.

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d) Nach dem Verständnis dieses Fachmanns betrifft der Gegenstand des
Schutzanspruchs 1 gemäß dem Merkmal 1 eine saugfähige Faserstoffbahn. Mit
dem Begriff „saugfähig“ ist die grundlegende Verwendung der anspruchsgemäßen
Faserstoffbahn bezeichnet, nämlich das Aufnehmen und Binden von Flüssigkeit.
Als aufzunehmende und zu bindende Flüssigkeit ist dabei im 4. Absatz auf Seite 2
GS ausdrücklich Wasser genannt; in Frage kommen auch Körperflüssigkeiten, wie
sich aus der Angabe „als Saugkern für Hygieneartikel“ im selben Absatz ergibt.
Die genannte Aufgabe, eine Faserstoffbahn anzugeben, die – bei bzw. trotz einer
durch Verzicht auf Klebstoffe und Bindemittel verbesserten Recyclingfähigkeit –
eine erhöhte Reißfestigkeit besitzt, wird vom Fachmann daher dahingehend ver-
standen, dass eine erhöhte Reißfestigkeit bei einer bestimmungsgemäßen Ver-
wendung zum Aufsaugen von Flüssigkeiten erreicht werden soll.

Laut Merkmal 1.1 bestehen anspruchsgemäße Faserstoffbahnen aus einem
hohen Anteil miteinander verpresster Zellstofffasern. Als weitere Bestandteile
kommen gemäß GS Seite 4, Absätze 3 und 4, Hilfs- und Füllstoffe wie beispiels-
weise Titandioxid, Superabsorber oder geruchshemmende Wirkstoffe in Frage.

Gemäß dem Merkmal 1.2 ist die erfindungsgemäße Faserstoffbahn dadurch
gekennzeichnet, dass die Zellstofffasern in einem Prägemuster aus punkt- oder
linienförmigen Prägebereichen (3) miteinander verpresst sind. Die Prägebereiche
sind demnach in einer sich wiederholenden Anordnung, dem Prägemuster, vorge-
sehen.

Die Zellstofffasern sollen weiter nach Merkmal 1.3 in den Prägebereichen (3) des
Prägemusters infolge hoher Druckbeaufschlagung klebstoff- und bindemittelfrei
fusioniert sein. „Fusioniert sein“ ist in diesem Zusammenhang kein gängiger Fach-
begriff, der dem Fachmann aus sich heraus eine bestimmte Bedeutung vermittelt.
Er wird auf Seite 2 GS im zweiten und im letzten Absatz, wie nun auch in das
letzte Merkmal 1.5 des Anspruchs 1 übernommen, als „sehr feste und innige Ver-
bindung der Zellstofffasern miteinander“ beschrieben. Diese Verbindung der Fa-
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sern in den Prägebereichen soll frei von Klebstoffen und Bindemitteln sein und
durch hohe Druckbeaufschlagung zustande kommen.
Dabei ist kein Wert für die Höhe des Drucks genannt. Bei der Beschreibung des
Ausführungsbeispiels ist angegeben, GS Seite 7, Zeile 14, dass die Prägeberei-
che fast durchsichtig sein sollen, was voraussetzt, dass die Hohlräume zwischen
den Fasern und in den Fasern beseitigt sind, und so stark verdichtet wurde, dass
keine Grenzflächen zwischen den Fasern verbleiben, an denen Licht gestreut wer-
den könnte. Dieses Merkmal wurde jedoch nicht in den Anspruch 1 aufgenommen.
Im Anspruch 1 ist im letzten Merkmal 1.5 angegeben, dass eine anspruchsgemäß
infolge sehr hoher Druckbeaufschlagung sehr feste und innige Verbindung be-
nachbarter Zellstofffasern im Prägebereich daran zu erkennen ist, dass sich die
Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch Einwirkung von Wasser nicht löst.
In der Beschreibungseinleitung ist ausgeführt, dass auch eine nach dem Stand der
Technik zwischen glatten Kalanderwalzen mit geringerem Druck als erfindungs-
gemäß vorgesehen kalandrierte Faserstoffbahn bereits eine gewisse, wenn auch
zu geringe Reißfestigkeit besitzt, und dementsprechend diese Reißfestigkeit er-
höht werden soll (GS Seite 1, Zeilen 17 bis 26). Deshalb versteht der Fachmann
das Merkmal 1.5 nicht dahingehend, dass erstmals überhaupt ein Nicht-Lösen
erreicht werden soll, sondern dahingehend, dass die genannte Verbindung be-
nachbarter Zellstofffasern sich durch Einwirkung von Wasser auch unter solchen
Einsatzbedingungen nicht löst, unter denen die Verbindungen von nach dem
Stand der Technik kalandrierten Faserstoffbahnen sich lösen würden.

Die Frage, wie viele der Verbindungen eines Prägebereichs die Bedingung erfül-
len müssen, dass die Verbindung sich durch Einwirkung von Wasser nicht löst,
beantwortet sich für den Fachmann aus der weiteren Angabe der Beschreibungs-
einleitung (GS Seite 3 oben), dass die erfindungsgemäße Faserstoffbahn sich
durch eine hohe mechanische Belastbarkeit auch im nassen Zustand auszeichnen
soll. Das ist, weil die Fasern zwischen den Prägebereichen nur schwach aneinan-
der haften (GS Seite 2, Zeilen 4 bis 7), nur möglich, wenn die Prägebereiche im
nassen Zustand bestehen bleiben – es müssen also zwar nicht jede einzelne, aber
- 15 -
so viele der Verbindungen zwischen benachbarten Zellstofffasern bestehen blei-
ben, dass der jeweilige Prägepunkt insgesamt bestehen bleibt.

Sowohl aus der Verwendung des bestimmten Artikels im Merkmal 1.3 („in den
Prägebereichen“) als auch aus der genannten Aufgabenstellung, wonach die Fa-
serstoffbahn insgesamt eine erhöhte Reißfestigkeit besitzen soll, und zwar auch
im nassen Zustand, vergl. GS, Seite 1 Zeilen 24 bis 26 und Seite 3 Zeilen 1 bis 3,
folgt weiter, dass das im Merkmal 1.5 für einen Prägebereich beschriebene Nicht-
Lösen der Verbindung benachbarter Zellstofffasern durch Einwirkung von Wasser
grundsätzlich bei allen Prägebereichen des Prägemusters gegeben sein muss.

Die weiter aus der Beschreibung in das Merkmal 1.5 übernommene Angabe „bei
Gebrauchstemperatur“ umfasst aus Sicht des Fachmanns wegen des auf Seite 2
GS angesprochenen Aufnehmens von Wasser und der Eignung als Saugkern für
Hygieneartikel einen Temperaturbereich von Raumtemperatur bis Körpertempe-
ratur.


2. Der Schutzanspruch 1 in der nach dem Hauptantrag des Antragsgegners
geltenden Fassung ist zulässig, sein Gegenstand geht nicht über den Inhalt der
Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinaus (§ 15 Abs. 1 Nr. 3
GebrMG).


a) Dabei kann dahinstehen, ob der Senat im Sinne einer besetzungsunabhän-
gigen richterlichen Selbstbindung bezüglich der Frage, ob der Gegenstand des
Streitgebrauchsmusters über die Ursprungsoffenbarung hinausgeht, an den Se-
natsbeschluss vom 14. Januar 2009 gebunden ist, da der Senat in dieser Frage
nach erneuter Prüfung des Sachverhalts zum gleichen Ergebnis gekommen ist.

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b) Die Antragstellerin hat geltend gemacht, die Angabe des Merkmals 1.5,
„dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich sehr fest und innig miteinander
verbunden sind, so dass sich die Verbindung bei Gebrauchstemperatur durch
Einwirkung von Wasser nicht löst“, gehe über den Inhalt der ursprünglichen An-
meldung hinaus. Sie hat zur Begründung angeführt, in der Anmeldung sei lediglich
offenbart, siehe GS, Seite 2 unten, es werde „bei der Herstellung einer erfindungs-
gemäßen Faserstoffbahn erreicht, dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebe-
reich sehr fest und innig miteinander verbunden sind. Diese wird bei Gebrauchs-
temperatur auch durch Einwirkung von Feuchtigkeit nicht gelöst.“
Darin sei lediglich von einem Nicht-Lösen unter Einwirkung von Feuchtigkeit die
Rede. Mit der Angabe „Feuchtigkeit“ sei eine weniger hohe Belastung als mit Was-
ser bezeichnet, wie z. B. eine Belastung durch Luftfeuchtigkeit, ein Nicht-Lösen
unter Einwirkung von Wasser sei davon nicht umfasst.
Weiterhin bezöge sich der Satz „Diese wird … nicht gelöst“ auf die Faserstoffbahn,
nicht dagegen auf eine Verbindung benachbarter Zellstofffasern. Dies ergebe sich
daraus, dass im vorangehenden und im darauffolgenden Satz (GS Seite 3 oben)
von der Faserstoffbahn die Rede sei. Das Wort „Verbindung“ komme dagegen in
der gesamten Anmeldung nicht vor.

Dieser Argumentation kann nicht beigetreten werden. Schon mit der Bezeichnung
„Saugfähige Faserstoffbahn“ ist klar ausgedrückt, dass die Faserstoffbahn zum
Aufnehmen und Binden von Flüssigkeit vorgesehen ist, wobei im 4. Absatz auf
Seite 2 GS ausdrücklich Wasser als aufzunehmende und zu bindende Flüssigkeit
genannt ist. Für den Fachmann ist aufgrund dieser Angaben unmittelbar klar, dass
von dem Begriff „Feuchtigkeit“ auf Seite 2 unten auch flüssiges Wasser umfasst
ist. Dies ergibt sich auch aus dem darauffolgenden Satz (GS Seite 3 oben), wo
von einem „nassen“ Zustand die Rede ist.
Weiterhin ergibt sich für den Fachmann, der die Anmeldung im Zusammenhang
liest, dass der Satz „Diese wird … nicht gelöst“ sich auf das bezieht, was direkt
zuvor angegeben ist, nämlich dass benachbarte Zellstofffasern im Prägebereich
sehr fest und innig miteinander verbunden sind, d. h. auf die – durch die Angabe
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„miteinander verbunden“ explizit beschriebene – Verbindung der Zellstofffasern
untereinander. Dem steht auch nicht entgegen, dass im darauffolgenden Satz (GS
Seite 3 oben) von der erfindungsgemäßen Faserstoffbahn die Rede ist. Denn hier
wird nach dem Verständnis des Fachmanns beschrieben, was aus der auch durch
Einwirkung von Feuchtigkeit – einschließlich Wasser – sich nicht lösenden festen
und innigen Verbindung benachbarter Zellstofffasern im Prägebereich folgt: Das
Nicht-Lösen der Verbindung benachbarter Zellstofffasern führt dazu, dass der Prä-
gebereich auch im nassen Zustand bestehen bleibt. Dies bedeutet im Ergebnis,
dass die Faserstoffbahn insgesamt eine hohe mechanische Belastbarkeit auch im
nassen Zustand besitzt. Dieser Zusammenhang wird auch durch die folgenden
Erläuterungen auf Seite 3 gestützt, so durch die Angabe im sechsten Absatz auf
Seite 3, dass die Fasern ausreichend lang sein sollten, um die Abstände zwischen
den Prägebereichen überbrücken zu können.

Die weiteren Merkmale des nach Hauptantrag geltenden Schutzanspruchs 1 erge-
ben sich aus dem mit der ursprünglichen Anmeldung eingereichten Anspruch 1 mit
dem Unterschied, dass die Angabe „klebstoff- und/oder bindemittelfrei“ im Merk-
mal 1.3 auf die Alternative „klebstoff- und bindemittelfrei“ beschränkt wurde.

Die geltenden Ansprüche 2 bis 20 entsprechen den ursprünglichen Ansprüchen 2
bis 20.


3. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nach dem Hauptantrag des
Antragsgegners geltenden Fassung ist neu gegenüber dem im Verfahren befindli-
chen druckschriftlichen Stand der Technik und weist insoweit auch einen erfinderi-
schen Schritt auf (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 1 GebrMG).


a) Auch insoweit kann dahingestellt bleiben, ob der Senat im Wege einer
besetzungsunabhängigen richterlichen Selbstbindung an die Beurteilung der
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Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters gemäß dem Senatsbeschluss vom
14. Januar 2009 gebunden ist, da die erneute Prüfung des Sachverhalts insoweit
zu keinem anderen Ergebnis geführt hat.


b) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nach dem Hauptantrag des
Antragsgegners geltenden Fassung wird durch keine der in das Verfahren einge-
führten druckschriftlichen Entgegenhaltungen vorweggenommen, insbesondere
nicht durch die von der Antragstellerin als neuheitsschädlich geltend gemachten
Entgegenhaltungen A3, A4 und A5.

aa) Die A3 offenbart eine saugfähige Faserstoffbahn entsprechend den Merk-
malen 1, 1.1 und 1.2, bestehend aus einem hohen Anteil miteinander verpresster
Zellstofffasern, die in einem Prägemuster aus punktförmigen Prägebereichen mit-
einander verpresst sind. Dazu siehe Spalte 3, Zeilen 10 bis 17 und 26 bis 30,
sowie die Figuren 1 und 2, Prägebereiche 34.

Die Zellstofffasern sind in den Prägebereichen des Prägemusters mit einem Druck
beaufschlagt worden, der ausreicht, um Wasserstoffbrückenbindungen zwischen
benachbarten Fasern entstehen zu lassen, siehe Spalte 3, Zeilen 33 bis 35, und
Spalte 6, Zeilen 5 bis 9 („a sufficient pressure to form … hydrogen-bonded com-
pressed portions“), sowie weiter Spalte 3 Zeile 62, Spalte 4 Zeile 10, Spalte 5
Zeile 49, Spalte 6 Zeile 45, Spalte 11 Zeile 12 sowie Spalte 12 Zeile 7.

Die so entstandenen Wasserstoffbrückenbindungen weisen jedoch nicht die im
Merkmal 1.5 geforderte Nassfestigkeit auf. Dem steht nicht entgegen, dass gemäß
Spalte 8, Zeilen 12 bis 17, ein 30 Minuten lang gewässertes Muster in Streifen
geschnitten werden konnte, also noch eine gewisse Integrität besaß. Denn wie in
den vorangehenden Zeilen 8 bis 12 beschrieben ist, lagen die Muster während
des Wässerns auf einem Drahtgitter („supported on a wire frame“), so dass selbst
- 19 -
ein nicht druckbeaufschlagtes Vergleichsmuster „A“ (Spalte 7, Zeilen 29 bis 34)
nach dem Wässern in Streifen geschnitten werden konnte.
Im Übrigen verlieren auch Faserstoffbahnen mit Wasserstoffbrückenbindungen
ihren Zusammenhalt bei Nässe nicht völlig, sie behalten einen geringen Rest von
ca. 10 bis 20 % ihrer Festigkeit im trockenen Zustand, vergleiche das als Entge-
genhaltung A31 in das vorliegende Verfahren eingeführte Gutachten, welches von
Prof. Dr.-Ing. S2… für das Oberlandesgericht Düsseldorf erstattet wurde, siehe
dort Seite 3, erster Spiegelstrich. Das entspricht jedoch nicht dem Merkmal 1.5
des Anspruchs 1, das nach dem Verständnis des Fachmanns eine gegenüber
dem Stand der Technik erhöhte Reißfestigkeit bei Nässe verlangt.

bb) Die A4 offenbart eine weitere saugfähige Faserstoffbahn entsprechend den
Merkmalen 1, 1.1 und 1.2, bestehend aus einem hohen Anteil miteinander ver-
presster Zellstofffasern, die in einem Prägemuster aus punktförmigen Prägeberei-
chen miteinander verpresst sind, siehe Spalte 1, Zeilen 13 bis 16, und die Figur 2.
Auch die A4 lehrt jedoch lediglich, die Zellstofffasern in den Prägebereichen des
Prägemusters mit einem Druck zu beaufschlagen, der ausreicht, um Wasserstoff-
brückenbindungen zwischen benachbarten Fasern entstehen zu lassen, siehe
Spalte 4, Zeilen 58 bis 62 („sufficient pressure … to form hydrogen bonds“), und
auch Spalte 5 Zeile 18 und Spalte 14 Zeile 7. Diese entsprechen, wie bereits unter
aa) ausgeführt, nicht dem Merkmal 1.5 des Anspruchs 1.

Die Antragstellerin hat behauptet, bei den in A4 genannten Drücken von 13,7 bis
206 MPa (2000 bis 30.000 psi, Spalte 4, Zeilen 70 bis 74) entstünden zwangsläu-
fig Verbindungen, die sich unter Einwirkung von Wasser nicht lösen. Dies ergebe
sich daraus, dass in den beiden Patentanmeldungen, deren Priorität das Streitge-
brauchsmuster in Anspruch nimmt, ein Druck von 100 MPa als ausreichend zur
Erzielung fester und inniger Verbindungen, die sich unter Einwirkung von Wasser
nicht lösen, bezeichnet werde.

- 20 -
Letzteres trifft indes nicht zu. Die Prioritätsanmeldungen, siehe DE 197 50 890 A1,
Spalte 4, Zeilen 41 bis 44, und DE 198 24 825 A1, Spalte 2, Zeilen 51 bis 54,
schlagen einen Druck von vorzugsweise oberhalb von 500 MPa, jedenfalls in
einem Bereich von 100 bis 600 MPa vor, um eine innige Verbundenheit des Fa-
sermaterials zu erreichen. Dabei wird jedoch nicht nur nicht behauptet, dass sich
bereits mit einem Druck von 100 MPa (oder, wie in A4 genannt, 207 MPa) Verbin-
dungen, die sich unter Einwirkung von Wasser nicht lösen, im Sinne des Merk-
mals 1.5, realisieren ließen. Vielmehr ist von einem Nicht-Lösen unter Einwirkung
von Wasser in beiden Anmeldungen gar keine Rede.
In der späteren, dem Streitgebrauchsmuster zugrunde liegenden Anmeldung wird
dagegen zwar die Erzielung nassfester Verbindungen durch hohe Druckbeauf-
schlagung gelehrt, hier wird jedoch kein Zahlenwert für den dafür erforderlichen
Druck genannt.
Somit ergibt sich aus den in A4 genannten Druckwerten kein Hinweis auf andere
Verbindungen der Zellstofffasern als die in A4 ausdrücklich angegebenen Wasser-
stoffbrückenbindungen.

cc) Die A5 offenbart, eine saugfähige Faserstoffbahn gemäß der A4, auf die in
der A5 ausdrücklich Bezug genommen wird, siehe Spalte 1 Zeilen 22 bis 25, mit
weiteren, anders hergestellten Bahnen zur Verstärkung zu verbinden, siehe Spal-
te 2 Zeile 45 bis Spalte 3 Zeile 4 und Figuren 1, 2. Im Hinblick auf Merkmal 1.5
offenbart sie nicht mehr als die A4.

dd) Die weiteren druckschriftlichen Entgegenhaltungen, insbesondere die A6
bis A8, liegen ersichtlich weiter ab und stellen daher im vorliegenden Fall ebenfalls
keinen neuheitsschädlichen Stand der Technik dar.


c) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nach dem Hauptantrag des
Antragsgegners geltenden Fassung beruht auch auf einem erfinderischen Schritt
- 21 -
gegenüber dem vorgenannten druckschriftlichen Stand der Technik (§ 15 Abs. 1
Nr. 1 i. V. m. § 1 Abs. 1 GebrMG).

Den Druckschriften im Verfahren ist keine Anregung entnehmbar, beim Verpres-
sen von Zellstofffasern zu Prägebereichen, wie sie aus A3 bis A5 bekannt sind,
eine höhere Druckbeaufschlagung vorzusehen, als zur Erzeugung von Wasser-
stoffbrückenbindungen erforderlich.

aa) Die A3 betrifft saugfähige Faserstoffbahnen als Einlagen für Einwegartikel
zum Aufnehmen von Körperflüssigkeiten, wie z. B. Windeln, siehe Spalte 1, Zei-
len 20 ff. Dabei wird von einem Stand der Technik ausgegangen, bei dem ent-
sprechende Faserstoffbahnen durchgehend verpresst wurden, siehe Spalte 1,
Zeilen 34 bis 36. Dabei tritt laut A3 ein Zielkonflikt auf: Werden die Fasern in ver-
gleichsweise hohem Maße verpresst, so kann Flüssigkeit in der Faserstoffbahn
verteilt werden, jedoch verringert sich das Aufnahmevermögen. Außerdem ist die
Faserstoffbahn steif. Werden die Fasern dagegen kaum verpresst, so kann Flüs-
sigkeit nicht verteilt werden, siehe Spalte 1, Zeilen 38 bis 50.

Um eine saugfähige Faserstoffbahn mit sowohl hohem Flüssigkeitstransport- und
verteilungsvermögen als auch hohem Flüssigkeitsaufnahmevermögen zu schaf-
fen, schlägt die A3 vor, die Fasern der Faserstoffbahn in einem Prägemuster aus
punktförmigen Prägebereichen miteinander zu verpressen, und zwar mit einem
ausreichend hohen Druck zur Erzielung von Wasserstoffbrückenbindungen. Zwi-
schen den Prägebereichen sollen Bereiche verbleiben, in denen die Fasern ledig-
lich geringfügig verpresst sind, siehe Spalte 3, Zeilen 10 bis 21, und Spalte 6, Zei-
len 5 bis 9.

Ausgehend von dieser Zielsetzung der A3, Flüssigkeitstransport- und aufnahme-
vermögen zu optimieren, besteht kein Anlass für den Fachmann, höhere Druckbe-
aufschlagungen der Fasern in den Prägebereichen zu erproben als zur Erzielung
von Wasserstoffbrückenbindungen erforderlich. Dabei ist auch zu beachten, dass
- 22 -
die Figuren 4 und 5 einen lediglich wenig höheren Verdichtungsgrad der Prägebe-
reiche 34 im Vergleich zu den nur geringfügig verpressten Bereichen 36 dazwi-
schen zeigen.

bb) Die A4 betrifft saugfähige Faserstoffbahnen für Wischtücher oder Binden
und geht von hydrodynamisch, d. h. nass gebildeten („water laid“) Faserstoffbah-
nen als Stand der Technik aus. Nachteilig bei so hergestellten Faserstoffbahnen
sei, dass sich beim Trocknen ein Übermaß an Bindungen zwischen den Fasern
einstelle, so dass solche Faserstoffbahnen unvorteilhafte taktile Eigenschaften
besäßen, nämlich hart, steif und dünn seien und darüber hinaus ein unzureichen-
des Flüssigkeitsaufnahmevermögen aufwiesen, siehe Spalte 1, Zeilen 12–50.
Die A4 führt weiter aus, aerodynamisch gebildete („air laid“) Faserstoffbahnen
seien ebenfalls bekannt, aber als ungeeignet für die genannten Verwendungen
angesehen worden, weil sich dabei ein hohes Flüssigkeitsaufnahmevermögen und
vorteilhafte taktile Eigenschaften nicht in Verbindung mit einer ausreichenden Fes-
tigkeit erreichen ließen, siehe Spalte 2, Zeilen 28 bis 40.

Als Aufgabe ist daher in der A4 angegeben, eine Faserstoffbahn mit einer wün-
schenswerten Kombination aus Festigkeit, Flüssigkeitsaufnahmevermögen und
taktischen Eigenschaften bereitzustellen.

Wie bereits zur Frage der Neuheit ausgeführt, lehrt die A4 dementsprechend, die
Zellstofffasern einer aerodynamisch gebildeten Faserstoffbahn in punktförmigen
Prägebereichen eines Prägemusters durch Druckbeaufschlagung zu verbinden.

Dabei wird in Bezug auf die Höhe der Druckbeaufschlagung ausgeführt, dass zwar
eine zu schwache Prägung zu einer unzureichenden Festigkeit der Faserstoffbahn
führe, eine zu starke Prägung aber taktile Eigenschaften und Flüssigkeitsaufnah-
mevermögen negativ beeinflusse, siehe Spalte 4, Zeilen 27 bis 30 und 33 bis 36.
Im Ergebnis wird deshalb gerade nicht eine Beaufschlagung mit möglichst hohem
Druck gelehrt, sondern die Fasern in den Prägebereichen mit einem Druck zu
- 23 -
beaufschlagen, der ausreicht, um Wasserstoffbrückenbindungen zwischen be-
nachbarten Fasern entstehen zu lassen, Spalte 4, Zeilen 58 bis 62 („sufficient
pressure … to form hydrogen bonds“).

In Spalte 4, Zeilen 69 bis 71, ist weiter angegeben, dass dazu der auf den Präge-
bereich ausgeübte Druck mindestens 2000 psi, d. h. 13,8 MPa, betragen sollte.
Auch aus dem darauf folgenden Hinweis, Zeilen 71 bis 73, dass der maximal mög-
liche Druck durch die Fließgrenze des Walzenmaterials begrenzt sei, ergibt sich
keine Anregung für den Fachmann, Versuche mit hohen Druckbeaufschlagungen
bis zum Erreichen der Fließgrenze, d. h. letztlich bis zur Zerstörung der Walze,
vorzunehmen. Denn noch im selben Satz wird ausgeführt, dass der Druck bei
praktischen Anwendungen in der Regel 30.000 psi, d. h. 207 MPa, nicht über-
steigt. Auch die weiteren Ausführungen im darauffolgenden Satz im Übergang von
Spalte 4 auf 5, wonach es regelmäßig wünschenswert sei, als glatte Gegenwalze
zur Prägewalze eine Walze aus nachgiebigem Material, z. B. Nylon, einzusetzen,
lenken den Blick des Fachmanns gezielt darauf, die beabsichtigten Wasserstoff-
brückenbindungen mit möglichst niedriger Druckbeaufschlagung zu erreichen,
nicht dagegen darauf, hohe Druckbeaufschlagungen zu erproben.

Ein Anlass zur Erprobung hoher Druckbeaufschlagungen ergibt sich auch nicht
aus der Angabe der A4, dass die mittels Wasserstoffbrücken gebundenen Präge-
bereiche allgemein höchstens 40 % der Dicke der restlichen Bahn haben sollen
und üblicherweise höchstens 20 % der Dicke, siehe Spalte 5, Zeilen 18 bis 23.
Denn bei dieser Angabe geht es nicht um den Verdichtungsgrad der Prägeberei-
che, sondern darum, dass die zwischen den Prägebereichen liegenden Bereiche
möglichst gering verdichtet sein sollen, nämlich allgemein mindestens 2,5 mal so
dick und üblicherweise mindestens 5 mal so dick wie die geprägten Bereiche, um
die geforderten taktilen Eigenschaften und das geforderte Flüssigkeitsaufnahme-
vermögen der Faserstoffbahn zu erreichen, siehe Spalte 5, Zeilen 4 bis 28, insbe-
sondere Zeilen 23 bis 28.

- 24 -
Soweit, wie bereits ausgeführt, gemäß der A4 in Kombination mit Flüssigkeitsauf-
nahmevermögen und taktilen Eigenschaften auch eine gewisse Festigkeit der Fa-
serstoffbahn angestrebt wird, und angegeben ist, dass ein zu niedriger Prägedruck
zu einer unzureichenden Festigkeit der Faserstoffbahn führt, Spalte 4, Zeilen 35
bis 36, ist darin für den Fachmann kein Hinweis auf einen möglichen Zusammen-
hang zwischen dem Prägedruck und einer Nassfestigkeit der Faserstoffbahn ent-
halten. Denn in der A4 wird begrifflich zwischen „Festigkeit“ („strength“, u. a.
Spalte 1 Zeile 19, Spalte 2 Zeile 43, und Spalte 4 Zeile 36) und „Nassfestigkeit“
(„wet-strength“, Spalte 5 Zeilen 29 ff.) unterschieden. Während jedoch für die Fes-
tigkeit auf den Zusammenhang mit dem Prägedruck hingewiesen wird, wird hin-
sichtlich der Erzielung einer Nassfestigkeit ausgeführt, dass dazu Additive hinzu-
gegeben werden müssen, siehe Spalte 5 Zeilen 29 bis 36.

Im Ergebnis ergibt sich auch aus der A4 kein Anlass für den Fachmann, höhere
Druckbeaufschlagungen der Fasern in den Prägebereichen zu erproben als zur
Erzielung von Wasserstoffbrückenbindungen erforderlich.

cc) Die A5, die lehrt, eine saugfähige Faserstoffbahn gemäß der A4 zur Ver-
stärkung mit weiteren, anders hergestellten Bahnen zu verbinden, offenbart hin-
sichtlich der Höhe der Druckbeaufschlagung in den Prägebereichen nicht mehr als
die A4.

Auch eine Zusammenschau der druckschriftlichen Entgegenhaltungen liefert kei-
nen Hinweis auf eine anspruchsgemäß hohe Druckbeaufschlagung.

Die weiteren druckschriftlichen Entgegenhaltungen A6 bis A8 liegen ersichtlich
weiter ab und haben auch in der mündlichen Verhandlung keine Rolle mehr
gespielt.

dd) Die Antragstellerin hat zur Frage der Höhe der Druckbeaufschlagung be-
hauptet, eine Variation des Druckes zum Auffinden des gebrauchsmustergemä-
- 25 -
ßen Druckbereichs nehme der Fachmann ohne erfinderisches Zutun vor. Das
habe der Senat bereits selbst festgestellt, es sei die Voraussetzung für die Beja-
hung der Ausführbarkeit der Erfindung gewesen, siehe den Beschluss vom
14. Januar 2009, Seite 12. Dies trifft jedoch nicht zu. In dem genannten Beschluss
wird zur Frage der Ausführbarkeit festgestellt, dass der Fachmann den zur Erzie-
lung von anspruchsgemäßen Verbindungen erforderlichen Druck aufgrund der
Angaben in der Gebrauchsmusterschrift, d. h. in Kenntnis der erfinderischen
Lehre, durch Versuche auffinden konnte, ohne erfinderisch tätig zu werden.
Daraus folgt jedoch nicht, dass der Fachmann ohne Kenntnis der erfinderischen
Lehre stets, auch ohne Anlass, Versuche zur Variation des Drucks vornimmt, und
dabei ohne erfinderisches Zutun höhere Druckbeaufschlagungen als zur Erzielung
von Wasserstoffbrückenbindungen erforderlich erprobt.

Die Antragstellerin hat weiter vorgetragen, eine Variation des Drucks könne auch
deshalb keinen erfinderischen Schritt begründen, weil der Fachmann bei der Pro-
duktion saugfähiger Faserstoffbahnen ständig den Pressdruck justieren müsse.
Dies betrifft jedoch ein Justieren des Drucks in geringfügigem Umfang zum Erzie-
len eines vorgegebenen, stets gleichen Ergebnisses, nicht dagegen eine Variation
des Drucks über den gesamten technisch machbaren Bereich bis hin zur Karboni-
sierung des Fasermaterials oder der Zerstörung der Walzen.


4. Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der nach dem Hauptantrag des
Antragsgegners geltenden Fassung wird auch durch die geltend gemachte offen-
kundige Vorbenutzung nicht neuheitsschädlich vorweggenommen und dem Fach-
mann auch in Zusammenschau mit dem im Verfahren befindlichen druckschriftli-
chen Stand der Technik nicht nahegelegt. (§ 15 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 Abs. 1, 3
Abs. 1 GebrMG), und zwar auch dann, wenn man zugunsten der Antragstellerin
unterstellt, dass Produkte „Helen Harper Classic’s“ vor dem maßgeblichen Zeit-
punkt nach Deutschland exportiert bzw. in Deutschland vertrieben worden sind.

- 26 -
a) In diesem Zusammenhang kann dahingestellt bleiben, ob der Senatsbe-
schluss vom 14. Januar 2009 festgestellt hat, dass der Gegenstand des Streitge-
brauchsmusters aufgrund der von der Antragstellerin behaupteten Vorbenutzung,
ihr Vorliegen unterstellt, i. S. d. § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG nicht schutzfähig sei.
Denn eine derartige Feststellung ist diesem Beschluss nicht in einer zu einer ent-
sprechenden Selbstbindung des Senats führenden Weise getroffen worden.
Zwar ist davon auszugehen, dass der Senat i. S. e. besetzungsunabhängigen rich-
terlichen Selbstbindung in gleicher Weise an die genannte Vorentscheidung ge-
bunden ist wie das DPMA bei der Zurückverweisung durch den Senat (vgl. z. B.
Schulte, PatG, 10. Aufl., § 79, Rn. 48; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 79,
Rn. 103; Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., § 79 PatG,
Rn. 37). Jedoch beschränkt sich die Bindungswirkung der genannten Vorentschei-
dung auf diejenigen Punkte, deren rechtsirrtümliche Würdigung durch die Vorin-
stanz die Aufhebung ihrer ersten Entscheidung unmittelbar herbeigeführt hat (vgl.
BGH GRUR 1972, 472, Tz. 16, 17 – Bindungswirkung).
Im vorliegenden Fall beschränkt sich die Bindungswirkung des Senatsbeschlusses
vom 14. Januar 2009 auf die Bejahung der Zulässigkeit des Schutzanspruchs 1
gemäß dem damaligen Hilfsantrag I, zu der der Senat eingehend Stellung genom-
men hat und die als maßgeblich für die Aufhebung des Beschlusses der Ge-
brauchsmusterabteilung vom 11. Oktober 2007 zu erachten ist (s. insbes. S. 11/12
des Beschlusses vom 14. Januar 2009). Zu der von der Antragstellerin geltend
gemachten Vorbenutzung hat der Senat dort jedoch nur ausgeführt, dass diese
der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters entgegenstehen „könnte“, jedoch
noch Klärungsbedarf bestehe, was vorbenutzt wurde, welche Eigenschaften der
vorbenutzte Gegenstand hatte und wie er offenkundig geworden sein soll, weswe-
gen er die Sache zur Durchführung der dafür erforderlichen Ermittlungen an die
Gebrauchsmusterabteilung zurückverwiesen hat (vgl. S. 13 des Senatsbeschlus-
ses vom 14. Januar 2009). Eine bindende Beurteilung der Schutzfähigkeit des
Streitgebrauchsmusters im Hinblick auf die geltend gemachte Vorbenutzung, die
Richtigkeit des Sachvortrags der Antragstellerin unterstellt, ist hierdurch nicht
erfolgt.
- 27 -
b) Es blieb daher Aufgabe des Senats, die Relevanz des Vorbringens der An-
tragstellerin zur Vorbenutzung und der eingereichten Unterlagen für die Beurtei-
lung der Schutzfähigkeit nach dem zum Schluss der mündlichen Verhandlung vor-
liegenden Sach- und Streitstand erneut zu prüfen, insbesondere dahingehend, ob
eine relevante Vorbenutzung schlüssig vorgetragen wurde.

Dies ist jedoch nicht zu bejahen.

aa) Eine neuheitsschädliche Vorwegnahme durch Vorbenutzung setzt nicht nur
voraus, dass ein gebrauchsmustergemäßes Erzeugnis vor dem für den Zeitrang
der Anmeldung maßgeblichen Tag im Geltungsbereich des Gebrauchsmusterge-
setzes z. B. durch Veräußerung öffentlich zugänglich war, sondern auch, dass ein
Fachmann diesem Erzeugnis die gebrauchsmustergemäße Lehre entnehmen
konnte. Dies ist bereits dann der Fall, wenn die nicht nur theoretische Möglichkeit
eröffnet ist, dass beliebige Dritte und damit auch Fachkundige zuverlässige und
ausreichende Kenntnis von der betreffenden Erfindung erlangen (vgl. z. B. BGH,
Urteil vom 8. November 2016, I ZR 116/14, Rn. 25 m. w. N.). Ist ein die erfin-
dungsgemäßen Merkmale tatsächlich aufweisendes Erzeugnis vor dem für den
Zeitrang maßgebenden Tag am Markt kommerziell erhältlich, so ist grundsätzlich
auch davon auszugehen, dass der Fachmann dadurch in die Lage versetzt wird,
das entsprechende Produkt nachzuarbeiten (vgl. BGH GRUR 2011, 129, Tz. 45
– Fentanyl-TTS; GRUR 2015, 1091, Tz. 32 – Verdickerpolymer I).
Vorauszusetzen ist insoweit aber stets, dass die Benutzung auch dem Fachmann
tatsächlich eine Kenntnis i. S. d. § 3 Abs. 1 Satz 2 GebrMG in Bezug auf die erfin-
dungsgemäßen Merkmale vermittelt, wobei eine einzelfallbezogene Betrachtung
angebracht ist (vgl. Loth, GebrMG, 2. Aufl., § 3, Rn. 190 – 193). Im vorliegenden
Fall besteht die Besonderheit, dass jedenfalls die streitgebrauchsmustergemäßen
Merkmale 1.3 – 1.5 sich aus der von der Antragstellerin vorgetragenen Vorbenut-
zung weder aus der Inaugenscheinnahme des nach ihrem Vortrag vorbenutzten
Gegenstands noch durch vom Fachmann im Rahmen seines üblichen fachmänni-
schen Könnens liegende Untersuchungshandlungen in naheliegender Weise erge-
- 28 -
ben. Vermag der Fachmann erfindungsgemäße Merkmale aus einem vorbenutz-
ten Gegenstand mit seinem – zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt vorhandenen –
Fachwissen nicht zu erkennen, so werden diese Merkmale auch durch eine Vor-
benutzung einschließlich der Veräußerung des jeweiligen Gegenstands nicht
offenkundig (vgl. auch Schulte, PatG, 10. Aufl. § 3, Rn. 53 und 56).
Letzteres ist hier der Fall.

Gegenstand der von der Antragstellerin vorgetragenen Vorbenutzung sind Slip-
einlagen „Helen Harper Classic‘s“. Die Antragstellerin hat mehrere Muster einge-
reicht, u. a. mit Anlage A13 zwei Muster von Slipeinlagen, von denen nach ihrem
Vortrag eine vor dem 18. November 1997 und eine im Jahr 2005 hergestellt sein
soll. Sie hat geltend gemacht, diesen Mustern entsprechende Slipeinlagen seien
im Jahr 1996 durch Verkauf in Deutschland der Öffentlichkeit zugänglich gemacht
worden. Weiter befindet sich eine mit Anlage A20.5 eingereichte, nach dem Vor-
trag der Antragstellerin im zweiten Halbjahr des Jahres 1996 produzierte Slipein-
lage bei den Akten.

Selbst bei Zugrundelegen dieses Vortrags als zutreffend wurde entsprechend den
o. g. Ausführungen jedoch durch eine öffentliche Zugänglichkeit entsprechender
Slipeinlagen nicht zugleich auch die gebrauchsmustergemäße Lehre der Öffent-
lichkeit zugänglich.

Die eingereichten Slipeinlagen weisen jeweils eine saugfähige Faserstoffbahn mit
in einem Prägemuster aus punktförmigen Prägebereichen miteinander verpress-
ten Zellstofffasern entsprechend den Merkmalen 1, 1.1 und 1.2 des Schutzan-
spruchs 1 nach Hauptantrag auf. Diese Merkmale waren auch für den Fachmann
feststellbar.
Um jedoch weiter zur Kenntnis der Merkmale 1.3 i. V. m. 1.5 zu gelangen, insbe-
sondere der hohen Druckbeaufschlagung benachbarter Zellstofffasern in den Prä-
gebereichen, hätte es Untersuchungen bedurft, zu denen für den Fachmann kein
Anlass bestand.
- 29 -
Denn die mit Anlage A13 eingereichten Muster von Slipeinlagen weisen jeweils
hinsichtlich der Stärke der Prägung erhebliche Schwankungen auf. So sind Berei-
che mit starker Prägung vorhanden, aber auch Bereiche mit sehr schwacher und
auch gar nicht erkennbarer Prägung. Das mit Anlage A20.5 eingereichte Muster
weist insgesamt stärkere Prägungen auf. Hier sind die Prägungen überall wenigs-
tens schwach erkennbar.

Die Antragstellerin hat eingewendet, die Muster könnten sich über die Zeit verän-
dert haben. Es ist jedoch ohne weiteres erkennbar, dass die Ursache für die
erhebliche Schwankung der Stärke der Prägung nicht in einem nachträglichen Lö-
sen von Prägungen, sondern in einer entsprechenden Dickenschwankung der Fa-
serstoffbahn bereits vor dem Prägen liegt: Dort wo die Faserstoffbahn sehr dünn
ist, erfolgte dementsprechend nur eine sehr schwache bzw. gar keine Prägung.

Es war daher für den Fachmann nicht naheliegend, den Prägungen eine tatsächli-
che oder beabsichtigte technische Wirkung zuzuschreiben, bei der die Höhe der
Druckbeaufschlagung eine Rolle spielt.

Sofern der Fachmann den Prägungen überhaupt eine technische Wirkung unter-
stellt hätte, konnte er jedoch nicht annehmen, dass damit eine Steigerung der Fes-
tigkeit der Faserstoffbahn beabsichtigt gewesen sei, weil die Prägebereiche dazu
mit ca. 6,5 mm Abstand von einem zum nächsten Prägebereich bzw. ca. 2,4 Prä-
gebereichen pro cm² bei weitem zu große Abstände aufweisen. Denn zu einer
Steigerung der Festigkeit der Faserstoffbahn wäre es nach seinem Verständnis
erforderlich, den Abstand von Prägebereich zu Prägebereich kürzer als die mitt-
lere Faserlänge zu wählen, so dass eine Verbindung der Fasern stattfindet. Zell-
stofffasern für entsprechende Produkte sind jedoch wesentlich kürzer als 6,5 mm.
Laut Vortrag der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung beträgt die Faser-
länge von Zellstofffasern weniger als 1 mm, ein Prägemuster mit 1 bis 16 Präge-
bereichen pro cm² habe daher hinsichtlich der Festigkeit der Faserstoffbahn kei-
nerlei Effekt.
- 30 -
Bei der Beantwortung der Frage, ob für den Fachmann ein Anlass zu Untersu-
chungen hinsichtlich Festigkeitseigenschaften bestand, ist auch zu berücksichti-
gen, dass bei der Slipeinlage „Helen Harper Classic’s“ die Faserstoffbahn mit ihrer
Unterseite auf eine Folienunterlage aufgeklebt und mit ihrer Oberseite mit der In-
nenseite einer schlauchförmigen Umhüllung verklebt ist, so dass die Faserstoff-
bahn nur einen geringen Beitrag zur Festigkeit der Slipeinlage insgesamt leisten
kann.

Hätte der Fachmann trotzdem die Faserstoffbahn aus der Slipeinlage herausge-
trennt und auf ihre Festigkeit untersucht, so hätten übliche Zugfestigkeitstests kei-
nerlei Aussage über die Beschaffenheit der Prägebereiche erbracht. Denn bei sol-
chen Zugfestigkeitstests, gleich ob im trockenen oder nassen Zustand, wäre auf-
grund der großen Abstände von einem zum nächsten Prägebereich die Faser-
stoffbahn jeweils zwischen den Prägebereichen gerissen, vergl. das in Anlage A21
von der Antragstellerin vorgelegte Gutachten, Seiten 15 und 16.

Ein Hinweis auf eine Untersuchungsmethode zur Untersuchung der Prägeberei-
che selbst in einer Art und Weise, die zur Kenntnis einer anspruchsgemäß hohen
Druckbeaufschlagung benachbarter Zellstofffasern in den Prägebereichen geführt
hätte, ist für die Zeit vor dem für den Zeitrang der Anmeldung maßgeblichen Tag
weder dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik noch den weiteren Un-
terlagen zu entnehmen. Eine entsprechende Untersuchung konnte daher von
einem Fachmann, dem Muster der Slipeinlage „Helen Harper Classic’s“ vorlagen,
nicht ohne erfinderischen Schritt ausgeführt werden.

Dem stehen die von dem vom Oberlandesgericht Düsseldorf beauftragten Gut-
achter, siehe Anlage A31, und die von den Gutachtern der Beteiligten vorgenom-
menen Untersuchungen von Prägebereichen der Faserstoffbahnen verschiedener
Slipeinlagen-Muster hinsichtlich ihrer Nassfestigkeit nicht entgegen, da diese in
Kenntnis der Lehre des Gebrauchsmusters erfolgten.

- 31 -
bb) Auch eine Zusammenschau mit dem druckschriftlichen Stand der Technik
führte weder zu einem Anlass und einer Methode zur Untersuchung der Prägebe-
reiche, die zur Kenntnis einer anspruchsgemäß hohen Druckbeaufschlagung der
Prägebereiche geführt hätte, noch in anderer Weise ohne erfinderischen Schritt
zur Lehre des Schutzanspruchs 1 nach Hauptantrag.

Die Entgegenhaltung A4 und die A5, die auf die A4 Bezug nimmt, lehren, dass
zum Erzielen einer ausreichenden Festigkeit der in A4 vorgeschlagenen Faser-
stoffbahn der Abstand von einem Prägebereich zum nächsten kürzer als die
durchschnittliche Faserlänge sein sollte, siehe A4, Spalte 4, Zeilen 45 bis 49, und
A5, Spalte 6, Zeilen 29 bis 31. Die A4 schlägt explizit Abstände der Prägebereiche
von 0,7 bis 1,7 mm vor (Spalte 4, Zeile 54, „15–35 areas per inch“), was 35 bis
190 Prägebereichen pro cm² entspricht.

Eine Zusammenschau von Mustern der Slipeinlage „Helen Harper Classic’s“ mit
der A4/A5 konnte den Fachmann daher nur in seinem Verständnis bestätigen,
dass bei den Prägebereichen der Slipeinlage „Helen Harper Classic’s“ mit ca.
6,5 mm Abstand bzw. nur ca. 2,4 Prägebereichen pro cm² – statt 35 bis 190 pro
cm², wie in A4 vorgeschlagen – eine technische Wirkung hinsichtlich der Festigkeit
der Faserstoffbahn weder tatsächlich gegeben noch beabsichtigt sein konnte.

Die Entgegenhaltung A3 lehrt, zum Erzielen sowohl eines hohen Flüssigkeitstrans-
port- und -verteilungsvermögens als auch eines hohen Flüssigkeitsaufnahmever-
mögens von Faserstoffbahnen einen Abstand der Prägebereiche von ca. 6 bis
6,5 mm bzw. ca. 2,4 bis 2,8 Prägebereiche pro cm² vorzusehen, wie sich aus den
Angaben zur Fläche und zum Flächenanteil der Prägebereiche (0,01 cm² bei
2,3 % Anteil bzw. 0,005 cm² bei 1,4 % Anteil) für die Ausführungsbeispiele ergibt,
siehe Spalte 7, Zeilen 41 bis 45, und Spalte 10, Zeilen 6 bis 10.

- 32 -
Eine Zusammenschau von Mustern der Slipeinlage „Helen Harper Classic’s“ mit
der A3 zeigt eine Übereinstimmung hinsichtlich des Abstandes der Prägebereiche,
was für den Fachmann den Schluss nahelegt, dass die gemäß A3 beabsichtigte
Wirkung, sowohl ein hohes Flüssigkeitsverteilungsvermögen als auch ein hohes
Flüssigkeitsaufnahmevermögen zu erreichen, auch im Fall der Slipeinlage „Helen
Harper Classic’s“ gegeben und auch beabsichtigt sein könnte.
Darüber hinaus führt der Vergleich der theoretischen Darstellung in A3 mit den
praktisch ausgeführten Mustern „Helen Harper Classic’s“ aufgrund der bei letzte-
ren gegebenen starken Schwankung der Stärke der Prägung jedoch für den Fach-
mann lediglich zu der Erkenntnis, dass es dabei auf den Grad der Verdichtung
bzw. die Höhe der Druckbeaufschlagung in den Prägebereichen – tatsächlich oder
zumindest nach zu unterstellender Auffassung der Hersteller der Slipeinlagen
„Helen Harper Classic’s“ – nicht ankommt. Dies stimmt auch insoweit mit der
Lehre der A3 überein, als diese vor allem lehrt, siehe Spalte 3, Zeilen 46 bis 50,
Dichtegradienten, d. h. Änderungen der Dichte über die Fläche der Faserstoffbahn
bereitzustellen, um die beabsichtigte Kombination von hohem Flüssigkeitsvertei-
lungsvermögen und hohem Flüssigkeitsaufnahmevermögen zu erreichen.


c) Die abhängigen Schutzansprüche 2 bis 20 werden vom Schutzanspruch 1
getragen.


5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m.
§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

- 33 -
III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, ein-
zureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf
beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Metternich Dr. Krüger Ausfelder

Fa


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