BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




35 W (pat) 4/17
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In Sachen

…

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wegen Löschung des Gebrauchsmusters …
(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts am 11. September 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie
den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 9. Januar 2017 insoweit abgeändert, als die
von dem Antragsgegner dem Antragsteller zu erstattenden
Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens auf
3.096,60 Euro festgesetzt werden. Dieser Betrag ist mit 5%
über dem Basiszinssatz ab dem 18. März 2016 zu verzinsen.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde des Antragsgegners zurück-
gewiesen.

3. Die Beschwerde des Antragstellers wird zurückgewiesen.

4. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinan-
der aufgehoben.

5. Der Antrag des Antragstellers, die Beschwerdegebühr zurück-
zuzahlen, wird zurückgewiesen.

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G r ü n d e

I.

Der Beschwerdeführer 1 und Beschwerdegegner 2 (im Folgenden der Antrags-
gegner) ist Inhaber des am 15. Oktober 2009 eingetragenen Gebrauchsmusters
… mit der Bezeichnung „…“.

Der Beschwerdeführer 2 und Beschwerdegegner 1 (im Folgenden der Antragstel-
ler) hat mit Schriftsatz vom 9. Dezember 2010 die Löschung des Gebrauchsmus-
ters beantragt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit
Beschluss vom 11. März 2013 das Gebrauchsmuster gelöscht und die Kosten des
Verfahrens dem Antragsgegner auferlegt. Die dagegen eingelegte Beschwerde
des Antragsgegners wurde mit dem am 19. August 2015 verkündeten und den
Beteiligten am 9. Oktober 2015 zugestellten Beschluss kostenpflichtig zurückge-
wiesen.

Mit Eingabe vom 18. März 2016, berichtigt mit Eingabe vom 30. März 2016, bean-
tragte der Antragsteller die Kostenfestsetzung für das erstinstanzliche Löschungs-
verfahren.

Ausgehend von einem Gegenstandswert von 250.000 Euro hat er im Kostenfest-
setzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt folgende Posten
geltend gemacht:

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2,2-fache Geschäftsgebühr gemäß
Nr. 2300 VV-RVG in der bis zum
31.7.2013 geltenden Fassung
4.514,40 Euro
Pauschale für die Herstellung und
Überlassung von Dokumenten gemäß
Nr. 7000 VV RVG
93,55 Euro
Pauschale für Entgelte für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
gemäß Nr. 7002 VV RVG
20,00 Euro
Löschungsantragsgebühr 300,00 Euro
Kosten der Akteneinsicht des DPMA 15,45 Euro

Gesamtsumme 4.943,40 Euro


Der Antragsteller erklärte, er sei vorsteuerabzugsberechtigt. Außerdem beantragte
er die Verzinsung.

Der Antragsteller trug zur Begründung gegenüber dem Deutschen Patent- und
Markenamt vor, die Sache sei besonders schwierig und umfangreich, da es sich
um eine Gebrauchsmusterlöschungssache handle, die ein Gebrauchsmuster mit
zwei unabhängigen und 13 abhängigen Schutzansprüchen betreffe und insgesamt
20 zum Teil fremdsprachige Dokumente zum Stand der Technik eingeführt worden
seien. Schließlich seien noch verfahrensrechtliche Aspekte zu berücksichtigen
gewesen, wie sich aus einer Mitteilung vom 4. Dezember 2014 des Bundespa-
tentgerichts in der Beschwerdeinstanz zum Verfahren vor der Gebrauchsmuster-
abteilung ergebe. Die vom Antragsteller genannte Mitteilung des Bundespatentge-
richts vom 4. Dezember 2014 zu verfahrensrechtlichen Aspekten hatte zum Inhalt,
dass der Beschwerdesenat in der Sache entscheiden wollte und nicht beabsich-
tigte, von der fakultativen Möglichkeit zur Zurückverweisung Gebrauch zu machen,
da eine Änderung der elektronischen Aktenführung beim Deutschen Patent- und
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Markenamt rechtliche Bedenken, die der Senat in Bezug auf die frühere Methodik
der elektronischen Aktenführung geäußert hat, ausgeräumt haben könnte.

Der Antragsgegner äußerte sich in der Eingabe vom 28. April 2016 an das Deut-
sche Patent- und Markenamt zum Kostenfestsetzungsantrag des Antragstellers
dahingehend, dass das Gebrauchsmuster inhaltsgleich mit dem Patent
… gewesen sei, da es aus diesem abgezweigt worden sei, wobei
im Einspruchsverfahren die gleiche Prozessbevollmächtigte aufgetreten sei. Der
Anteil, der auf das Einspruchsverfahren entfalle, müsse dort geltend gemacht wer-
den, jedoch gebe es dort keine Kostengrundentscheidung. Dieses Erstattungs-
hindernis gebe es auch für die vorliegenden Gebühren, weshalb die Gebühren ins-
gesamt nicht erstattungsfähig seien. In der Eingabe vom 2. Dezember 2016 trug
er ergänzend vor, dass ein innerer Zusammenhang zwischen Patent und abge-
zweigtem Gebrauchsmuster bestehe und dass gebührenrechtlich das Gebrauchs-
musterlöschungsverfahren und das Einspruchsverfahren dieselbe Angelegenheit
seien, da dasselbe Interesse nur in verschiedenen Verfahrensarten geltend ge-
macht werde. Hinzu komme, dass mit der Priorität des Patents im PCT-Verfahren
dieselbe Erfindung zum europäischen Patent angemeldet worden sei, wogegen
ebenfalls Einspruch eingelegt worden sei und wiederum die Bevollmächtigte des
vorliegenden Verfahrens aufgetreten sei. Auch dort gebe es keine Kostenerstat-
tung.

Mit Beschluss vom 9. Januar 2017 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deut-
schen Patent- und Markenamts die von dem Antragsgegner an den Antragsteller
zu erstattenden Kosten auf 3.570,00 Euro mit einer Verzinsung von 5% über dem
Basiszinssatz ab dem 18. März 2016 festgesetzt. Im Übrigen wird der weiterge-
hende Antrag zurückgewiesen.

Der festgesetzte Betrag wurde im Beschluss aus folgenden Posten berechnet:

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1,5-fache Geschäftsgebühr gemäß
Nr. 2300 VV-RVG
3.078,00 Euro
Pauschale für Entgelte für Post- und
Telekommunikationsdienstleistungen
Pauschale für die Herstellung und
Überlassung von Dokumenten gemäß
Nr. 7000 VV RVG
20,00 Euro
Löschungsantragsgebühr 300,00 Euro
Kosten für Kopien 93,55 Euro
Kosten der Akteneinsicht 15,45 Euro


Als Gesamtkosten wurde daraus ein Betrag von 3.570,00 Euro errechnet (richti-
gerweise wäre die Summe aus diesen Posten 3.507,00 Euro gewesen).

Die Gebrauchsmusterabteilung führt zur Begründung aus, dass hinsichtlich der
Geschäftsgebühr im Normalfall ein Regelsatz von 1,3 anzusetzen sei, der nur bei
umfangreicher und/oder schwieriger Tätigkeit überschritten werden könne. Zwar
lägen hier keine Umstände vor, die auf ein besonders schwieriges und oder be-
sonders aufwändiges Verfahren hindeuteten. Es sei von einer Tätigkeit auszuge-
hen, die durchschnittlich umfangreich und durchschnittlich schwierig gewesen sei.
Jedoch werde mit der angesetzten Geschäftsgebühr mit einem Regelsatz von 1,5
der Tatsache Rechnung getragen, dass das Verfahren bis zur Entscheidung in der
Hauptsache geführt worden sei, allerdings ohne Durchführung einer mündlichen
Verhandlung.

Dieser Beschluss wurde den Beteiligten jeweils am 12. Januar 2017 zugestellt.
Der Antragsgegner und der Antragsteller haben gegen diesen Beschluss am
24. Januar 2017 bzw. am 26. Januar 2017 Beschwerde eingelegt.

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Der Antragsgegner macht geltend, die Kostenfestsetzung sei ermessensfehlerhaft
gewesen. Ein höherer Regelsatz als 1,3 könne nicht mit der Begründung gerecht-
fertigt werden, dass das Verfahren bis zur Entscheidung in der Hauptsache ge-
führt habe, da das der Regelfall sei. Ermessensfehlerhaft sei vor allem gewesen,
dass nicht alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigt worden seien, insbeson-
dere sei sein Vortrag in seiner Eingabe vom 2. Dezember 2016 zum parallelen
Einspruchsverfahren nicht berücksichtigt worden. Mehr als eine Mindestgebühr
hätte nicht festgesetzt werden dürfen, da die anwaltliche Tätigkeit sich in einer
lediglich wiederholenden büromäßigen Abwicklung dessen erschöpft habe, was
bereits Ergebnis der anwaltlichen Tätigkeit im Einspruchsverfahren gewesen sei.

Sinngemäß beantragt der Antragsgegner,

die Kostenfestsetzung dahingehend abzuändern, dass hinsichtlich
der Geschäftsgebühr ein 0,5-facher Satz anzusetzen sei.

Der Antragsteller beantragt,

die Kostenfestsetzung dahingehend abzuändern, dass eine 2,2-
fache Geschäftsgebühr anzusetzen sei und damit ein Betrag von
4.943,40 Euro festzusetzen sei, den der Antragsgegner dem
Antragsteller zu erstatten habe,

sowie die Beschwerde des Antragsgegners zu verwerfen,

hilfsweise festzustellen, dass der Kostenfestsetzungsbeschluss
wegen formaler Mängel wirkungslos ist, und das Verfahren zur
Fortsetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

Außerdem regt er die Rückzahlung der Beschwerdegebühr an.
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Hinsichtlich der beantragten 2,2-fachen Geschäftsgebühr verweist er auf seinen
Kostenfestsetzungsantrag. Soweit der Antragsgegner geltend mache, das Ge-
brauchsmusterlöschungsverfahren und die Einspruchsverfahren seien dieselbe
Angelegenheit, treffe das nicht zu. Bei einem Gebrauchsmuster handle es sich um
ein von einem Patent vollkommen unabhängiges Schutzrecht. Im Übrigen sei auch
der Einspruchsschriftsatz nicht vor dem Gebrauchsmusterlöschungsschriftsatz
eingereicht worden. Den Hilfsantrag begründet er damit, dass es sich um einen
versehentlich signierten Rohentwurf handle, da im Beschluss stehe, die „Ge-
brauchsmusterabteilung … habe am beschlossen …“, ohne dass ein Datum
erscheine, kein Hinweis auf eine Stellungnahme des Antragsgegners vorhanden
sei, die dieser nach einer beantragten Fristverlängerung offenbar am 2. Dezem-
ber 2016 abgegeben habe und ihnen aber nicht zugestellt worden sei. Daher sei
auch die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angemessen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Aktenin-
halt verwiesen.


II.

1. Die Beschwerden des Antragsgegners und des Antragstellers sind zulässig,
insbesondere fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62 Abs. 2
Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegt.

2. Die Beschwerden richten sich auch gegen einen wirksam zustande gekom-
menen Kostenfestsetzungsbeschluss. Soweit der Antragsteller bemängelt,
es fehle im angegriffenen Beschluss die Angabe des Datums des Beschlus-
ses sowie ein Hinweis darauf, ob eine angekündigte Stellungnahme des
Antragsgegners eingegangen sei, ändert dies nichts an der Wirksamkeit
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des Beschlusses. Da der Beschluss elektronisch signiert ist, handelt es sich
nicht um einen bloßen Rohentwurf.

3. Die Beschwerde des Antragsgegners hat in der Sache teilweise Erfolg,
nämlich soweit nicht ein 1,5-facher Gebührensatz, sondern ein 1,3-facher
Gebührensatz anzusetzen ist. Die darüber hinausgehende Beschwerde des
Antragsgegners hat keinen Erfolg. Auch die Beschwerde des Antragstellers
hat keinen Erfolg.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschluss 11. März 2013 dem An-
tragsgegner die Kosten des Verfahrens auferlegt. Zu den Kosten des Ver-
fahrens gehören die dem Antragsteller erwachsenen Kosten, soweit sie zur
zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig
waren (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

Im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist hinsichtlich der einzelnen Posten
des Kostenfestsetzungsverfahrens lediglich in Streit, welcher Gebührensatz
anzusetzen ist.

Bei einem Gegenstandswert von 250.000 Euro ist für das vorliegende Ge-
brauchsmusterlöschungsverfahren beim Deutschen Patent- und Markenamt
eine Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNR. 2300 mit einem Satz von 1,3
als angemessen erachteten Gebührensatz und daher insgesamt in Höhe
von 2.667,60 Euro anzusetzen.

Für die Verfahrensgebühr gemäß RVG-VVNR. 2300 besteht ein Rahmen
von einem 0,5-fachen bis 2,5-fachen Satz. Eine Gebühr mit einem höheren
Satz als 1,3 kann nur in Betracht kommen, wenn die Tätigkeit umfangreich
oder schwierig war. Dies ist vorliegend nicht der Fall. Allein der Umstand,
dass es sich um ein Gebrauchsmusterlöschungsverfahren handelt, macht
eine Sache nicht schwierig und umfangreich. Die Besetzung der Ge-
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brauchsmusterabteilung in Löschungssachen mit zwei technischen und
einem rechtskundigen Mitglied ist kein Hinweis auf den Umfang und die
Schwierigkeit der Sache, sondern folgt allein aus den gesetzlichen Bestim-
mungen für die Besetzung des Beschwerdesenats in Gebrauchsmuster-
Löschungssachen. Das angegriffene Gebrauchsmuster ist mit 2 unabhängi-
gen und 13 abhängigen Schutzansprüchen auch noch nicht ein Gebrauchs-
muster mit überdurchschnittlichem Umfang. Auch 20 Entgegenhaltungen,
bei denen es zudem teilweise um Belege für Fachwissen handelt, und zwei
Behauptungen des Antragsgegners, bei denen er als Beweismittel Sachver-
ständigengutachten angeboten hat, machen die Sache allein auch nicht
umfangreich oder schwierig. Eine Anhörung vor der Gebrauchsmusterabtei-
lung oder eine umfangreiche Beweisaufnahme hat nicht stattgefunden. Die
vom Antragsteller genannte Mitteilung des Bundespatentgerichts vom
4. Dezember 2014 zu verfahrensrechtlichen Aspekten hatte zum Inhalt,
dass der Beschwerdesenat in der Sache entscheiden wollte und nicht beab-
sichtigte, von der fakultativen Möglichkeit zur Zurückverweisung Gebrauch
zu machen, da eine Änderung der elektronischen Aktenführung beim Deut-
schen Patent- und Markenamt rechtliche Bedenken, die der Senat in Bezug
auf die frühere Methodik der elektronischen Aktenführung geäußert hat,
ausgeräumt haben könnte. Nachdem keine Zurückverweisung erfolgt ist,
wurde durch die Art der Beschlussfassung die Sache nicht umfangreicher
oder schwieriger. Insgesamt ist daher ein Satz von 1,3 für die Sache ange-
messen.

Soweit der Antragsgegner lediglich einen Satz von 0,5 für richtig hält, weil
neben dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auch noch Einspruchs-
verfahren geführt wurden, kann dem nicht gefolgt werden. Das Gebrauchs-
muster und die von dem Antragsgegner genannten Patente sind unter-
schiedliche Rechte, so dass es sich nicht gebührenrechtlich um dieselbe
Sache handelt. Die Argumentation, der Antragsteller könne lediglich die
Mindestgebühr verlangen, weil daneben auch Einspruchsverfahren geführt
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wurden, in denen eine Kostenauferlegung nicht erfolgt sei, ist nicht nach-
zuvollziehen. Weshalb ein Vertreter des Antragstellers weniger Geschäfts-
gebühren für seine Tätigkeit bekommen soll, wenn er nicht nur das Ge-
brauchsmusterlöschungsverfahren betreibt, sondern noch zusätzliche Ver-
fahren, erschließt sich nicht.

4. Soweit der Antragsteller hilfsweise die Zurückverweisung beantragt, ist die-
ser Anregung nicht zu folgen. Da ein wirksamer Beschluss vorliegt und die
Sache entscheidungsreif ist, besteht kein Anlass für eine – stets von Amts
wegen und unabhängig von einem entsprechenden Antrag zu prüfende –
Aufhebung und Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und
Markenamt.

5. Für eine Rückerstattung der Beschwerdegebühr an einen oder beide der
Beteiligten besteht kein Anlass. Zwar kann aus Billigkeitsgründen eine
Rückerstattung der Beschwerdegebühr angeordnet werden (§ 18 Abs. 2
Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG). Dies kann u. a. dann grundsätz-
lich in Betracht kommen, wenn das Begehren eines Beteiligten nur knapp
und formelhaft abgehandelt wird, die Begründung widersprüchlich ist, die
Beteiligten nicht die maßgebenden Gründe erkennen können oder wenn
entscheidungserhebliches Vorbringen übergangen wird (vgl. Schulte, PatG,
10. Aufl., § 73, Rn. 146, 147 m. w. N.). Allerdings greifen diese Gründe im
Rahmen der Billigkeitsprüfung nur dann durch, wenn bei ordnungsgemäßer
und angemessener Sachbehandlung die Beschwerde hätte vermieden wer-
den können (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., § 73, Rn. 142).

Im vorliegenden Fall weist die Begründung des angefochtenen Beschlusses
zwar insoweit gewisse Widersprüche auf, als einerseits von einem durch-
schnittlich schwierigen und umfangreichen Fall die Rede ist, andererseits
für die Geschäftsgebühr von einem Satz von 1,5 ausgegangen wurde. Zum
anderen könnte der Eindruck entstanden sein, dass die Gebrauchsmuster-
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abteilung das Vorbringen des Antragstellers in seinem Schriftsatz vom
30. März 2016 nicht zur Kenntnis genommen haben könnte, da die Ge-
brauchsmusterabteilung in dem angefochtenen Beschluss hierauf nicht ein-
gegangen ist. Allerdings handelt es sich insoweit um einen, wie oben unter
Ziff. 3. ausgeführt, letztlich nicht entscheidungserheblichen Vortrag, da die-
ser Vortrag nicht geeignet ist, den vom Antragsteller gewünschten Gebüh-
rensatz für angemessen zu erachten. Zum anderen ist zu berücksichtigen,
dass die Auffassungen der Beteiligten zur Angemessenheit des Gebühren-
satzes – seitens des Antragstellers 2,2, seitens des Antragsgegners 0,5 –
jeweils so weit von dem seitens der Gebrauchsmusterabteilung in Ansatz
gebrachten Gebührensatz von 1,5 ab liegen, so dass – unter weiterer Be-
rücksichtigung einer den Aufwand des Gerichts nicht einmal ansatzweise
deckenden, an der Grenze zum Symbolhaften liegenden Beschwerdege-
bühr i. H. v. 50,- € – keine tragfähige Grundlage für die Annahme besteht,
einer der Beteiligten hätte möglicherweise von der Erhebung der Be-
schwerde gegen den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss bei Ver-
meidung der o. g. Mängel in Zusammenhang mit der Beschlussbegründung
Abstand genommen.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m.
§ 84 Abs. 2 PatG und §§ 91 Abs. 1, 97 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenent-
scheidungen in Löschungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring, Ge-
brauchsmustergesetz, 8. Aufl., § 18 Rn. 129). Der Antragsgegner möchte in
der Beschwerdeinstanz basierend auf einer 0,5-fachen Geschäftsgebühr
(1.026 Euro) insgesamt lediglich 1.155,00 Euro Kosten erstatten. Der An-
tragsgegner möchte in der Beschwerdeinstanz basierend auf einer 2,2-fa-
chen Geschäftsgebühr (4.514,40 Euro) insgesamt 4.943,40 Euro erstattet
haben. Festzusetzen sind basierend auf einer 1,3-fachen Geschäftsgebühr
(2.667,60 Euro) insgesamt 3.096,60 Euro. Der Antragsgegner muss damit
1.941,60 Euro mehr erstatten als beantragt und der Antragsteller bekommt
1.846,80 Euro weniger als beantragt. Insgesamt entspricht es der Billigkeit,
- 13 -
dass die Kosten gegeneinander aufgehoben werden, da die Beteiligten in
der Beschwerdeinstanz im Wesentlichen zu gleichen Teilen obsiegt bzw.
verloren haben.


III. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-
genheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Metternich Eisenrauch Bayer

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