BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




35 W (pat) 14/15
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend das Gebrauchsmuster …
(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts am 13. November 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie
die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 12. März 2015 abgeändert. Die durch die
Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten
werden auf 2.840 Euro festgesetzt.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zurück-
gewiesen.

2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragstel-
lerin zu 3/4 und die Antragsgegnerin zu 1/4.


G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des aus einer am 20. Dezember 1996 beim
Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Patentanmeldung abgezweigten
und am 22. Mai 2003 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen Gebrauchs-
musters … mit der Bezeichnung „…“. Das Ge-
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brauchsmuster umfasste den Anspruch 1 und die darauf direkt oder indirekt rück-
bezogenen Ansprüche 2 und 3.

Die Antragstellerin hat am 27. August 2007 beim Deutschen Patent- und Marken-
amt die Feststellung der Unwirksamkeit des durch Ablauf der Schutzdauer inzwi-
schen erloschenen Gebrauchsmusters beantragt. Zur Begründung hat sie u. a.
ausgeführt, dass der Gegenstand des Gebrauchsmusters im Hinblick auf den
bekannten Stand der Technik, nicht schutzfähig sei. Sie habe auch ein Rechts-
schutzbedürfnis an der Feststellung, da sie eine Berechtigungsanfrage der Be-
schwerdeführerin erhalten habe.

Mit einem am 15. Juni 2010 verkündeten Beschluss hat die Gebrauchsmusterab-
teilung I des Deutschen Patent- und Markenamts festgestellt, dass das Ge-
brauchsmuster unwirksam sei, und der Antragsgegnerin die Verfahrenskosten auf-
erlegt. Die dagegen eingelegte Beschwerde wurde mit Senatsbeschluss vom
28. Februar 2013 (…) kostenpflichtig zurückgewiesen.

Mit Schriftsatz vom 11. September 2014, beim Deutschen Patent- und Markenamt
eingegangen am 13. September 2014, beantragte die Antragstellerin die von der
Antragsgegnerin ihr in Bezug auf das Verfahren vor der Gebrauchsmusterabtei-
lung zu erstattenden Kosten festzusetzen sowie eine Verzinsung ab Antragstel-
lung. Sie stellte ausgehend von einem Streitwert in Höhe von 75.000,00 Euro je
eine 2-fache Verfahrensgebühr für die Tätigkeit des von ihr beauftragten Patent-
anwalts und eines von ihr hinzugezogenen Rechtsanwalts, zwei Post- und Tele-
kommunikationspauschalen in Höhe von je 20 Euro und unter Vorlage von Bele-
gen Reisekosten in Höhe von 120 Euro für den Patentanwalt und von
1.002,67 Euro für einen von ihr zugezogenen Rechtsanwalt in Rechnung. Zudem
sollen auch von ihr geleistete Kostenvorschüsse in Höhe von 300 Euro hinzuge-
setzt werden.

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Nachdem die Antragsgegnerin sich zu diesem Antrag nicht geäußert hat, hat die
Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts durch Be-
schluss vom 12. März 2015 die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu
erstattenden Kosten ausgehend von einem Gegenstandswert von 75.000 Euro auf
6.262,67 Euro festgesetzt. Neben den oben genannten Posten hat die Gebrauchs-
musterabteilung noch die Löschungsantragsgebühr von 300 Euro hinzugerechnet.
Eine Verzinsung wurde nicht ausgesprochen.

Gegen diesen Beschluss, der Antragsgegnerin zugestellt am 16. März 2015, rich-
tet sich deren am 27. März 2015 eingegangene Beschwerde. Die Antragsgegnerin
ist der Auffassung, dass in Bezug auf die Tätigkeit des Rechtsanwalts die 2-fache
Verfahrensgebühr, die Auslagenpauschale und die Reisekosten des von der An-
tragstellerin beauftragten Rechtsanwalts nicht hätten angesetzt werden dürfen.
Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts durch die Antragstellerin sei nicht notwen-
dig gewesen. Eine Berechtigungsanfrage sei nicht mit einer automatischen Pro-
zessandrohung verbunden. Eine solche Anfrage sei auch keine Abmahnung. Au-
ßerdem sei für die Tätigkeit des für die Antragstellerin tätigen Patentanwalts nur
eine einfache Verfahrensgebühr anzusetzen, allenfalls sei, wie üblich, nur eine
1,3-fache Verfahrensgebühr angemessen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 12. März 2015 abzuändern und die
von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu
erstattenden Kosten auf 1.640 Euro festzusetzen und im Übrigen
den Kostenfestsetzungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.
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Sie ist der Ansicht, dass die Doppelvertretung ihrerseits durch einen Patentanwalt
und einen Rechtsanwalt geboten gewesen sei, nachdem die Antragsgegnerin der
Antragstellerin im Jahr 2006 eine Berechtigungsanfrage übersendet habe und die
Antragsgegnerin nach einigem Schriftwechsel nicht bereit gewesen sei, auf das
Gebrauchsmuster zu verzichten. Der Antragstellerin sei schon zum damaligen
Zeitpunkt bekannt gewesen, dass die Antragsgegnerin aus diesem Gebrauchs-
muster erfolgreich gegen einen weiteren Mitbewerber im Wege der Verletzungs-
klage vorgegangen sei. Es habe daher auch eine Verletzungsklage gegen die Be-
schwerdegegnerin gedroht. Es seien hohe Stückzahlen betroffen gewesen und
der Fall habe besondere rechtliche Schwierigkeiten geboten, weil das angegriffene
Gebrauchsmuster zum Zeitpunkt der Stellung des Löschungsverfahrens bereits
erloschen war.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.


II.

Die zulässige, insbesondere auch fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des
§ 62 Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) einge-
legte Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, nämlich soweit im angefoch-
tenen Beschluss folgende Kosten zu Unrecht festgesetzt worden sind:

2,0 Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt) 2.400 Euro
Auslagenpauschale (Rechtsanwalt) Nr. 7002 VV RVG 20 Euro
Reisekosten (Rechtsanwalt) 1.002,67 Euro

Soweit die Beschwerdeführerin für die Tätigkeit des Patentanwalts keine zweifa-
che, sondern nur eine einfache, allenfalls nur eine 1,3-fache Verfahrensgebühr für
gerechtfertigt hält, hat ihre Beschwerde dagegen keinen Erfolg.

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1. Der am 15. Juni 2010 verkündete Beschluss, mit dem die Gebrauchsmus-
terabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts der Beschwerdeführerin die
Verfahrenskosten auferlegt hat, ist rechtskräftig, da die dagegen eingelegte Be-
schwerde mit Beschluss des Bundespatentgerichts vom 28. Februar 2013
(…) zurückgewiesen wurde.

2. Zu den im Beschluss vom 15. Juni 2010 der Beschwerdeführerin auferleg-
ten Kosten gehören die der Beschwerdegegnerin erwachsenen Kosten, soweit sie
zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren
(§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

3. Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss
von einem Gegenstandswert in Höhe von 75.000 Euro ausgegangen. Dem Senat
liegen keine Erkenntnisse oder Belege vor, die eine anderweitige Festsetzung des
Gegenstandswertes geboten erscheinen lassen; die Höhe des Gegenstandswerts
wird in der Beschwerde auch von keiner Beteiligten in Frage gestellt.

4. Die Beschwerde hat Erfolg, soweit im Kostenfestsetzungsbeschluss bei den
der Antragstellerin zu erstattenden Kosten die Kosten im Zusammenhang mit der
Tätigkeit des von der Antragsgegnerin zugezogenen Rechtsanwalts angesetzt
worden sind.

Zwar kann in Gebrauchsmusterlöschungsverfahren die Erstattungsfähigkeit von
Doppelvertretungskosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zum
einen dann anerkannt werden, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechts-
schutzes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen gewesen
wären, dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende
rechtliche Wissen nicht ausgereicht hätte (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz,
8. Aufl. § 17 GebrMG, Rdnr. 66). Zum anderen kommt dies unter Anwendung der
Grundsätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH zur Erstattungsfä-
higkeit von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren
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(GRUR 2013, 427) dann in Betracht, wenn zwischen den jeweils mandatierten
Patent- bzw. Rechtsanwälten Abstimmungsbedarf vorliegt, weil parallel zu einem
Patentnichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt wird. Die letztge-
nannten Grundsätze sind insbesondere wegen der vergleichbaren Sach- und Inte-
ressenlage auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anwendbar (vgl. den
Senatsbeschluss vom 17. Mai 2017 – 35 W (pat) 1/14; diese Entscheidung ist
rechtskräftig, nachdem die zugelassene Rechtsbeschwerde nicht eingelegt wur-
de).

Im vorliegenden Fall sind die von der Antragstellerin angesetzten Kosten für die
Vertretung durch einen Rechtsanwalt unter keinem der vorgenannten Aspekte als
erstattungsfähig zu erachten.

Eine Erstattungsfähigkeit dieser Kosten mit Blick auf die vorgenannte Rechtspre-
chung in Fällen paralleler Nichtigkeits- bzw. Löschungsverfahren einerseits und
Verletzungsverfahren andererseits scheitert bereits daran, dass ein paralleler Ver-
letzungsrechtsstreit vorliegend gar nicht anhängig war. Die Tatsache, dass die
Antragsgegnerin der Antragstellerin eine Berechtigungsanfrage übersendet hatte,
genügt insoweit nicht, da dies allenfalls der Vorbereitung eines Verletzungsverfah-
rens dienen kann, aber noch nicht zwingend den insbesondere auch durch die
unterschiedlichen Vertretungsbefugnisse bedingten Abstimmungsaufwand herbei-
führt.

Auch aus anderen Gründen war es für das vorliegende Verfahren zur angemes-
senen Rechtswahrung nicht notwendig, dass die Antragstellerin neben einem Pa-
tentanwalt noch zusätzlich einen Rechtsanwalt hinzugezogen hat. Soweit die An-
tragstellerin geltend macht, wegen der Produktkategorie und der langen Laufzeit
sei eine hohe Stückzahl betroffen gewesen, besagt dies nichts über die rechtli-
chen Schwierigkeiten eines Falles. Auch die Kenntnis der Antragstellerin von einer
erfolgreichen Verletzungsklage der Antragsgegnerin gegenüber einem Mitbewer-
ber gibt keinerlei Aufschluss darüber, ob der vorliegende Fall rechtliche Schwierig-
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keiten bot, die auch noch die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts erforderlich
machten. Die Besonderheit, dass das Gebrauchsmuster bereits wegen Zeitablaufs
erloschen war, erfordert ebenfalls nicht die zusätzliche Hinzuziehung eines
Rechtsanwalts, da auch ein Patentanwalt in seiner Ausbildung die für die Beurtei-
lung einer solchen Fallgestaltung erforderlichen Kenntnisse erwirbt. Da die Hinzu-
ziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt zur angemessenen
Rechtsverfolgung nicht erforderlich war, können die diesbezüglich beantragten
2,0 Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt) in Höhe von 2.400 Euro, die Auslagenpau-
schale (Rechtsanwalt) Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20 Euro und die Reisekos-
ten (Rechtsanwalt) in Höhe von 1.002,67 Euro nicht festgesetzt werden, so dass
die Beschwerde insoweit Erfolg hat.

5. Im Übrigen hat die Beschwerde keinen Erfolg. Entgegen der Auffassung der
Antragsgegnerin ist für die Tätigkeit des Patentanwalts eine zweifache und nicht
nur eine einfache oder 1,3-fache Verfahrensgebühr anzusetzen. Gemäß der bis
zum 31. Juli 2013 geltenden Fassung der Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 RVG, die vor-
liegend maßgebend ist, beträgt die einfache Verfahrensgebühr bei einem Gegen-
standswert bis zu 80.000 Euro 1.200 Euro, die 2-fache Verfahrensgebühr daher
2.400 Euro.

Gemäß RVG-VV Nr. 2300 besteht für die Vertretung in einem Verwaltungsverfah-
ren bei der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5. Eine Gebühr von mehr
als 1,3 kann gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war.
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, bei denen die Schutzfähigkeit in Ansehung
eines Stands der Technik zu beurteilen ist, sind in der Regel aufwendige Verfah-
ren (vgl. BGH GRUR 2014, 206 Einkaufskühltasche Tz. 25 im Umkehrschluss).
Auch wenn das vorliegende Gebrauchsmuster, das einen …
betrifft, lediglich einen Hauptanspruch mit zwei Unteransprüchen aufweist, handelt
es sich bei diesem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren um eine umfangreiche
Sache. Insgesamt waren 11 Entgegenhaltungen der Antragstellerin und 6 Entge-
genhaltungen einer weiteren Antragstellerin im Verfahren und es wurde insbeson-
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dere eine mündliche Verhandlung durchgeführt, wobei mehrere Hilfsanträge
gestellt wurden. Hinzu kommt, dass wegen des erforderlichen Feststellungsinte-
resses für die Vergangenheit auch insoweit vorgetragen werden musste und ent-
sprechende Unterlagen eingereicht werden mussten. Daher ist ausgehend von
einem Rahmen von 0,5 bis 2,5 ein Gebührensatz von 2,0 angemessen.

6. Soweit die von der Antragstellerin beantragte Verzinsung des festgesetzten
Betrags im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung nicht ausgesprochen wurde,
ist dies nicht beschwerdegegenständlich.

7. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2
GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Antragsgegnerin zu 1/4
und die Antragstellerin zu 3/4, da die Beschwerde nur teilweise Erfolg hatte und
die Billigkeit keine andere Entscheidung erfordert (§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG). Die
Antragsgegnerin greift von der im angegriffenen Beschluss festgesetzten Summe
einen Betrag von 4.622,67 Euro an. In Höhe von 3.422,67 Euro hat ihre Be-
schwerde Erfolg und in Höhe von 1.200 Euro hat sie keinen Erfolg.

8. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m.
§ 100 Abs. 2 PatG war nicht veranlasst, da vorliegend die Frage, ob bei Vorliegen
eines parallelen Verletzungsprozesses entsprechend den für das Nichtigkeitsver-
fahren anerkannten Grundsätzen auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren
Doppelvertretungskosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt erstat-
tungsfähig sind, nicht entscheidungserheblich war.

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III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befan-
genheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unter-
zeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzu-
reichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf
beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Metternich Eisenrauch Bayer

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