BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




35 W (pat) 12/15
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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…


betreffend das Gebrauchsmuster …
(hier: Kostenfestsetzungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts am 12. Dezember 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie
die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss
der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 5. Februar 2015 abgeändert. Die durch die
Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten
werden auf 6.079 Euro festgesetzt.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde der Antragsgegnerin zurück-
gewiesen.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragstelle-
rin zu 1/5 und die Antragsgegnerin zu 4/5.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

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G r ü n d e

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des aus einer am 1. Oktober 2001 beim Deut-
schen Patent- und Markenamt eingereichten Patentanmeldung abgezweigten und
am 8. Dezember 2005 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen Gebrauchs-
musters … mit der Bezeichnung „…
“. Das Streitgebrauchsmuster
umfasste den Anspruch 1 und die darauf direkt oder indirekt rückbezogenen An-
sprüche 2 bis 12.

Die Antragstellerin hat am 29. März 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt
die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Zur Begründung hat sie aus-
geführt, dass die Gegenstände aller Schutzansprüche des Streitgebrauchsmusters
im Hinblick auf den bekannten Stand der Technik wegen fehlender Neuheit bzw.
zumindest wegen Fehlens eines erfinderischen Schritts nicht gebrauchsmusterfä-
hig seien.

Zwischen den Beteiligten war parallel zum vorliegenden Löschungsverfahren ein
Verletzungsrechtsstreit vor dem LG Düsseldorf bzw. dem OLG Düsseldorf anhän-
gig, in welchem Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster geltend gemacht wurden.

Dem Löschungsantrag wurde mit Schriftsatz vom 29. Mai 2007, eingegangen am
gleichen Tag, im Umfang der eingereichten neuen Schutzansprüche 1 bis 15
widersprochen.

Am 6. Mai 2010 fand eine Anhörung statt, in der auf Seiten der Antragsgegnerin
u. a. auch Rechtsanwältin G… teilnahm. Eine Vertretungsanzeige der jetzi-
gen Vertreter Patentanwälte G1… H… ist im Verfahren vor dem DPMA nicht
erfolgt. Lediglich in der Beschwerdeakte 35 W (pat) 421/10 hatten diese Vertreter
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die Vertretung im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 9. Mai 2011 ange-
zeigt. Für die Antragstellerin nahmen in der Anhörung u. a. die Patentanwälte
S… und S1… und Rechtsanwalt H1… teil.

Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 5. Juli 2010, in
dem das Streitgebrauchsmuster gelöscht wurde und der Antragsgegnerin die Kos-
ten des Verfahrens auferlegt wurden, ist der Antragsgegnerin durch Niederlegung
im Abholfach zugestellt worden. Diese hat gegen den Beschluss Beschwerde ein-
gelegt, die unter dem Aktenzeichen 35 W (pat) 421/10 geführt wurde. Die Be-
schwerde wurde am 13. März 2013 zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 11. September 2014, eingegangen am 13. September 2014
hat die Antragstellerin beantragt, die Kosten auf der Grundlage eines Gegen-
standswerts von 125.000 Euro festzusetzen. Sie macht folgende Kosten geltend:

2,0 Verfahrensgebühr (Patentanwalt) 2.862,00 EUR
2,0 Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt) 2.862,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002
VV RVG (Patentanwalt)
20,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002
VV RVG (Rechtsanwalt)
20,00 EUR
Reisekosten (Bahn Nürnberg —
München und zurück) (Patentanwalt)
135,00 EUR
Reisekosten (Flug, Hotel)
(Rechtsanwalt)
1.592,80 EUR

Außerdem möchte sie die geleisteten Kostenvorschüsse hinzugesetzt haben
sowie eine Verzinsung ab Antragstellung.

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Als Reisekostenbelege wurden ein Bahn-Ticket für drei Personen von Nürnberg
nach München und zurück in Höhe von 426 Euro, eine Rechnung für ein Flugticket
Düsseldorf/Nürnberg /Düsseldorf München / Düsseldorf mit Reisedatum
4. Mai 2010 für Herrn Rechtsanwalt H1… in Höhe von 1377,80 Euro sowie
eine Hotelrechnung für eine Übernachtung in Höhe von 276,90 Euro (Logis
215 EUR, Frühstück 27,50 EUR, Blue Spa 22,80 EUR, Minibar 11,60 EUR) vor-
gelegt.

Die Antragsgegnerin hat sich zum Kostenfestsetzungsantrag, der ihr mit Amts-
schreiben vom 21. Oktober 2014 mitgeteilt worden ist, nicht geäußert.

Mit Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 5. Februar 2015 wurden die
von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten in folgen-
der Höhe festgesetzt:

2,0 Verfahrensgebühr (Patentanwalt) 2.862,00 EUR
2,0 Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt) 2.862,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002
VV RVG (Patentanwalt)
20,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002
VV RVG (Rechtsanwalt)
20,00 EUR
Reisekosten (Patentanwalt) 135,00 EUR
Reisekosten (Rechtsanwalt) 1.592,80 EUR

Gesamtsumme: 7.491,80 EUR

Eine Verzinsung wurde nicht ausgesprochen.

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Gegen diesen Beschluss, der Antragsgegnerin durch Niederlegung im Abholfach
im DPMA zugestellt (niedergelegt am 9. Februar 2015), richtet sich deren am
20. Februar 2015 eingegangene Beschwerde.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, es gebe keinen Grund, dass neben dem
Patentanwalt auch noch ein Rechtsanwalt eingeschaltet worden sei. Auch
erscheine die 2,0-fache Verfahrensgebühr für den Patentanwalt zu hoch, da der
Fall technisch einfach sei. Es sei maximal eine Verfahrensgebühr angemessen.
Der Vertreter der Antragsgegnerin ist zudem der Auffassung, der angefochtene
Beschluss hätte dem Vertreter zugestellt werden müssen. Mit Eingabe vom
9. Mai 2009 hätten sie die Vertretung im vorliegenden Löschungsverfahren ange-
zeigt. Sämtliche Kostenfestsetzungsanträge, die das Löschungsverfahren betref-
fen, hätten ihnen als Vertreter zugestellt werden müssen. Dies gelte auch für den
angefochtenen Beschluss, der somit nicht ordnungsgemäß zugestellt worden sei
und auch aus diesem Grunde aufzuheben sei. Weiterhin trägt die Antragsgegnerin
vor, dass eine Vertretung durch Rechtsanwälte weder im Löschungsantrag ange-
geben worden sei, noch dem Beschluss zu entnehmen sei. Auch ein Hinweis auf
ein Verletzungsverfahren hätte keinen erhöhten Koordinierungsaufwand zur Folge,
da die Verletzungsklage primär auf das Stammpatent … gestützt wor-
den sei und das daraus abgezweigte Gebrauchsmuster „korrespondierend vertei-
digt“ worden sei. Die geltend gemachten Reisekosten für den Rechtsanwalt seien
außerdem aufwandsfremd. Es werde kein Flug von Düsseldorf nach München und
zurück geltend gemacht, sondern von Düsseldorf nach Nürnberg und zurück. Im
Übrigen seien für den Rechtsanwalt die Übernachtungskosten in München auf
180 Euro pro Nacht begrenzt, da eine Übernachtung im Hotel Bayerischer Hof
nicht erforderlich gewesen wäre. Weitere Nebenkosten wie die Minibar seien nicht
zu erstatten. Ausgehend von einem 0,5 bis 2,5-fachen Gebührensatz, erscheine
eine 1,3-fache Verfahrensgebühr angemessen und üblich.

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Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 5. Februar 2015 abzuändern und
die von der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin zu
erstattenden Kosten auf 1.586 Euro festzusetzen und im Übrigen
den Kostenfestsetzungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin ist der Ansicht, dass die Doppelvertretung gerechtfertigt gewe-
sen sei. Es seien besonders hohe Stückzahlen betroffen gewesen, weshalb die
Sache von hoher Bedeutung gewesen sei. Vor allem sei auf der Basis des ange-
griffenen Gebrauchsmusters ein Verletzungsverfahren anhängig gewesen, wobei
im Löschungsverfahren die Antragsgegnerin den Schutzanspruch 1 eingeschränkt
habe, weshalb nicht zuletzt aus diesem Grund die Verfahren koordiniert werden
mussten. Im Übrigen sei auch der 2,0-fache Satz angemessen, da eine mündliche
Verhandlung stattgefunden habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.


II.

Die zulässige, insbesondere fristgerecht innerhalb der Zweiwochenfrist des § 62
Abs. 2 Satz 4 PatG (in Verbindung mit § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG) eingelegte
Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg, nämlich soweit im angefochtenen
Beschluss Reisekosten (Rechtsanwalt) in Höhe von 1.412,80 Euro zu Unrecht
festgesetzt worden sind. Im Übrigen hat die Beschwerde keinen Erfolg.

1. Der angefochtene Beschluss ist wirksam. Entgegen der Ansicht der Antrags-
gegnerin ist er ihr auch wirksam zugestellt worden. Die Vertretungsanzeige der
Vertreter der Antragsgegnerin am 9. Mai 2011 ist lediglich im Beschwerdeverfah-
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ren vor dem Bundespatentgericht erfolgt. Für das Verfahren, das vor dem Deut-
schen Patent- und Markenamt stattfand, also auch das Kostenfestsetzungsverfah-
ren hinsichtlich der Kosten, die im Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmuster-
abteilung entstanden sind, ist keine Vertretungsanzeige erfolgt, so dass dort wei-
terhin an die Antragsgegnerin durch Niederlegung im Abholfach zugestellt werden
konnte (§ 21 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 127 Abs. 1 Nr. 4 PatG). Soweit nach dem
Protokoll der Anhörung vom 6. Mai 2010 für die Antragsgegnerin in der Anhörung
u. a. auch eine Rechtsanwältin erschienen ist, ist nicht ersichtlich, dass sie die
Vertretung im Löschungsverfahren vor dem Amt übernommen hat.

2. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA vom 5. Juli 2010,
in dem das Gebrauchsmuster gelöscht wurde und der Antragsgegnerin die Kosten
des Verfahrens auferlegt wurden, ist rechtskräftig, nachdem die Antragsgegnerin
ihre Beschwerde gegen diesen Beschluss, die unter dem Aktenzeichen
35 W (pat) 421/10 geführt wurde, am 13. März 2013 zurückgenommen hat.

3. Zu den im Beschluss vom 5. Juli 2010 der Antragsgegnerin auferlegten Kos-
ten gehören die der Antragstellerin erwachsenen Kosten, soweit sie zur zweckent-
sprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte notwendig waren (§ 17 Abs. 4
GebrMG i. V. m. § 62 Abs. 2 PatG).

4. Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrem Kostenfestsetzungsbeschluss
stillschweigend von einem Gegenstandswert in Höhe von 125.000 Euro ausge-
gangen, da dieser Gegenstandswert von der Antragstellerin genannt worden war
und die Gebrauchsmusterabteilung ebenso wie die Antragstellerin die zweifache
Verfahrensgebühr mit 2.862,00 Euro angesetzt hat. Dem Senat liegen keine Er-
kenntnisse oder Belege vor, die eine anderweitige Festsetzung des Gegenstands-
wertes geboten erscheinen lassen.

5. Die Kosten für die Tätigkeit des Patentanwalts wurden in zutreffender Höhe
angesetzt.
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Für die Tätigkeit des Patentanwalts ist im vorliegenden Fall entgegen der Ansicht
der Antragsgegnerin eine zweifache und nicht nur eine einfache oder 1,3-fache
Verfahrensgebühr anzusetzen. Gemäß der bis zum 31. Juli 2013 geltenden Fas-
sung der Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 RVG, die vorliegend maßgebend ist, beträgt die
einfache Verfahrensgebühr bei einem Gegenstandswert bis zu 125.000 Euro
1.431 Euro, die 2-fache Verfahrensgebühr daher 2.862 Euro.

Gemäß RVG-VV Nr. 2300 besteht für die Vertretung in einem Verwaltungsverfah-
ren bei der Geschäftsgebühr ein Rahmen von 0,5 bis 2,5. Eine Gebühr von mehr
als 1,3 kann gefordert werden, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war.
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, bei denen die Schutzfähigkeit in Ansehung
eines Stands der Technik zu beurteilen ist, sind in der Regel aufwendige Verfah-
ren (vgl. BGH GRUR 2014, 206 Einkaufskühltasche Tz. 25 im Umkehrschluss).
Bei dem vorliegenden Gebrauchsmuster handelt es sich um eine umfangreiche
Sache. Insgesamt waren mehr als 20 Entgegenhaltungen (einschließlich einer
Vorbenutzung) im Verfahren. Es wurde zudem eine mündliche Verhandlung
durchgeführt, wobei mehrere Hilfsanträge gestellt wurden. Daher ist ausgehend
von einem Rahmen von 0,5 bis 2,5 ein Gebührensatz von 2,0 angemessen.

Die angesetzte Auslagenpauschale und die Reisekosten für den Patentanwalt sind
nicht in Streit.

6. Die Beschwerde hat hinsichtlich der festgesetzten Kosten, die im Zusam-
menhang mit der Tätigkeit des von der Antragsgegnerin zugezogenen Rechtsan-
walts angesetzt worden sind, nur teilweise Erfolg, nämlich soweit deren Notwen-
digkeit im Zusammenhang mit dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht
belegt ist.

In Gebrauchsmusterlöschungsverfahren kann die Erstattungsfähigkeit von Dop-
pelvertretungskosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt zum einen
dann anerkannt werden, wenn über den Bereich des gewerblichen Rechtsschut-
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zes hinaus derart schwierige rechtliche Fragen zu beurteilen gewesen wären,
dass für deren Beurteilung das bei einem Patentanwalt vorauszusetzende rechtli-
che Wissen nicht ausgereicht hätte (Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 8. Aufl.
§ 17 GebrMG, Rdnr. 66). Zum anderen kommt dies unter Anwendung der Grund-
sätze der höchstrichterlichen Rechtsprechung des BGH zur Erstattungsfähigkeit
von Doppelvertretungskosten im patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahren (GRUR
2013, 427) dann in Betracht, wenn zwischen den jeweils mandatierten Patent-
bzw. Rechtsanwälten Abstimmungsbedarf vorliegt, weil parallel zu einem Patent-
nichtigkeitsverfahren ein Verletzungsverfahren geführt wird. Die letztgenannten
Grundsätze sind insbesondere wegen der vergleichbaren Sach- und Interessen-
lage auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren anwendbar (vgl. den Senats-
beschluss vom 17. Mai 2017 – 35 W (pat) 1/14, PMZ 2017, 373; diese Entschei-
dung ist rechtskräftig, nachdem die zugelassene Rechtsbeschwerde nicht einge-
legt wurde).

Im vorliegenden Fall sind die für die Antragstellerin notwendigen Kosten für die
Vertretung durch einen Rechtsanwalt als erstattungsfähig zu erachten, da parallel
zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren auch ein Verletzungsverfahren anhän-
gig war, in dem unwidersprochen neben dem Patent auch Ansprüche aus dem
Streitgebrauchsmuster geltend gemacht wurden. Da typischerweise bei der Füh-
rung paralleler Gebrauchsmusterlöschungs- und Verletzungsverfahren eine kon-
sistente, die wechselseitigen Auswirkungen von Löschungsverfahren und Verlet-
zungsprozess hinsichtlich Sachvortrag, Auseinandersetzung mit Entgegenhaltun-
gen und Antragsfassungen bzgl. des Gegenstands des jeweiligen Streitge-
brauchsmusters berücksichtigende Verfahrensführung erforderlich ist, die einen
stetigen Abstimmungsbedarf zum jeweiligen Vorgehen im jeweiligen Verfahren
zwischen den Verfahrensbevollmächtigten bzw. Prozessvertretern erzeugt,
bestand auch ein Abstimmungsbedarf zwischen dem Verletzungsverfahren und
dem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren. Dieser Abstimmungsbedarf rechtfertigt
die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts, und zwar unabhängig davon, dass im Ver-
letzungsprozess auch das Vorgehen in Bezug auf das Streitpatent und das vor-
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liegende Streitgebrauchsmuster abzustimmen waren. Auch wenn im Gebrauchs-
musterlöschungsbeschluss der Rechtsanwalt nicht als Vertreter aufgeführt ist, so
zeigt jedenfalls das Anhörungsprotokoll, dass ein Rechtsanwalt im Gebrauchs-
musterlöschungsverfahren hinzugezogen war.

Da die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt zur ange-
messenen Rechtsverfolgung erforderlich war, können für die umfangreiche Ge-
brauchsmusterlöschungssache die diesbezüglich beantragten 2,0-fache Verfah-
rensgebühr (Rechtsanwalt) in Höhe von 2.862 Euro, sowie die Auslagenpauschale
(Rechtsanwalt) Nr. 7002 VV RVG in Höhe von 20 Euro festgesetzt werden.

Die Reisekosten (Rechtsanwalt), soweit sie die geltend gemachten Kosten für
einen Flug in Höhe von 1.377,80 Euro betreffen, können nicht festgesetzt werden,
da nicht dargetan wurde, dass diese Kosten im Zusammenhang mit der Ge-
brauchsmusterlöschungssache entstanden sind. Als Reisetag ist auf dem Ticket
der 4. Mai 2010 angegeben. Die Anhörung fand dagegen erst am 6. Mai 2010
statt. Inwieweit die Reisekosten vom 4. Mai für das Gebrauchsmusterlöschungs-
verfahren erforderlich waren, ist nicht belegt, was auch die Antragsgegnerin
bemängelt hat, so dass die Antragstellerin von sich aus gehalten gewesen wäre,
diese Kosten näher zu erläutern.

Soweit die Kosten für die Übernachtung des Rechtsanwalts geltend gemacht wer-
den, können lediglich die Kosten für die Übernachtung festgesetzt werden, soweit
sie angemessen sind (Nr. 7006 VV RVG). Der Betrag von 276,90 Euro für eine
Übernachtung im Hotel Bayerischer Hof in München (davon 215 Euro für Logis
und 27,50 Euro für Frühstück) ist als überhöht anzusehen. Daher werden insoweit
lediglich 180 Euro festgesetzt. Die Antragstellerin hat nicht dargetan, dass eine
angemessene Übernachtung in München zu einem Preis von 180 Euro nicht mög-
lich gewesen wäre. Dass aber Übernachtungskosten in München jedenfalls in die-
ser Höhe angemessen sind, ist zwischen den Beteiligten außer Streit.

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7. Als erstattungsfähige Kosten sind damit anzuerkennen:

2,0 Verfahrensgebühr (Patentanwalt) 2.862,00 EUR
2,0 Verfahrensgebühr (Rechtsanwalt) 2.862,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002
VV RVG (Patentanwalt)
20,00 EUR
Auslagenpauschale gemäß Nr. 7002
VV RVG (Rechtsanwalt)
20,00 EUR
Reisekosten (Patentanwalt) 135,00 EUR
Reisekosten (Rechtsanwalt) 180,00 EUR

Gesamtsumme: 6.079,00 EUR

8. Soweit die von der Antragstellerin beantragte Verzinsung des festgesetzten
Betrags im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung nicht ausgesprochen wurde,
ist dies nicht beschwerdegegenständlich.

9. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2
GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Antragsgegnerin zu 4/5
und die Antragstellerin zu 1/5, da die Beschwerde nur teilweise Erfolg hatte und
die Billigkeit keine andere Entscheidung erfordert (§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG). Die
Antragsgegnerin, die lediglich einen Betrag in Höhe von 1.586,00 Euro für erstat-
tungsfähig erachtet, greift von der im angegriffenen Beschluss festgesetzten
Summe einen Betrag von 5.905,80 Euro an. In Höhe von 1.412,80 Euro hat ihre
Beschwerde Erfolg und in Höhe von 4.493 Euro hat sie keinen Erfolg.

10. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100
Abs. 2 PatG wegen grundsätzlicher Bedeutung und zur Fortbildung des Rechts
zugelassen, da vorliegend die Frage, ob bei Vorliegen eines parallelen Verlet-
zungsprozesses entsprechend den für das Nichtigkeitsverfahren anerkannten
Grundsätzen auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren Doppelvertretungs-
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kosten für einen Patentanwalt und einen Rechtsanwalt erstattungsfähig sind, ent-
scheidungserheblich war und vom Senat hierzu in anderen Verfahren bereits
zugelassene Rechtsbeschwerden nicht eingelegt worden sind.


III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Metternich Eisenrauch Bayer


Fa


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