BUNDESPATENTGERICHT
L e i t s a t z
Aktenzeichen: 30 W (pat) 811/16
Entscheidungsdatum: 18. Mai 2017
Rechtsbeschwerde zugelassen: nein
Normen: DesignG § 34a Abs. 2
ZPO § 93
Innensohle
Gibt der Designinhaber auf einen Nichtigkeitsantrag innerhalb der Frist des § 34a Abs. 2
Satz 1 DesignG keine Erklärung ab, so liegt darin kein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von
§ 93 ZPO.
BUNDESPATENTGERICHT
30 W (pat) 811/16
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Designnichtigkeitssache
…
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betreffend das Design 40 605 966 - 0001
(hier: Nichtigkeitsverfahren N 51/15)

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 18. Mai 2017 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und
Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der
Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
3. Mai 2016 im Kostenpunkt zu Ziff. 2. aufgehoben und dahinge-
hend abgeändert, dass die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens dem
Antragsgegner auferlegt werden.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt der Antragsgegner.


G r ü n d e

I.

Der Antragsgegner und Designinhaber (nachfolgend: Designinhaber) war Inhaber
des eingetragenen Designs 40 605 966 – 0001, das die Innensohle für einen
Schuh betrifft.

Gegen dieses eingetragene Design hat die Antragstellerin mit einem am
4. Dezember 2015 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingegange-
nen Schriftsatz Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 34a DesignG ge-
stellt, da das eingetragene Design nach § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG nichtig sei.
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Der Nichtigkeitsantrag ist dem Designinhaber am 14. Dezember 2015 zugestellt
worden. Dieser hat dem Antrag nicht widersprochen.
Mit am 12. März 2016 beim DPMA eingegangenem Fax-Schreiben hat der
Designinhaber jedoch geltend gemacht, dass er keine Veranlassung zur Stellung
des Nichtigkeitsantrags gegeben und durch das Unterlassen eines rechtzeitigen
Widerspruchs den Nichtigkeitsantrag auch sofort anerkannt habe. Die Kosten des
Verfahrens seien daher gemäß § 93 ZPO der Antragstellerin aufzuerlegen.
Die Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Be-
schluss vom 3. Mai 2016 die Nichtigkeit des eingetragenen Designs
40 605 966 -0001 festgestellt, da der Designinhaber dem Nichtigkeitsantrag nicht
innerhalb der Frist von einem Monat nach Zustellung widersprochen habe (§ 34a
Abs. 2 Satz 2 DesignG). Die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens seien gemäß
§ 34a Abs. 5 Satz 1 DesignG. i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG hingegen der An-
tragstellerin aufzuerlegen.
Der Designinhaber habe keinen Anlass zur Stellung des Nichtigkeitsantrags gege-
ben. Entsprechend der Rechtslage in Patentnichtigkeits- und Gebrauchsmusterlö-
schungsverfahren sei auch ein Antrag auf Feststellung der Nichtigkeit eines ein-
getragenen Designs erst veranlasst, wenn der Inhaber einer angemessen befris-
teten und mit Gründen versehenen Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des
Schutzrechts nicht entspreche. Eine diesen Anforderungen genügende Aufforde-
rung zur Aufgabe des Schutzrechts liege nicht vor, könne insbesondere nicht in
dem Schreiben der spanischen Kanzlei B… vom
13. Mai 2015 gesehen werden. Eine Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des
Schutzrechts sei auch nicht ausnahmsweise entbehrlich gewesen.
Der Designinhaber habe die geltend gemachte Nichtigkeit seines Designs auch
sofort anerkannt.
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Nach der ständigen Rechtsprechung zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren
stehe das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen den Löschungs-
antrag einem sofortigen Anerkenntnis gemäß § 93 ZPO gleich. Dies gelte in Ver-
fahren über die Feststellung oder Erklärung der Nichtigkeit eines eingetragenen
Designs entsprechend, da Gebrauchsmuster und eingetragenes Design als unge-
prüfte Schutzrechte ähnlich ausgestaltet seien.

Mit ihrer Beschwerde wendet sich die Antragstellerin gegen die sie beschwerende
Kostenentscheidung. Die Kosten des Verfahrens seien dem Designinhaber aufzu-
erlegen. Dieser sei der mit Schreiben der spanischen Kanzlei B…
vom 13. Mai 2015 übermittelten Aufforderung, das streitge-
genständliche Design löschen zu lassen bzw. auf dieses zu verzichten, nicht
nachgekommen, so dass er Anlass zur Erhebung des Nichtigkeitsantrags gege-
ben habe. Es fehle zudem auch an einem sofortigen Anerkenntnis, da er weder
auf das Design noch auf etwaige Ansprüche aus dem Design gegenüber der An-
tragstellerin ausdrücklich verzichtet habe.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Designabteilung 3.5 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 3. Mai 2016 im Kostenpunkt zu Ziff. 2. auf-
zuheben und dahingehend abzuändern, dass die Kosten des
Nichtigkeitsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt werden.

Der Designinhaber und Beschwerdegegner hat sich im Beschwerdeverfahren
nicht geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

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II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen die sie beschwerende
Kostengrundentscheidung im Beschluss der Designabteilung 3.5 ist zulässig, ins-
besondere statthaft. Gemäß § 23 Abs. 4 Satz 1 DesignG findet gegen die Be-
schlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts in Verfahren nach dem
DesignG die Beschwerde an das Bundespatentgericht statt. Diese kann sich dem-
nach auch gegen die zu Lasten des Antragstellers getroffene Kostengrundent-
scheidung in einem Beschluss, mit dem gemäß § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG die
Nichtigkeit des eingetragenen Designs mangels rechtzeitigen Widerspruchs des
Designinhabers festgestellt wurde, richten.

Der Statthaftigkeit der Beschwerde steht auch nicht entgegen, dass aufgrund der
Bestimmungen der §§ 34a Abs. 5 DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 99
Abs. 1 ZPO davon auszugehen ist, dass - wie in Patentnichtigkeitssachen - auch
in Verfahren betreffend die Nichtigkeit eines Designs nach § 34a DesignG Kos-
tengrundentscheidungen grundsätzlich nur mit der Hauptsache angegriffen wer-
den können, eine isolierte Anfechtung der Kostenentscheidung daher grundsätz-
lich ausgeschlossen ist (vgl. für das Patentnichtigkeitsverfahren: Benkard-
Hall/Nobbe, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, § 84 Rdnr. 43). Denn sowohl nach der
im Patentnichtigkeitsverfahren wie auch gemäß §§ 34a Abs. 5 DesignG, 84 Abs. 2
Satz 2 PatG im Designnichtigkeitsverfahren anwendbaren Bestimmung des § 99
Abs. 2 ZPO findet gegen eine in einem Urteil getroffene Kos-
ten(grund)entscheidung eine (sofortige) Beschwerde statt, wenn die Hauptsache
durch eine auf Grund eines Anerkenntnisses ausgesprochene Verurteilung erle-
digt ist. Von einem solchen Fall ist die Designabteilung in der angefochtenen Ent-
scheidung ausgegangen. Ausweislich der Begründung hat sie einen fehlenden
Widerspruch gegen die beantragte Feststellung der Nichtigkeit des Designs einem
„Anerkenntnis“ gleichgestellt und die Kosten abweichend von § 91 Abs. 1 ZPO
nicht der unterlegenen Partei, sondern nach § 93 ZPO der Antragstellerin aufer-
legt. In diesem Falle ist dann entsprechend § 99 Abs. 2 ZPO die Beschwerde ge-
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gen die Kostenentscheidung statthaft, und zwar ungeachtet der Frage, ob und ggf.
unter welchen Voraussetzungen § 93 ZPO im Designnichtigkeitsverfahren sinn-
gemäß Anwendung findet.

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg.

Wer im Designnichtigkeitsverfahren die Kosten zu tragen hat, entscheidet sich wie
im Patentnichtigkeits- bzw. Gebrauchsmusterlöschungsverfahren grundsätzlich
nach dem Unterliegensprinzip (§§ 91 ff. ZPO). Dies ergibt sich aus der Verwei-
sung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG (vgl.
Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 34a Rdnr. 17).

Dies führt zu einer Auferlegung der Kosten des Nichtigkeitsverfahrens vor der De-
signabteilung des DPMA auf den Designinhaber. Dieser hat dem ihm zugestellten
Antrag auf Löschung des eingetragenen Designs nicht innerhalb der einmonatigen
Widerspruchsfrist widersprochen, so dass die Designabteilung ohne weitere
Sachprüfung die Nichtigkeit des Designs festgestellt hat (§ 34a Abs. 2 Satz 2
DesignG). Als Unterlegener hat er demnach die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens
zu tragen, §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m.
§ 91 Abs. 1 ZPO.

Eine davon abweichende Kostenauferlegung nach Maßgabe des § 93 ZPO auf die
Antragstellerin kommt entgegen der Auffassung der Designabteilung hingegen
vorliegend nicht in Betracht.

Mit der Designabteilung ist zwar davon auszugehen, dass im Designnichtigkeits-
verfahren aufgrund der Verweisung in § 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs. DesignG auf
§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG - ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren oder
Gebrauchsmusterlöschungsverfahren - sinngemäß auch die Regelung des § 93
ZPO gilt, was bedeutet, dass dem Antragsteller die Kosten aufzuerlegen sind,
wenn der Antragsgegner und Designinhaber nicht durch sein Verhalten zur An-
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tragstellung Veranlassung gegeben und den geltend gemachten Anspruch sofort
anerkannt hat.

Im Designnichtigkeitsverfahren kommt zwar ebenso wenig wie im Gebrauchs-
musterlöschungsverfahren ein Anerkenntnis im zivilprozessualen Sinn in Betracht,
weil ein Anerkenntnisurteil (§§ 307, 313b ZPO) in diesen Verfahren nicht ergehen
kann. Die entsprechende Anwendung von § 93 ZPO ist jedoch dann möglich und
geboten, wenn der Designinhaber/Antragsgegner dem Antragsteller in einer einem
Anerkenntnis vergleichbaren Weise einen Erfolg des Löschungsbegehrens sichert.
Dies wäre - wie im Patentnichtigkeitsverfahren - z. B. bei einem Verzicht auf das
eingetragene Design (mit Wirkung ex nunc) unter gleichzeitiger Freistellung der
Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design der Fall. Dem
gleichzustellen ist die aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes
und weiterer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 4. April 2016
(BGBl. Teil I 2016, 558) ab dem 1. Juli 2016 nunmehr auch bei einem - wie vorlie-
gend - auf die absoluten Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG gestützten
Nichtigkeitsantrag bestehende Möglichkeit, in die Löschung des eingetragenen
Designs einzuwilligen (§ 33 Abs. 6 Satz 1 DesignG), wenngleich diese Möglichkeit
dem Antragsgegner (noch) nicht offen stand, weil ihm der auf den absoluten Nich-
tigkeitsgrund des § 33 Abs. 1 Nr. 2 DesignG gestützte Antrag am
14. Dezember 2015 und damit vor Inkrafttreten des vorgenannten Änderungsge-
setzes zugestellt worden ist; zum diesem Zeitpunkt konnte ein Inhaber eines ein-
getragenen Designs jedoch gemäß § 33 Abs. 2 Satz 2 DesignG a. F. nur in die
Löschung eines eingetragenen Designs bei einem auf die relativen Nichtigkeits-
gründe des § 33 Abs. 2 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag einwilligen (vgl.
Eichmann/v. Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 33 Rdnr. 15).

Soweit die die Designabteilung 3.5 im Anschluss an die Rechtsprechung des Bun-
despatentgerichts im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren (vgl. BPatGE 8,
47, 50) hingegen davon ausgegangen ist, dass auch das Unterlassen eines recht-
zeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag im Hinblick auf die in § 34a
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Abs. 2 Satz 2 DesignG angeordnete Rechtsfolge der Löschung des Designs ohne
jede Sachprüfung einem sofortigen Anerkenntnis i. S. des § 93 ZPO gleichzustel-
len ist, vermag dem der Senat jedenfalls für den Fall nicht zu folgen, dass
sich - wie vorliegend - das Unterlassen in einem bloßen Schweigen bzw. einer
Nichterklärung auf den Antrag erschöpft. Denn einem solchen Schweigen bzw.
einer solchen Nichterklärung kommt grundsätzlich keine Erklärungswirkung zu
(vgl. Palandt/Ellenberger, BGB, 75. Aufl., Einf. v. § 116 Rdnr. 7). Im bloßen
Schweigen bzw. in einer Nichterklärung liegt daher auch kein Anerkenntnis (vgl.
Thomas/Putzo, ZPO, 37. Aufl., § 307 Rdnr. 3). Dementsprechend liegt auch in
Verfahren nach dem DesignG im Schweigen auf einen Nichtigkeitsantrag weder
ein ausdrückliches noch ein konkludentes Anerkenntnis eines geltend gemachten
Löschungsbegehrens. Aus § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG ergibt sich insoweit
nichts anderes. Diese gesetzliche Bestimmung weist einer Nichterklärung bzw. ei-
nem Schweigen zwar insoweit eine rechtserhebliche Bedeutung zu, als daran
(nach Ablauf der in § 34a Abs. 2 Satz 1 DesignG bestimmten Frist) die Feststel-
lung der Nichtigkeit eines eingetragenen Designs geknüpft sein kann, sie besagt
aber nichts darüber, ob damit auch ein Anerkenntnis des geltend gemachten Lö-
schungsbegehrens i. S. der §§ 307, 93 ZPO verbunden ist.

Gegen eine Deutung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Aner-
kenntnis i. S. des § 93 ZPO spricht ferner, dass dem Designinhaber die Möglich-
keit offen stand, zwar nicht durch eine Einwilligung nach § 33 Abs. 6 Satz 1
DesignG, so doch durch einen Verzicht auf das eingetragene Design (mit Wirkung
ex nunc) unter gleichzeitiger Freistellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus
dem eingetragenen Design in unwiderruflicher Weise zum Ausdruck zu bringen,
dass er das eingetragene Design ebenfalls in vollem Umfang für nicht rechtsbe-
ständig hält.

Hinzu kommt, dass eine wegen unterlassenen Widerspruchs angeordnete Lö-
schung eines Designs nach § 34a Abs. 2 Satz 2 DesignG den Antragsteller nicht
mit der gleichen Sicherheit vor einer Inanspruchnahme aus dem eingetragenen
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Design schützt wie es bei einem einem seitens des Inhabers des eingetragenen
Designs erklärten Verzicht auf das eingetragene Design (unter gleichzeitiger Frei-
stellung der Antragstellerin von Ansprüchen aus dem eingetragenen Design) bzw.
bei einer seit dem 1. April 2016 auch bei einem auf § 33 Abs. 1 DesignG gestütz-
ten Nichtigkeitsantrag möglichen Einwilligung in die Löschung des eingetragenen
Designs gemäß § 33 Abs. 6 DesignG der Fall ist. Denn während ein Verzicht auf
das eingetragene Design bzw. die Einwilligung in dessen Löschung als Verfah-
renshandlungen unwiderruflich sind, ist im Falle der Löschung wegen fehlenden
Widerspruchs der Verlust des Schutzrechts auf Seiten des Designinhabers inso-
weit nicht unabänderlich, als z. B. die Möglichkeit einer Wiedereinsetzung gegen
die versäumte Widerspruchsfrist gemäß § 23 Abs. 3 Satz 3 DesignG i. V. m. § 123
Abs. 1 bis 5 und 7 PatG besteht.

Das Unterlassen eines rechtzeitigen Widerspruchs gegen einen Nichtigkeitsantrag
nach § 34a DesignG kann daher nicht einem (sofortigen) Anerkenntnis i. S. von
§ 93 ZPO gleichgestellt werden, wenn sich - wie vorliegend - das Unterlassen in
einem bloßen Schweigen bzw. einer Nichterklärung auf den Antrag erschöpft. Dies
gilt erst recht für Anträge, welche nach dem 1. Juli 2016 gestellt worden sind, da
dem Inhaber des eingetragenen Designs ab diesem Zeitpunkt auch in Zusam-
menhang mit den auf die absoluten Nichtigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG
gestützten Anträgen die Möglichkeit eröffnet ist, das geltend gemachte Begehren
auf Löschung des eingetragenen Designs nicht nur durch einen entsprechenden
Verzicht, sondern auch durch Einwilligung in dessen Löschung gemäß § 33 Abs. 6
Satz 1 DesignG gleichsam „anzuerkennen“.

Es verbleibt daher bei der Kostenfolge nach §§ 34a Abs. 5 Satz 1, 2. Halbs.
DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO zu Lasten des Antrags-
gegners, so dass der angefochtene Beschluss der Designabteilung im Kosten-
punkt wie aus der Beschlussformel ersichtlich abzuändern ist.

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III.

Auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nach §§ 34 Abs. 5 Satz 1,
2. Halbs. DesignG, 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO dem Antragsgegner
aufzuerlegen.

IV.

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlasst. Eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 23
Abs. 5 Satz 1 und 2 DesignG i. V. m. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG) ist nicht erforder-
lich, insbesondere nicht im Hinblick auf die abweichende Rechtsprechung des
Bundespatentgerichts zur Behandlung eines unterlassenen Widerspruchs als ein
(sofortiges) Anerkenntnis i. S. des § 93 ZPO in Gebrauchsmusterlöschungs-ver-
fahren. Denn aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Designgesetzes und wei-
terer Vorschriften des gewerblichen Rechtsschutzes vom 4. April 2016 (BGBl.
Teil I 2016, 558) unterscheidet sich die Rechtslage nach dem DesignG nunmehr
von der des Gebrauchmustergesetzes insoweit, als nach den Bestimmungen des
DesignG seit dem 1. Juli 2016 nicht nur bei einem auf die relativen Nichtigkeits-
gründe des § 33 Abs. 2 DesignG, sondern auch bei einem auf die absoluten Nich-
tigkeitsgründe des § 33 Abs. 1 DesignG gestützten Nichtigkeitsantrag die Möglich-
keit besteht, in die Löschung des eingetragenen Designs einzuwilligen (§ 33
Abs. 6 Satz 1 DesignG), was aber aus den vorgenannten Gründen auf jeden Fall
der Behandlung eines unterlassenen Widerspruchs als ein (sofortiges) Anerkennt-
nis i. S. des § 93 ZPO entgegensteht. Hingegen sieht das GebrMG eine solche
Einwilligung in eine Löschung eines eingetragenen Gebrauchsmusters nicht vor.
In Bezug auf die vor dem 1. Juli 2016 jedenfalls bei den absoluten Nichtigkeits-
gründen des § 33 Abs. 1 DesignG vergleichbare Rechtslage zum Gebrauchs-
mustergesetz fehlt es an einer grundsätzlichen Bedeutung der Rechtsfrage, da es
sich insoweit lediglich um künftig nicht mehr vorkommende Altfälle handelt (vgl. zu
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der entsprechenden Rechtslage nach dem Markengesetz Ströbele/Hacker, Mar-
kengesetz, 11. Aufl., § 83 Rdnr. 21).

V.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

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Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser

Pr


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