BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




30 W (pat) 701/17
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Designanmeldung 40 2016 201 675.4

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 12. Oktober 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

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beschlossen:

Der Beschluss der Designstelle des Deutschen Patent- und Mar-
kenamts vom 22. Dezember 2016 wird aufgehoben.


G r ü n d e

I.

Die Anmelderin hat am 26. April 2016 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) einen Antrag auf Eintragung von zehn Mustern als Sammelanmeldung mit
der fortlaufenden Nummerierung von 1 bis 10 eingereicht mit der Angabe der Er-
zeugnisse „11-03 Medaillen“. Im Anlageblatt zum Antrag sind die zehn Muster wie
folgt wiedergegeben:


01 02
- 3 -

03 04


05 06

07 08


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09 10

Die Designstelle des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach vorherigem
Zwischenbescheid mit Beschluss vom 22. Dezember 2016 die Sammelanmeldung
zurückgewiesen, weil die Designs vom Designschutz ausgeschlossen seien
(§§ 18, 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG, Art. 6ter PVÜ).

Die Wiedergaben der hier angemeldeten Designs zeigten jeweils eine Münze,
welche von einem metallischen Ring umfasst sei. Bei Münzen handele es sich um
Hoheitszeichen i. S. d. § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesingG, Art. 6ter PVÜ. Diese seien nach
den vorgenannten Bestimmungen von einem designrechtlichen Schutz ausge-
schlossen, sofern die hiermit versehenen Designs eine missbräuchliche Benut-
zung der Hoheitszeichen darstellten. Missbräuchlichkeit liege bereits dann vor,
wenn das geschützte Hoheitszeichen in identischer oder jedenfalls in Form einer
Nachahmung im heraldischen Sinne übernommen werde. Danach müsse die kon-
krete Gestaltung einen genügenden, nicht nur marginalen Abstand zu den staatli-
chen Hoheitszeichen erkennen lassen. Davon könne bei den angemeldeten De-
signs jedoch nicht ausgegangen werden.

Vielmehr seien diese in ihrer konkreten Gestaltung geeignet, in ihrem Gesamtein-
druck einen amtlichen Anschein zu erwecken. Durch die Einbettung der Münzen in
einen Ring werde kein genügender Abstand zu den entsprechenden Hoheitszei-
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chen hergestellt, da der metallisch glänzende Ring über keine weitere besondere
Ausgestaltung verfüge. Der Gesamteindruck des angemeldeten Designs werde
allein durch die jeweiligen Münzen bestimmt, welche nicht lediglich rein dekorative
Elemente einer insgesamt keinen amtlichen Eindruck erweckenden Gesamtge-
staltung darstellten. Dies gelte erst recht vor dem Hintergrund, dass nach den An-
gaben der Anmelderin hier nicht etwa Nachahmungen von Münzen, sondern echte
Münzen verwendet würden.

Soweit die angemeldeten Designs durch die Verbindung der Münzen mit dem
Ring eine medaillenartige Ausgestaltung aufwiesen, verstärke dies den amtlichen
Anschein der angemeldeten Designs, da Medaillen, welche mit hoheitlichen Ele-
menten und Symbolen versehen seien, vornehmlich durch Hoheitsträger verliehen
würden. Die von der Anmelderin gewählte Erzeugnisangabe „11-03 Medaillen“
untermauere diesen Eindruck zusätzlich.

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt. Einen Ausschluss der angemeldeten
Designs vom Designschutz nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG, Art. 6ter PVÜ stünde
bereits entgegen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kein
allgemeines Verbot bestehe, gesetzliche Zahlungsmittel auf Produkten abzubilden
und diese Produkte zu vertreiben. Wenn aber danach bereits die Abbildung eines
gesetzlichen Zahlungsmittels auf einem zum Design angemeldeten Gegenstand
kein Eintragungshindernis darstelle, gelte dies erst recht für einen zum Design an-
gemeldeten Gegenstand, in den eine echte Münze integriert sei.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Designstelle des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 22. Dezember 2016 aufzuheben,
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.
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II.

Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und begründet. Die Vorschrift des § 3
Abs. 1 Nr. 4 DesignG steht dem Schutz der angemeldeten Designs nicht entge-
gen. Die Designstelle hat die Eintragung daher zu Unrecht gemäß § 18 DesignG
versagt.

1. Nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG sind Designs vom Designschutz ausgeschlos-
sen, die eine missbräuchliche Benutzung eines der in Artikel 6ter der Pariser Ver-
bandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums aufgeführten Zeichen
oder von sonstigen Abzeichen, Emblemen und Wappen von öffentlichem Inte-
resse darstellen, wobei dieser Verbotstatbestand nicht eine Benutzung eines sol-
chen Designs i. S. einer tatsächlichen Verwendung im geschäftlichen Verkehr
voraussetzt, sondern auch bereits durch die Designanmeldung selbst verwirklicht
werden kann (vgl. BPatG GRUR 2015, 790 Nr. 42 - DE-Flagge; Eichmann/von
Falckenstein/Kühne, Designgesetz, 5. Aufl., § 3 Rn. 25).

a. Zu den Hoheitszeichen i.S. von § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG i. V. m. Art. 6ter
Abs. 1 Buchst a PVÜ werden jedenfalls in Kraft stehende gesetzliche Zahlungs-
mittel gerechnet (vgl. BPatGE 53, 271 - Folienbeutelaufdrucke sowie BGH
GRUR 2003, 705 - Euro-Billy). Ob und inwieweit es sich bei den in den einzelnen
Designs zu Nr. 1 bis 10 abgebildeten Münzen um (in Kraft stehende) gesetzliche
Zahlungsmittel handelt, bedarf indes vorliegend keiner Erörterung. Denn auch so-
weit dies der Fall ist, besteht kein Schutzausschließungsgrund gemäß § 3 Abs. 1
Nr. 4 DesignG i. V. m. Art. 6ter Abs. 1 Buchst a PVÜ.

b. Dies kann allerdings entgegen der Auffassung des Anmelders nicht allein da-
mit begründet werden, dass die angemeldeten Designs „echte“ Münzen enthielten,
und die Verwendung einer echten Münze als Hoheitszeichen grundsätzlich keine
missbräuchliche Verwendung eines Hoheitszeichens darstellen könne.

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So kann ein angemeldetes Design nach § 37 Abs. 1 DesignG Schutz nur für die-
jenigen Merkmale der Erscheinungsform, die in der Anmeldung sichtbar wieder-
gegeben sind, Schutz beanspruchen. Den angemeldeten Designs kann aber nicht
entnommen werden, ob es sich bei den in den metallischen Ring eingebetteten
Münzen jeweils um „echte“, durch den Ring umfasste Münzen handelt oder nur
um Nachahmungen bzw. Abbildungen solcher Münzen, welche mit dem Ring zu
einem einheitlichen Gegenstand verbunden sind. Für eine Nachahmung bzw. Ab-
bildung spricht vorliegend, dass bei den einzelnen Designs die jeweils in den Ring
integrierten Münzen insoweit undeutlich bzw. unvollständig wiedergegeben sind,
als zwar die jeweiligen bildlichen Motive der Münzen in Form von Abbildungen
historischer Persönlichkeiten wie z. B. des früheren US-Präsidenten J.F. Kennedy
deutlich erkennbar sind, nicht jedoch die übrigen Bestandteile der Münze wie z. B.
Umschrift oder deren Nennwert.

Ferner können gerade mit gesetzlichen Zahlungsmitteln und deren Nachahmun-
gen im heraldischen Sinne versehene Designs dem Verbotstatbestand unterfallen.
Sofern die Anmelderin sich zum Beleg ihrer gegenteiligen Auffassung auf die zum
früheren Geschmacksmusterrecht ergangene Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs sowie des Bundespatentgerichts zur dekorativen Abbildung von Zah-
lungsmitteln auf Gebrauchsgegenständen beruft (vgl. BGH GRUR 2003, 707 -
DM-Tassen; GRUR 2003, 705 - Euro-Billy sowie BPatG, 10 W (pat) 703/02 v.
31. Juli 2003, veröffentlicht in juris), ist zu beachten, dass es nach der nach der
dort anwendbaren, bis zum 31. Mai 2004 geltenden Fassung des § 7 Abs. 2
GeschmMG auf einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ankam, der voraus-
setzte, dass durch das Muster die Grundlagen des staatlichen oder wirtschaftli-
chen Lebens oder die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung in Frage gestellt
werden (BGH a. a. O.). Diese hohen Hürden finden sich im Ausschlusstatbestand
des § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG bzw. der bis zum Inkrafttreten des Gesetzes über
den rechtlichen Schutz von Design (Designgesetz - DesignG) am 1. Januar 2014
geltenden identischen Vorläuferregelung des § 3 Abs. 1 Nr. 4 GeschmMG jedoch
nicht. Vielmehr soll die Bestimmung des § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG bzw. § 3 Abs. 1
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Nr. 4 GeschmMG, mit welcher die fakultative Vorgabe des Art. 11 Abs. 2 Buchst. c
der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über den
rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen vom 13. Oktober 1998
(GeschmM-RL) in deutsches Recht umgesetzt wurde, es erleichtern, Zeichen von
öffentlichem Interesse von einer Monopolisierung durch ein Geschmacksmuster
bzw. Design auszuschließen (vgl. Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur
Reform des Geschmacksmusterrechts BlPMZ 2004, 222, 229 re. Sp.).

Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG i. V. m. Art. 6ter Abs. 1 Buchst a PVÜ dürfen u. a.
die Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Verbandslän-
der einschließlich ihrer Nachahmungen im heraldischen Sinn daher bereits dann
nicht als Design geschützt werden, wenn damit eine missbräuchliche Benutzung
dieser Zeichen verbunden ist.

c. Eine solche ist anzunehmen, wenn der irreführende Anschein eines Bezugs
der Designs zu staatlichen Stellen bzw. der betreffenden Organisation erweckt
wird (in Anlehnung an Art. 6ter Abs. 1 Buchst. c PVÜ, wonach die Verbandsländer
nicht gehalten sind, die Bestimmungen anzuwenden, falls die Benutzung oder
Eintragung offenbar nicht geeignet ist, das Publikum über das Bestehen einer
Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irrezuführen). Ob dies
der Fall ist, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls, bei denen darauf
abzustellen ist, wie das Hoheitszeichen im Rahmen der Designgestaltung konkret
verwendet ist (vgl. BPatG GRUR 2002, 337 - Schlüsselanhänger; Eichmann/von
Falckenstein/Kühne, a. a. O., § 3 Rdn. 26 ff.). Entscheidend ist hierbei das Design,
wie es durch § 37 Abs. 1 DesignG geschützt ist, demnach nur hinsichtlich der Er-
scheinungsmerkmale, die in der Anmeldung sichtbar wiedergegeben sind. Besteht
insoweit Identität oder eine zumindest weitgehende Übereinstimmung zwischen
Hoheitszeichen und Design, liegt eine missbräuchliche Übernahme vor, weil durch
ein im Privatinteresse gewährtes Monopol in den Schutzbereich eines im öffentli-
chen Interesse geschaffenen Hoheitszeichens eingegriffen würde. Die identische
oder nahezu identische Übernahme hoheitlicher Zeichen ist auch ohne Hinzutre-
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ten weiterer zur Begründung von Missbräuchen geeigneter Umstände miss-
bräuchlich, weil die hoheitliche Zweckbestimmung der Zeichen eine Verwendung
zur Verfolgung einzelner privater Interessen ausschließt (vgl. BPatGE 53, 271
Nr. 11 - Folienbeutelaufdrucke).

2. Ausgehend davon liegen die Voraussetzungen für den Ausschluss vom
Designschutz gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG i. V. m. Art. 6ter Abs. 1 Buchst a
PVÜ bei den angemeldeten Designs indessen nicht vor, da der Verkehr in den
einzelnen Designs nicht lediglich ein Hoheitszeichen in Form einer (in Kraft ste-
henden) Kursmünze oder einer Nachahmung einer solchen Münze im heraldi-
schen Sinne erkennen wird, sondern einen medaillonartig ausgestalteten und da-
mit vom Hoheitszeichen wegführenden Gebrauchsgegenstand.

Insoweit kann zwar nicht auf die im Antragsvordruck enthaltene Erzeugnisangabe
„11-03 Medaillen“ zurückgegriffen werden, da eine solche Erzeugnisangabe nach
§ 11 Abs. 6 DesignG keinen Einfluss auf den Schutzumfang hat. Entscheidend ist
- wie bereits erwähnt - allein das Design, wie es durch § 37 Abs. 1 DesignG ge-
schützt ist, demnach nur hinsichtlich der Erscheinungsmerkmale, die in der An-
meldung sichtbar wiedergegeben sind.

Charakteristisches Merkmal der angemeldeten Designs ist neben der jeweiligen in
das Design integrierten, wenngleich undeutlichen Wiedergabe einer (Kurs)Münze
der die jeweilige Münzabbildung umgebende Ring, welcher ein metallisches Er-
scheinungsbild aufweist. Auch wenn dieser Ring darüber hinaus über keine weite-
ren Gestaltungsmerkmale verfügt, so bestimmt er aufgrund seines Erscheinungs-
bildes sowie vor allem auch durch seine Größe und seinen Umfang den Gesamt-
eindruck der jeweils angemeldeten Designs mit. Der Verkehr wird diesen nicht der
jeweils integrierten oder abgebildeten (Kurs)Münze zuordnen, sondern darin ein
von der jeweiligen Münze bzw. deren Abbildung unabhängiges und vom Hoheits-
zeichen wegführendes Gestaltungselement erkennen, welches der Aufnahme
bzw. der Umrahmung der Münze dienen kann und den angemeldeten Designs
- 10 -
den Eindruck medaillonartig ausgestalteter Schmuckstücke mit integrierter Münze
verleiht.

Demgegenüber sind Ausgestaltungen gesetzlicher Zahlungsmittel in einer den an-
gemeldeten Designs vergleichbaren Form nicht bekannt, insbesondere auch nicht
in Form von Sonder- und/oder Gedenkprägungen, welche sich von Kursmünzen in
aller Regel nur dadurch unterscheiden, dass eine oder auch beide Seiten durch
eine spezielle Gedenkseite ersetzt werden.

Die angemeldeten Designs weisen danach aber einen hinreichend deutlichen Ab-
stand zu der Originalgestaltung der designgegenständlichen (in Kraft stehenden)
Kursmünzen auf. Es handelt es sich um eine dekorative Verwendung von Münzen
in einem medaillonartig ausgestalteten Gebrauchsgegenstand zu dessen ästheti-
scher Gestaltung, welche aber keine missbräuchliche gesetzwidrige Verwendung
darstellen kann. Solche Verwendungen sind seit langem üblich und dem Verkehr
z. B. aus der Trachtenkultur bekannt. Weder wird der irreführende Anschein eines
Bezugs zu staatlichen Stellen oder einer Ausgabe durch staatliche Stellen er-
weckt, noch ist ein Verstoß gegen eine sonstige Norm feststellbar.

3. Der angefochtene Beschluss der Designstelle war damit aufzuheben.

4. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nicht veranlasst.

Zwar kann nach § 23 Abs. 4 Satz 4 DesignG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG die Rück-
zahlung der Beschwerdegebühr angeordnet werden, wenn dies der Billigkeit ent-
spricht. Die Rückzahlungsgründe sind dabei nicht auf Verfahrensfehler des Deut-
schen Patent- und Markenamtes beschränkt. Vielmehr sind auch die materiell-
rechtliche Vertretbarkeit und die Begründung der angefochtenen Entscheidung in
die Prüfung einzubeziehen (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 80 Rdnr. 115
i. V. m. § 73 Rdnr. 140). Wegen des Ausnahmecharakters einer derartigen Anord-
nung genügt jedoch bei materiell-rechtlichen Fehlern allein der Umstand, dass der
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erkennende Senat der rechtlichen Bewertung nicht folgt, regelmäßig nicht. Viel-
mehr entspricht eine Rückzahlung ist diesen Fällen grundsätzlich nur dann der Bil-
ligkeit, wenn besondere Umstände vorliegen, die zu einer sachlich unrichtigen Be-
handlung hinzutreten, wie es z. B. der Fall sein kann, wenn der angefochtene Be-
schluss den Prüfungsumfang nach dem Gesetz eklatant verkennt und die ange-
fochtene Entscheidung in ihrer Begründung und ihrem Ergebnis unvertretbar ist
(vgl. dazu Schulte a. a. O., § 80 Rdnr. 115 i. V. m. § 73 Rdnr. 140). Solche Um-
stände können vorliegend nicht festgestellt werden. Weder hat die Designstelle
den Sach- und Streitstand verkannt noch kann ihre Rechtsauffassung, dass die
angemeldeten Designs keinen hinreichenden Abstand zu den jeweils abgebildeten
Kursmünzen als staatliche Hoheitszeichen i. S. von Art. 6ter Abs. 1 Buchst a PVÜ
einhalten und daher eine missbräuchliche Benutzung solcher Hoheitszeichen i. S.
von § 3 Abs. 1 Nr. 4 DesignG darstellen, als unvertretbar angesehen werden.


Dr. Hacker Dr. Meiser Merzbach

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