BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




30 W (pat) 550/14
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…





betreffend die Markenanmeldung 30 2014 049 608.9

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 9. Februar 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

- 2 -
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 29. Oktober 2014 aufgehoben.


G r ü n d e

I.

Die am 10. Juni 2014 angemeldete Bezeichnung

OxoPhos

soll als Marke für die Waren

„Klasse 1:
Phosphororganische Verbindungen (chemische Erzeugnisse)“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 29. Oktober 2014 hat die mit einer Beamtin des gehobenen
Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 1 des Deutschen Patent- und Marken-
amts die Anmeldung zurückgewiesen, da es sich bei dem angemeldeten Zeichen
um eine freihaltungsbedürftige Angabe i. S. des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG han-
dele.

Der Wortbestandteil „Oxo-“ werde in der chemischen Nomenklatur als Vorsilbe
(Präfix) zur Benennung von Verbindungen benutzt und zeige das Vorhandensein
eines doppelt gebundenen Sauerstoffatoms an; in der organischen Chemie be-
- 3 -
zeichne „Oxo-“ Verbindungen mit einem Sauerstoffatom, das doppelt an Kohlen-
stoff oder ein anderes Element gebunden sei. Wortkombinationen mit „Oxo“ seien
zudem gängig.

Der weitere Bestandteil „Phos“ werde als Abkürzung für Phosphor erkannt. In die-
ser Bedeutung sei „Phos“ auch lexikalisch nachweisbar und im Sprachgebrauch
nachweisbar. Neben „P“ als Symbol für das chemische Element Phosphor werde
daher auch das Kürzel „Phos“ als Abkürzung für „Phosphor“ verstanden.

In Zusammenhang mit den Waren „phosphororganische Verbindungen [chemi-
sche Erzeugnisse]“ werde der Verkehr daher OxoPhos ohne weiteres den Hin-
weis entnehmen, dass es sich um „Sauerstoff-Phosphor-Verbindungen“ (mit dop-
pelt gebundenen Sauerstoffatomen) handele. Auch in ihrer Gesamtheit werde die
Kombination von „Oxo“ und „Phos“ als rein beschreibende Angabe verstanden.

Darüber hinaus fehle der angemeldeten Marke für die beanspruchten Waren auch
das zur Eintragung erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG), da sie sich lediglich in der Beschreibung der Art bzw. der Be-
schaffenheit der so gekennzeichneten Waren erschöpfe. Die konkrete Art der
Wortzusammensetzung sei nicht derart phantasievoll, dass dadurch eine unter-
scheidungskräftige Eigenart begründet würde.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentli-
chen geltend macht, dass die Kombination OxoPhos in Bezug auf die bean-
spruchten Waren „phosphororganische Verbindungen“ weder lexikalisch nach-
weisbar noch gebräuchlich sei. Dies gelte auch für die Einzelbestandteile, bei de-
nen es sich nicht um gängige Abkürzungen handele, was insbesondere auf den
Bestandteil „Phos“ zutreffe. Die seitens der Markenstelle dazu durchgeführte Re-
cherche belege allenfalls einen Gebrauch dieses Bestandteils, nicht aber, dass es
sich um eine gängige bzw. gebräuchliche Abkürzung für Phosphor handele. Zu-
dem werde dieser Bestandteil – wie die Anlagen B 6 und 8 belegten – auch her-
- 4 -
kunftshinweisend verwendet. Insgesamt seien daher die in OxoPhos möglicher-
weise enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne einer sprechenden Marke hin-
reichend phantasievoll kombiniert und verfremdet.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 1 vom
29. Oktober 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.


Die zulässige Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Der angegriffene Be-
schluss war aufzuheben, da der Eintragung des Anmeldezeichens kein Schutzhin-
dernis gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 MarkenG entgegensteht. Insbesondere fehlt
dem Wortzeichen für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder jegli-
che Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, noch stellt es eine frei-
haltebedürftige beschreibende Angabe gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dar.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-
net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl.
EuGH GRUR 2012, 610, Rn. 42 - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611,
Rn. 66 f. - EUROHYPO; BGH GRUR 2013, 731, Rn. 11 - Kaleido; GRUR 2012,
1143, Rn. 7 - Starsat; GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein;
GRUR 2010, 825, 826, Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2010, 935,
- 5 -
Rn. 8 - Die Vision; GRUR 2006, 850, 854, Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Denn
die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekenn-
zeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH
GRUR 2006, 233, 235, Rn. 45 - Standbeutel; GRUR 2006, 229, 230,
Rn. 27 - BioID; GRUR 2008, 608, 611, Rn. 66 - EUROHYPO; BGH GRUR 2008,
710, Rn. 12 - VISAGE; GRUR 2009, 949, Rn. 10 – My World). Da allein das Feh-
len jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach
der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzule-
gen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das
Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rn. 7 - Starsat;
GRUR 2012, 1044, 1045, Rn. 9 - Neuschwanstein; GRUR 2012, 270,
Rn. 8 - Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
teiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 Rn. 24 – Matrat-
zen Concord/Hukla; GRUR 2004, 943, 944 Rn. 24 - SAT.2; BGH GRUR 2010, 935
Rn. 8 – Die Vision; GRUR 2010, 825, 826 Rn. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis II;
GRUR 2006, 850, 854 Rn. 18 - FUSSBALL WM 2006). Ebenso ist zu berücksichti-
gen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit
mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es ei-
ner analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH GRUR 2004,
428, 431 Rn. 53 - Henkel; BGH GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; Mar-
kenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678
- 6 -
Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143, 1144 Rn. 9 - Starsat; GRUR 2012,
270, 271 Rn. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953
Rn. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 – FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch;
GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder
Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache beste-
hen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in
den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden
werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854 Rn. 19 - FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043,
1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unterschei-
dungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die be-
anspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch
die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH
GRUR 2010, 1100 Rn. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855
Rn. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen OxoPhos nicht die
notwendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die
beanspruchten Waren abgesprochen werden.

Allein maßgeblich sind insoweit die im Warenverzeichnis genannten „phosphoror-
ganischen Verbindungen“. Hingegen dienen die in Klammern aufgeführten Waren
„[chemische Erzeugnisse]“ nur der Zuordnung zu einem in der Nizzaer Klassifika-
tion aufgeführten Warenbegriff; sie sind selbst jedoch nicht Gegenstand der An-
meldung.

In Bezug auf diese Waren lässt sich aber ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG nicht feststellen.

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Zwar kann mit der Markenstelle davon ausgegangen werden, dass der vorliegend
maßgebliche Fachverkehr die angemeldete Bezeichnung OxoPhos trotz ihrer
Ausgestaltung als einheitliches Markenwort schon aufgrund der Binnengroß-
schreibung als eine Kombination der Bestandteile „Oxo“ und „Phos“ erkennen
wird.

Dabei wird er dem im Gesamtzeichen nachgestellten (und dem altgriechischen
Begriff für „Licht“ entsprechenden) Bestandteil „Phos“ naheliegend auch einen all-
gemeinen Hinweis auf „Phosphor“ entnehmen, da die beanspruchten Waren
„phosphororganische Verbindungen“ in irgendeiner Form das chemische Element
„Phosphor“ enthalten, darauf beruhen oder jedenfalls einen Bezug zu diesem
Element aufweisen können.

Mit der Markenstelle ist weiterhin davon auszugehen, dass die von „oxygen“ (=
Sauerstoff) abgeleitete Vorsilbe „Oxo-“ in der chemischen Nomenklatur als Präfix
für „das an Kohlenstoff o.a. Elemente durch eine Doppelbindung gebundene Sau-
erstoff-Atom in Namen von Aldehyden und Ketonen, die funktionelle Gruppen hö-
herer Priorität enthalten“, oder als „Bezeichnung für den Liganden O2 in sauer-
stoffhaltigen Säuren“ verwendet wird (vgl. Römpp, Lexikon Chemie, 10. Aufl. 1998
zu „Oxo…“, DUDEN, Das Wörterbuch chemischer Fachausdrücke, 2003, S. 496
zu „Oxo“). In dieser Bedeutung ist „Oxo“ Bestandteil fachsprachlicher Begriffs-
kombinationen. So bezeichnen „Oxoverbindungen“ chemische Verbindungen, in
denen Sauerstoff doppelt an das gleiche Fremdatom gebunden ist bzw. solche,
die o2-Ionen als Liganden enthalten
(http://www.spektrum.de/lexikon/chemie/oxoverbindungen/ 6659 zu
„Oxoverbindungen). „Oxosäuren“ sind eine Klasse von sauer reagierenden
chemischen Verbindungen, die aus Sauerstoff, Wasserstoff und mindestens ei-
nem weiteren Element bestehen. In der anorganischen Chemie wird der Begriff als
Synonym für Sauerstoffsäuren verwendet
(https://de.wikipedia.org/wiki/Oxos%C3%A4uren zu „Oxosäuren“). Darunter fällt
insbesondere auch die gemeinhin als „Phosphorsäure“ bezeichnete Orthophos-
- 8 -
phorsäure H3PO4 als wichtigste Sauerstoffsäure des Phosphors und eine der
wichtigsten anorganischen Säuren ( vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/ Phos-
phors%C3%A4ure zu „Phosphorsäure“).

Wenngleich sich danach dem Fachverkehr in Zusammenhang mit der Bezeich-
nung OxoPhos vordergründig die Vorstellung aufdrängt, dass die beanspruchten
Waren (irgend)einen Bezug zu Sauerstoff und Phosphor aufweisen, so kann der
Kombination OxoPhos in ihrer Gesamtheit dennoch ein Mindestmaß an Unter-
scheidungskraft nicht abgesprochen werden.

Bei OxoPhos handelt es sich nicht um einen gebräuchlichen und/oder lexikalisch
nachweisbaren Fachbegriff; belegbar ist insoweit nur eine kennzeichnende Benut-
zung von OxoPhos für Produkte der Anmelderin.

Soweit sich vereinzelt eine Verwendung der Lautfolge OxoPhos als integrierter,
nicht selbständig hervortretender Bestandteil in (internationalen) fachbegrifflichen
Begriffsbildungen wie „Oxophosphorsäure“, „Oxophosphat“ oder - englischspra-
chig - „oxophosphorus acid“ nachweisen lässt, ist ungeachtet der Frage, ob es
sich dabei überhaupt um „phosphororganische Verbindungen“ handelt, eine Ver-
wendung von OxoPhos als Kurzwort für eine dieser Verbindungen ebenfalls nicht
nachweisbar, so dass der Verkehr bereits aus diesem Grunde keinen Anlass hat,
OxoPhos in diesem Sinne zu verstehen.

Entgegen der Auffassung der Markenstelle wird der Fachverkehr OxoPhos auch
nicht ohne weiteres aus sich heraus als verkürzende Beschreibung von „Sauer-
stoff-Phosphor-Verbindungen“ bzw. „phosphororganische Verbindungen“ mit
„Sauerstoff-Phosphor-Bindungen“ verstehen (vgl. dazu Römpp a. a. O. S. 3292 zu
„Phosphor-organische Verbindungen“). Dass im chemischen Fachsprachgebrauch
„Sauerstoff-Phosphor-Verbindungen“ allgemein auch als „Oxophos-“ oder „Oxo-
phosphor-Verbindungen“ bezeichnet werden, hat die Markenstelle nicht ermittelt.
Dem Senat bieten sich dafür keine Anhaltspunkte.
- 9 -
OxoPhos stellt aber auch keine fachüblich gebildete beschreibende Beschaffen-
heitsangabe dar.

So lässt sich bereits nicht feststellen, dass der Bestandteil „Oxo“ über seine o. g.
fachbegriffliche Bedeutung hinaus allgemein als Abkürzung bzw. Synonym für das
chemische Element „Sauerstoff“ verwendet wird. Auch wenn „Oxo“ einen begriffli-
chen Anklang an das Element „Sauerstoff“ enthält, so kann dieses Wortbildungs-
element dennoch weder für sich noch innerhalb der angemeldeten Bezeichnung
ohne weiteres mit „Sauerstoff“ gleichgesetzt werden. Zudem dürfte die Verwen-
dung des vorangestellten Zeichenbestandteils „Oxo“ mit dem Endvokal „o“ in Zu-
sammenhang mit den beanspruchten „phosphororganischen Verbindungen“ für
den Fachverkehr insoweit ungewöhnlich wirken, als Sauerstoff-Verbindungen des
Phosphors verschiedene Oxide, deren Säuren und die Salze dieser Säuren sind
(vgl. dazu Römpp a. a. O. S. 3070).

Es kann zudem nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass der nach-
gestellte Bestandteil „Phos“ lediglich als (beschreibende) Abkürzung bzw. als
Kurzwort für das chemische Element „Phosphor“ wahrgenommen und verstanden
wird.

Soweit sich die Markenstelle zum Beleg ihrer gegenteiligen Auffassung auf Römpp
a. a. O. S. 3273 zu „Phos...“ beruft, ist anzumerken, dass die im „Römpp“ ausge-
wiesene Schreibweise mit den angefügten Punkten („Phos….“) sich auf eine Ver-
wendung von „Phos“ als vorangestelltes Wortbildungselement bzw. als Vorsilbe in
mit „Phosph(a)“, „Phospho“ oder auch „Phosphor“ beginnenden (einheitlichen)
chemischen Trivialnamen oder Fachbegriffen wie z. B. „Phosphat“, „Phosphin“,
„Phosgen“ etc. bezieht (vgl. Römpp, a. a. O., S. 3273), wobei „Phos“ den Bedeu-
tungsgehalt „lichterzeugend, lichterzeugt“ (z. B. „Phosgen“) oder „Phosphor ent-
haltend“ (z. b. „Phosphan“) aufweisen kann (vgl. DUDEN Das Wörterbuch chemi-
scher Fachausdrücke, 2003, S. 526 zu „phos-, Phos“).

- 10 -
Hingegen lässt sich eine Verwendung der Lautfolge „Phos“ als Abkürzung für das
in der chemischen Fachsprache mit „P“ gekennzeichnete Element „Phosphor“
entweder in Alleinstellung oder – wie bei OxoPhos – als Endbestandteil von Be-
griffskombinationen nicht belegen. Ein rein beschreibendes Verständnis der Laut-
folge „Phos“ liegt für den Verkehr in diesen Fällen auch nicht ohne weiteres nahe,
da ohne die Endsilbe „phor“ ein wesentlicher Bezugspunkt für die Annahme einer
beschreibenden Bedeutung des Wortbestandteils „Phos“ i. S. von „Phosphor“ fehlt
(vgl. dazu BGH GRUR 2013, 731 Nr. 20 – Kaleido). Trotz seines in Zusammen-
hang mit den hier maßgeblichen „phosphororganischen Verbindungen“ erkennba-
ren warenbeschreibenden Anklangs handelt es sich daher bei „Phos“ nicht um
eine (beschreibende) Abkürzung, sondern um eine Abwandlung des Fachbegriffs
„Phosphor“ nach Art eines sprechenden Zeichens, dem jedenfalls nicht jegliche
individualisierende Eigenart abgesprochen werden kann (vgl. dazu auch BGH
GRUR 2008, 905 Nr. 18 – PANTO).

Gegenteiliges ergibt sich auch nicht aus der von der Markenstelle durchgeführten
und der Anmelderin übersandten Recherche. Diese weist lediglich eine kennzei-
chende Verwendung von „Phos“ als Bestandteil von Produktbezeichnungen in Zu-
sammenhang mit chemischen/pharamzeutischen Erzeugnissen als Fertig- bzw.
Endprodukte aus, trifft aber keine Aussage dazu, ob „Phos“ auch in isolierter bzw.
nachgestellter Form (ohne jeden weiteren konkretisierenden Zusatz) in Zusam-
menhang „phosphororganischen Verbindungen“ als Kurzwort bzw. Abkürzung für
„Phosphor“ verstanden wird. Dazu konnte der Senat ebenfalls nichts ermitteln.

Nicht zuletzt erfordert ein Verständnis von OxoPhos als Hinweis auf „Sauerstoff-
Phosphor-(Ver)Bindungen“ auch eine assoziative Ergänzung um den in OxoPhos
weder enthaltenen noch angedeuteten Begriff „(Ver)bindungen“. Insoweit ist aber
zu beachten, dass der Beurteilung, ob das Schutzhindernis mangelnder Unter-
scheidungskraft besteht, die Marke in ihrer eingetragenen Form zugrunde zu le-
gen und diese nicht um weitere Bestandteile (assoziativ) zu ergänzen ist (vgl.
- 11 -
BGH GRUR 2013, 731 - Kaleido; GRUR 2011, 65 Rn. 17 - Buchstabe T mit
Strich).

Handelt es sich danach aber bei OxoPhos nicht um einen Fachbegriff und besteht
für den Fachverkehr keine Veranlassung, in der unbestimmten, die Beschaffenheit
der beanspruchten Waren allenfalls andeutenden Begriffskombination eine
fachüblich gebildete beschreibende Beschaffenheitsangabe zu erkennen,
erschöpft sich OxoPhos auch für diesen Verkehrskreis nicht in einer
Aneinanderreihung von beschreibenden oder auch sachbezogenen Aussagen.
Vielmehr wirkt die Verwendung der fachlich wenig sinnvollen, in ihrem
Aussagehalt zudem eher vagen und unbestimmten Kombination OxoPhos in ihrer
Gesamtheit trotz der beschreibenden Anklänge aus sich heraus noch hinreichend
originell und individualisierend. Insoweit ist mit der Anmelderin davon auszugehen,
dass die enthaltenen Bedeutungsanklänge im Sinne einer sprechenden Marke
hinreichend phantasievoll kombiniert und verfremdet sind.

Die Eignung als betrieblicher Herkunftshinweis kann OxoPhos deshalb nicht ab-
gesprochen werden.

3. Da dem Anmeldezeichen in seiner Gesamtheit mangels einer im Vorder-
grund stehenden Sachaussage für die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen Unterscheidungskraft zukommt, besteht an dem Begriff OxoPhos auch kein
Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

4. Daher war der angegriffene Beschluss aufzuheben.


Hacker Meiser Merzbach

prö


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