BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 517/14
_______________
(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. Februar 2017
…



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend die Marke 30 2009 058 766

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatent-
gerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. September 2016 unter
Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter
Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

I. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss der Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent-
und Markenamtes vom 16. Dezember 2013 aufgehoben. We-
gen des Widerspruchs aus der Marke 396 33 594 wird die Lö-
schung der Marke 30 2009 058 766 angeordnet.

II. Hinsichtlich der Widersprüche aus den Marken 2 069 437 und
396 33 521 ist die Beschwerde gegenstandslos.


G r ü n d e

I.

Die in den Farben blau, rot und weiß gestaltete Wort-/Bildmarke

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ist am 7. Oktober 2009 angemeldet und am 22. Januar 2010 in das Register bei
dem Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen worden für die Waren und
Dienstleistungen der

„Klasse 3: Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur
Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel

Klasse 5: Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeug-
nisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Er-
zeugnisse für medizinische Zwecke; Babykost; Pflaster, Verband-
material; Desinfektionsmittel; Arzneimittel für humanmedizinische
und veterinärmedizinische Zwecke

Klasse 44: Dienstleistungen eines Apothekers; Zubereitung von
Rezepturen in Apotheken“.

Gegen diese Marke, deren Eintragung am 26. Februar 2010 veröffentlicht wurde,
hat die Beschwerdeführerin am 26. Mai 2010 Widerspruch erhoben aus drei Mar-
ken, nämlich aus der am 21. April 1994 angemeldeten und am 28. Juni 1994 ein-
getragen Bildmarke 2 069 437 (Widerspruchsmarke 1)
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ferner aus der am 1. August 1996 angemeldeten und am 30. Dezember 1996 ein-
getragen Wort-/Bildmarke 396 33 594 (Widerspruchsmarke 2)



sowie schließlich aus der am 1. August 1996 angemeldeten und am
30. Dezember 1996 eingetragen Wortmarke 396 33 521 (Widerspruchsmarke 3)

MALTESER

wobei die drei Widerspruchsmarken jeweils für die folgenden Waren und Dienst-
leistungen Schutz genießen:

„Pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medi-
zinische Zwecke, Babynahrung; Pflaster, Verbandmaterial; Zahn-
füllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfek-
tionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Maschi-
nen für das Sanitäts- und Rettungswesen, nämlich Rettungssche-
ren, Schweißmaschinen, Hubmaschinen, Pumpen, Stromgenera-
toren, Notstromaggregate; Bindenwickelmaschinen; handbetätigte
Werkzeuge und Geräte (soweit in Klasse 8 enthalten), Messer-
schmiedewaren; Gabeln und Löffel; wissenschaftliche Apparate
und Instrumente als Laborgeräte; elektrotechnische und elektroni-
sche Apparate und Instrumente (soweit in Klasse 9 enthalten); Ge-
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räte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und
Bild; Funkgeräte; bespielte Aufzeichnungsträger für Ton und Bild;
Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente, Unterrichts-
modelle, nämlich Krankenpflegepuppen, Kunstskelette, Beat-
mungs-Phantome; medizinische Thermometer; Sicherheitsbeklei-
dung, Sicherheitsschuhe, Feuerlöschgeräte; chirurgische, ärztliche
und zahnärztliche und andere medizinische Instrumente und Ap-
parate; Krankenpflegeinstrumente, nämlich Krankentragen; Be-
leuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Tro-
cken-, Lüftungs-, Wasserleitungs- und sanitäre Geräte und Appa-
rate, Wasseraufbereitungsgeräte zur Trinkwasseraufbereitung;
Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der
Luft und auf dem Wasser, insbesondere Kranken- und Behinder-
tenfahrzeuge sowie Rollstühle; Papierwaren (soweit in Klasse 16
enthalten); Druckschriften, Zeitungen und Zeitschriften, Bücher,
Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen oder Spielen;
Abzeichen, Orden und Ehrenzeichen (nicht aus Edelmetall); Seile,
Netze, Planen, Segel, Zelte, insbesondere als Notunterkünfte und
Nothospital; Bettdecken, Textilstoffe, Haushaltswäsche, Tisch-
und Bettwäsche; Dreiecktücher; Fahnen, Standarten, Wimpel; Be-
kleidungsstücke, insbesondere Arbeitskleidung, Dienstbekleidung,
nämlich Dienstmützen, Diensthosen, Dienstkittel, Dienstmäntel,
Dienstanzüge, Dienstkleider, Diensthemden, Dienstblusen; Ar-
beitsschuhe, Arbeitshandschuhe; Krawatten (vorgenannte Waren
nicht als Sicherheitsbekleidung); Transport von Notfallpatienten,
Kranken, Verletzten sowie geistig und körperlich behinderten Per-
sonen, Rettungsdienste, Veranstaltung von Reisen, insbesondere
von Erholungs- und Pilgerreisen mit Kranken und/oder Behinder-
ten; Reisebegleitung, insbesondere für Kranke und Behinderte;
Rückholdienste; Ausbildung in Erster Hilfe, im Sanitätsdienst, im
Zivil- und Katastrophenschutz, in der Unfall- und Katastrophen-
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hilfe, in der Pflege von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, im
Gymnastikunterricht; Organisation und Veranstaltung von Konfe-
renzen, Kongressen und Seminaren; Dienstleistungen in Erster
Hilfe und im Sanitätsdienst; Dienstleistung im Zivil- und Katastro-
phenschutz, nämlich Sanitätsdienst, ABC-Dienst, Betreuungs-
dienst von Kranken, Verletzten oder Verwundeten, Fernmelde-
dienst; Dienstleistung im sozialen und karitativen Betreuungs-
dienst, nämlich Hilfsdienste für Alte, Kranke und Behinderte,
Mahlzeitendienste; Medikamentennotdienst; Dienstleistungen von
Ärzten, Chiropraktikern, Chirurgen, Optikern, Physiotherapeuten,
eines Sanitäters, eines Zahnarztes; Dienstleistungen einer medi-
zinischen Ambulanz, eines Altenheimes, einer Blutbank, von Er-
holungsheimen, von Genesungsheimen, eines Krankenhauses,
eines Kurheimes, eines medizinischen Labors, einer Leprastation,
eines Pflegeheimes, eines Sanatoriums“.

Die Markeninhaberin hat mit Eingaben vom 27. September 2010 die Benutzung
der drei Widerspruchsmarken nach § 43 Abs. 1 MarkenG bestritten.

Die Widersprechende hat daraufhin zur Glaubhaftmachung einer rechtserhalten-
den Benutzung auf verschiedene Webseiten von Malteser-Krankenhäusern
(www.malteser-sthildegardis.de; www.malteser-franziskus.de) verwiesen und
Unterlagen, auf die Bezug genommen wird, zu den Akten gereicht.

Hierauf hat die Markeninhaberin mit Schriftsatz vom 14. Februar 2011 mitgeteilt,
dass die Einrede der mangelnden Benutzung für die Waren in Klasse 5, soweit für
den Widerspruch relevant, nicht mehr aufrecht erhalten werde; anderes gelte für
die Dienstleistungen der Klasse 44; insoweit werde die Einrede aufrecht erhalten.

Mit Beschluss vom 16. Dezember 2013 hat die mit einem Beamten des gehobe-
nen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 44 des Deutschen Patent- und
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Markenamtes die Widersprüche aus den drei Widerspruchsmarken zurückgewie-
sen, da eine Verwechslungsgefahr zwischen den Kollisionsmarken jeweils nicht
gegeben sei.

Zur Begründung hat die Markenstelle ausgeführt, mangels Verwechslungsgefahr
könne die seitens der Markeninhaberin bestrittene Benutzung der Widerspruchs-
zeichen dahingestellt bleiben. Es stünden sich in Klasse 5 teilweise identische, in
den anderen Klassen ähnliche, teilweise auch unähnliche Waren und Dienstleis-
tungen gegenüber. Eine nähere Untersuchung der Waren- und Dienstleistungs-
ähnlichkeit erübrige sich, da vorliegend eine Verwechslungsgefahr sogar im Be-
reich identischer Waren und Dienstleistungen nicht anzunehmen sei. Die jüngere
Marke halte den gebotenen Markenabstand zu den drei Widerspruchsmarken in
jeder Hinsicht ein.

Bei der ersten Widerspruchsmarke 2 069 437 handele es sich um eine reine Bild-
marke, der eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen sei. Die Ver-
gleichsmarken wiesen als gemeinsamen Bestandteil leidglich ein weißes, acht-
spitziges Kreuz auf. Dieses sei in der Widerspruchsmarke in einem schildförmigen
schwarzen Wappen, welches mit einer weiß-schwarzen Doppellinie umrandet sei,
eingebettet, in der angegriffenen Marke hingegen in einer roten Kreisfläche. Damit
wiesen bereits die Bildbestandteile erhebliche Unterschiede auf, wobei das Kreuz
als solches als typisches Element der mittelalterlichen Ornamentik und als häufig
verwendetes Symbol christlicher Nächstenliebe wahrgenommen werde, ohne als
Kennzeichnung für die Widersprechende erkannt zu werden. In jedem Fall seien
die Vergleichsmarken in ihrem Gesamteindruck aufgrund der zusätzlichen Wort-
bestandteile („Malteser“, „KUCHLER“, „Apotheke“), des zusätzlichen Slogans „Al-
les Gute zur Gesundheit.“ sowie schließlich der graphischen Ausgestaltung der
angegriffenen Marke ausreichend voneinander entfernt. Insbesondere der Eigen-
name „KUCHLER“ begründe einen ausreichenden Abstand, so dass eine unmit-
telbare Verwechslungsgefahr zu verneinen sei. Unter Berücksichtigung des erheb-
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lichen Zeichenabstands fehlten auch Anhaltspunkte für eine Verwechslungsgefahr
durch gedankliches Inverbindungbringen.

Diese Erwägungen beanspruchten auch für den - insoweit identischen - Bildbe-
standteil der zweiten Widerspruchsmarke, der Wort-/Bildmarke 396 33 594, Gel-
tung. Neben dem achtspitzigen Kreuz enthalte diese Marke weiterhin den Wortbe-
standteil Malteser. Hierbei handele es sich u. a. um die Bezeichnung für eine
Hunderasse sowie für die Mitglieder des Malteserordens, welcher weltweit in en-
gem Bezug zu karitativen Tätigkeiten stehe; in Deutschland sei zudem der „Malte-
ser-Hilfsdienst“ gegründet worden. Für die Annahme einer Steigerung der Kenn-
zeichnungskraft aufgrund einer intensiven Benutzung der Widerspruchsmarke lä-
gen keine Anhaltspunkte vor; die vorgelegten Unterlagen reichten zum Beleg
hierfür nicht aus. Ausgehend von einer normalen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke seien Verwechslungen aber nicht zu befürchten. Die Vergleichszei-
chen unterschieden sich hinreichend deutlich durch die nur in der angegriffenen
Marke enthaltenen grafischen Gestaltungselemente sowie die zusätzlichen Wort-
bestandteile. Von einer Prägung des Gesamteindrucks durch den einzig in beiden
Zeichen übereinstimmenden Bestandteil Malteser könne nicht ausgegangen wer-
den. Dagegen spreche zum einen die Mehrzahl an Bedeutungen, die dem Begriff
„Malteser“ zukomme, sowie zum anderen die Existenz einer Vielzahl sogenannter
„Malteser-Apotheken“, die sich in der Regel durch Eigennamenzusätze unter-
schieden und daher keinen Bezug zum „Malteserorden“ oder zum „Malteser-Hilfs-
dienst“ lieferten.

Aus denselben Gründen sei schließlich auch eine Verwechslungsgefahr zu der
dritten Widerspruchsmarke, der reinen Wortmarke 396 33 521, nicht gegeben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie trägt vor, die Markenstelle habe im Ausgangspunkt richtig erkannt, dass sich in
Klasse 5 überwiegend identische Waren gegenüberstünden, während es sich in
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den Klassen 3 und 44 um hochgradig ähnliche Waren und Dienstleistungen han-
dele.

Die Widerspruchsmarken seien bekannt und verfügten aufgrund einer umfangrei-
chen Benutzung über eine weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft. Die
Marken Malteser und „Malteserkreuz“ würden seit Jahrzehnten genutzt. Im
Jahr 2009 habe die Widersprechende über 98.941 ordentliche Mitglieder und
883.036 Fördermitglieder verfügt. Zur Bekanntheit der Widerspruchsmarken wür-
den ferner insbesondere auch Rettungs- und sonstige Hilfsdienste beitragen, die
von den Maltesern geleistet würden (wie z. B. der Mahlzeitendienst, die Altenbe-
treuung, der sehr nachgefragte medizinische Notruf usw.). Hervorzuheben sei ins-
besondere auch die von der Widersprechenden geleistete Ausbildung in „Erster
Hilfe“, wie sie z. B. für den Erwerb des Führerscheins Pflicht sei. So hätten bei-
spielsweise in 2009 in 27.962 Kursen 299.390 Teilnehmer an solchen Schulungen
der Widersprechenden teilgenommen.

Entgegen der Auffassung der Markeninhaberin werde die Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarken auch nicht dadurch beeinträchtigt, dass es an verschie-
denen Orten in Deutschland „Malteser-Apotheken“ gebe, die von der Widerspre-
chenden bisher aus unterschiedlichen Gründen geduldet würden. Es handele sich
hierbei um (teils historisch bedingte) Benutzungen, die schon sehr lange zurück-
reichten, die aber rein lokal begrenzt seien. Eine Apotheke habe normalerweise
nur einen eng begrenzten Einzugsbereich. Diese über die Bundesrepublik
Deutschland verstreuten Benutzungen hätten die Markenrechte der Widerspre-
chenden bisher nicht beeinträchtigt. Gegenüber einer solchen Benutzung als lokal
begrenzte Geschäftsbezeichnung sei die Anmeldung und Eintragung einer Marke
hingegen von ganz anderer Qualität und könne von der Widersprechenden nicht
hingenommen werden. Ersichtlich gehe es der Markeninhaberin darum, unter ihrer
Marke eine bundesweite Betätigung zu entfalten, sei es als Versandapotheke, sei
es mit Filialen in anderen Städten. Die Inhaberin der angegriffenen Marke versu-
che also bewusst, von der Bekanntheit der Widersprechenden zu profitieren und
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sie verfüge über keinerlei historische Berechtigung, sich „Malteser-Apotheke“ zu
nennen.

Ausgehend von einer nach alledem weit überdurchschnittlichen Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarken sei der Widerspruch aber, entgegen der Auffassung
der Markenstelle, sowohl aus der Wortmarke Malteser als auch der Wort-/Bild-
marke, die das achtspitzige Kreuz als zusätzlichen Bildbestandteil beinhalte, be-
gründet.

Die angegriffene Marke übernehme die Wortmarke Malteser identisch sowie das
„Malteserkreuz“ nahezu identisch und ergänze diese Bestandteile lediglich durch
weitgehend beschreibende Angaben („Apotheke“) bzw. einen werblich anpreisen-
den Slogan („Alles Gute zur Gesundheit“). Auch der Bestandteil „KUCHLER“ trete
im Gesamteindruck zurück, da er bereits grafisch untergeordnet erscheine und
zudem als Hinweis auf den Namen des Inhabers der Marke erkennbar sei. Ausge-
hend hiervon werde der Gesamteindruck der jüngeren Marke durch das Wort Mal-
teser in Verbindung mit dem „Malteserkreuz“ geprägt. Zumindest komme dem
Wortbestandteil „Malteser“, zumal es sich um eine bekannte und überdurch-
schnittlich kennzeichnungskräftige Marke handele, innerhalb der angegriffenen
Marke eine selbständig kennzeichnende Stellung zu.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 44 vom
16. Dezember 2013 aufzuheben und die Löschung der Marke
30 2009 058 766 anzuordnen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

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Sie trägt vor, die Beschwerdebegründung gebe den Beschluss der Markenstelle
hinsichtlich der Feststellungen zur Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit falsch
wieder. Nach den Feststellungen der Markenstelle stünden sich in Klasse 5 teil-
weise identische, in den anderen Klassen ähnliche, teilweise aber auch nicht ähn-
liche Waren und Dienstleistungen gegenüber. Gerade auch die für die angegrif-
fene Marke registrierten Waren der Klasse 3 seien zu den Waren und Dienstleis-
tungen der Widerspruchsmarke offensichtlich unähnlich.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken sei durch eine beträchtliche
Zahl von tolerierten Drittnutzungen erheblich geschwächt. So gebe es bundesweit
eine erheblich große Anzahl von insbesondere Apotheken, die den Wortbestand-
teil Malteser im Firmennamen aufwiesen. Bereits eine Recherche unter dem
Apothekenfinder „www.aponet.de“ führe hier zu mehr als zwei Dutzend Treffern
mit dem Ergebnis „Malteser Apotheke“. Eine Google-Recherche mit dem Suchbe-
griff „Malteser Apotheke“ weise sogar 45.900 Ergebnisse auf. Letztlich sei davon
auszugehen, dass in jeder größeren Stadt eine Malteser Apotheke existiere. Her-
auszustellen sei insoweit, dass, soweit ersichtlich, ein Einschreiten der Widerspre-
chenden in keinem der vorgenannten Fälle erfolgt sei; die Widersprechende tole-
riere vielmehr die Benutzung im Bereich der Apotheken. Dies gelte gerade auch
für den Inhaber der angegriffenen Marke. Dieser führe seine Apotheke bereits seit
dem 1. Mai 1980 (und damit seit 14 bzw. 16 Jahren vor Eintragung der Wider-
spruchsmarken) unter der Bezeichnung „Malteser Apotheke“. Damit lägen die prio-
ritätsälteren Rechte bei dem Inhaber der angegriffenen Marke.

Mit zutreffender Begründung habe die Markenstelle eine Zeichenähnlichkeit ver-
neint. Die Zeichenunähnlichkeit folge insbesondere aus den zusätzlichen Wortbe-
standteilen der angegriffenen Marke. Die angegriffene Marke weise als ver-
wechslungshinderndes Merkmal insbesondere den Namen der Apotheke, nämlich
„KUCHLER“ auf. Dem Verkehr erschließe sich somit ohne weiteres, dass mit der
angegriffenen Marke eine ganz bestimmte Apotheke und deren Waren und
Dienstleistungen, ohne Bezug zu der Widersprechenden, bezeichnet werde. Ent-
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gegen dem Beschwerdevorbringen handele es sich bei dem Eigennamen
„KUCHLER“ auch keinesfalls um ein untergeordnetes Merkmal, sondern die Mar-
keninhaberin distanziere sich hierdurch gerade von möglichen gedanklichen Ver-
bindungen zu der Widersprechenden.

Ferner bestehe die Besonderheit, dass die angegriffene Marke den eigenen Fir-
mennamen, nämlich „Malteser Apotheke“, als Markenbestandteil beinhalte, so
dass lediglich den anderen Markenbestandteilen eine prägende Bedeutung zuge-
messen werden könne (unter Hinweis auf BGH GRUR 1996, 404, 405 - Blendax
Pep). Schließlich sei auch der Bildbestandteil „Malteserkreuz“ der Widerspruchs-
marke dem Bildbestandteil in der angegriffenen Marke unähnlich. Während das
„Malteserkreuz“ der Widerspruchsmarke auf einem Wappenhintergrund platziert
sei, nutze die angegriffene Marke eine runde Kreisform als Hintergrund.

Ausgehend hiervon könnten auch die von der Beschwerdeführerin angeführten
„Malteserkreuz“-Entscheidungen des BGH nicht unbesehen auf den vorliegenden
Fall übertragen werden, zumal vorliegend bereits keine identische Übernahme der
prioritätsälteren Marke gegeben sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache Erfolg.

Zwischen der angegriffenen Marke und der zweiten Widerspruchsmarke
396 33 594

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besteht hinsichtlich sämtlicher für die jüngere Marke registrierten Waren (mit Aus-
nahme von „Parfümeriewaren“) und Dienstleistungen die Gefahr von Verwechs-
lungen gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG.

Hinsichtlich der für die jüngere Marke in Klasse 3 weiterhin registrierten „Parfüme-
riewaren“ ist zwar wegen absoluter Warenunähnlichkeit die Annahme einer Ver-
wechslungsgefahr ausgeschlossen. Die angegriffene Marke nutzt jedoch insoweit
in unlauterer Weise die Wertschätzung der Widerspruchsmarke aus und ist daher
gemäß §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen, so dass der Be-
schluss der Markenstelle insgesamt aufzuheben und die vollständige Löschung
der angegriffenen Marke wegen des Widerspruchs aus der Marke 396 33 594 an-
zuordnen ist.

A. Zwischen der angegriffenen Marke und der zweiten Widerspruchsmarke



besteht hinsichtlich sämtlicher Waren (bis auf „Parfümeriewaren“) und Dienstleis-
tungen die Gefahr von Verwechslungen (§§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG).

1. Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des
Europäischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung
aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH
GRUR 2013, 923, Nr. 34 - Specsavers-Gruppe/Asda; GRUR 2010, 1098,
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Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA BECKER; BGH
GRUR 2015, 176, Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488,
Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO). Von maßgeblicher Bedeutung sind inso-
weit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich stehenden Marken sowie der
von diesen erfassten Waren oder Dienstleistungen. Darüber hinaus ist die Kenn-
zeichnungskraft der älteren Marke und - davon abhängig - der dieser im Einzelfall
zukommende Schutzumfang in die Betrachtung mit einzubeziehen. Dabei impli-
ziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselwirkung zwischen
den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH GRUR 2015, 176,
Nr. 9 - ZOOM/ZOOM; GRUR 2014, 488, Nr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO;
GRUR 2014, 382, Nr. 14 - REAL-Chips).

Nach diesen Grundsätzen ist zwischen den genannten Vergleichsmarken die Ge-
fahr von Verwechslungen zu besorgen.

2. Für die Beurteilung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit ist hinsichtlich
der Widerspruchswaren der Klasse 5, nachdem die Markeninhaberin die Nichtbe-
nutzungseinrede insoweit ausdrücklich „nicht mehr aufrecht erhalten“ hat, von der
Registerlage auszugehen.

Soweit die Markeninhaberin die Einrede mangelnder Benutzung dagegen für die
Dienstleistungen der Klasse 44 aufrecht erhalten hat, kommt es hierauf nicht
streitentscheidend an. Der Senat merkt lediglich an, dass der pauschale Verweis
auf Internetseiten (hier von Malteser-Krankenhäusern: www.malteser-sthildegar-
dis.de; www.malteser-franziskus.de) für die Glaubhaftmachung einer ernsthaften
Benutzung gemäß § 43 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich nicht ausreicht, so dass es
an einer Glaubhaftmachung der Benutzung der Widerspruchsmarke für „Kranken-
hausdienste“ fehlt.

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3. Ausgehend hiervon können sich die Vergleichsmarken teilweise auf identi-
schen Waren begegnen, während im Übrigen (bis auf „Parfümeriewaren“) eine
überdurchschnittliche Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit festzustellen ist.

a) Eine Ähnlichkeit von Waren ist anzunehmen, wenn diese in Berücksichtigung
aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhältnis zueinander kennzeich-
nen - insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Her-
kunft, ihrer regelmäßigen Vertriebs- oder Erbringungsart, ihrem Verwendungs-
zweck und ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als mit-
einander konkurrierende oder einander ergänzende Produkte oder anderer für die
Frage der Verwechslungsgefahr wesentlicher Gründe - so enge Berührungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie
stammten aus denselben oder ggfls. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen,
sofern sie - was zu unterstellen ist - mit identischen Marken gekennzeichnet sind
(vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923 f., Nr. 22 - 29 - Canon; EuGH GRUR 2006, 582,
Nr. 85 - VITAFRUIT; BGH GRUR 2006, 941, Nr. 13 - TOSCA BLU; GRUR 2004,
241, 243 - GeDIOS; GRUR 2001, 507, 508 - EVIAN/REVIAN; Ströbele/Hacker,
MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rdn. 59 m. w. N.).

b) In der Warenklasse 5 sind zunächst die Waren „Pharmazeutische
Erzeugnisse; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“ identisch in beiden
Warenverzeichnissen vorhanden. Die Waren „diätetische Erzeugnisse für
medizinische Zwecke; Babykost/Babynahrung“ sind ebenso identisch für die
Vergleichsmarken registriert.

Die ferner in Klasse 5 für die angegriffene Marke eingetragenen „veterinärmedizi-
nische Erzeugnisse; Arzneimittel für humanmedizinische und veterinärmedizini-
sche Zwecke“: stehen „pharmazeutischen Erzeugnissen“ gleich, so dass auch in-
soweit Warenidentität festzustellen ist (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von
Waren und Dienstleistungen, 16. Aufl. 2014, S. 9 re. Sp. Stichwort „Arzneimittel“).

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„Hygienepräparate für medizinische Zwecke“ einerseits und andererseits „phar-
mazeutische Erzeugnisse“ ergänzen sich bei der Behandlung von Wunden und
können dabei im Hinblick auf bakterizide Eigenschaften jedenfalls teilweise sogar
dieselbe Funktion erfüllen (st. Rspr., vgl. BPatG, 24 W (pat) 522/15 - Dicaro Ro-
bugen/Diacard, juris Rn. 27; Richter/Stoppel, a. a. O., S. 66). Der Verkehr wird da-
her bei unterstellter identischer Kennzeichnung naheliegend annehmen, dass die
Produkte aus dem gleichen Betrieb stammen (BPatG, 24 W (pat) 522/15 - Dicaro
Robugen/Diacard, juris Rn. 25).

c) Auch für die beschwerdegegenständlichen, in Klasse 3 registrierten Waren
(mit Ausnahme von „Parfümeriewaren“) ist eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit
zu den für die Widerspruchsmarke geschützten „pharmazeutischen Erzeugnissen“
festzustellen.

Der Warenbegriff „Seifen“ schließt auch medizinische Seifen ein, so dass Über-
schneidungen oder jedenfalls deutliche Berührungspunkte zu „pharmazeutischen
Erzeugnissen“ bestehen (vgl. so schon BPatG GRUR 1969, 221; BPatG,
25 W (pat) 308/71, juris; siehe auch Richter/Stoppel, a. a. O., Stichwort „Seifen“,
S. 254 re. Sp., S. 255 re. Sp).

Der Sammelbegriff "ätherische Öle" bezeichnet aus Pflanzen gewonnene Kon-
zentrate, die im Hinblick auf antiseptische, desinfizierende und entzündungshem-
mende Wirkungen auch für pharmazeutische Präparate verwendet werden (vgl.
Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, 8. Aufl., S. 992 f.). Nach der ständigen
Rechtsprechung des Bundespatentgerichts besteht daher eine enge Ähnlichkeit
zu „pharmazeutischen Erzeugnissen“ (siehe etwa BPatG, a. a. O.,
24 W (pat) 522/15, juris Rn. 31; vgl. auch Richter/Stoppel, a. a. O., S. 17).

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, zu denen auch hautpflegende Produkte
rechnen, können über eine weitgehend übereinstimmende Wirkstoffzusammen-
setzung wie pharmazeutisch erzeugte Dermatika verfügen, so dass sie sich in der
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Verwendungsweise sehr nahestehen und ggf. sogar substituierbar sind. Die
Rechtsprechung geht daher seit langem von einer engen wirtschaftlichen Nähe zu
„pharmazeutischen Erzeugnissen“ aus (vgl. BGH GRUR 1965, 670,
671 - Basoderm; BPatGE 38, 105, 109 - Lindora/Linola; BPatG, a. a. O.,
24 W (pat) 522/15, Rn. 30).

„Haarwässer“ sind ebenso überdurchschnittlich ähnlich zu den Widerspruchswa-
ren „pharmazeutische Erzeugnisse“ (BPatG, 24 W (pat) 522/15 - Diacaro Robu-
gen; BPatG 24 W (pat) 17/92; Richter/Stoppel, a. a. O., S. 120, re. Spalte und
S. 121, li. Sp., Stichwort „Haarwasser“). Denn Haarwässer dienen häufig jedenfalls
auch der Einwirkung auf die Kopfhaut und weisen damit nach Zweckbestimmung
und Anwendungsweise eine deutliche Nähe zu Dermatika auf. Häufig handelt es
sich dabei um Pflegemittel, die nach medizinischen Gesichtspunkten konzipiert
sind und die über Vertriebswege und Verkaufsstätten angeboten werden, über die
auch Dermatika bezogen werden können, so dass insoweit deutliche Anhalts-
punkte für eine gemeinsame unternehmerische Verantwortung bestehen (BPatG,
24 W (pat) 522/15 - Diacaro Robugen).

Zwischen „Zahnputzmitteln“, die der Eindämmung gesundheitsbeeinträchtigender
Bakterien dienen, und Mund- und Rachenarzneien mit therapeutischer oder vor-
beugender Funktion ist ein enger sachlicher Zusammenhang gegeben, so dass
auch insoweit eine überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu „pharmazeutischen Er-
zeugnissen“ besteht (vgl. BPatG, a. a. O., 24 W (pat) 522/15 - Diacaro Robugen,
juris Rn. 32; BPatG 24 W (pat) 17/92).

d) Soweit die angegriffene Marke in Klasse 44 schließlich „Dienstleistungen ei-
nes Apothekers; Zubereitung von Rezepturen in Apotheken“ beansprucht, besteht
eine enge Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren „pharmazeutische Erzeugnisse“,
da die Waren und die Dienstleistungen regelmäßig nebeneinander angeboten
werden und die Dienstleistungen genau auf diese speziellen Waren abgestimmt
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sein können und regelmäßig auch abgestimmt sind (vgl. BPatG, 30 W (pat) 52/06
- apotheke am dm / dm, juris Rn. 20).

e) Außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs zu den Waren und Dienstleistungen der
Widerspruchsmarke liegen dagegen die für die angegriffene Marke registrierten
„Parfümeriewaren“. Im Hinblick auf die unterschiedliche Zweckbestimmung be-
steht insbesondere keine Ähnlichkeit zu Arzneimitteln bzw. „pharmazeutischen Er-
zeugnissen“ (vgl. Richter/Stoppel, a. a. O., S. 210, Stichwort „Parfümeriewaren“,
mittlere Sp., unter Hinweis auf BPatG 96, 24 W (pat) 248/95 sowie HABM 03,
BK R 867/01-4). Daher ist die Annahme einer Verwechslungsgefahr insoweit von
vornherein ausgeschlossen ist. Denn nach ständiger Rechtsprechung kann eine
absolute Warenunähnlichkeit selbst bei (unterstellter) Identität der Zeichen nicht,
selbst nicht durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke,
ausgeglichen werden (vgl. EuGH, GRUR Int. 2009, 911 Rdnr. 34 - WATERFORD
STELLENBOSCH; BGH, GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/
DESPERADO; GRUR 2012, 1145 Rdnr. 34 - Pelikan; GRUR 2009, 484,
Rdnr. 25 - METROBUS).

4. Die Widerspruchsmarke



verfügt für die relevanten Widerspruchswaren über eine weit überdurchschnittliche
Kennzeichnungskraft (zu den Graden der Kennzeichnungskraft vgl. BGH
GRUR 2013, 833, Nr. 55 - Culinaria/Villa Culinaria).

a) Dabei geht der Senat zunächst davon aus, dass die Widerspruchsmarke von
Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt.

- 19 -
Zwar unterliegt die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils Malteser einer ge-
wissen Schwächung, da beschreibende Anklänge im Hinblick auf die Einwohner
Maltas bestehen, wenngleich das Wort im vorliegenden Waren- und Dienstleis-
tungszusammenhang auch nicht glatt beschreibend ist. Jedoch bestimmt sich die
Kennzeichnungskraft zusammengesetzter Zeichen (hier: eines Wort-/
Bildzeichens) nach deren Gesamteindruck, wobei es in der Regel so ist, dass das
kennzeichnungsstärkste Element zugleich die Kennzeichnungskraft der Gesamt-
marke bestimmt (Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 136).

Vorliegend kommt dem Bildbestandteil („Malteserkreuz“) aufgrund der charakteris-
tischen Form des achtspitzigen Kreuzes von Hause aus eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft zu (so schon ausdrücklich BGH GRUR 2010, 833,
Nr. 16 - Malteserkreuz II), die auch grundsätzlich weder durch die Benutzungslage
noch unter dem Aspekt schwächender Drittmarken geschwächt ist; nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes bewirkt insbesondere die Verwendung
der in Rede stehenden Kreuzform auch durch den Johanniterorden, der aus
historischen Gründen und nach den Grundsätzen des Gleichnamigenrechts
ebenso wie die hiesige Widersprechende zur Zeichenführung berechtigt ist, keine
generelle Schwächung der Marke gegenüber sonstigen Dritten (BGH GRUR 2010,
833, 834, Nr. 17 - Malteserkreuz II; vgl. auch Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9
Rn. 149, 177; zu der Frage einer Schwächung wegen der Existenz zahlreicher
Malteser-Apotheken siehe im Folgenden unten 3 c). Auch im maßgeblichen
Gesamteindruck bestimmt das nach alledem kennzeichnungsstärkere Bildelement
die Kennzeichnungskraft der Gesamtmarke, so dass dem Gesamtzeichen von
Hause aus eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen ist.

b) Dem Senat ist weiterhin bekannt, dass die Widerspruchsmarke in ihrem
Kernbereich - im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich der Rettungs-
und Sanitätsdienste sowie in „Erster Hilfe“- langjährig umfassend benutzt wird und
omnipräsent ist.

- 20 -
Tatsachen, aus denen sich die Bekanntheit einer Marke ergeben, können allge-
mein geläufig und deshalb offenkundig im Sinne des § 291 ZPO sein. Dazu rech-
net auch, dass die Marke während eines längeren Zeitraums in weitem Umfang
auf dem Markt erscheint und jedermann gegenübertritt (vgl. BGH GRUR 2011,
1043 Rn. 49 - TÜV II; GRUR 2014, 378 Rn. 27 - OTTO Cap). Vorliegend handelt
es sich offenkundig um eine überragend bekannte Marke. Aufgrund der langjähri-
gen und intensiven Benutzung und der daraus folgenden allgemeinen Bekanntheit
des Widerspruchszeichens innerhalb der für die Beurteilung der Verwechslungs-
gefahr relevanten Verkehrskreise ist der Widerspruchsmarke in Bezug auf die ge-
nannten Dienstleistungen sowohl für den Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffe-
nen Marke im Jahr 2009 als auch im Entscheidungszeitpunkt eine weit überdurch-
schnittliche Kennzeichnungskraft zuzumessen.

Diese weit überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in
ihrem Kernbereich strahlt auch auf die hier relevanten, eng verwandten Wider-
spruchswaren der Klasse 5 - namentlich auf „Pharmazeutische Erzeugnisse,
Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel“, die vorliegend eine Warenidentität
bzw. jedenfalls überdurchschnittliche Ähnlichkeit zu den Waren und Dienstleistun-
gen der angegriffenen Marke begründen - aus.

Zwar hat die Steigerung der Kennzeichnungskraft einer Marke infolge Benutzung
vorrangig Bedeutung für denjenigen Waren- und Dienstleistungsbereich, in dem
die umfangreiche Benutzung erfolgt ist. Allerdings ist anerkannt, dass die erhöhte
Kennzeichnungskraft einer Marke auf eng verwandte Waren oder Dienstleistungen
ausstrahlen kann, so dass auch insoweit - wenn auch in gewissen engen Gren-
zen - ein erweiterter Schutzumfang in Betracht kommt (vgl. BGH GRUR 2012,
930, Nr. 71 - Bogner B/Barbie B; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 171). Davon ist
hier auszugehen, da die genannten Waren der Klasse 5 in unmittelbarem funk-
tionellem Zusammenhang mit Rettungs- und Sanitätsdiensten stehen.

- 21 -
c) Eine Schwächung der nach alledem weit überdurchschnittlichen Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke durch benutzte Drittzeichen ist nicht ersicht-
lich; dies gilt auch unter Berücksichtigung des Vortrags der Markeninhaberin zu
der Duldung einer Mehrzahl von „Malteser Apotheken“ durch die Widerspre-
chende.

Eine solche Schwächung der Kennzeichnungskraft setzt voraus, dass die Dritt-
kennzeichen in gleichen oder eng benachbarten Branchen und in einem Umfang
in Erscheinung treten, der geeignet erscheint, die erforderliche Gewöhnung des
Verkehrs an die Existenz weiterer Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbereich zu
bewirken. Allein die Anzahl der Drittzeichen reicht zur Darlegung einer Schwä-
chung der Kennzeichnungskraft nicht aus (BGH GRUR 2009, 685,
Nr. 25 - adh.de). Daneben müssen der Umfang der Benutzung und die Bekannt-
heit der Marken am Markt im Einzelnen dargelegt werden (BPatG,
29 W (pat) 70/11- A1 A-One Consult/A1, juris).

Gemessen an diesen Maßstäben genügt der Vortrag der Markeninhaberin hierzu
nicht. Der Umfang der Tätigkeit der Drittfirmen („Malteser Apotheken“) und die Be-
kanntheit ihrer jeweiligen Kennzeichnungen am Markt sind von der Markeninhabe-
rin nicht näher dargelegt worden. Der vorgelegte Auszug aus einer Google-Re-
cherche ist insoweit ohne Aussagekraft. Die weiteren Nachweise, insbesondere
die 25 Treffer im „Apothekenfinder“ (www.aponet.de/apofinder), beziehen sich
ausschließlich auf das Wortelement bzw. die Wortkombination „Malteser Apo-
theke“, während eine Drittbenutzung des - wie dargelegt von Hause aus kenn-
zeichnungsstärkeren - Bildelementes (des achtspitzigen Kreuzes) nicht belegt ist.
Insoweit gilt aber der Grundsatz, dass selbst eine durch häufige Verwendung be-
dingte Kennzeichnungsschwäche eines Markenbestandteils nicht die Annahme
rechtfertigt, die Gesamtmarke sei in ihrer Kennzeichnungskraft geschwächt (vgl.
m. w. N. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 176). Im Übrigen verweist die Wider-
sprechende mit Recht darauf, dass die Benutzung der Geschäftsbezeichnung ei-
ner lokal operierenden Apotheke grundsätzlich örtlich eng begrenzt ist. Es beste-
- 22 -
hen ausgehend hiervon jedenfalls keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür, dass
die Malteser-Apotheken in einem Umfang in Erscheinung treten, der geeignet er-
schiene, eine umfassende Gewöhnung des Verkehrs an die Drittbenutzung von
weiteren Malteser-Kennzeichnungen bzw. Kennzeichnungen im Ähnlichkeitsbe-
reich zu bewirken.

d) Nach alledem ist von einer weit überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke für die relevanten Widerspruchswaren auszugehen.

5. Die Vergleichszeichen weisen ferner eine überdurchschnittliche
Zeichenähnlichkeit auf.

a) Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen
Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl.
z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf-
nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-
weise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zei-
chen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurtei-
len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher,
bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413,
Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004,
843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem;
GRUR 2010, 235, Nr.15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS;
GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).
Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die
hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH GRUR
2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springender Pu-
- 23 -
del; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O.,
§ 9 Rdn. 254 m. w. N.).

b) Die angegriffene Marke enthält - über das Wort „Malteser“ und das achtspit-
zige Kreuz hinaus - weitere graphische Elemente und zusätzliche Wortbestand-
teile, nämlich „KUCHLER“, „Apotheke“ sowie den Werbespruch „Alles Gute zur
Gesundheit“, so dass sich die Vergleichsmarken in ihrer Gesamtheit zunächst
deutlich voneinander unterscheiden. Der rechtlich maßgebliche Gesamteindruck
der angegriffenen Marke



wird indessen alleine durch die Bestandteile geprägt, weil die
weiteren Zeichenelemente als kennzeichnungsschwache Bestandteile in den
Hintergrund rücken und sich zudem die weit überdurchschnittliche Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke auf die Prägung des angegriffenen Kombinati-
onszeichens auswirkt, im Einzelnen:

aa) Es ist allgemein anerkannt, dass ein oder mehrere Bestandteile eines zusam-
mengesetzten Zeichens für den Gesamteindruck prägend sein und insoweit eine
rechtlich relevante Verwechslungsgefahr begründen können (vgl. m. w. N. BGH
GRUR 2013, 1239, Nr. 32 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; GRUR 2013, 833,
Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2009, 772, Nr. 57 - Augsburger Puppen-
kiste). Voraussetzung hierfür ist, dass die anderen Bestandteile für die angespro-
chenen Verkehrskreise weitgehend in den Hintergrund treten und den Gesamtein-
- 24 -
druck der Marke nicht mitbestimmen (vgl. BGH GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 31 - MIXI; GRUR 2009, 1055,
Nr. 23 - airdsl), so dass sie für den Gesamteindruck vernachlässigt werden kön-
nen (vgl. EuGH GRUR 2007, 700, Nr. 42 - HABM/Shaker, GRUR Int. 2010, 129,
Nr.62 - Carbonell/La Espanola; GRUR 2010, 1098, Nr. 56 - Calvin Klein/HABM;
BGH GRUR 2004, 778, 779 - URLAUB DIREKT; GRUR 2008, 719, Nr. 37 - idw
Informationsdienst Wissenschaft; GRUR2010, 828, Nr. 45 - DiSC).

bb) Vorliegend wird die angegriffene Marke alleine durch die Bestandteile
geprägt, weil die weiteren Zeichenelemente als
kennzeichnungsschwache Bestandteile in den Hintergrund rücken.

Das Wort „Apotheke“ ist im vorliegenden Waren- und Dienstleistungszusammen-
hang glatt beschreibend und tritt daher ohne weiteres in den Hintergrund (Strö-
bele/Hacker, a. a. O., § 9 Rn. 372). Die Wortfolge „Alles Gute zur Gesundheit“
erschöpft sich in einem anpreisenden Werbeslogan, welcher ebenso jeder indivi-
dualisierenden Unterscheidungskraft entbehrt.

Das Wort „KUCHLER“ schließlich erscheint bereits graphisch (aufgrund der gerin-
gen Schriftgröße) untergeordnet und erschließt sich dem Verkehr zudem unmittel-
bar als Eigenname des Apothekeninhabers; ist aber der Firmenname innerhalb
einer Kombinationsmarke erkennbar, verlagert sich der prägende Charakter schon
grundsätzlich auf den anderen Markenteil, hier also auf das Wortelement Malteser
in Kombination mit dem achtspitzigen Kreuz (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker,
a. a. O., § 9 Rn. 413), zumal Letzteres in ersichtlicher Anlehnung an das ®-
Symbol in einen Kreis gefasst und hochgestellt ist und so die genannte Kom-
bination als den eigentlichen „Markenkern“ besonders hervorhebt.

cc) Dies gilt erst recht vor dem Hintergrund der erhöhten Kennzeichnungskraft der
Widerspruchsmarke, die sich ihrerseits zusätzlich auf die Prägung des
- 25 -
angegriffenen Kombinationszeichens durch die Bestandteile
auswirkt.

Grundsätzlich hat zwar die Prüfung der prägenden Eigenschaft eines Markenbe-
standteils unabhängig von der Gegenmarke lediglich anhand der Gestaltung der
betreffenden Marke zu erfolgen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9 Rdnr. 383). Zu
beachten ist jedoch, dass bei Ähnlichkeit oder Identität eines oder mehrerer Be-
standteile der angegriffenen Marke mit der Widerspruchsmarke deren kraft Benut-
zung im Kollisionszeitpunkt erworbene Kennzeichnungskraft auch bei der Prüfung,
welche Bestandteile den Gesamteindruck der angegriffenen Marke bestimmen,
von Bedeutung sein und dazu führen kann, dass dem entsprechenden Bestandteil
auch dann ein Hinweis auf den Inhaber der älteren Marke entnommen wird, wenn
er ihm nicht isoliert, sondern als Bestandteil des jüngeren Zeichens entgegentritt
(vgl. BGH, GRUR 2003, 880 - City Plus). Dabei kommt ein solcher Hinweischa-
rakter einem älteren Zeichen in der jüngeren Zeichenkombination umso eher zu, je
stärker seine Kennzeichnungskraft ist (vgl. BPatG MarkenR 2005, 240 - Public
Nation/PUBLIC).

Ausgehend davon besteht auch vorliegend aufgrund der weit überdurchschnittli-
chen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die Gefahr, dass der Verkehr
in den Bestandteilen der angegriffenen Marke in Zusammen-
hang mit identischen oder eng ähnlichen Waren und Dienstleistungen einen Hin-
weis auf die Widersprechende sieht und es insoweit zu Verwechslungen kommt.

Denn während es sich bei der Widerspruchsmarke um eine überragend bekannte
Marke handelt, übernimmt die angegriffene Marke sowohl deren Wortelement Mal-
teser in identischer Form, wie sie auch von dem Bildelement („Malteserkreuz“) in
sehr ähnlicher Form Gebrauch macht. Die entgegenstehende Argumentation der
Markenstelle zu einer vermeintlichen Unähnlichkeit der Bildelemente vernachläs-
- 26 -
sigt, dass das Charakteristische der Gestaltung des bekannten „Malteserkreuzes“
und seine Bedeutung gegenüber gängigen Kreuzformen gerade in der achtspitzi-
gen Form liegt (so schon ausdrücklich BGH GRUR 2006, 859 - Malteserkreuz I
sowie BGH GRUR 2010, 833 - Malteserkreuz II) und dass die jüngere Marke diese
besondere Gestaltung des Kreuzes der Form nach identisch aufnimmt. Die
Unterschiede in der „Einbettung“ des Kreuzes (in einem schildförmigen schwarzen
Wappen in der Widerspruchsmarke bzw. in einer roten Kreisfläche in der ange-
griffenen Marke) fallen demgegenüber für den charakteristischen Eindruck des
Zeichens ebenso wenig ins Gewicht wie seine „spiegelverkehrte“ Anordnung
rechts von dem Wort Malteser (anstatt links davon wie in der Widerspruchs-
marke). Aufgrund seiner charakteristischen Form und in der Zusammenschau mit
dem Wortbestandteil Malteser wird der Verkehr das achtspitzige Kreuz auch in
der angegriffenen Marke ohne weiteres als „Malteserkreuz“ erkennen.

c) Bei dieser Sachlage besteht aber naheliegend die Gefahr, dass der Verkehr in
den Bestandteilen der angegriffenen Marke einen Hinweis auf
die Widersprechende sieht und es zu Herkunftsverwechslungen kommt, wenn ihm
diese Kennzeichnung auf Waren und Dienstleistungen begegnet, für welche die
Widerspruchsmarke entweder seit längerem in Gebrauch ist oder die jedenfalls
einen engen Bezug zu diesen Waren und Dienstleistungen haben.

Da die angegriffene Marke den Wortbestandteil der Widerspruchsmarke identisch
und den Bildbestandteil (Malteserkreuz) in sehr ähnlicher Form übernimmt, ist von
einer überdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit auszugehen, welche dazu führt,
dass für die obengenannten Waren und Dienstleistungen, die identisch oder zu-
mindest (überdurchschnittlich) ähnlich zu den Waren sind, für die die Wider-
spruchsmarke eine durch Benutzung erworbene, weit überdurchschnittliche Kenn-
zeichnungskraft besitzt, eine unmittelbare Verwechslungsgefahr anzunehmen ist.
Dies trifft wie dargelegt auf alle für die angegriffene Marke registrierten Waren (mit
Ausnahme der „Parfümeriewaren“) und Dienstleistungen zu.
- 27 -
Insoweit war der Beschluss der Markenstelle aufzuheben und die Löschung der
angegriffenen Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr für alle
genannten Waren und Dienstleistungen anzuordnen.

B. Die Löschung der angegriffenen Marke war schließlich auch für die in Klasse 3
beanspruchten „Parfümeriewaren“ anzuordnen.

Zwar ist hinsichtlich dieser Waren - und wegen der bestehenden Warenunähnlich-
keit - die Annahme einer Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.
Die angegriffene Marke nutzt jedoch insoweit in unlauterer Weise die Wertschät-
zung der Widerspruchsmarke 396 33 594 aus und ist daher gemäß §§ 42 Abs. 2
Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG zu löschen.

1. Der Gesichtspunkt, dass die Nutzung der angegriffenen Marke (für
Parfümeriewaren) die Wertschätzung der Widerspruchsmarke ausnutzen werde,
kann im vorliegenden Beschwerdeverfahren berücksichtigt werden.

Die Vorschrift des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG ist zeitlich anwendbar, weil die ange-
griffene Marke am 7. Oktober 2009 und damit nach dem Stichtag 1. Oktober 2009
zur Eintragung angemeldet worden ist (§ 165 Abs. 2 MarkenG).

Soweit dabei vorliegend aus einem einzigen Schutzrecht (hier: der Widerspruchs-
marke zu 2) vorgegangen wird, handelt es sich bei den Widerspruchsgründen der
Verwechslungsgefahr sowie des Bekanntheitsschutzes um einen einheitlichen
Verfahrensgegenstand (vgl. zum Verletzungsprozess BGH GRUR 2012, 621, 623,
Nr. 32 - OSCAR; BGH GRUR 2012, 1145, 1146, Nr. 18 - Pelikan; Ströbele/
Hacker, a. a. O., § 14 Rn. 457), so dass einer Berücksichtigung der Vorschrift des
§ 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sowohl aufgrund des Vortrags in der mündlichen
Verhandlung als auch von Amts wegen nichts entgegensteht.

- 28 -
2. Bei der Widerspruchsmarke



handelt es sich offenkundig um eine bekannte Marke im Sinne von § 9 Abs. 1
Nr. 3 MarkenG. Das Markenzeichen wird, wie bereits dargelegt, gerichtsbekannt in
seinem Kernbereich - im Zusammenhang mit Dienstleistungen im Bereich der
Rettungs- und Sanitätsdienste sowie der „Ersten Hilfe“ - umfassend benutzt und
ist omnipräsent. Aufgrund dieser langjährigen und intensiven Benutzung ist es ei-
nem bedeutenden Teil des Publikums bekannt, was sowohl für den Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke im Jahr 2009 als auch für den hiesigen Ent-
scheidungszeitpunkt offensichtlich ist.

3. Die Anwendung des § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG setzt ferner voraus, dass das
angegriffene Zeichen - seine Benutzung im geschäftlichen Verkehr unterstellt - in
relevantem Umfang gedanklich mit der bekannten Marke verknüpft wird. Die
Frage, ob eine gedankliche Verknüpfung zwischen zwei Kennzeichen stattfindet,
ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des konkreten Falles zu be-
urteilen, zu denen der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden
Marken, die Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen einschließlich des
Grades ihrer Nähe, das Ausmaß der Bekanntheit der Widerspruchsmarke, ihre
originäre oder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft und das Beste-
hen von Verwechslungsgefahr zählen (vgl. EuGH, GRUR 2004, 58
Rn. 30 - Adidas/Fitnessworld; GRUR 2008, 503 Rn. 41 - adidas/Marca;
GRUR 2009, 56 Rn. 41 f. - Intel/CPM; GRUR Int. 2011, 500 Rn. 56 - TiMi
KINDERJOGHURT/KINDER).

Vorliegend ist, wie dargelegt, unter dem Gesichtspunkt der Prägung der angegrif-
fenen Marke durch den identisch übernommenen Wortbestandteil Malteser sowie
das sehr ähnlich übernommene Bildelement („achtspitziges Kreuz“) eine über-
- 29 -
durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen den Vergleichszeichen festzustellen. Be-
rücksichtigt man ferner den überragenden Bekanntheitsgrad der Widerspruchs-
marke, so ist davon auszugehen, dass der Verkehr beim Anblick der jüngeren
Marke, welche auf „Parfümeriewaren“ angebracht ist, an das ihm bekannte Mar-
kenzeichen der Widersprechenden denkt.

4. Die Wertschätzung der Widerspruchsmarke wird durch die jüngere Marke,
wenn sie auf „Parfümeriewaren“ angebracht ist, ohne rechtfertigenden Grund in
unlauterer Weise ausgenutzt.

Eine Ausnutzung der Wertschätzung einer bekannten Marke wird nach höchst-
richterlicher Rechtsprechung angenommen, wenn sich ein Dritter mit der Kenn-
zeichnung seiner Waren oder Dienstleistungen in den Bereich der Sogwirkung
dieser Marke begibt, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen
ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne eigene Anstrengungen zu profitie-
ren oder auf andere Weise an der Aufmerksamkeit teilzuhaben, die mit der Ver-
wendung eines der bekannten Marke ähnlichen Zeichens verbunden ist (s.
Ströbele/Hacker, a. a. O., § 14 Rn. 345 m. w. N.). Dabei handelt es sich vor allem
um Fälle des Imagetransfers, bei denen der gute Ruf der bekannten Marke auf die
ähnlich gekennzeichneten Produkte umgeleitet werden soll. Ob die Ausnutzung
der Wertschätzung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise erfolgt, ist
auf Grund einer umfassenden Interessenabwägung zu beurteilen (vgl. BPatG,
29 W (pat) 109/12 - juris - TÜg/TÜV).

Vorliegend hat sich die Markeninhaberin mit ihrem Zeichen in den Bereich der
Sogwirkung der bekannten Marke der Widerspruchsführerin begeben.

Es war im Anmeldezeitpunkt und ist auch heute eindeutig, dass die Wider-
spruchsmarke über ein überragend hohes Maß an Bekanntheit verfügt und mit ihr
sowohl hohe Gütevorstellungen als auch ein positives Image verbunden sind. Be-
rücksichtigt man ferner den Grad der Zeichenähnlichkeit - wobei die angegriffene
- 30 -
Marke sowohl den Wortbestandteil Malteser identisch als auch das berühmte Mal-
teserkreuz, wenn auch in leicht abgewandelter Form, übernimmt - so liegt die An-
nahme der Ausnutzung von Wertschätzung auf der Hand.

Einen rechtfertigenden Grund dafür hat die Beschwerdegegnerin weder vorgetra-
gen, noch ist er sonst ersichtlich. Die Tatsache alleine, dass die Markeninhaberin
ihr Zeichen lange Zeit vor der Markenanmeldung und über Jahre hinweg von der
Widersprechenden unbeanstandet benutzt haben will, begründet keine berechtigte
Wahrnehmung eigener Interessen, zumal zu keinem Zeitpunkt eine Gleichge-
wichtslage zwischen den Kollisionszeichen bestand und auch im Übrigen keine
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Markeninhaberin einen schutzwürdigen
Besitzstand erworben haben könnte (vgl. hierzu Ströbele/Hacker, a. a. O., § 23
Rn. 53).

Ebensowenig kann es die Markeninhaberin entlasten, dass die Widersprechende
in Einzelfällen die Namensführung „Malteser-Apotheke“ hingenommen hat. Denn
zum einen betrifft dies nicht die hier fragliche Kombinationsbezeichnung (s. dazu
schon oben 3 c), zum anderen rechtfertigt die Duldung einer Zeichennutzung ge-
nerell nicht die Registrierung als Marke (vgl. BGH BlPMZ 2016, 19,
23 - Springender Pudel).

5. Daher ist die angegriffene Marke unter dem Gesichtspunkt des Bekanntheits-
schutzes nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auch für die in Klasse 3 beanspruchten
„Parfümeriewaren“ zu löschen, so dass der angefochtene Beschluss der Marken-
stelle insgesamt aufzuheben war.

C. Da die Beschwerde im Hinblick auf die Widerspruchsmarke 396 33 594 in vol-
lem Umfang Erfolg hat, ist sie wegen der weiteren Widersprüche aus den Marken
2 069 437 und 396 33 521 gegenstandslos.

- 31 -
D. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch
sonst ersichtlich sind.


III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Markeninhaberin das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

- 32 -
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen
beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift-
lich einzulegen.


Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser

Pr


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