ECLI:DE:BPatG:2017B30Wpat51.16.0


BUNDESPATENTGERICHT



30 W (pat) 51/16
_______________
(Aktenzeichen)



An Verkündungs Statt
zugestellt am
27. Dezember 2017
…



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache
…


- 2 -
…







betreffend die Marke 30 2009 026 804

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 21. September 2017
unter Mitwirkung der Richter Merzbach, Dr. Meiser und Schödel

beschlossen:

Auf die Beschwerden der Widersprechenden zu 1. und 2. wird der
Beschluss der Markenstelle für Klasse 02 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 12. Mai 2016 aufgehoben, soweit darin der
Widerspruch aus der Marke UM 005 137 708 in Bezug auf die Wa-
ren „Kochgeräte; Kocher; Kaffeemaschinen [elektrisch]; Geräte
und Behälter für Haushalt und Küche“ sowie der Widerspruch aus
der Marke 30 2008 062 715 in Bezug auf die Waren „Druckereier-
zeugnisse; Fotografien“ der angegriffenen Marke zurückgewiesen
worden ist.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke UM 005 137708 wird die
Löschung der Marke 30 2009 026 804 für die Waren

„Klasse 11: Kochgeräte; Kocher; Kaffeemaschinen [elektrisch]

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Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche“
angeordnet.

Wegen des Widerspruchs aus der Marke 30 2008 062 715 wird
die Löschung der Marke 30 2009 026 804 für die Waren

„Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien“

angeordnet.

Im Übrigen werden die Beschwerden der Widersprechenden zu 1.
und 2. zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die am 5. Mai 2009 angemeldete Wort-/Bildmarke



ist am 16. November 2009 unter der Nummer 30 2009 026 804 für die Waren und
Dienstleistungen

„Klasse 02:Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonser-
vierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand;
Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure,
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Drucker und Künstler;
Klasse 07: Maschinen für die Metall-, Holz-, Kunststoffverarbei-
tung; Maschinen für die chemische Industrie, die Landwirtschaft,
den Bergbau und die Getränkeindustrie; Textilmaschinen, Bau-
und Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen; Motoren (aus-
genommen Motoren für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vor-
richtungen zur Kraftübertragung (ausgenommen solche für Land-
fahrzeuge); nicht handbetätigte landwirtschaftliche Geräte; Staub-
sauger;

Klasse 08: handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte für
land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; handbetätigte Ge-
räte für den Maschinen-, Apparate- und Fahrzeugbau sowie für die
Bautechnik; Messerschmiedewaren, Gabeln und Löffel; Hieb- und
Stichwaffen; Rasierapparate;

Klasse 09: wissenschaftliche, Vermessungs-, fotografische, Film-,
optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unter-
richtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum
Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollie-
ren von Elektrizität; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geld-
betätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Daten-
verarbeitungsgeräte und Computer;

Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-,
Kühl-, Trocken-, Lüftungsgeräte; Wasserleitungsgeräte (ausge-
nommen Stahlbeton- und Betonrohre); sanitäre Anlagen (ausge-
nommen Stahlbeton- und Betonrohre); Lampen (elektrisch),
Öllampen, Lampengläser und -schirme, Beleuchtungslampen,
Glühbirnen (elektrisch), Brotbackmaschinen, Brunnen (Spring-
brunnen), Christbaumbeleuchtungen (elektrisch), Desinfektions-
- 5 -
apparate, Fackeln, Kocher, Klimaapparate, Ventilatoren (Klimati-
sierung), Kochherde, Kühlapparate und Kühlschränke, Kleinelekt-
rogeräte, nämlich Toaster, Röster, Fritteusen (elektrisch), Haar-
trockner, Heizlüfter, Kaffeemaschinen (elektrisch) und Waffeleisen
(elektrisch);

Klasse 16: Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materia-
lien, soweit in dieser Klasse enthalten; Druckereierzeugnisse;
Buchbinderartikel; Fotografien; Schreibwaren, insbesondere
Schreibgeräte, Füllhalter, Bleistifte, Filzmaler, Buntstifte, Tinten-
killer, Leuchtmarker und Markierungsstifte; Klebstoffe für Papier-
und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsarti-
kel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen
Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate und
Druckereierzeugnisse), insbesondere Zeichen-/Kurvenlineale, Zei-
chenwinkel, Zirkel zum Zeichnen, Zeichenschablonen, Tafeln,
Zeigestäbe [nicht elektronisch]; Verpackungsmaterial aus Kunst-
stoff, soweit in dieser Klasse enthalten; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, so-
weit in dieser Klasse enthalten; Häute und Felle; Reise- und
Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;

Klasse 20: Möbel, Spiegel, Bilderrahmen; Waren, soweit in dieser
Klasse enthalten, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn,
Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter,
Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche; Kämme
und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malzwe-
cke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder
- 6 -

teilweise bearbeitetes Glas (mit Ausnahme von Bauglas); Glaswa
ren, Porzellan und Steingut, soweit in dieser Klasse enthalten;

Klasse 24:Webstoffe und Textilwaren, soweit in dieser Klasse ent-
halten; Bett- und Tischdecken;

Klasse 27: Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere
Bodenbeläge; Tapeten (ausgenommen aus textilem Material);

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwal-
tung; Büroarbeiten; Einzelhandelsdienstleistungen in den Berei-
chen: Anstrichmittel, Haushaltswaren, Maschinen, Werkzeuge und
Metallwaren, Bauartikel, Heimwerkerartikel und Gartenartikel,
Hobbybedarf und Bastelbedarf, Elektrowaren und Elektronikwa-
ren, sanitäre Anlagen, Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör, Feuer-
werkskörper, Papierwaren und Schreibwaren, Büroartikel, Ein-
richtungswaren und Dekorationswaren, Zelte, Planen;

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Finanzierungen;
Geldgeschäfte; Immobilienwesen

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen
worden. Die Veröffentlichung erfolgte am 18. Dezember 2009.

Gegen die Eintragung ist u. a. Widerspruch erhoben worden aus der für die Waren
und Dienstleistungen

„Klasse 03: Putz-, Reinigungs- und Waschmittel, insbesondere
Reinigungs- und Entkalkungsmittel für elektrische und elekt-
rothermische Apparate, Geräte und Maschinen;
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Klasse 07: Elektrische und nicht-elektrische Haus- und Küchenge-
räte sowie -maschinen (soweit in Klasse 7 enthalten), insbeson-
dere Staubsauger und Staubsaugeranlagen einschließlich Er-
satzteilen und Zubehör, Spülmaschinen einschließlich Geschirr-
spülmaschinen, Waschmaschinen einschließlich Wäschewasch-
maschinen, auch mit Münzbetrieb, Küchenmaschinen, Kaffee-
mühlen einschließlich Ersatzteilen und Zubehör; elektromotorisch
angetriebene Haushaltsmaschinen zum Mixen, Mischen, Rühren,
Schlagen, Entsaften, Pressen und Zerkleinern; elektrisch betrie-
bene Hand- und Stabmixer; elektrische Handrührgeräte und Ent-
safter für Haushaltszwecke; Motoren und Kupplungen (ausge-
nommen solche für Landfahrzeuge);

Klasse 09: Elektrische und elektrothermische Apparate (soweit in
Klasse 9 enthalten), insbesondere elektrische Bügeleisen und Bü-
gelapparate; elektrische Wägeapparate und –instrumente;

Klasse 11: Elektrische Dampferzeugungs- und Kochgeräte, insbe-
sondere Warmwasserbereiter, Wasserkocher; Kaffee- und Es-
pressomaschinen und -automaten einschließlich Ersatzteilen und
Zubehör; Herde, Koch- und Küchenherde; Mikrowellenherde, -ge-
räte und -öfen; Kühlschränke; Gefrierschränke und –truhen;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, insbe-
sondere Ersatzkannen für Kaffee- und Espressomaschinen, De-
ckel für Kannen und Reinigungszubehör, Kaffeefilter (nicht
elektrisch); Glaswaren;

Klasse 30: Kaffee und Kaffeeersatzmittel einschließlich Kaffeege-
tränken und Rohkaffee; Kakao und Kakaogetränke; Back- und
Konditorwaren
- 8 -
Klasse 35: Dienstleistungen eines Groß- und/oder Einzel-
und/oder Versand- und/oder Internetversandhändlers betreffend
elektrische und nicht elektrische Haus- und Küchengeräte sowie -
maschinen, insbesondere Warmwasserbereiter, Wasserkocher,
Kaffee- und Espressomaschinen und -automaten einschließlich
Ersatzteilen und Zubehör, Kaffeemühlen einschließlich Ersatztei-
len und Zubehör, Staubsauger einschließlich Ersatzteilen und Zu-
behör, Spülmaschinen einschließlich Geschirrspülmaschinen,
Waschmaschinen einschließlich Wäschewaschmaschinen, Bügel-
eisen und -apparate, Herde, Mikrowellenherde, -geräte und -öfen,
Kühl- und Gefrierschränke und -truhen, ferner betreffend Behälter
für Haushalt und Küche, insbesondere Kannen einschließlich Er-
satzkannen für Kaffee- und Espressomaschinen, Deckel für Kan-
nen und Reinigungszubehör, Kaffeefilter (nicht elektrisch); Glas-
waren, ferner betreffend Putz-, Reinigungs- und Waschmittel, ins-
besondere Reinigungs- und Entkalkungsmittel für elektrische und
elektrothermische Apparate und Geräte und Maschinen, ferner
betreffend Kaffee- und Kaffeeersatzmittel einschließlich Kaffeege-
tränken und Rohkaffee, Kakao und Kakaogetränke, Back- und
Konditorwaren; Auswahl und Zusammenstellen dieser Waren für
Dritte, um Dritten Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern,
Kaufberatung, Wartung, Instandhaltung und Reparatur, Werbung,
Verkaufsförderung für Dritte; Veranstaltung von Ausstellungen in
Hallen, Verkaufs- und Ausstellungsräumen zu kommerziellen und
Werbezwecken; Präsentation und Vorführung von Waren zu
kommerziellen Werbezwecken;

Klasse 37: Wartung, Instandhaltung und Reparatur; Installation,
Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Reinigung von elektri-
schen und nicht elektrischen Haus- und Küchengeräten sowie -
maschinen; Verleih, Vermietung und Dienstleistungen eines Lea-
- 9 -
singgebers betreffend elektrische und nicht elektrische Haus- und
Küchengeräte sowie –maschinen;

Klasse 39: Dienstleistungen eines Versand- und/oder Internetver-
sandhändlers betreffend elektrische und nicht elektrische Haus-
und Küchengeräte sowie -maschinen, insbesondere Warmwas-
serbereiter, Wasserkocher, Kaffee- und Espressomaschinen
und -automaten einschließlich Ersatzteilen und Zubehör, Kaffee-
mühlen ein-schließlich Ersatzteilen und Zubehör, Staubsauger ein-
schließlich Ersatzteilen und Zubehör, Spülmaschinen einschließ-
lich Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen einschließlich Wä-
schewaschmaschinen, Bügeleisen und –apparate, Herde, Mikro-
wellenherde, -geräte und -öfen, Kühl- und Gefrierschränke und -
truhen, ferner betreffend Behälter für Haushalt und Küche ins-
besondere Kannen einschließlich Ersatzkannen für Kaffee- und
Espressomaschinen, Deckel für Kannen und Reinigungszubehör,
Kaffeefilter (nicht elektrisch); Glaswaren, ferner betreffend Putz-
Reinigungs- und Waschmittel, insbesondere Reinigungs- und Ent-
kalkungsmittel für elektrische und elektrothermische Apparate und
Geräte und Maschinen, ferner betreffend Kaffee- und Kaffee-
ersatzmittel einschließlich Kaffeegetränke und Rohkaffee, Kakao
und Kakaogetränke, Back- und Konditorwaren;

Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Seminaren und
Schulungen, insbesondere Kundendienstschulungen für Techniker
und/oder Händler betreffend elektrische und nicht-elektrische
Haus- und Küchengeräte sowie –maschinen;

Klasse 42: Technische Beratung betreffend elektrischer und nicht
elektrischer Haus- und Küchengeräte sowie -maschinen, insbe-
sondere unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln“
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seit dem 13. September 2007 eingetragenen Unionsmarke 005 137 708 der Wi-
dersprechenden zu 1.

NIVONA

sowie aus der für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 16: Druckereierzeugnisse;

Klasse 38: Telekommunikation, Übermittlung von Informationen an
Dritte über das Internet; Übertragung von Informationen über
drahtlose oder leitungsgebundene Netze; Bereitstellung von
Plattformen im Internet oder Bereitstellung des Zugriffs auf Infor-
mationen im Internet, Ausstrahlung von Rundfunk- und (Kabel-
)Fernsehprogrammen; Bereitstellen von Internet-Chatrooms; elekt-
ronischer Austausch von Nachrichten mittels Chatlines,
Chatrooms und Internetforen; elektronische Anzeigenvermittlung
(Telekommunikation);

Klasse 41: Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung insbesondere In-
ternet-, Fernseh- und Rundfunkunterhaltung; Dienstleistungen ei-
nes Verlages (ausgenommen Druckarbeiten), Veröffentlichung
und Herausgabe von Verlagsdruckerzeugnissen in Print- und
elektronischer Form im Off- und Online-Betrieb eines Verlagsge-
schäfts, soweit in Klasse 41 enthalten; sportliche und kulturelle
Aktivitäten“

seit dem 5. Januar 2009 eingetragenen Wortmarke 30 2008 062 715 der Wider-
sprechenden zu 2.

- 11 -
NIDO

Widerspruch erhoben worden, wobei der Widerspruch aus der letztgenannten
Marke sich nur gegen die Waren der Klasse 16 „Papier, Pappe (Karton) und Wa-
ren aus diesen Materialien, soweit in dieser Klasse enthalten; Druckereierzeug-
nisse; Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate und Dru-
ckereierzeugnisse), insbesondere Zeichen-/Kurvenlineale, Zeichenwinkel, Zirkel
zum Zeichnen, Zeichenschablonen, Tafeln, Zeigestäbe [nicht elektronisch]“ der
angegriffenen Marke richtet.

Der Inhaber der angegriffenen Marke hat vor der Markenstelle mit Schriftsatz vom
13. September 2012 die Benutzung der Widerspruchsmarke UM 005 137 708
NIVONA bestritten, wobei er die Einrede in der Folgezeit mehrfach wiederholt und
aufrechterhalten hat, u. a. in den Schriftsätzen vom 4. Dezember 2014 sowie
20. September 2017. Mit weiterem Schriftsatz vom 10. Juni 2014 hat der Inhaber
der angegriffenen Marke die Benutzung der Widerspruchsmarke 30 2008 062 715
NIDO bestritten.

Zur Glaubhaftmachung einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchs-
marke UM 005 137 708 NIVONA hat die Widersprechende zu 1. mit den Schrift-
sätzen vom 3. Januar 2014 sowie - im Beschwerdeverfahren - mit Schriftsatz vom
22. Juni 2017 Unterlagen in Form von Produktkatalogen (Anlagen W4 bis W7 zum
Schriftsatz vom 3. Januar 2014 sowie W14 bis W17 zum Schriftsatz vom
22. Juni 2017), Prospektmaterialien zur Verwendung im Ausland (Anlagen W9 bis
W 12) und Rechnungskopien (Anlage W18) sowie eidesstattliche Versicherungen
des Geschäftsführers der Widersprechenden zu 1., Herrn W… vom
10. Dezember 2013 (Anlage W8) sowie 19. Juni 2017 (Anlage W19) vorgelegt.

Die Widersprechende zu 2. hat mit den Schriftsätzen vom 23. September 2014
sowie - im Beschwerdeverfahren - 4. August 2017 Unterlagen zur Benutzung der
- 12 -
Widerspruchsmarke 30 2008 062 715 NIDO einschließlich einer eidesstattlichen
Versicherung des Herrn H… vom 19. September 2014 (An-
lage W13) vorgelegt (Anlagen W9 - W16 sowie W21 - W30).

Die mit einer Beamtin des höheren Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 02
des Deutschen Patent- und Markenamts hat beide Widersprüche mit Beschluss
vom 12. Mai 2016 wegen fehlender Verwechslungsgefahr zurückgewiesen.

Die aufgeworfenen Benutzungsfragen könnten dahingestellt bleiben. Denn auch
soweit die jeweiligen Vergleichszeichen sich nach der Registerlage auf identi-
schen Waren und Dienstleistungen begegnen könnten, scheide eine Verwechs-
lungsgefahr unter Zugrundelegung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke mangels hinreichender Ähnlichkeit der Vergleichszeichen
aus.

Zwar stehe einer Verwechslungsgefahr insoweit nicht die Ausgestaltung der an-
gegriffenen Marke als Wort-/Bildmarke entgegen, da jedenfalls bei der Beurteilung
einer klanglichen Verwechslungsgefahr allein auf den Wortbestandteil „nivo“ der
angegriffenen Marke abzustellen sei.

Dieser unterscheide sich jedoch von der Widerspruchsmarke UM 005 137 708
NIVONA der Widersprechenden zu 1. hinreichend deutlich durch die weitere
Buchstabenfolge „-NA“ am Ende der Widerspruchsmarke, wodurch beide Mar-
kenwörter über eine unterschiedlichen Wortlänge und auffällige Abweichungen in
Vokalfolge, Silbenzahl und Sprech- und Betonungsrhythmus verfügten. Die Unter-
schiede reichten aus, um den als einheitliche Markenwörter wahrgenommenen
Markenwörtern nivo und NIVONA ein eigenständiges Klangbild zu verleihen, zu-
mal es sich bei der angegriffenen Marke um ein Kurzwort handele, bei dem schon
geringe Unterschiede bemerkt würden. Zusätzlich trage der der Widerspruchs-
marke fehlende Sinngehalt der angegriffenen Marke an „Niveau“ dazu bei, die
- 13 -
Marken besser auseinander halten zu können und Hör- und Merkfehler zu vermei-
den.

Eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zu der Widerspruchsmarke NIVONA
könne aufgrund der unterschiedlichen Wortlänge sowie der typischen Umrisscha-
rakteristik der Buchstabenfolge „ -NA “ der Widerspruchsmarke, die der angegrif-
fenen Marke fehle, ebenfalls ausgeschlossen werden. Zudem würden bei der Be-
trachtung des Schriftbildes Marken stets insgesamt wahrgenommen, also auch mit
etwaigen grafischen Bestandteilen.

Die angesprochenen Verkehrskreise würden auch nicht davon ausgehen, dass es
sich bei der jüngeren Marke um eine weitere Marke der Widersprechenden han-
dele. Die gemeinsame Buchstabenfolge „nivo" reiche dafür nicht aus.

Bei der weiteren Widerspruchsmarke 30 2008 062 715 der Widersprechenden
zu 2. stünden sich in klanglicher Hinsicht die Markenwörter nivo und NIDO ge-
genüber, die sich in der Wortmitte auffällig unterschieden, da die angegriffene
Marke dort über den wie den Reibelaut „-w-“ ausgesprochenen Konsonanten „v“,
die Widerspruchsmarke hingegen über den Sprenglaut „-D-“ verfüge. Daraus er-
gebe sich ein etwas anderer Sprech- und Betonungsrhythmus, da bei der ange-
griffenen Marke der Vokal „i“ kürzer gesprochen werde als bei der Widerspruchs-
marke. Auch insoweit reichten daher die Unterschiede aus, um den als einheitliche
Markenwörter wahrgenommenen Vergleichszeichen nivo und NIDO ein eigen-
ständiges Klangbild zu verleihen, zumal es sich bei beiden Marken um Kurzwörter
handele, bei dem schon geringe Unterschiede bemerkt würden und ferner auch
hier der Bedeutungsanklang der angegriffenen Marke an „Niveau“ zur Unterschei-
dung beitrage.

Ebenso scheide eine schriftbildliche Verwechslungsgefahr zwischen nivo und
NIDO aus, wobei zur Unterscheidung neben der grafischen Ausgestaltung der an-
gegriffenen Marke vor allem auch die unterschiedliche Umrisscharakteristik der
- 14 -
abweichenden Konsonanten „-v-“ und gegenüber „ -D- „ beitrage. Zudem verfüge
die Widerspruchsmarke bei handschriftlicher Wiedergabe und Wiedergabe in
Normalschrift durch das „d“ über eine Oberlänge, die der angegriffenen Marke
fehle.

Für andere Arten von Verwechslungsgefahren sei nichts ersichtlich.

Hiergegen haben beide Widersprechenden Beschwerde eingelegt.

Die Widersprechende zu 1. macht geltend, dass sie eine rechtserhaltende Benut-
zung der Widerspruchsmarke NIVONA für die Waren

„Putz-, Reinigungs- und Waschmittel, insbesondere Reinigungs-
und Entkalkungsmittel für elektrische und elektrothermische Appa-
rate, Geräte und Maschinen; elektrische und nicht elektrische
Haus- und Küchengeräte sowie -maschinen; Küchenmaschinen,
Kaffeemühlen, einschließlich Ersatzteile und Zubehör; elektromo-
torisch angetriebene Haushaltsmaschinen zum Zerkleinern; Kaf-
fee- und Espressomaschinen und - automaten, einschließlich Er-
satzteile und Zubehör; Geräte und Behälter für Haushalt und Kü-
che"

sowie für die Dienstleistungen

„Instandhaltung, Reparatur und Reinigung von elektrischen und
nicht elektrischen Haus- und Küchengeräten sowie -maschinen"

glaubhaft gemacht habe.

Ausgehend davon könnten sich die Zeichen bei den Waren „Kaffeemaschinen
[elektrisch]“ sowie „Geräte für Haushalt und Küche“ auf identischen Marken be-
- 15 -
gegnen. Hinsichtlich weiterer, von ihr im Schriftsatz vom 11. August 2015 näher
benannten Waren der angegriffenen Marke der Klassen 02, 07, 08, 09, 11, 21 so-
wie verschiedener Einzelhandelsdienstleistungen der Klasse 35 bestehe jedenfalls
eine Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit.

Was die Zeichenähnlichkeit betreffe, bestehe die Gefahr, dass der angesprochene
Verkehr die sich gegenüberstehenden Marken gedanklich in Verbindung bringe.
Der Verkehr erkenne sofort und ohne Schwierigkeiten, dass der Wortanfang „nivo“
den von der Länge her dominierenden Eingangsbestandteil von NIVONA bilde.
Aus diesem Grund liege die Annahme nicht fern, dass die Vergleichszeichen aus
demselben Herstellungsbetrieb stammten. Der Zeichenbestandteil nivo könne als
Verkürzung von NIVONA wahrgenommen werden und die unter nivo angebote-
nen Waren könnten eine spezielle oder modifizierte Produktlinie darstellen.

Vor diesem Hintergrund könne dann aber unter Berücksichtigung einer zumindest
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine Verwechs-
lungsgefahr nicht verneint werden, soweit sich beide Marken in vorgenanntem
Umfang auf identischen oder zumindest ähnlichen Waren und Dienstleistungen
begegnen könnten.

Die Widersprechende zu 1. beantragt,

unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle für Klasse 02
des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2016 die an-
gegriffene Marke 30 2009 026 804 zu löschen.

Die Widersprechende zu 2. trägt zur Begründung ihrer Beschwerde vor, dass aus-
gehend von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke NIDO für
die Waren „Druckereierzeugnisse“ und die Dienstleistungen „Erziehung, Ausbil-
dung“ Identität bzw. Ähnlichkeit zu den mit dem Widerspruch angegriffenen Waren
der Klasse 16 der angegriffenen Marke bestehe. Angesichts einer zumindest
- 16 -
durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke NIDO sowie ei-
ner hochgradigen Ähnlichkeit zu dem Wortbestandteil nivo der angegriffenen
Marke könne dann aber eine Verwechslungsgefahr für die entsprechenden Waren
der Klasse 16 der angegriffenen Marke nicht in Abrede gestellt werden.

Die Widersprechende zu 2. beantragt sinngemäß,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses der Marken-
stelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
12. Mai 2016 die Marke 30 2009 026 804 für die Waren „Papier,
Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in die-
ser Klasse enthalten; Druckereierzeugnisse; Fotografien; Lehr-
und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate und Druckereier-
zeugnisse), insbesondere Zeichen-/Kurvenlineale, Zeichenwinkel,
Zirkel zum Zeichnen, Zeichenschablonen, Tafeln, Zeigestäbe
[nicht elektronisch]“ zu löschen.

Der Inhaber der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerden zurückzuweisen,

hilfsweise soll das Warenverzeichnis wie folgt eingeschränkt wer-
den:
In der Klasse 11 soll am Ende des Warenverzeichnisses ergänzt
werden: „sämtliche vorgenannten Waren ohne elektrische Kaf-
feemaschinen, elektrische Kaffeevollautomaten und elektrische
Kaffeemühlen“. Die Ware „Kaffeemaschinen (elektrisch)“ soll ge-
strichen werden.

In der Klasse 21 soll der Warenoberbegriff „Geräte und Behälter
für Haushalt und Küche“ wie folgt eingeschränkt werden: „Geräte
- 17 -
und Behälter für Haushalt und Küche, ausgenommen Behälter für
Flüssigkeiten“.

Er sieht bereits eine rechtserhaltende Benutzung beider Widerspruchsmarken in
dem von den Widersprechenden geltend gemachten Umfang als nicht glaubhaft
gemacht an. Selbst bei Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung fehle es an
einer zur Begründung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Ähnlichkeit der
sich gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen bzw. einer hinreichenden
Zeichenähnlichkeit. Jedenfalls im Umfang des Hilfsantrags sei eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nicht gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die zulässigen Beschwerden der Widersprechenden haben in der Sache im teno-
rierten Umfang Erfolg. Im Übrigen bleiben sie unbegründet, so dass die Marken-
stelle die Widersprüche insoweit zu Recht zurückgewiesen hat (§ 42 Abs. 2 Satz 2
MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist nach der Rechtsprechung sowohl des Euro-
päischen Gerichtshofes als auch des Bundesgerichtshofes unter Beachtung aller
Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (vgl. z. B. EuGH GRUR 2010,
1098, Nr. 44 - Calvin Klein/HABM; GRUR 2010, 933, Nr. 32 - BARBARA
BECKER; GRUR 2011, 915, Nr. 45 - UNI; BGH GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU). Von maßgeb-
licher Bedeutung sind insoweit die Identität oder Ähnlichkeit der zum Vergleich
stehenden Marken sowie der von diesen erfassten Waren (oder Dienstleistungen).
Darüber hinaus ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke und - davon ab-
- 18 -
hängig - der dieser im Einzelfall zukommende Schutzumfang in die Betrachtung
mit einzubeziehen. Dabei impliziert der Begriff der Verwechslungsgefahr eine ge-
wisse Wechselwirkung zwischen den genannten Faktoren (st. Rspr., z. B. BGH
GRUR 2013, 833, Nr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 – Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 9 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 1103, Nr. 37 - Pralinenform II; EuGH
GRUR 2008, 343 Nr. 48 - Il Ponte Finanziaria Spa/HABM).

A. Widerspruch aus der Marke UM 005 137 708 NIVONA

Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen besteht entgegen der Auffassung
der Markenstelle in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang zwischen der ange-
griffenen Marke und der Widerspruchsmarke UM 005 137 708 NIVONA der Wi-
dersprechenden zu 1. eine unmittelbare markenrechtliche Verwechslungsgefahr
i. S. d. § 9 Abs. 1 Nr. 2, § 125 b Nr. 1 MarkenG. Insoweit war der Beschluss der
Markenstelle aufzuheben und die Löschung der angegriffenen Marke anzuordnen,
vgl. § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG. Im Übrigen reicht bei allenfalls durchschnittlicher
Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit der Abstand der angegriffenen Marke von der
Widerspruchsmarke NIVONA aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsge-
fahr auszuschließen, so dass der angegriffene Beschluss insoweit Bestand hat
(vgl. § 43 Abs. 2 Satz 2 MarkenG).

1. Mit der Markenstelle ist zunächst davon auszugehen, dass die Widerspruchs-
marke von Haus aus über eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfügt. Der
tatsächlichen Benutzungslage kommt insoweit entgegen der Auffassung des Inha-
bers der angegriffenen Marke keine Bedeutung zu. Für eine gesteigerte Kenn-
zeichnungskraft in Bezug auf einzelne Waren und/oder Dienstleistungen liegen
keine Anhaltspunkte vor.

- 19 -
2. Was die Zeichenähnlichkeit betrifft, weisen beide Marken jedenfalls in klangli-
cher Hinsicht keinen so deutlichen Abstand auf wie ihn die Markenstelle ange-
nommen hat.

a. Bei der Beurteilung der Zeichenähnlichkeit ist grundsätzlich vom jeweiligen
Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Zeichen auszugehen (vgl.
z. B. BGH GRUR 2013, 833, Nr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria; GRUR 2012, 1040,
Nr. 25 - pjur/pure; GRUR 2012, 930, Nr. 22 - Bogner B/Barbie B; GRUR 2012, 64,
Nr. 15 - Maalox/Melox-GRY; GRUR 2010, 729, Nr. 23 - MIXI). Dabei ist von dem
allgemeinen Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr eine Marke so auf-
nimmt, wie sie ihm entgegentritt, ohne sie einer analysierenden Betrachtungs-
weise zu unterwerfen. Die Frage der Ähnlichkeit sich gegenüberstehender Zei-
chen ist nach deren Ähnlichkeit in Klang, (Schrift-)Bild und Sinngehalt zu beurtei-
len, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher,
bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken (vgl. EuGH GRUR 2006, 413,
Nr. 19 - ZIRH/SIR; GRUR 2005, 1042, Nr. 28 - THOMSON LIFE; GRUR Int. 2004,
843, Nr. 29 - MATRATZEN; BGH GRUR 2015, 1009 Nr. 24 - BMW-Emblem;
GRUR 2010, 235, Nr. 15 - AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484, Nr. 32 - METROBUS;
GRUR 2006, 60, Nr. 17 - coccodrillo; GRUR 2004, 779, 781 - Zwilling/Zweibrüder).
Dabei genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr regelmäßig bereits die
hinreichende Übereinstimmung in einer Richtung (st. Rspr. vgl. z. B. BGH
GRUR 2015, 1009, Nr. 24 - BMW-Emblem; GRUR 2015, 1114, Nr. 23 - Springen-
der Pudel; GRUR 2010, 235, Nr. 18 - AIDA/AIDU m. w. N.; vgl. Ströbele/Hacker,
Markengesetz, 11. Aufl. § 9 Rdnr. 254 m. w. N.).

b. Ausgehend davon ist ungeachtet der - wenngleich auch nicht sonderlich
auffälligen - graphischen Ausgestaltung der angegriffenen Wort-/Bildmarke je-
denfalls im Rahmen einer die Verwechslungsgefahr begründenden klanglichen
Zeichenähnlichkeit auch auf Seiten der angegriffenen Marke allein der Wortbe-
standteil „nivo“ maßgebend, da der Verkehr erfahrungsgemäß dem Wort als ein-
fachster und kürzester Bezeichnungsform die prägende Bedeutung zumisst (vgl.
- 20 -
Ströbele/Hacker, a. a. O. § 9 Rdnr. 433). Es stehen sich demnach nivo und die
Widerspruchswortmarke NIVONA gegenüber.

c. Deren (klangliche) Ähnlichkeit ist nach Auffassung des Senats keineswegs so
gering wie die Markenstelle es in ihrem Beschluss vom 12. Mai 2016 angenom-
men hat. Denn die angegriffene Marke ist vollständig mit identischer Silbengliede-
rung sowie weitgehend übereinstimmenden Sprech- und Betonungsrhythmus in
der Widerspruchsmarke enthalten und bildet deren Wortanfang; beide Zeichen
unterscheiden sich lediglich durch die zusätzliche Endsilbe „-na“ der letzteren.
Wenngleich die durch die zusätzliche Silbe „-na“ vorhandenen Unterschiede in
Wortlänge und Silbenzahl letztlich weder überhört noch übersehen werden, bleibt
gleichwohl die Übereinstimmung in den ersten vier Buchstaben nicht unbemerkt,
zumal sie sich am in aller Regel stärker beachteten Wortanfang befinden, so dass
die Ähnlichkeit beider Zeichen insgesamt als leicht unterdurchschnittlich zu be-
werten ist.

d. Ein höherer Grad an Ähnlichkeit lässt sich entgegen der Auffassung der
Widersprechenden zu 1. auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines gedanklichen
Inverbindungbringens beider Marken begründen. Ein von der Widersprechenden
zu 1. herangezogener Vergleich der Vergleichswörter nivo und NIVONA mit den
in der Entscheidung BPatG 32 W (pat) 1/06 (veröffentlicht auf der Internetseite des
BPatG) entscheidungserheblichen Markenwörtern „ANIMA“ und „ANIMATIC“, wel-
che nach der vorgenannten Entscheidung beim Verkehr den Eindruck erwecken
können, „ANIMA“ sei eine Verkürzung von „ANIMATIC“ bzw. das etwas „tech-
nisch“ klingende Wort „ANIMATIC“ bezeichne eine weiterentwickelte oder moder-
nisierte Produktlinie des Ausgangserzeugnisses „ANIMA“ (vgl. BPatG a. a. O.,
Seite 10), verbietet sich schon deshalb, weil es sich bei der Widerspruchsmarke
NIVONA um ein einheitliches Markenwort handelt, bei welchem anders als bei
„ANIMA“ und „ANIMATIC“ – gerade nicht der Eindruck entstehen kann, es handele
sich bei nivo um die Kurzform von NIVONA bzw. bei der Widerspruchsmarke um
die durch die Silbe „-na“ ergänzte Marke nivo.
- 21 -
3. Unter Beachtung dieser leicht unterdurchschnittlichen Zeichenähnlichkeit so-
wie einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist dann
aber in der Gesamtabwägung eine markenrechtlich relevante unmittelbare Ver-
wechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken anzunehmen, soweit sie sich
auf identischen oder jedenfalls überdurchschnittlich ähnlichen Waren begegnen
können. Im Übrigen reicht bei geringerer Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit
der Abstand der angegriffenen Marke von der Widerspruchsmarke aus, um eine
markenrechtliche Verwechslungsgefahr auszuschließen.

4. Beide Marken können sich in Bezug auf die im Tenor genannten Waren
Kochgeräte; Kocher; Kaffeemaschinen [elektrisch]; Geräte und Behälter für Haus-
halt und Küche“ der angegriffenen Marke auf identischen bzw. im engeren Ähn-
lichkeitsbereich liegenden Waren begegnen. In Bezug auf die übrigen Waren und
Dienstleistungen der angegriffenen Marke besteht hingegen ein allenfalls mittlerer
Ähnlichkeitsgrad zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden
Waren und Dienstleistungen.

a. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom
13. September 2012, welcher per Fax am 13. September 2012 und im Original am
15. September 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist, die
Benutzung der (Unions-)Widerspruchsmarke 005 137 708 unbeschränkt bestritten,
wobei er die Einrede in den Schriftsätzen vom 4. Dezember 2014 und
20. September 2017 nochmals wiederholt hat. Die Einrede ist wirksam erhoben
worden, da die am 13. September 2007 eingetragene Widerspruchsmarke
NIVONA jedenfalls zum Zeitpunkt des Eingangs der vorgenannten Schriftsätze, in
denen der Markeninhaber ausdrücklich an der Einrede festgehalten hat, bereits
länger als fünf Jahre eingetragen war.

Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind daher gemäß § 43 Abs. 1 S. 3 i. V. m.
§ 125b Nr. 4 MarkenG nur die Produkte bzw. die Waren zu berücksichtigen, für die
eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht wor-
- 22 -
den ist. Da die am 5. Januar 2009 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am
18. Dezember 2009 noch nicht 5 Jahre im Markenregister eingetragen war (§§ 43
Abs. 1 Satz 1, 125 b Nr. 4 MarkenG), erstreckt sich die Einrede nur auf den nach
§§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG maßgeblichen Zeitraum.

Nach § 125b Nr. 4 MarkenG sind für den Fall, dass ein Widerspruch auf eine äl-
tere Gemeinschaftsmarke gestützt wird (vgl. § 42 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 125b Nr. 1
MarkenG), die Glaubhaftmachungsregeln des § 43 Abs. 1 MarkenG entsprechend
anzuwenden mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Benutzung der Marke ge-
mäß § 26 MarkenG die Benutzung der Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 15 der
Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (GMV) tritt. Danach muss die Marke in
der Gemeinschaft ernsthaft benutzt worden sein. Eine Marke wird ernsthaft be-
nutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion - die Ursprungsidentität der Wa-
ren (oder Dienstleistungen), für die sie eingetragen wurde, zu garantie-
ren - benutzt wird, um für diese Waren (oder Dienstleistungen) einen Absatzmarkt
zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen,
die nur zu dem Zweck vorgenommen werden, die Marke um ihrer selbst willen zu
erhalten. Die Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, ist anhand sämtli-
cher Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich ge-
schäftlich verwertet wird; dazu gehören vor allem Dauer und Intensität der Benut-
zung sowie die Art der Waren bzw. Dienstleistungen (vgl. EuGH GRUR 2003, 425,
428, Rn. 38 - Ajax/Ansul; GRUR 2006, 582, 584, Rn. 70 - VITAFRUIT). Nach der
europäischen Spruchpraxis ist davon jedenfalls auszugehen, wenn die Marke „tat-
sächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent ist" (vgl.
EuGH GRUR 2008, 343, 346, Nr. 74 - l Ponte Finanziaria SpA/HABM).

b. Ausgehend davon hat die Widersprechende zu 1 zunächst eine rechtserhal-
tende Benutzung der Widerspruchsmarke NIVONA gemäß Art. 15 GMV in der
Gemeinschaft für den nach §§ 43 Abs. 1 Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG zum Zeit-
punkt der mündlichen Verhandlung maßgeblichen Fünfjahreszeitraum
- 23 -
September 2012 bis September 2017 ungeachtet der von ihr mit Schriftsatz vom
3. Januar 2014 für den Zeitraum 2011 bis 1. Halbjahr 2013 eingereichten Unterla-
gen (Anlagen W4 - W12) jedenfalls mit den im Beschwerdeverfahren mit Schrift-
satz vom 22. Juni 2017 (Bl. 56 d. A.) für den Zeitraum 2014 - 2016 eingereichten
Unterlagen W14 bis W17, insbesondere der weiteren eidesstattlichen Versiche-
rung des Geschäftsführers W1… vom 19. Juni 2017 (Anlage W19,
Bl. 66 d. A.) für die Waren „elektrische Kaffeevollautomaten, elektrische Kaffee-
mühlen; Reinigungsmittel und Entkalkungsmittel (Reinigungstabs, CreamCleaner
und Entkalker) sowie Milchbehälter“ glaubhaft gemacht.

aa. Die eidesstattliche Versicherung vom 19. Juni 2017 enthält für „elektrische
Kaffeevollautomaten“ jährliche Umsatzzahlen allein für das Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland für die Jahre 2014 bis 2016 zwischen … € und … €.
Für „elektrische Kaffeemühlen“ weist die eidesstattliche Versicherung Umsatz-
zahlen für diesen Zeitraum zwischen … € und … €, für „Milchcooler
und Milch Container“ zwischen … und … €, für „Entkalker“ zwischen
… € … € sowie für „Creamcleaner und Reinigungstabs“ zwi-
schen … € und … € aus. Wenngleich die Umsätze bei den Waren „elektrische
Kaffeemühlen“ und „Milchcooler und Milchbehälter“ nicht besonders hoch
erscheinen, gehen sie gleichwohl immer noch deutlich über eine lediglich der rein
formalen Aufrechterhaltung der Marke dienende Scheinbenutzung hinaus, zumal
der Absatz dieser Produkte auch kontinuierlich über mehrere Jahre hinweg
erfolgte. Zudem braucht die Benutzung einer Marke nicht immer umfangreich zu
sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden, da ein geringerer Benutzungsumfang
nicht zwangsläufig auf einen fehlenden Benutzungswillen hindeutet, sondern z. B
auch auf einem unzureichenden wirtschaftlichen Erfolg des entsprechenden Pro-
dukts beruhen kann (vgl. dazu EuGH, GRUR 2003, 425, 428 Rdnr. 39 - An-
sul/Ajax; BGH GRUR 2006, 152, 154 - GALLUP).

bb. Die Form der Benutzung ist insoweit jeweils glaubhaft gemacht durch die als
Anlagen W14 bis W17 vorgelegten Produktkataloge aus dem vorliegend relevan-
- 24 -
ten Benutzungszeitraum mit Abbildungen einer Vielzahl von (elektrischen) Kaf-
feemaschinen, Kaffeemühlen, Milchbehälter („Milchcooler“) sowie Verpackun-
gen/Behälter von Reinigungstabs, CreamCleaner und Entkalker, auf denen die
Widerspruchsmarke NIVONA in einer ohne weitere besondere graphische Ausge-
staltungselemente enthaltenden und damit in einer den kennzeichnenden Cha-
rakter der eingetragenen Marke nicht verändernden Form i. S. von § 26 Abs. 3
MarkenG deutlich sichtbar abgebildet ist.

cc. In quantitativer Hinsicht ist mit diesen für die Bundesrepublik Deutschland, der
gemessen am Bruttoinlandsprodukt größten Volkswirtschaft in Europa, glaubhaft
gemachten Mindestumsatzzahlen von einer ernsthaften Benutzung für die ge-
nannten Waren in der Gemeinschaft auszugehen (vgl. EuGH
GRUR 2013,182 - OMEL/ONEL; OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 312,
314 - NEWS; OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 172, 173 - ZAPPA; BPatG
24 W (pat) 35/07 - Stradivari; 30 W (pat) 1/10 - TOLTEC/TOMTEC; Ingerl/Rohnke,
MarkenG, 3. Aufl., § 125b Rn. 20). Ob daher darüber hinaus auch eine rechtser-
haltende Benutzung der Widerspruchsmarke NIVONA durch deren Verwendung
für die o. g. Waren in den Unionsländern Österreich und Polen stattgefunden hat,
kann daher offen bleiben.

c. Im Rahmen der Frage der Integration in Bezug auf die zugehörige oberbe-
griffliche Warenangabe ist anerkanntermaßen die sog. erweiterte Minimallösung
anzuwenden, nach der zwar im Ansatz von der tatsächlich benutzten Ware aus-
zugehen ist, andererseits dem legitimen Interesse der Widersprechenden, das tat-
sächlich benutzte Produkt fortzuentwickeln, durch maßvolle Ausdehnung des
Schutzes auf gleiche Waren Geltung zu verschaffen ist (vgl. auch BGH
GRUR 203, 833, Rdn. 61 - Culinaria/Villa Culinaria).

aa. Danach rechtfertigt die glaubhaft gemachte Verwendung der Widerspruchs-
marke NIVONA für „elektrische Kaffeevollautomaten“ die Anerkennung einer
rechtserhaltenden Benutzung für die zu Klasse 11 beanspruchten Waren „Kaffee-
- 25 -
und Espressomaschinen und – automaten einschließlich Ersatzteilen und Zube-
hör“.

bb. Die weiterhin zu berücksichtigenden „elektrische Kaffeemühlen“ fallen unter
die zu Klasse 7 registrierten Waren „Elektrische und nicht-elektrische Haus- und
Küchengeräte sowie -maschinen (soweit in Klasse 7 enthalten), insbesondere …,
Kaffeemühlen einschließlich Ersatzteilen und Zubehör“ , wobei auch unter Be-
achtung der „erweiterten Minimallösung“ lediglich eine Benutzung für die zu die-
sem uneingeschränkt beanspruchten Warenoberbegriff beispielhaft („insbeson-
dere“) aufgezählte Ware „Kaffeemühlen einschließlich ..“ und damit für „Elektri-
sche Haus- und Küchengeräte sowie -maschinen (soweit in Klasse 7 enthalten),
nämlich Kaffeemühlen einschließlich Ersatzteilen und Zubehör“ anerkannt werden
kann.

cc. Soweit die letztgenannten Waren auch unter den Warenoberbegriff
„elektromotorisch angetriebene Haushaltsmaschinen zum ....Zerkleinern“ fallen,
kann eine (gleichzeitige) Benutzung dafür hingegen nicht anerkannt werden. Denn
in der Benutzung einer Marke für Waren, die unter einen Oberbegriff des Waren-
verzeichnisses fallen, kann zwar zugleich eine rechtserhaltende Benutzung dieser
Marke für andere Waren liegen, die unter denselben Oberbegriff des Warenver-
zeichnisses fallen. In einer solchen Benutzung liegt jedoch regelmäßig keine
rechtserhaltende Benutzung dieser Marke für Waren, die unter einen anderen
Oberbegriff des Warenverzeichnisses fallen (vgl. BGH GRUR 2013, 833
Tz. 64 - Culinaria/Villa Culinaria).

Dies gilt auch in Bezug auf die nach § 43 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 Mar-
kenG bei der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Kaffee- und Espresso-
maschinen und – automaten einschließlich Ersatzteilen und Zubehör“, welche so-
wohl unter den zu Klasse 7 eingetragenen Waren „Elektrische und nicht-elektri-
sche Haus- und Küchengeräte sowie -maschinen (soweit in Klasse 7 enthalten),
insbesondere ....“ sowie unter den zu Klasse 11 beanspruchten Waren „Kochge-
- 26 -
räte“ fallen, zumal bei beiden weiten Warenoberbegriffen unter Beachtung der
Grundsätze der erweiterten Minimallösung eine Benutzung im Wesentlichen
ebenfalls nur für „Kaffee- und Espressomaschinen und – automaten einschließlich
Ersatzteilen und Zubehör“ anzuerkennen wäre.

dd. Die Benutzung der Widerspruchsmarke für „Reinigungsmittel und
Entkalkungsmittel (Reinigungstabs, CreamCleaner und Entkalker)“ rechtfertigt
nicht die Anerkennung einer Benutzung für die zu Klasse 3 beanspruchten und
durch die mit „insbesondere“ eingeleitete beispielhafte Aufzählung nicht einge-
schränkten weiten Warenoberbegriffe „Putz-, Reinigungs- und Waschmittel, insbe-
sondere Reinigungs- und Entkalkungsmittel für elektrische und elektrothermische
Apparate, Geräte und Maschinen“, sondern konkret für „Putz-, Reinigungs- und
Waschmittel, nämlich Reinigungs- und Entkalkungsmittel für elektrische und elekt-
rothermische Apparate, Geräte und Maschinen“.

ee. Die weiterhin zu berücksichtigenden „Milchbehälter“ fallen unter die zu
Klasse 21 registrierten Waren „Behälter für Haushalt und Küche“ und sind auch in
diesem Umfang anzuerkennen.

d. Ausgehend von diesen danach auf Seiten der Widerspruchsmarke gemäß
§ 43 Abs. 1 S. 3 i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG zu berücksichtigenden Waren kön-
nen sich die Vergleichszeichen in Bezug auf die im Tenor genannten Waren auf
identischen bzw. eng ähnlichen und ansonsten lediglich durchschnittlich ähnlichen
Waren und Dienstleistungen begegnen.

Eine Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Waren und/oder Dienstleistungen
ist grundsätzlich anzunehmen, wenn diese unter Berücksichtigung aller für die
Frage der Verwechslungsgefahr erheblicher Faktoren wie insbesondere ihrer Be-
schaffenheit, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihrer regelmäßigen Ver-
triebs- und Erbringungsart, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung, ihrer
wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierender oder
- 27 -
einander ergänzender Produkte oder Leistungen so enge Berührungspunkte
aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, sie
stammten aus demselben Unternehmen oder wirtschaftlich verbundenen Unter-
nehmen (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Mai 2006 - C-416/04 P, Slg. 2006, I-4237 =
GRUR 2006, 582 Rn. 85 = WRP 2006, 1102 - VITAFRUIT; EuGH, GRUR-
RR 2009, 356 Rn. 65 - Éditions Albert René/HABM [OBELIX/MOBILIX]; BGH,
GRUR 2007, 1066 Rn. 23 - Kinderzeit; GRUR 2014, 488 Rn. 12 - DESPERA-
DOS/DESPERADO). Von einer absoluten Warenunähnlichkeit kann dabei nur
dann ausgegangen werden kann, wenn die Annahme einer Verwechslungsgefahr
trotz (unterstellter) Identität der Marken wegen des Abstands der Waren von vorn-
herein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2006, 941 Rn. 13 - TOSCA BLU;
GRUR 2007, 321 Rn. 20 - COHIBA; GRUR 2008, 714 Rn. 32 - idw; GRUR 2009,
484 Rn. 25 - METROBUS; GRUR 2012, 1145 Rn. 34 - Pelikan; GRUR 2014, 488
Rn. 12 - DESPERADOS/ DESPERADO).

aa. Ausgehend von diesem rechtlichen Hintergrund besteht zunächst zwischen
den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden „Kaffee- und Es-
pressomaschinen und – automaten einschließlich Ersatzteilen und Zubehör“ und
den von der angegriffenen Marke konkret zu Klasse 11 beanspruchten Waren
„Kaffeemaschinen [elektrisch]“ Identität.

bb. Dies gilt auch in Bezug auf die Waren „Elektrische Haus- und Küchengeräte
sowie -maschinen (soweit in Klasse 7 enthalten), nämlich Kaffeemühlen ein-
schließlich Ersatzteilen und Zubehör“, sofern man Kaffeemühlen, mit denen Kaffee
allein nicht zubereitet werden kann, auch als „Kaffeemaschinen“ betrachtet. Dies
kann letztlich aber im Hinblick auf die beiderseits identisch beanspruchten „Kaf-
feemaschinen [elektrisch]“ auch offen bleiben.

cc. Die von der angegriffenen Marke in Klasse 11 beanspruchten Warenoberbe-
griffe „Kochgeräte“ und „Kocher“ umfassen ebenfalls die „Kaffee- und Espresso-
maschinen und – automaten einschließlich Ersatzteilen und Zubehör“ der Wider-
- 28 -
spruchsmarke, so dass sich beide Marken auch insoweit auf identischen Waren
begegnen können. Unerheblich ist, dass diese von der angegriffenen Marke bean-
spruchten Warenoberbegriffe nicht auf die bei der Widerspruchsmarke zur berück-
sichtigenden Waren beschränkt sind. Weisen bei den jeweiligen Oberbegriffen der
Vergleichsmarken nur einzelne Waren oder Dienstleistungen Identität oder Ähn-
lichkeit auf, führt dies bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr gleichwohl zur Lö-
schung der jüngeren Marke für den gesamten Oberbegriff (vgl. Ströbele/Hacker,
a. a. O., § 9 Rdnr. 77).

dd. Identität besteht ferner auch zwischen den von beiden Marken beanspruchten
„Behälter für Haushalt und Küche“; in Bezug auf die „Geräte für Haushalt und Kü-
che“ der angegriffenen Marke besteht insoweit eine enge Ähnlichkeit.

ee. Zu sämtlichen übrigen Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke
besteht hingegen eine allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit zu den bei der Wi-
derspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Kaffee- und Espressomaschinen
und – automaten einschließlich Ersatzteilen und Zubehör; Elektrische Haus- und
Küchengeräte sowie -maschinen (soweit in Klasse 7 enthalten), nämlich Kaffee-
mühlen einschließlich Ersatzteilen und Zubehör; Putz-, Reinigungs- und Wasch-
mittel, insbesondere Reinigungs- und Entkalkungsmittel für elektrische und
elektrothermische Apparate, Geräte und Maschinen; Behälter für Haushalt und
Küche“.

Sie weisen zwar teilweise Überschneidungen auf, als es sich z. B. bei einigen
weiteren von der angegriffenen Marke zu Klasse 11 beanspruchten Waren wie
z. B. „Kühl-, Trockengeräte, Kocher, Toaster, Röster“ ebenso wie bei elektrischen
Kaffeemaschinen und elektrischen Kaffeemühlen um Haus- und Küchengeräte
handeln kann, so dass ohne weiteres von einer durchschnittlichen Ähnlichkeit
ausgegangen werden; jedoch kann aufgrund der Unterschiede in der Beschaffen-
heit sowie dem Bestimmungszweck- und Verwendungszweck - die weiteren Wa-
- 29 -
ren der Klasse 11 weisen keinen Bezug zu einer Zubereitung von Kaffee auf -
nicht von einer engen (überdurchschnittlichen) Ähnlichkeit ausgegangen werden.

Auch die auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden Waren „Putz-,
Reinigungs- und Waschmittel, nämlich Reinigungs- und Entkalkungsmittel für
elektrische und elektrothermische Apparate, Geräte und Maschinen“ sind im Wa-
ren- und Dienstleistungsverzeichnis der angegriffenen Marke weder in identischer
Form vorhanden noch liegt für den Verkehr in Bezug auf die von der angegriffenen
Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen, insbesondere den zu den
Klassen 2 und 21 beanspruchten Waren „Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmit-
tel, Holzkonservierungsmittel; Färbemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand;
Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und
Künstler; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für Malz-
wecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle“ angesichts des speziellen
Einsatz- und Verwendungsbereichs der auf Seiten der Widerspruchsmarke zu be-
rücksichtigenden Waren eine gemeinsame betriebliche Herkunft so nahe, wie es
für eine erhebliche, überdurchschnittliche Ähnlichkeit Voraussetzung wäre, so
dass auch insoweit eine allenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit zwischen diesen
Waren in Betracht kommt.

Weiterhin kommt zwischen den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksich-
tigenden Waren und den von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruch-
ten „Einzelhandelsdienstleistungen“, auch soweit sie sich auf Elektro- und Elektro-
nikwaren beziehen, schon wegen der prinzipiellen Unterschiede zwischen der
Herstellung einer Ware und dem Einzelhandel mit dieser Ware ebenfalls eine ma-
ximal durchschnittliche Ähnlichkeit in Betracht (vgl. dazu Ströbele/Hacker, a. a. O.,
§ 9 Rdnr. 114 f.).

In Bezug auf die weiteren von der angegriffenen Marke beanspruchten Waren der
Klassen 07, 08, 09, 16, 18, 20, 21, 24, 27 sowie den Dienstleistungen der
Klasse 35 liegen keine oder allenfalls so geringe Berührungspunkte und/oder
- 30 -
Überschneidungen vor, dass keinesfalls ein höherer als durchschnittlicher Ähn-
lichkeitsgrad in Betracht kommt.

ff. Soweit sich die Widersprechende im Beschwerdeverfahren ferner unter Bezug
auf die Rechnungen gemäß Anlage W18 auf eine rechtserhaltende Benutzung für
Reparaturdienstleistungen beruft, kann zugunsten der Widersprechenden eine
Benutzung der Marke dafür in der Gemeinschaft im vorliegend nach §§ 43 Abs. 1
Satz 2, 125 b Nr. 4 MarkenG maßgeblichen Zeitraum in einer den Anforderungen
des § 26 MarkenG entsprechenden Form unterstellt werden, allerdings nur für die
in den Rechnungen als Gegenstand der Reparatur ausgewiesenen Kaffeevollau-
tomaten. Daraus ergibt sich dann nach den Grundsätzen der erweiterten Minimal-
lösung eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke für die zu
Klasse 37 eingetragenen Dienstleistungen „Instandhaltung, Reparatur und Reini-
gung von elektrischen und nicht elektrischen Haus- und Küchengeräten
sowie -maschinen, nämlich Kaffeemaschinen und Kaffeevollautomaten“. Diese
weisen jedoch jedenfalls außerhalb der dienstleistungsgegenständlichen und als
Ware der Löschung unterfallenden Waren „Kaffeemaschinen und -vollautomaten“
weder eine Identität noch eine enge Ähnlichkeit zu den Waren und
Dienstleistungen der angegriffenen Marke auf, insbesondere auch nicht zu den
von der angegriffenen Marke zu Klasse 35 beanspruchten
Einzelhandelsdienstleistungen.

5. Es verbleibt daher dabei, dass eine Verwechslungsgefahr nur in Bezug auf die
im Identitäts- bzw. engen Ähnlichkeitsbereich liegenden Waren der Klasse 11
„Kochgeräte; Kocher; Kaffeemaschinen [elektrisch]“ sowie der Klasse 21 „Geräte
und Behälter für Haushalt und Küche“ der angegriffenen Marke zu besorgen ist.
Im Übrigen reicht - wie bereits dargelegt - bei allenfalls durchschnittlicher Waren-/
Dienstleistungsähnlichkeit der Abstand der angegriffenen Marke von der Wider-
spruchsmarke NIVONA aus, um eine markenrechtliche Verwechslungsgefahr
auszuschließen.

- 31 -
6. An der Feststellung einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr in dem aus dem
Beschlusstenor ersichtlichen Umfang ändert auch der seitens des Inhabers der
angegriffenen Marke in der mündlichen Verhandlung gestellte Hilfsantrag nichts,
mit dem er in der Sache eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsver-
zeichnisses der angegriffenen Marke durch Herausnahme der Waren „elektrische
Kaffeemaschinen, elektrische Kaffeevollautomaten und elektrische Kaffeemühlen“
sowie die Beschränkung des Warenoberbegriffs „Geräte und Behälter für Haushalt
und Küche“ auf „Geräte und Behälter für Haushalt und Küche, ausgenommen Be-
hälter für Flüssigkeiten“ verfolgt.

a. So bestehen seitens des Senats bereits erhebliche Bedenken, ob eine be-
dingte Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses überhaupt
wirksam abgegeben werden kann, da mit einer Einschränkung des Waren- und
Dienstleistungsverzeichnisses regelmäßig ein (Teil)Verzicht nach § 48 Abs. 1
MarkenG verbunden ist, welcher ohne weiteres zum teilweisen Erlöschen der
Marke führt und daher grundsätzlich nicht bedingt erklärt werden kann (BGH
GRUR 2011, 654 Nr. 14 - Yoghurt-Gums).

b. Letztlich kann dies vorliegend aber offen bleiben, da auch das dahingehend
modifizierte Warenverzeichnis den Inhaber der angegriffenen Marke nicht günsti-
ger stellt. So unterfallen die im Warenverzeichnis der angegriffenen Marke aufge-
führten „(elektrische) Kaffeemaschinen“ ohnehin der Löschung. Die weiteren her-
ausgenommen Waren „elektrische Kaffeevollautomaten“ sowie „elektrische Kaf-
feevollautomaten“ werden von der angegriffenen Marke nicht explizit beansprucht,
sondern nur von den - ebenfalls der Löschung unterfallenden - Warenoberbegrif-
fen „Kochgeräte; Kocher“ der Klasse 11 umfasst. Insoweit ändert sich die Beurtei-
lung der Warenähnlichkeit in Bezug auf „Kochgeräte; Kocher“ jedoch in der Sache
nur insoweit, als zwar durch die Herausnahme der vorgenannten Waren keine
Identität mehr zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichtigenden
Waren „Kaffee- und Espressomaschinen und – automaten einschließlich Ersatz-
teilen und Zubehör“ bzw. „Elektrische Haus- und Küchengeräte sowie -maschinen
- 32 -
(soweit in Klasse 7 enthalten), nämlich Kaffeemühlen einschließlich Ersatzteilen
und Zubehör“ besteht; jedoch umfassen die Oberbegriffe „Kochgeräte; Kocher“
auch dann noch Waren, die im für eine Verwechslungsgefahr relevanten engen
Ähnlichkeitsbereich zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke zu berücksichti-
genden Waren liegen können, wie es z. B. in Bezug auf Wasserkocher der Fall ist.

Irrelevant ist auch die Einschränkung auf „Geräte und Behälter für Haushalt und
Küche, ausgenommen Behälter für Flüssigkeiten“, da die auf Seiten der Wider-
spruchsmarke anzuerkennende Benutzung der Widerspruchsmarke für „Behälter
für Haushalt und Küche“ auch solche umfasst, die nicht oder jedenfalls nicht nur
für die Aufnahme von Flüssigkeiten bestimmt sind, so dass auch nach der Fas-
sung des Hilfsantrags insoweit eine Warenidentität besteht und demnach auch der
entsprechend eingeschränkte Warenbegriff der angegriffenen Marke zu löschen
wäre.

B. Widerspruch aus der Marke 30 2008 062 715 NIDO

In Bezug auf diese Wortmarke hat die Beschwerde insoweit Erfolg, als eine mar-
kenrechtlich relevante unmittelbare Gefahr von Verwechslungen zwischen den
Vergleichsmarken für die im Beschlusstenor aufgeführten Waren zu besorgen ist,
weshalb die angegriffene Marke insoweit nach § 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG zu lö-
schen ist.

1. Der Inhaber der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 10. Juni 2014 die
Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten. Die Einrede ist wirksam erhoben
worden, da die fünfjährige Benutzungsschonfrist der am 5. Januar 2009 eingetra-
genen Widerspruchsmarke NIDO am 5. Januar 2014 abgelaufen ist.

Auf Seiten der Widerspruchsmarke sind daher gemäß § 43 Abs. 1 Satz 3 Mar-
kenG nur die Produkte bzw. die Waren zu berücksichtigen, für die eine rechtser-
haltende Benutzung der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht worden ist. Da die
- 33 -
am 5. Januar 2009 eingetragene Widerspruchsmarke zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung der Eintragung der jüngeren Marke am 18. Dezember 2009 noch nicht
5 Jahre im Markenregister eingetragen war (§ 43 Abs. 1 Satz 1 MarkenG), er-
streckt sich die Einrede nur für den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG maßgebli-
chen Zeitraum, so dass es der Widersprechenden oblegen hätte, die Benutzung
der Widerspruchsmarke gemäß § 26 MarkenG nach Art, Dauer und Umfang für
den nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG relevanten Zeitraum der letzten fünf Jahre
vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft zu machen.

a. Dieser Obliegenheit ist sie in Bezug auf die unter den eingetragenen Oberbe-
griff „Druckereierzeugnisse“ fallenden Waren „Zeitschriften“ bereits mit den vor der
Markenstelle mit Schriftsatz vom 23. September 2014 vorgelegten Unterlagen,
insbesondere der eidesstattlichen Versicherung des Herrn
H… vom 19. September 2014 sowie den weiteren im Beschwerdeverfahren
mit Schriftsatz vom 4. August 2017 eingereichten Belegen nachgekommen. In der
eidesstattlichen Versicherung des Herrn H… sind
Umsätzeim Inland für eine Zeitschrift mit dem mit der Widerspruchsmarke
identischen Titel „Nido“ im erforderlichen Umfang in dem maßgeblichen Zeitraum
mit der erforderlichen Dauer angegeben. Auch wenn es sich bei Herrn H…
nicht um einen Mitarbeiter der Widersprechenden handelt, so konnte er jedoch als
Director Distribution & Sales bei der mit dem Vertrieb der Zeitschrift „Nido“
beauftragten DPV Deutscher Pressevertreibe GmbH Aussagen zu den
Verkaufszahlen dieser Zeitschrift treffen. Soweit die eidesstattliche Versicherung
nur einen Teil des Benutzungszeitraums nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG
abdeckt, ist dies unerheblich, da die in der eidesstattlichen Versicherung
angegebenen Umsatzzahlen weder den gesamten fünfjährigen
Benutzungszeitraum abdecken noch das letzte Jahr betreffen müssen. Vielmehr
genügt - wie vorliegend - die Glaubhaftmachung einer Markenverwendung für eine
begrenzte (u. U. auch weiter zurückliegende) Zeit innerhalb des relevanten
Benutzungszeitraums (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 43 Rdnr. 83). Zudem
lassen auch die im Beschwerdeverfahren als Anlagen W21 und W 22 vorgelegten
- 34 -
Produktpräsentationen im Internet mit Abbildungen der Zeitschrift aus den
Jahren 2016 und 2017 sowie die als Anlage W23 vorlegte Aufstellung der
„Informationsgesellschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e. V“.
mit den monatlichen Auflagenzahlen im Jahresdurchschnitt keine vernünftigen
Zweifel an einer ernsthaften Benutzung dieser Zeitschrift in den letzten Jahren zu.

b. Die tatsächliche Verwendung der Marke für diese Zeitschrift ergibt sich aus
dem als Anlage W11 vorgelegte Magazin „Nido“ Heft 11/2013 bzw. den in Anlage
W23 abgebildeten Zeitschriftentiteln, welche jeweils die Widerspruchsmarke als
Titel in einer den kennzeichnenden Charakter der Wortmarke nicht verändernden
Form enthalten. Die Verwendung der Widerspruchsmarke als Titel eines regelmä-
ßig erscheinenden Zeitschrift stellt dabei auch eine Verwendung als Marke dar
(vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 14 Rdnr. 197; § 15 Rdnr. 74; § 26 Rdnr. 73).

c. Ob darüber hinaus auch eine Benutzung für „Bücher“ glaubhaft gemacht wor-
den ist, kann offen bleiben, da bereits allein die glaubhaft gemachte Benutzung
der Widerspruchsmarke für „Zeitschriften“ im Rahmen der Frage der Integration in
Bezug auf die zugehörige oberbegriffliche Warenangabe (hier: „Druckereierzeug-
nisse“) unter Anwendung der sog. erweiterten Minimallösung die Anerkennung ei-
ner rechtserhaltenden Benutzung zwar nicht für „Druckereierzeugnisse“ rechtfer-
tigt, so jedoch vor dem Hintergrund, dass Zeitschriften z. B. in Zusammenhang mit
speziellen Themen auch in Buchform herausgebracht werden, für „Zeitschriften,
Bücher“.

d. Die Verwendung der Widerspruchsmarke im Rahmen einer Webseite betrifft
allenfalls eine Verwendung der Marke z. B. in Zusammenhang mit der Bereitstel-
lung von Plattformen bzw. Informationen im Internet und des Zugriffs zu diesen
Informationen, nicht hingegen eine Benutzung für „Druckereierzeugnisse“. Soweit
die Widersprechende für solche bzw. zumindest vergleichbare Dienstleistungen in
Klasse 35 Schutz beansprucht, hat sie sich jedoch auf eine entsprechende rechts-
erhaltende Benutzung dafür nicht berufen. Eine rechtserhaltende Benutzung kann
- 35 -
jedoch nur für solche Waren und Dienstleistungen anerkannt werden, auf die sich
die Widersprechende auch beruft.

e. Nicht anerkannt werden kann hingegen eine Benutzung für die Dienstleistun-
gen „Erziehung, Ausbildung“. Allein der Umstand, dass die Widersprechende zu
diesen Themen und Dienstleistungen Zeitschriften herausbringt, bedeutet nicht,
dass sie selbst über eine in Zusammenhang mit der Herausgabe entsprechender
Publikationen verbundene redaktionelle Tätigkeit hinaus auch Leistungen in Bezug
auf fachliche Konzeption und Gestaltung der entsprechenden Beiträge und des
Inhalts (vorliegend: Erziehung und Ausbildung) und damit Dienstleistungen auf
diesem Gebiet erbringt. Dazu hat die Widersprechende weder vorgetragen noch
kann den eingereichten Unterlagen dazu etwas entnommen werden.

2. Ausgehend von einer danach glaubhaft gemachten Benutzung der Wider-
spruchsmarke für „Zeitschriften, Bücher“ können sich beide Marken in Bezug auf
die von der angegriffenen Marke beanspruchten „Druckereierzeugnisse“ auf iden-
tischen Waren begegnen.

a. Eine jedenfalls durchschnittliche Ähnlichkeit besteht insoweit auch zu den von
der angegriffenen Marke beanspruchten „Fotografien“, da in Zeitungen regelmäßig
auch Photographien drucktechnisch wiedergegeben und der Verkehr bei identi-
scher Kennzeichnung durchaus annehmen könnte, diese könnten unabhängig von
der Zeitung über den Verlag auch eigenständig zu erwerben sein (vgl. BPatG
25 W (pat) 152/05 v. 17. Januar 2008 - BILD PUNKT / BILD).

b. Eine allenfalls unterdurchschnittliche Ähnlichkeit besteht hingegen zu den von
der angegriffenen Marke beanspruchten Waren „Papier, Pappe (Karton) und Wa-
ren aus diesen Materialien, soweit in dieser Klasse enthalten“. Zwar können diese
Waren durchaus zusammen in Bürobedarfs- und Schreibwarengeschäften ange-
boten werden. Sie weisen zudem Überschneidungen hinsichtlich ihres Verwen-
dungszwecks auf. Der angesprochene Verkehr wird aber allein deswegen nicht
- 36 -
auf eine mögliche Herkunft der in unterschiedlichen Waren aus demselben Betrieb
oder von miteinander verbundenen Herstellern schließen (vgl. dazu auch BGH
GRUR 2015, 176 Tz. 28 - ZOOM). Alleine der Umstand, dass sich die Waren in
irgendeiner Hinsicht ergänzen können, reicht zur Feststellung der Ähnlichkeit noch
nicht aus (vgl. m. w. N. Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 93). So liegt
auch vorliegend für den für den Verkehr die Annahme, dass ein Hersteller von Pa-
pier/Pappe auch Printmedien wie Zeitschriften und oder Bücher herausgibt, eher
fern. Es mag in Bezug auf den weiten Oberbegriff „Papier, Pappe (Karton) und
Waren aus diesen Materialien, soweit in dieser Klasse enthalten“ keine absolute
Unähnlichkeit vorliegen - wie sie der Bundesgerichtshof im Verhältnis zwischen
„Papier für Kopierzwecke" und „Druckschriften, Druckerzeugnisse“ angenommen
hat (vgl. BGH GRUR 2015, 176 Tz. 21 - ZOOM) -; jedoch weisen die sich gegen-
überstehenden Waren einen sehr deutlichen Abstand auf, so dass insoweit allen-
falls von einer entfernten (unterdurchschnittlichen) Ähnlichkeit ausgegangen wer-
den kann.

c. Ebenfalls eine allenfalls entfernte Ähnlichkeit besteht weiterhin zu den Waren
„Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate und Druckereierzeugnisse),
insbesondere Zeichen-/Kurvenlineale, Zeichenwinkel, Zirkel zum Zeichnen, Zei-
chenschablonen, Tafeln, Zeigestäbe [nicht elektronisch]“.

3. Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke NIDO ist von Haus aus
durchschnittlich. Für eine erhöhte Kennzeichnungskraft in Bezug auf „Zeitschrif-
ten“ o. ä. bieten sich keine hinreichenden Anhaltspunkte.

4. Die Ähnlichkeit der Zeichen ist entgegen der Auffassung der Markenstelle be-
reits in klanglicher Hinsicht überdurchschnittlich. Beide Marken stimmen in drei
von vier Buchstaben überein; sie weisen zudem eine übereinstimmende Vokal-
folge „I-O“ sowie einen identischen Anfangskonsonant „N“ auf. Auch wenn zwi-
schen den abweichenden Konsonanten „V“ bzw. „D“ in der Wortmitte für sich be-
trachtet ein durchaus wahrnehmbarer klanglicher Unterscheid besteht, tritt dieser
- 37 -
durch die konkrete Lauteinbindung im Gesamtklangbild beider Marken - auch un-
ter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich um Kurzwörter handelt, bei de-
nen Abweichungen in aller Regel stärker beachtet werden -, nicht so deutlich her-
vor, um ein hinreichend sicheres (klangliches) Auseinanderhalten beider Wörter
noch zu gewährleisten, so dass eine insgesamt überdurchschnittliche Zeichen-
ähnlichkeit nicht verneint werden kann.

5. Ausgehend davon kann aber in der Gesamtabwägung angesichts der durch-
schnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der überdurch-
schnittlichen Ähnlichkeit der Kollisionszeichen eine Verwechslungsgefahr zwi-
schen beiden Marken jedenfalls insoweit nicht verneint werden, als sich beide
Marken auf zumindest durchschnittlich ähnlichen Waren begegnen können. Dies
betrifft die von der angegriffenen Marke zu Klasse 16 beanspruchten Waren „Dru-
ckereierzeugnisse, Fotografien“, so dass die angegriffenen Marke insoweit zu lö-
schen ist.

Hingegen reicht der durch den abweichenden Mittelkonsonanten begründete Zei-
chenabstand zwischen den Vergleichsmarken in Bezug auf die weiteren mit dem
Widerspruch angegriffenen und allenfalls entfernt ähnlichen Waren (noch) aus.

C. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der ge-
setzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 S. 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen worden noch
sonst ersichtlich sind.

- 38 -
III.
Rechtsmittelbelehrung
(bei nicht zugelassener Rechtsbeschwerde)

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Merzbach Dr. Meiser Schödel

Pr


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