BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




30 W (pat) 33/14
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die international registrierte Marke 1 040 377

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 23. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker, des Richters Merzbach sowie des Richters Dr. Meiser

- 2 -
beschlossen:

Auf die Beschwerde der Markeninhaberin werden die Beschlüsse
der Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Markenregistrie-
rung - des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 5. Juni 2012
und vom 20. Mai 2014 aufgehoben, soweit darin der international
registrierten Marke 1 040 377 der Schutz in der Bundesrepublik
Deutschland verweigert würde.


G r ü n d e


I.

Die auf der schweizerischen Basisanmeldung vom 2. November 2009 beruhende,
am 26. April 2010 international registrierte Wortmarke IR 1 040 377

DIE SCHLÜMPFE

beansprucht Schutz u. a. für die Waren und Dienstleistungen:

“Klasse 9: magnetic recording media, sound recording disks;
Klasse 14: Precious metals and their alloys and goods made of or
coated with these materials not included in other classes;
jewelry, precious stones; timepieces and chronometric in-
struments;
Klasse 16: printed matter; photographs; stationery; instructional or
teaching material (except apparatus);
- 3 -
Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made of these materials
not included in other classes; trunks and suitcases;
umbrellas, parasols;
Klasse 21: glassware, porcelain and earthenware not included in other
classes;
Klasse 24: Fabrics and textile goods not included in other classes; bed
and table covers;
Klasse 25: Clothing, footwear, headgear;
Klasse 28: Games, toys;
Klasse 41: Education; training; entertainment; cultural activities”

bzw. in der im Register angegebenen Verfahrenssprache Französisch für

„Klasse 09: supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques;
Klasse 14: Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières
ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments
chronométriques;
Klasse16: produits de l'imprimerie; photographies; papeterie; matériel
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils);
Klasse 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non
compris dans d'autres classes; malles et valises; parapluies
parasols;
Klasse 21: verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres
classes;
Klasse 24: Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;
couvertures de lit et de table;
Klasse 25: Vêtements, chaussures, chapellerie;
Klasse 28: Jeux, jouets;
Klasse 41: Education; formation; divertissement; activités culturelles.”
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Die Markenstelle für Klasse 9 Internationale Markenregistrierung des Deutschen
Patent- und Markenamtes (DPMA) hat der IR-Marke den beantragten Schutz in
der Bundesrepublik Deutschland durch zwei Beschlüsse vom 5. Juni 2012 und
vom 20. Mai 2014, wobei letzterer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, teil-
weise, nämlich im oben genannten Umfang verweigert, weil ihr insoweit jegliche
Unterscheidungskraft fehle (§§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG in Ver-
bindung mit Art. 5 PMMA, Art. 6quinquies B PVÜ).

Die angemeldete Bezeichnung DIE SCHLÜMPFE werde unmittelbar als Hinweis
auf die so bezeichneten und seit Jahrzehnten bekannten Comicfiguren verstan-
den. In Bezug auf die zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen erschöpfe
sich diese Bezeichnung dann aber in einem Hinweis auf deren gedanklichen Inhalt
bzw. deren Gegenstand und Thematik. So könnten beispielsweise Druckereier-
zeugnisse diese Comicfiguren zum Inhalt haben oder Fotografien DIE
SCHLÜMPFE abbilden. Zu diesen Comicfiguren könnten auch kulturelle Aktivitä-
ten stattfinden; weiterhin könnten Bettwäsche, Schmuck, Bekleidung mit diesen
Comicfiguren versehen sein, Spiele sich mit den Schlümpfen befassen, akustische
Bänder das Lied der Schlümpfe enthalten usw..

Auch wenn es sich insoweit um eine Fantasiebezeichnung handele, werde der
Verkehr die Bezeichnung in Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren
und Dienstleistungen ohne weiteres mit den ihm bekannten Comicfiguren in Ver-
bindung bringen und daher als glatt beschreibende Sachangabe zu Inhalt und
Thema dieser Waren und Dienstleistungen verstehen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie im We-
sentlichen geltend macht, dass das Zeichen keine sachbezogene Angabe
darstelle, sondern als Phantasiebegriff uneingeschränkt geeignet sei, die
Herkunftsfunktion zu erfüllen.

- 5 -
Phantasiebezeichnungen seien insbesondere nicht geeignet, den gedanklichen
Inhalt der Waren und Dienstleistungen zu beschreiben. Diese beschreibende Ei-
genschaft sei grundsätzlich nur Sachtiteln zuzuerkennen. In der von der Marken-
stelle zitierten „Winnetou“-Entscheidung sei die fehlende Unterscheidungskraft mit
der Begründung festgestellt worden, dass sich der Name „Winnetou“ zum Syno-
nym für einen rechtschaffenen Indianerhäuptling entwickelt habe und sich insoweit
als Sachhinweis auf den Inhalt oder Gegenstand der dort beanspruchten, dem
Medienbereich zuzurechnenden Waren und Dienstleistungen eigne. Eine derartige
Entwicklung der Phantasiebezeichnung DIE SCHLÜMPFE zu einer sachbezoge-
nen und damit unmittelbar waren- und dienstleistungs-bezogenen Angabe sei
nicht dargetan und auch nicht ersichtlich.

Aus der von der Markenstelle zitierten Entscheidung „Die Drachenjäger“
(32 W (pat) 61/07) des Bundespatentgerichts folge nichts anderes, da diese damit
begründet werde, dass die Figur des Drachenjägers ein stetig wiederkehrendes
Motiv der Fantasy-Szene und somit nicht hinreichend individualisierbar sei. Dies
sei bei dem Zeichen DIE SCHLÜMPFE gerade nicht der Fall, da die so benannten
Comicfiguren einzigartig seien. So stammten auch alle mit dieser Bezeichnung
veröffentlichten Geschichten aus dem Hause der Markeninhaberin.

Der Umstand, dass dem Verkehr das Zeichen als Werktitel einer Serie bekannt ist,
sei unmaßgeblich. Entscheidend sei allein, ob es sich um eine Sachangabe oder
um eine Phantasiebezeichnung handele. Dass es sich bei dem Zeichen um eine
Phantasiebezeichnung handele, werde aber selbst von der Markenstelle ange-
nommen.

Die Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse Markenstelle für Klasse 9 - Internationale Marken-
registrierung - des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
5. Juni 2012 und vom 20. Mai 2014 aufzuheben, soweit der IR-
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Marke 1 040 377 für die o. g. Waren und Dienstleistungen der
Schutz für die Bundesrepublik Deutschland verweigert wurde.


Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die zulässige Beschwerde der Markeninhaberin erweist sich als begründet. Ent-
gegen der von der Markenstelle geäußerten Rechtsauffassung kann dem Zeichen
das notwendige Mindestmaß an Unterscheidungskraft auch nicht in Bezug auf die
zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen abgesprochen werden, § 8 Abs. 2
Nr. 1 MarkenG. Es ist insoweit auch nicht freihaltebedürftig i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG. Gemäß §§ 119, 124, 113, 37, 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 MarkenG in Verbindung
mit Art. 5 PMMA, Art 6quinquiesB PVÜ war ihm daher der beantragte Schutz in der
Bundesrepublik Deutschland nicht zu verweigern.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen
als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z.B. EuGH GRUR 2012,
610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH
GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smart-
book; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, je-
weils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ur-
sprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewähr-
leisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) - Lego; GRUR 2008,
608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 - Standbeutel;
BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My
- 7 -
World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungs-
hindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein
großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterschei-
dungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH
GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) - smart-
book; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link
economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
teiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
(vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) bzw. im Zeit-
punkt des Schutzerstreckungsgesuchs lediglich einen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678,
Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 - Link economy;
GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard; GRUR 2006, 850, 854,
Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2001,
1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - antiKALK) oder wenn diese aus ge-
bräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer geläu-
figen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Verwen-
dung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als Un-
terscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854,
Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice;
GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besit-
zen keine Unterscheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände be-
- 8 -
ziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht un-
mittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen her-
gestellt wird (vgl. BGH GRUR 2010, 1100, Nr. 23 - TOOOR!; GRUR 2006, 850,
855, Nr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

2. Nach diesen Grundsätzen kann dem Wortzeichen DIE SCHLÜMPFE die not-
wendige Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG für die be-
schwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nicht abgesprochen wer-
den.

Bei der schutzsuchenden Bezeichnung DIE SCHLÜMPFE handelt es sich um die
durch den vorangestellten bestimmten Artikel „DIE“ ergänzte Pluralform des Be-
griffs „Schlumpf“. Damit wird der Verkehr in erster Linie den (deutschen) Namen
einer von dem belgischen Zeichner Pierre Culliford für Kinder als Zielpublikum
entworfenen, zwergenhaften, blauen Fantasiegestalt der Comicliteratur verbinden,
zumal die Bezeichnung auch als Werktitel verwendet wird. Soweit dieser Begriff
zugleich, wenn auch eher selten, als umgangssprachliche Bezeichnung für eine
Person verwendet wird, über deren Verhalten man auf eine eher gutmütige Weise
empört ist (vgl. Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 8. Aufl., S. 1543 zu
„Schlumpf“), dürfte ein solches Verständnis für den Verkehr hier bereits wegen
des vorangestellten bestimmten Artikels „DIE“ und des damit verbundenen Hin-
weises auf die so bezeichneten Comicfiguren nicht naheliegen, so dass dem be-
anspruchten Zeichen insoweit bereits aus diesem Grunde auch keine Schutzhin-
dernisse entgegenstehen können.

Dies gilt entgegen der Auffassung der Markenstelle aber auch, soweit der Verkehr
das Zeichen mit den so benannten Comicfiguren in Verbindung bringt.

Als Begriff der Comicliteratur bezeichnet das Zeichen DIE SCHLÜMPFE nach Art
eines Namens konkrete Individuen, die sich so in der Wirklichkeit ersichtlich nicht
ausmachen lassen. „Schlümpfe“ bezeichnet anders als z. B. die Bezeichnungen
- 9 -
„Zwerge“ oder „Trolle“ auch keinen bestimmten Typus einer Fabel- bzw. Phanta-
siefigur, mit welcher sich hinreichend konkrete Vorstellungen verbinden, was das
Wesen und die Gestalt ausmachten mit der Folge, dass solche Bezeichnungen als
bloße Benennung einer Gattung, mit der sich die Waren und Dienstleistungen
sachlich befassen können - und somit nicht als Hinweis auf die Herkunft von Wa-
ren und Dienstleistungen aus einem (einzigen) Geschäftsbetrieb - verstanden
werden (vgl. dazu BPatG GRUR 2009, 1063 - Die Drachenjäger). Gemeint sind
vielmehr allein die so bezeichneten fiktiven Comicfiguren. Der Verkehr wird daher
in DIE SCHLÜMPFE einen Hinweis auf diese Phantasiefiguren sehen, die
dadurch wie durch einen Namen konkretisiert und individualisiert werden. Namen
und Bezeichnungen solcher Phantasiegestalten sind aber - ebenso wie Namen
fiktiver oder realer Personen - bereits in der Regel deshalb unterscheidungskräftig,
weil sie von Haus aus einen individualisierenden Charakter aufweisen und einen
konkreten sachlichen oder werbemäßigen Bezug zu bestimmten Waren und
Dienstleistungen nicht herstellen können (BPatG GRUR 2008, 522, 523- Percy
Stuart; BPatG, Beschluss vom 27.08.2002, 27 W (pat) 65/02 – Captain Nemo; vgl.
auch zu Phantasietiteln: BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eisbär).

Als individualisierende Bezeichnung fiktiver Comicfiguren vermag die schutzsu-
chende Marke dann aber in Zusammenhang mit den beschwerdegegenständli-
chen Waren und Dienstleistungen auf das Unternehmen hinzuweisen, das Waren
und Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Phantasiefiguren produziert
und anbietet, und zwar auch soweit diese die so benannten Comicfiguren abbilden
und/oder darstellen können - dies trifft auf die oben genannten Waren der Klassen
14, 18, 21 und 24 zu - bzw. diese zum Gegenstand haben können, was auf die
Dienstleistungen der Klasse 41 zutrifft.

Auch in Bezug auf die beschwerdegegenständlichen Waren der Klassen 9 und 16
aus dem Medienbereich (magnetic recording media, sound recording disks;
printed matter; photographs; stationery; instructional or teaching material (except
apparatus)) wird der Verkehr die angemeldete Bezeichnung DIE SCHLÜMPFE als
- 10 -
Hinweis auf die Herkunft der Waren aus einem bestimmten Unternehmen verste-
hen.

Zwar ist bei Waren (und Dienstleistungen), die neben ihrem Charakter als handel-
bare Güter auch einen bezeichnungsfähigen gedanklichen Inhalt aufweisen oder
aufweisen können, unbeschadet eines etwaigen Werktitelschutzes nach § 5
Abs. 3 MarkenG die markenrechtliche Unterscheidungskraft auch dann zu vernei-
nen, wenn die betreffende Bezeichnung geeignet ist, diesen gedanklichen Inhalt
der Waren (und Dienstleistungen) zu beschreiben (vgl. BGH GRUR 2000,
882 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2001, 1042 - REICH UND SCHOEN;
GRUR 2001, 1043 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; GRUR 2002, 1070 - Bar jeder
Vernunft; GRUR 2003, 342 - Winnetou; BPatG GRUR 2006, 593 - Der kleine Eis-
bär). Davon ist jedoch nur bei Bezeichnungen auszugehen, die nach Art eines
Sachtitels gebildet sind. Phantasietitel und -bezeichnungen wie DIE
SCHLÜMPFE, mit denen keine reale Person verbunden ist und die auch keinen
Gattungsbegriff darstellen - wie es bei der vorgenannten BPatG-Entscheidung
„Die Drachenjäger“ der Fall war -, sind hingegen einem Markenschutz zugänglich
(vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Aufl., § 8 Rdnr. 256).

Die „Winnetou“-Entscheidungen (BPatGE 42, 250 und BGH GRUR 2003, 342)
geben zu keiner anderer Beurteilung Anlass. Diese ursprünglich als Phantasie-
name verstandene Bezeichnung einer Romanfigur von Karl May hat sich nämlich
nach den damaligen Feststellugen im Laufe der Zeit (angeblich) zum Synonym für
einen bestimmten Charaktertyp, nämlich den des edlen, rechtschaffenen
Indianerhäuptlings, entwickelt; mithin kommt diesem Namen die Eignung zu, als
Sachhinweis auf Inhalt und Gegenstand medialer Produkte und Dienstleistungen
zu dienen und aufgefasst zu werden. Dass DIE SCHLÜMPFE in diesem Sinne als
Synonym für bestimmte Eigenschaften, Charaktermerkmale o. ä. verstanden
würden, ist demgegenüber in keiner Weise ersichtlich.

- 11 -
Der Verkehr wird daher auch in Bezug auf diese Waren nicht von einem sachbe-
zogenen Einsatz der Bezeichnung DIE SCHLÜMPFE als Name und/oder Sachtitel
ausgehen, sondern auch insoweit in der angemeldeten Bezeichnung einen Hin-
weis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen erkennen.

Ergänzend ist noch anzumerken, dass der schutzsuchenden Bezeichnung auch
bei einem (vorliegend nicht nahegelegten) Verständnis des Begriffs „Schlumpf“ als
umgangssprachliche Bezeichnung einer Person, über deren Verhalten man auf
eine eher gutmütige Weise empört ist, nicht die erforderliche Unterscheidungskraft
abgesprochen werden kann. Denn auch in dieser Bedeutung beschreibt die
schutzsuchende Bezeichnung weder unmittelbar Merkmale und/oder Eigenschaf-
ten der beanspruchten Waren und Dienstleistungen noch weist das Zeichen DIE
SCHLÜMPFE insoweit einen engen beschreibenden bzw. sachbezogenen Aussa-
gehalt zu diesen Waren und Dienstleistungen auf; insbesondere wird der Verkehr
in diesem sich im Wesentlichen in einem Werturteil zu einer Person erschöpfen-
den Begriff in Zusammenhang mit den „medialen“ Waren der Klassen 9 und 16
keine inhaltlich/thematische Sachangabe sehen.

3. Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke auch kei-
nem Freihaltebedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher Erfolg.


Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser

Pr


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