BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




30 W (pat) 19/16
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Markenanmeldung 30 2013 043 770.5

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentge-
richts in der Sitzung vom 23. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- 2 -

G r ü n d e


I.

Die am 26. Juli 2013 angemeldete Wortmarke

Touch Protect

soll u. a. für die Waren

„Klasse 2:
Anstrichmittel, Farben, Firnisse, Lacke; Holzkonservierungsmittel;
Grundierungsmittel als Anstrichfarbe; Anstrichmittel als Holz-
schutzmittel; Färbemittel; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle
und Metalle in Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und
Künstler; spachtelbare Farben zum Glätten und Ausbessern eines
rauen Untergrundes; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste
und flüssig für Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz ge-
gen Feuchtigkeit; streichfähige Makulatur;

Klasse 3:
Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleif-
mittel für das Maler- und Stuckateurhandwerk;

Klasse 19:
Baumaterialien (nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten);
Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fertigmör-
tel; Putzfüllmittel; Baukalk; Spachtelmassen (Baumaterial) zum
Verfüllen von Rissen, Löchern, Spalten und Ausgleich von Un-
- 3 -
ebenheiten, Spachtelmassen und Grundierungsmittel (soweit in
Klasse 19 enthalten) für Bauzwecke“

eingetragen werden.

Mit Beschluss vom 14. Februar 2014 hat die mit einer Beamtin des höheren
Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und
Markenamts die Anmeldung teilweise, nämlich für die o. g. Waren zurückgewie-
sen, weil es der angemeldeten Bezeichnung in Bezug auf diese Waren an der
erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die angemeldete Bezeichnung Touch Protect werde der Verkehr dahingehend
verstehen, dass es sich bei den Waren um solche handele, die etwa Oberflächen
und Beläge vor Beschädigungen und Beschmutzungen durch Berührung schütz-
ten. Die Wortkombination stamme zwar aus der englischen Sprache, sei jedoch
sprachüblich aus den Wörtern des englischen Grundwortschatzes „Touch “ für
„berühren“ und „Protect“ für „Schutz“ zusammengesetzt. Deren Bedeutung sei
durch Begriffsbildungen wie „Touch Screen“ bzw. „Protektion“ auch im Inland be-
kannt. Die Begriffskombination werde daher ohne weitergehende Englischkennt-
nisse unmittelbar in dem genannten Sinne verstanden werden, nämlich dass es
sich um Produkte zum Schutz vor Berührungen handele. Alle in Frage stehenden
Waren könnten dem Schutz vor Berührungen dienen oder mit einem solchen
versehen sein. Wie dabei vor Berührungen geschützt werde, müsse nicht genau
definiert werden. Eine gewisse Unschärfe des angemeldeten Markenbegriffs führe
noch nicht zu seiner Schutzfähigkeit. Touch Protect sei aus sich heraus ver-
ständlich und weder mehrdeutig noch interpretationsbedürftig. Zudem werde die
Bezeichnung in dem genannten Sinne auch bereits verwendet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentli-
chen geltend macht, dass der englische Begriff „Touch“ im Inland zwar aus Be-
griffsbildungen wie z. B. „Touchscreen“ bekannt sei und auch im Bereich Elektro-
- 4 -
nik und Computer, Software, Wirtschaft oder Sport und Kultur verwendet werde.
Eine Bedeutung im Zusammenhang mit den zurückgewiesenen Waren, nämlich
im Kern Farben und Lacken, werde der inländische Verkehr dem Begriff „Touch"
jedoch nicht zuordnen, zumal dieser Begriff im allgemeinen Sprachgebrauch auch
i. S. von „Hauch“ verstanden werde. Aber nicht nur „Touch", sondern auch der
weitere Begriff „Protect“ sei in seiner denkbaren Bedeutung „schützen“ für die an-
gegebenen Waren nicht beschreibend. Denn mittels der angegebenen Waren
sollen vorzugsweise ein dekoratives Erscheinungsbild hervorgerufen bzw. ver-
schiedene Baustoffe miteinander verbunden werden, und eben nicht der Schutz
von Rohmaterialen bewirkt werden.

Vor allem weise aber auch die Kombination der einzelnen Begriffe „Touch" und
„Protect" in Bezug auf die beanspruchten Waren keine eindeutige, nachvollzieh-
bare Bedeutung auf. Die Anmeldung einer Marke als beschreibend erfordere aber
die zweifelsfreie Feststellung, dass aus der Sicht des angesprochenen Publikums
eine ausreichend klare und spezifische Beziehung zwischen dem angemeldeten
Wortzeichen und den beanspruchten Waren vorliege.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts für vom 14. Februar 2014 aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg, da es der
angemeldeten Wortmarke Touch Protect in Bezug auf diezurückgewiesenen
- 5 -
Waren an Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG fehlt. Die Marken-
stelle hat die Anmeldung daher zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).
1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem
Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungs-
mittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder
Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeich-
net und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B.
EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) - Freixenet; GRUR 2008, 608, 611
(Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you;
GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) - Kaleido;
GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion ei-
ner Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder
Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009
(Nr. 38) - Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; GRUR 2006, 233,
235, Nr. 45 - Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you;
GRUR 2009, 949 (Nr. 10) - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterschei-
dungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch
noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu über-
winden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) - for you; GRUR 2014, 565, 567
(Nr. 12) - smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) - Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8)
- Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der be-
teiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) - Matratzen Concord/Hukla).

- 6 -
Hiervon ausgehend besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
(vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 - Aus Akten werden Fakten) lediglich einen
im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH
GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, 271,
Nr. 11 - Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 - DeutschlandCard;
GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417,
418 - BerlinCard; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001,
1153 - antiKALK) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen
der deutschen Sprache oder einer geläufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa
wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Me-
dien - stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden
(vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850, 854, Nr. 19 - FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice; GRUR 2001, 1043, 1044 - Gute Zei-
ten - Schlechte Zeiten).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen weist die angemeldete Wort-
folge Touch Protect in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren keine Unter-
scheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG auf.

Bei dem angemeldeten Zeichen handelt es sich um eine sprachüblich gebildete
Wortfolge, die aus zwei zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehören-
den Begriffen, nämlich „Touch“ und „Protect“, gebildet ist. Der Begriff „Touch“ be-
deutet als Substantiv „Berührung“ (vgl. http://www.dict.cc/englisch-
deutsch/touch.html) und ist dem inländischen Verkehr vor allem als adjektivischer
Bestandteil von fremdsprachlichen Begriffsbildungen wie z. B. „Touchscreen“ („Be-
rührungs-/Tastbildschirm“), „Touchpad“ oder auch „Touch-Funktion“ geläufig.
„Protect“ bedeutet als Verb „schützen“ und ist im Hinblick auf im Inland geläufige
sinnverwandte Fremdwörter mit dem identischen lateinischen Wortstamm wie
„Protektion, Protektionismus, Protektorat, Protektor, Protegé oder protegieren“
ohne weiteres verständlich. Wenngleich verschiedene Englisch-Lexika den Begriff
- 7 -
nur mit der Bedeutung als Verb erfassen, ist auch die substantivische Wortbe-
deutung von „protect“ - und nicht nur „protection“ - im Sinn von „Schutz“ durch
Begriffskombinationen wie z. B. „protect switch“ für „Schutzschalter“ oder „write
protect“ für Schreibschutz belegt (so auch BPatG, juris 28 W (pat) 52/11, Beschl.
vom 26.10.2011, Rn. 12 - Highprotect; 24 W (pat) 86/04, Rn. 14 - Lotus-Protect;
EuG T-565/10, v. 6.3.2012, Highprotect).

In Ihrer Gesamtheit weist die angemeldete Wortkombination daher die Bedeutung
von „Schutz vor Berührung“ bzw. „Berührungsschutz“ auf. Dieser Bedeutungsge-
halt ist für den inländischen Verkehr auch ohne weiteres verständlich, zumal nach
der höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den maßgeblichen inländischen Ver-
kehrskreisen auch der mit den fraglichen Waren befasste Handel zählt, der in aller
Regel über umfangreichere Kenntnisse der englischen Sprache verfügt (vgl.
EuGH, GRUR 2006, 411 ff., Rdn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; EuGH
GRUR 1999, 723, 725, Rdn. 29 - Chiemsee).

Mit diesem Sinn- und Bedeutungsgehalt wird die angemeldete Bezeichnung in
Zusammenhang mit zurückgewiesenen Waren nicht als betrieblicher Herkunfts-
hinweis, sondern lediglich als produktbeschreibende Sachangabe dahingehend
verstanden, dass die beanspruchten Waren eine Schutzfunktion gegen Berührun-
gen und dadurch verursachte Verunreinigungen und/oder Beschädigungen besit-
zen, zu einem solchen „Berührungsschutz“ beitragen oder auch selbst mit einem
solchen Schutz versehen sind. Sämtliche zurückgewiesenen Waren umfassen
oberbegrifflich auch solche, die ihrer Beschaffenheit nach die vorgenannten Ei-
genschaften aufweisen können. So können z. B. „Anstrichmittel, Farben, Firnisse,
Lacke“ einen „Berührungschutz“ insoweit gewähren, als sie ihrer Beschaffenheit
nach Verunreinigungen oder Verschmutzungen z. B. von Wandbelägen durch
Berührungen entgegenwirken bzw. die Entfernung solcher Verschmutzungen ohne
Beeinträchtigung des Wandbelags (z. B. durch Farbabrieb) ermöglichen. Ebenso
können die zurückgewiesenen Waren „Holzkonservierungsmittel; Grundierungs-
mittel als Anstrichfarbe; Anstrichmittel als Holzschutzmittel; Färbemittel; Natur-
- 8 -
harze im Rohzustand; spachtelbare Farben zum Glätten und Ausbessern eines
rauen Untergrundes; Beschichtungsmittel aus Kunststoff als Paste und flüssig für
Oberflächen aus Holz und Metall zum Schutz gegen Feuchtigkeit; streichfähige
Makulatur; Wasch- und Bleich-, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel
für das Maler- und Stuckateurhandwerk Baumaterialien (nicht aus Metall, soweit in
Klasse 19 enthalten); Fassadenmörtel; Verputzmittel; Edelputz; Streichputz; Fer-
tigmörtel; Putzfüllmittel; Baukalk; Spachtelmassen (Baumaterial) zum Verfüllen
von Rissen, Löchern, Spalten und Ausgleich von Unebenheiten, Spachtelmassen
und Grundierungsmittel (soweit in Klasse 19 enthalten) für Bauzwecke“ oberbe-
grifflich auch solche umfassen, die jedenfalls zu einem solchen Schutz vor Berüh-
rung in vorgenanntem Sinne beitragen können. „Blattmetalle und Metalle in Pul-
verform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler“ hingegen können selbst mit
einem solchen Schutz versehen sein.

Dieser beschreibende bzw. sachbezogene Aussagehalt drängt sich dem Verkehr
in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren entgegen der Aufassung der
Anmelderin aufgrund des dargelegten Sinn- und Bedeutungsghalts der beiden
Einzelbestandteile ohne weiteres Nachdenken auf. Ob die Wortverbindung in die-
ser Bedeutung zum Zeitpunkt der Anmedlung bereits gebräuchlich war - wie die
Markenstelle unter Hinweis auf eine dem Beschluss vom 14. Februar 2014 beige-
fügte Recherche angenommen hat -, spielt für die Frage ihrer Schutzfähigkeit da-
her keine Rolle. Die Kombination der Bestandteile „Touch“ und „Protect“ zu der
angemeldeten Bezeichnung Touch Protect weist keine ungewöhnliche Struktur
auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnte. Die
Einzelbestandteile werden entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden
auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehen-
den Begriff. Soweit dabei offen bleibt, wie bzw. worin sich der „Berührungsschutz“
in Bezug auf die jeweiligen Waren äußert, ändert dies nichts an dem beschreiben-
den Charakter des Zeichens. Denn eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit steht
der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht entgegen, da auch zu-
sammenfassende oberbegriffsartige Ausdrücke und Wortfolgen einen beschrei-
- 9 -
benden und sachbezogenen Charakter in Bezug auf Waren haben können (vgl.
BGH, GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; GRUR 2008, 397,
398 Tz. 15 – SPA II; WRP 2009, 960, 962 Tz. 15 - DeutschlandCard).

Was den Begriff „Touch“ betrifft, mag zwar zutreffen, dass diesem Begriff auch
andere Bedeutungen zukommen können, wie die Anmelderin nochmals in ihrer
Beschwerdebegründung dargelegt hat. Dies vermag eine Schutzfähigkeit jedoch
bereits deshalb nicht zu begründen, weil ein Wortzeichen schon dann von der
Eintragung ausgeschlossen ist, wenn es - wie hier - zumindest in einer seiner
möglichen Bedeutungen ein Merkmal der infrage stehenden Waren bezeichnet
(EuGH, GRUR Int. 2004, 410, 412, Rdn. 38 - Biomild; BGH, GRUR 2008, 900,
Rdn. 15 – SPA II). Zudem hat bei allen absoluten Schutzhindernissen die Prüfung
der Schutzfähigkeit eines Zeichens konkret in Bezug auf die mit der Anmeldung
gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu
erfolgen. In Kombination mit dem Begriff „Protect“ sowie den vorliegend maßgebli-
chen Waren drängt sich für den Verkehr jedoch allein ein Verständnis von „Touch“
in dem dargelegten Sinne auf.

3. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ge-
geben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

4. Die Beschwerde ist daher zurückzuweisen.

III.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat,
ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

- 10 -
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich
einzulegen.


Dr. Hacker Merzbach Dr. Meiser

Pr


Full & Egal Universal Law Academy