BPatG 152ni_adler
07.12

BUNDESPATENTGERICHT




2 Ni 14/17 (EP)
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Patentnichtigkeitssache

…

- 2 -

…


betreffend das europäische Patent …
(DE …)
hier: Prozesskostensicherheit

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsit-
zenden Richter Guth, die Richterin Hartlieb und den Richter Dipl.-Phys. Brandt am
26. April 2017

beschlossen:

Der Antrag der Beklagten, der Klägerin die Leistung einer Sicher-
heit wegen der Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, wird zurück-
gewiesen.


G r ü n d e

I.

Die Klägerin ist ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland und hat das die Steuer-
kanalsignalisierung zum Triggern der unabhängigen Übertragung eines Kanalqua-
litätsindikators betreffende europäische Patent … der Beklagten mit der
Nichtigkeitsklage angegriffen.

Die Beklagte erhebt die Einrede mangelnder Prozesskostensicherheit gem. § 81
Abs. 6 PatG, da die Klägerin ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in der EU oder
einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
habe. Bei einer juristischen Person komme es für den gewöhnlichen Aufenthalt
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darauf an, wo diese ihren tatsächlichen Verwaltungssitz habe. Um dem Schutz-
zweck des § 81 Abs. 6 PatG Genüge zu tun, sei nach Ansicht der Beklagten nicht
auf den satzungsmäßigen Sitz der Klägerin abzustellen, sondern auf den tatsäch-
lichen Verwaltungssitz, der eine gewisse organisatorische Verfestigung voraus-
setze, einschließlich des Vorhandenseins von Räumlichkeiten, in denen die Ge-
schäftsführungsorgane ihre Tätigkeit für das Unternehmen tatsächlich ausübten.
Dies gelte gerade für den vorliegenden Fall einer GmbH, da der Satzungssitz ei-
ner GmbH im Inland gem. § 4a GmbHG frei gewählt werden könne und nicht not-
wendigerweise im örtlichen Zusammenhang mit Betrieb, Geschäftsführung oder
Verwaltung stehen müsse. Der jetzige Sitz der Klägerin bestehe erst seit dem
Jahr 2012. Der Satzungssitz sei zur Absicherung des Prozesskostenanspruchs
der Beklagten kein geeigneter Anknüpfungspunkt, da dort nicht Objekte für eine
Zwangsvollstreckung vorhanden seien. Nach Ansicht der Beklagten sei maßge-
bend dafür, wo eine Gesellschaft ihren Verwaltungssitz habe, der Tätigkeitsort der
Geschäftsführung und der dazu berufenen Vertretungsorgane, also der Ort, wo die
grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung effektiv in laufende Ge-
schäftsführung umgesetzt würden. Der Tätigkeitsort beider Geschäftsführer der
Klägerin befinde sich aber weder in Deutschland noch in der EU oder in einem
Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum, so dass
davon auszugehen sei, dass sie die grundlegenden Entscheidungen in China
treffen würden. Bei der angegebenen Anschrift der Klägerin handle es sich um ein
„virtuelles Büro“. Die Klägerin sei daher verpflichtet, Prozesskostensicherheit zu
leisten.

Die Beklagte beantragt sinngemäß, der Klägerin die Leistung von Sicherheit für
die Prozesskosten aufzuerlegen.

Die Klägerin hat diesem Antrag widersprochen. Der Beklagten stehe keine Ein-
rede wegen angeblich mangelnder Prozesskostensicherheit gemäß § 81 Abs. 6
PatG zu. Bei der Klägerin handle es sich um eine deutsche GmbH mit Sitz in
Düsseldorf, die zugleich eine 100%ige Tochtergesellschaft der T…
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mit Sitz in N… (…) sei. Dies sei der Beklagten bekannt, die ihre
Klage wegen Verletzung des Streitpatents gegen die hiesige Klägerin und die
französische Muttergesellschaft gerichtet habe. Die Beklagte habe zudem nicht
angegeben, wo der Verwaltungssitz der deutschen Nichtigkeitsklägerin nach ihrer
Meinung liegen solle; die bloße Behauptung, die deutsche GmbH habe ihren Sitz
nicht in der EU und nicht im EWR, könne aufgrund der Vorschrift des § 110 Abs. 2
Nr. 1 ZPO nicht ausreichen. Die Klägerin habe ihren tatsächlichen Verwaltungssitz
in Deutschland; es handle sich um ein Vertriebsunternehmen für Mobiltelefone mit
mehr als 10 Angestellten; der leitende Angestellte sei ermächtigt, alle relevanten
geschäftlichen Entscheidungen für die Nichtigkeitsklägerin zu treffen. Irrelevant sei
dagegen, ob auch die eingetragenen Geschäftsführer der Nichtigkeitsklägerin ih-
ren ständigen Aufenthalt in Deutschland hätten. Beim Sitz der Klägerin handle es
sich zudem nicht nur um ein virtuelles Büro; es könnten dort Schriftstücke wirksam
zugestellt werden, was schon ausreichen würde, einen Verwaltungssitz zu be-
gründen. Außerdem verfüge die europäische Vertriebsgesellschaft T…
mit Sitz in N… (…), deren 100%ige Tochtergesellschaft
die Klägerin sei, über ein Kapital von über 23 Millionen Euro. Die Einrede sei da-
her zurückzuweisen.

Den Vortrag der Nichtigkeitsklägerin bestreitet die Beklagte mit Nichtwissen und
führt aus, für den tatsächlichen Verwaltungssitz einer Gesellschaft sei der Tätig-
keitsort der Geschäftsführung und der dazu berufenen Vertretungsorgane maßge-
bend. Die Klägerin bestreite nicht, dass der Tätigkeitsort der Geschäftsführer
China sei. Der Tätigkeitsort der Angestellten der Klägerin sei für die Begründung
des Verwaltungssitzes nicht maßgebend, das Vorhandensein einer zustellungsfä-
higen Anschrift sei keine hinreichende Bedingung für den Verwaltungssitz. Auf die
Muttergesellschaft komme es nicht an, da diese nicht geklagt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Ak-
teninhalt verwiesen.

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II.

Dem Antrag, über den durch Beschluss zu entscheiden ist, wobei es einer mündli-
chen Verhandlung nicht bedarf (vgl. BGH Beschluss vom 25.01.2005,
GRUR 2005, 359), kann nicht stattgegeben werden.

Es lässt sich nicht feststellen, dass die Klägerin ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort
im Sinne des § 81 Abs. 6 PatG nicht in einem Mitgliedsstaat der Europäischen
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraum hat und deshalb zur Leistung einer
Prozesskostensicherheit verpflichtet wäre.

1.
§ 81 Abs. 6 PatG sieht vor, dass im Patentnichtigkeitsverfahren bestimmten aus-
ländischen Klägern die Leistung einer Sicherheit wegen der Kosten des Verfah-
rens aufgegeben werden kann. Die gesetzliche Regelung entspricht in ihrem Ge-
halt im Wesentlichen der über die Prozesskostensicherheit in den §§ 110 - 113
ZPO.

Nach § 110 Abs. 1 ZPO müssen Kläger, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt nicht in
einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum haben, und für die keine der
Ausnahmen des § 110 Abs. 2 ZPO eingreift, auf Verlangen des Beklagten wegen
der Prozesskosten Sicherheit leisten. Sinn und Zweck dieser Prozesskostensi-
cherheit ist es, den obsiegenden Beklagten vor Schwierigkeiten bei der Durchset-
zung seines Kostenerstattungsanspruchs zu bewahren, die typischerweise bei ei-
ner Vollstreckung außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen
Wirtschaftsraum und damit außerhalb der Anwendungsbereiche der EuGVVO
bzw. des Luganer Übereinkommens auftreten (BGH GRUR 2016, 1204 - Prozess-
kostensicherheit m. w. Nachw.; OLG Düsseldorf Urteil v. 16.03.2017, I-15 U 67/16,
juris; OLG Düsseldorf BeckRS 2015, 06771; OLG Karlsruhe NJW-RR 2008, 944;
OLG München BeckRS 2010, 18320).
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Bei einer juristischen Person wie der Klägerin richtet sich die Verpflichtung zur
Leistung von Prozesskostensicherheit danach, wo sich der Sitz des Unterneh-
mens im Sinne des § 17 ZPO befindet. Ob es insoweit auf den satzungsgemäßen
Sitz der juristischen Person (so OLG Schleswig BeckRS 2013, 02591) oder den
tatsächlichen Verwaltungssitz ankommt (so OLG Düsseldorf BeckRS 2015,
06771; OLG Karlsruhe NJW-RR 2008, 944; OLG München BeckRS 2010, 18320)
wurde in der höchstrichterlichen Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 2016,
1204 - Prozesskostensicherheit m. w. Nachw.) bisher offen gelassen (vgl. OLG
Düsseldorf Urteil v. 16.03. 2017, I-15 U 67/16, juris).

Für die Frage, ob Prozesskostensicherheit zu leisten ist, ist der tatsächliche Ver-
waltungssitz für eine nach deutschem Recht wirksam gegründete GmbH zumin-
dest dann maßgeblich, sofern die Klägerin - wie von der Beklagten behauptet - im
Inland und an ihrem satzungsmäßigen Sitz keinerlei Geschäftsräume oder sonst
eine zustellfähige Adresse unterhält. Denn dann richtet sich die Leistung der Pro-
zesskostensicherheit danach, ob die Beklagte vor den typischen Schwierigkeiten -
Anerkennung und Vollstreckung - zu schützen ist, die dadurch entstehen, dass sie
ihren Anspruch auf Kostenerstattung im Ausland realisieren muss (vgl. OLG
Karlsruhe, NJW-RR 2008, 944).

Maßgebend dafür, wo eine Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat, ist der Tätig-
keitsort der Geschäftsführung oder der sonst dazu berufenen Vertretungsorgane,
also der Ort, wo die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung ef-
fektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt werden (BGH GRUR 2016,
1204 - Prozesskostensicherheit m. w. Nachw.; OLG Düsseldorf BeckRS 2015,
06771; OLG Karlsruhe NJW-RR 2008, 944; OLG München BeckRS 2010, 18320).
Dies setzt jedenfalls eine gewisse organisatorische Verfestigung einschließlich
des Vorhandenseins von Räumlichkeiten voraus, in denen die Geschäftsfüh-
rungsorgane ihre Tätigkeit für das Unternehmen tatsächlich ausüben (vgl. OLG
Düsseldorf Urteil v. 16.03. 2017, I-15 U 67/16, juris).

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2.
Im vorliegenden Fall ist die Klägerin in beiden Fällen - gleich ob an den satzungs-
mäßigen Sitz oder an den tatsächlichen Verwaltungssitz anknüpfend - nicht zur
Leistung einer Prozesskostensicherheit verpflichtet.

Der satzungsgemäße Sitz der Klägerin ist in Deutschland. Die Klägerin ist im
Handelsregister mit der im Rubrum angegebenen Anschrift in Düsseldorf mit der
Rechtsform der Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingetragen. Es ist nicht
ersichtlich, dass die angegebene Sitz-Adresse der Klägerin nicht dauerhaft zu-
stellungsfähig ist. Da somit eine Vollstreckung der Form nach in Betracht kommt,
wäre die Geschäftstätigkeit der Klägerin und ihrer Geschäftsführer insoweit ohne
Relevanz (vgl. LG München, ZIP 2009, 1979).

Aber auch unter dem Gesichtspunkt der effektiven Unternehmensführung lässt
sich ein hiervon abweichender Verwaltungssitz der Klägerin außerhalb des Ge-
biets der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums nicht fest-
stellen. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Klägerin die tatsächliche
Verwaltung am satzungsgemäßen Sitz unter der Adresse der eingetragenen
GmbH in Düsseldorf ausübt.

Die Beklagte trägt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass die Voraussetzun-
gen des § 81 Abs. 6 PatG vorliegen (vgl. Schulte PatG 9. Aufl. § 81 Rdn. 204).
Das OLG Düsseldorf (Urteil v. 16.03.2017, I-15 U 67/16, Rdn. 34 - juris) hat zur
Darlegungs- und Beweislast der Beklagten für das Vorliegen der Voraussetzungen
des dieser Vorschrift entsprechenden § 110 Abs. 1 ZPO in den Gründen ausge-
führt: "Ihnen obliegt es Tatsachen vorzutragen, an Hand derer sich die genannte
negative Feststellung (...„gewöhnlicher Aufenthalt nicht in der Europäischen Union
...“) treffen lässt; ein schlichtes Bestreiten bzw. Bestreiten mit Nichtwissen der von
der Klägerin vorgetragenen Tatsachen, aus denen sich ein Sitz innerhalb der Eu-
ropäischen Union ergeben soll, genügt nicht. An die Vortragslast der Beklagten
dürfen allerdings keine überspannten Anforderungen gestellt werden. Sie haben
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keine eigenen Kenntnisse über die interne Organisationsstruktur der Klägerin und
können diese auch nicht von sich aus ermitteln. Der Klägerin ist die erforderliche
Aufklärung hingegen ohne weiteres möglich und auch zumutbar (sekundäre Dar-
legungslast: BGH GRUR 2016, 836 - Abschlagspflicht II; BGH WRP 2016, 731 –
jameda II; BGH GRUR 2014, 657 - BearShare, jeweils m. w. Nachw.). Es genügt
deshalb, dass die Beklagten plausible Anhaltspunkte aufzeigen, aus denen sich
ergibt, dass die Klägerin ihren tatsächlichen Verwaltungssitz nicht in der Europäi-
schen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum hat (OLG Hamm
BeckRS 2007, 06216; BeckOKZPO/Jaspersen ZPO § 110 Rn. 30). Gelingt dies,
trifft die Klägerin eine sekundäre Darlegungslast, welche jedoch weder zu einer
Umkehr der Beweislast noch zu einer über die prozessuale Erklärungslast (§ 138
Abs. 1, 2 ZPO) hinausgehenden Verpflichtung führt, den Beklagten alle für ihren
Prozesserfolg benötigten Informationen zu verschaffen. Es wird „nur“ im Rahmen
des Zumutbaren das substantiierte Bestreiten der behaupteten Tatsachen unter
Darlegung der für das Gegenteil sprechenden Tatsachen und Umstände verlangt.
Kommt die nicht beweisbelastete Partei ihrer sekundären Darlegungslast nach,
indem sie das Vorbringen der (primär) darlegungs- und beweisbelastenden Partei
substantiiert bestreitet, kommen die „normalen“ Regeln erneut zum Tragen. Der
beweisbelasteten Partei obliegt der Beweis (BGH GRUR 2014, 657 - BearShare;
BGH GRUR 2014, 578 - Umweltengel für Tragetasche; BGH NJW 2008, 982;
Laumen, in: Baumgärtel/Laumen/Prütting, Handbuch der Beweislast, 3. Aufl.,
Kap. 22, Rn. 35)."

Hierbei kann das Vorliegen der Voraussetzungen der Einrede des § 110 Abs. 1
ZPO (und des entsprechenden § 81 Abs. 6 PatG) im Freibeweisverfahren festge-
stellt werden, da es sich um eine Prozessvoraussetzung handelt (vgl. dazu OLG
Düsseldorf, a. a. O.).

Im vorliegenden Fall ist der Beklagten der Nachweis, dass die Klägerin ihren tat-
sächlichen Verwaltungssitz abweichend von ihrem satzungsgemäßen Sitz nicht in
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der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum hat, nicht ge-
lungen.

Die Beklagte hat zunächst in zulässiger Weise (pauschal) behauptet, dass die
Klägerin keinen Verwaltungssitz in Düsseldorf habe, ohne einen Ort außerhalb der
Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums namentlich zu be-
nennen, an dem die Klägerin ihren Verwaltungssitz haben soll. Dies hat sie damit
begründet, dass es sich bei der angegebenen Anschrift der Klägerin um ein „virtu-
elles Büro“ handle und der Tätigkeitsort beider Geschäftsführer der Klägerin sich
weder in Deutschland, in der EU oder in einem Vertragsstaat des Abkommens
über den europäischen Wirtschaftsraum befinde, so dass ihrer Meinung nach da-
von auszugehen sei, dass sie die grundlegenden Entscheidungen in China treffen
würden.

Die Klägerin ist dem Vorbringen der Beklagten mit näheren Ausführungen entge-
gen getreten und erklärt, sie betreibe nicht nur ein virtuelles Büro, sondern habe
ihren tatsächlichen Verwaltungssitz in Deutschland, an dem Schriftstücke wirksam
zugestellt werden. Bei der GmbH handle es sich um ein Vertriebsunternehmen für
Mobiltelefone mit mehr als 10 Angestellten; der leitende Angestellte,
T… (Country Manager), sei ermächtigt, alle relevanten geschäftlichen Ent-
scheidungen für die Nichtigkeitsklägerin zu treffen.

Diesem substantiierten Bestreiten der Klägerin mit plausiblen Ausführungen ist die
Beklagte mit weiteren rechtlichen Ausführungen entgegen getreten und hat den
Vortrag der Klägerin im Übrigen mit Nichtwissen bestritten. Damit bleibt es bei den
„normalen“ Regeln der Beweislast, wonach der Beklagten der Beweis obliegt.
Weitere Ausführungen, die den von der Klägerin plausibel erscheinenden Tatsa-
chenvortrag hätten erschüttern können, sind nicht erfolgt. Da das unsubstantiierte
Bestreiten der Beklagten durch Nichtwissen insoweit nicht ausreicht, hat die Be-
klagte für ihre von der Klägerin bestrittenen Behauptungen keinen Beweis erbracht
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und damit ihrer Beweislast nicht Genüge getan. Der Antrag auf Leistung der Pro-
zesskostensicherheit war daher zurückzuweisen.

Nur ergänzend wird darauf hingewiesen, dass eine kursorische Recherche des
Senats im Internet ergeben hat, dass die Klägerin unter der im Rubrum genannten
Anschrift auch tatsächlich als Vertriebsgesellschaft der Firma A… in Deutsch-
land tätig ist und Herr T… für diese Firma in leitender Funktion
auftritt, was das oben gefundene Ergebnis stützen dürfte.


Guth Hartlieb Brandt

Pr


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