BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




29 W (pat) 528/16
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Markenanmeldung 30 2015 043 019.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
26. Juli 2017 durch die Vorsitzende Richterin Dr. Mittenberger-Huber, die Richterin
Akintche und die Richterin Seyfarth

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beschlossen:

Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Mar-
kenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 17. März 2016 aufgehoben.


G r ü n d e

I.

Das Wort-/Bildzeichen



ist am 16. Mai 2015 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) geführte Register für die Dienstleistungen der

Klasse 35: Hilfe in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung; Beratung auf
dem Gebiet des Personalwesens; Unternehmensberatung

angemeldet worden.

Mit Beschluss vom 17. März 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA
die Anmeldung gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender
Unterscheidungskraft zurückgewiesen. Die erkennbar aus dem deutschen Wort
„Vorsprung“ und dem zum einfachsten englischen Grundwortschatz gehörenden,
allgemein geläufigen englischen Ausdruck „at work“ zusammengesetzte Wortfolge
werde von breiten inländischen Verkehrskreisen ohne weiteres und unmittelbar
nächstliegend im Sinne von „Vorsprung bei der Arbeit“ verstanden. Das Erreichen
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eines Vorsprungs (bei der Arbeit) sei ein grundsätzlich angestrebtes Ziel in der
Gesellschaft, insbesondere in der Wirtschaft. Die Wortfolge verspreche, dass
durch die Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen ein Vorsprung im
Arbeitsbereich gegenüber Konkurrenzunternehmen erzielt werde und enthalte
damit ausschließlich eine positive werbende Botschaft. Diese anpreisende allge-
meine Werbeaussage stehe im Vordergrund und werde von den maßgeblichen
Verkehrskreisen nur so und nicht als Herkunftshinweis verstanden. Auch die grafi-
sche Ausgestaltung sei nicht geeignet, dem Zeichen das notwendige Maß an Un-
terscheidungskraft zu vermitteln, da es sich lediglich um einfache werbeübliche
Gestaltungselemente handele.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sinngemäß be-
antragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen
Patent- und Markenamtes vom 17. März 2016 aufzuheben.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, der angemeldeten Marke könne die
Schutzfähigkeit nicht abgesprochen werden. Die Bezeichnung habe keinen ein-
deutigen Bedeutungsgehalt im Hinblick auf die beanspruchten Dienstleistungen.
Es sei ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand und ein Denkprozess bei den
angesprochenen Verkehrskreisen erforderlich, um eine irgendwie geartete Be-
deutung zu erfassen. Bei dem Zeichen handele es sich um ein künstliches, aus
zwei englischen und einem deutschen Begriff zusammengesetztes Wortgebilde,
das in dieser Form lexikalisch nicht existiere. Es seien mehrere Übersetzungs-
und Auslegungsvarianten denkbar. Selbst wenn man von der Bedeutung „Vor-
sprung bei der Arbeit“ ausgehen wollte, ergebe sich daraus kein klarer und un-
missverständlicher Sinngehalt in Bezug auf die umfassten Dienstleistungen. Ins-
besondere sei nicht klar, was ein „Vorsprung bei der Arbeit“ überhaupt sein sollte.
Es sei daher davon auszugehen, dass das angemeldete Zeichen einen her-
kunftshinweisenden Gesamteindruck vermittle.
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 MarkenG zulässige Beschwerde hat in der Sache Er-
folg.

Der Eintragung des angemeldeten Wort-/Bildzeichens
als Marke stehen hinsichtlich der beanspruchten
Dienstleistungen keine absoluten Schutzhindernisse entgegen.

1. Dem angemeldeten Zeichen fehlt nicht jegliche Unterscheidungskraft i. S. d.
§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a) Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer
Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel
aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als
von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren
oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet
(EuGH GRUR 2010, 228 Rn. 33 – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik];
GRUR 2008, 608 Rn. 66 f. – EUROHYPO; BGH GRUR 2016, 934 Rn. 9 – OUI;
GRUR 2015, 173 Rn. 15 – for you; GRUR 2013, 731 Rn. 11 – Kaleido;
GRUR 2012, 1143 Rn. 7 – Starsat). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht da-
rin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu
gewährleisten (EuGH a. a. O. – Audi AG/ HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH
a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungs-
kraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen,
so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutz-
hindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – OUI; a. a. O. – for you). Ebenso ist zu
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berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes – zusammenge-
setztes - Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so auf-
nimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise
zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 53 – Henkel KGaA ; BGH a. a. O.
Rn. 10 – OUI; a. a. O. Rn. 16 – for you; BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch;
MarkenR 2000, 420 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmel-
dezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten) sind ei-
nerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die
Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrneh-
mung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen
und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienst-
leistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rn. 24 – Matratzen Con-
cord/Hukla; GRUR 2004, 943 Rn. 24 – SAT 2; BGH WRP 2014, 449 Rn. 11 – grill
meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehen-
den beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674,
Rn. 86 - Postkantoor; BGH GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270
Rn. 11 – Link economy) oder die Zeichen sich auf Umstände beziehen, welche die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die
sich damit in einer beschreibenden Angabe erschöpfen (BGH GRUR 2014, 1204
Rn. 16 – DüsseldorfCongress; a. a. O. Rn. 16 – Gute Laune Drops; a. a. O. Rn. 23
– TOOOR!). Ferner kommt die Eignung, Waren oder Dienstleistungen ihrer
Herkunft nach zu unterscheiden, solchen Angaben nicht zu, die aus
gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten
Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer
entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als
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Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH GRUR 2016, 934 Rn. 12 – OUI;
GRUR 2014, 872 Rn. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rn. 26 – HOT;
GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat; GRUR 2012, 270 Rn. 11 - Link economy;
GRUR 2010, 640 Rn. 13 – hey!; GRUR 2009, 952 Rn. 10 – DeutschlandCard).

An die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Wortfolgen und Slogans sind
keine strengeren Maßstäbe anzulegen als bei sonstigen Wortzeichen (EuGH
GRUR Int. 2012, 914 Rn. 25 – Smart/HABM [WIR MACHEN DAS BESONDERE
EINFACH]; a. a. O. Rdnr. 36 – Audi/HABM [Vorsprung durch Technik];
GRUR 2004, 1027, Rn. 33 und 34 – Erpo Möbelwerk [Das Prinzip der
Bequemlichkeit]; BGH a. a. O. Rn. 17 – for you). Von mangelnder Unterschei-
dungskraft ist deshalb bei einer kürzeren Wortfolge lediglich bei beschreibenden
Angaben oder Anpreisungen und Werbeaussagen allgemeiner Art auszugehen
(BGH a. a. O. Rn. 14 – Gute Laune Drops). Der anpreisende Sinn einer angemel-
deten Wortfolge schließt allerdings deren Eignung als Herkunftshinweis nur dann
aus, wenn der Verkehr sie ausschließlich als werbliche Anpreisung versteht (BGH
a. a. O. Rn. 23 – OUI).

b) Gemessen an den vorgenannten Grundsätzen verfügt die angemeldete
Bezeichnung in Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen noch über das
erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

aa) Die für die Beurteilung der Unterscheidungskraft maßgeblichen angesproche-
nen Verkehrskreise, bei denen es sich im Wesentlichen um Führungskräfte der
mittleren und oberen Führungsebene, Geschäftsführer und Unternehmenschefs,
handelt, werden die angemeldete Zeichenfolge als „Vorsprung bei der Arbeit“ ver-
stehen.

bb) Die angemeldete Wortfolge setzt sich aus dem deutschen Wort „Vorsprung“
und den trotz Zusammenschreibung ohne weiteres erkennbaren englischen Wör-
tern „at“ und „work“ zusammen. Unter „Vorsprung“ versteht man gegenständlich
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einen vorspringenden Teil (z. B. einen Absatz, Erker oder Vorbau) bzw. im über-
tragenen Sinn einen „Abstand, um den jemand jemandem (räumlich, zeitlich, in
einer Wertung) voraus ist (im Sinne eines Vorteils) (vgl.
http://www.duden.de/rechtschreibung/Vorsprung). „at work“ bedeutet „bei der Ar-
beit, auf der Arbeit, in der Arbeit, in Betrieb, in Gang“ (http://dict.leo.org/german-
english/at%20work; http://www.dict.cc/englisch-deutsch/at+work.html). Dem ange-
sprochenen Publikum ist die Begriffskombination „at work“ in diesem Sinne auf-
grund seiner vielfältigen Verwendung in der Alltags- und Werbesprache geläufig
(vgl. BPatG, Beschluss vom 14.06.2017, 29 W (pat) 535/15 – Safe@work; Be-
schluss vom 14.04.2015, 29 W (pat) 2/13 – positive way at work; Beschluss vom
11.08.2010, 29 W (pat) 52/10 – consulting@work; Beschluss vom 22.03.2011,
27 W (pat) 528/10 – MAN AT WORK; Beschluss vom 23.10.2006,
30 W (pat) 74/04 – safe@work; Beschluss vom 19.06.2002, 32 W (pat) 152/01 –
success@work). Das Gesamtzeichen „Vorsprung at work“ wird daher von den hier
angesprochenen inländischen Verkehrskreisen im Sinne von „Vorsprung bei der
Arbeit“ verstanden werden, obwohl ein deutsches mit zwei englischen Wörtern
kombiniert wird. Denn der Verkehr ist an schlagwortartige deutsch-englische
Wortkombinationen in der Werbesprache gewöhnt (vgl. BPatG, Beschluss vom
20.01.2015, 29 W (pat) 122/12 – akku-net; Beschluss vom 24.03.2011,
30 W (pat) 37/10 – Sunlight Batterien).

cc) Trotzdem vermittelt die Wortfolge den angesprochenen inländischen
Verkehrskreisen aber – ohne einen gedanklichen Zwischenschritt – keinen er-
kennbaren beschreibenden Bezug zu den beanspruchten Dienstleistungen. Im
Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist eine derartige analysierende
Betrachtungsweise aber unzulässig, weil sich aus ihr keine in den Vordergrund
drängende, für den Durchschnittsverbraucher ohne weiteres ersichtliche Beschrei-
bung der Dienstleistungen ergibt (vgl. BGH GRUR 2014, 565 Rn. 24 – smartbook;
GRUR 2012, 270 Rn. 12 – Link economy). Das Zeichen ist daher durchaus geeig-
net, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen.
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Die von der Markenstelle unterstellte Bedeutung, man könne durch Inanspruch-
nahme der Dienstleistungen einen „Vorsprung im Arbeitsbereich gegenüber Kon-
kurrenzunternehmen“ erzielen bzw. „der Kunde [erreiche] einen Vorsprung bei der
Arbeit“, beruht bereits auf einer analytischen Herangehensweise. Diese Interpre-
tationen lassen zum einen offen, was mit „Vorsprung im Arbeitsbereich“ gemeint
sein soll: erzielt man einen zeitlichen Vorteil durch Inanspruchnahme der bean-
spruchten Dienstleistungen, d. h. kann die Arbeit schneller erledigt werden? Oder
beruht der Vorsprung vielmehr auf einem intellektuellen oder wirtschaftlichen Nut-
zen? Zum anderen wird in die Wortfolge hinein interpretiert, wem gegenüber der
Vorsprung bestehen soll, nämlich gegenüber einem Konkurrenzunternehmen. Bei
der Arbeit kann man aber nicht nur einen wirtschaftlichen Vorsprung gegenüber
einem Wettbewerber haben, sondern z. B. auch einen Wissensvorsprung gegen-
über den Kollegen. Auch welche Person/ welches Subjekt im Vorsprung ist, ergibt
sich nicht unmittelbar aus der angemeldeten Wortfolge. Nutzen aus dem gewon-
nenen Vorteil kann der Empfänger der Dienstleistung/der Kunde ziehen, weil die
Leistung durch effiziente Arbeit des Dienstleisters für ihn billiger wird, aber mög-
licherweise auch der Dienstleister selbst, indem er durch günstigere Arbeitsbedin-
gungen bessere Dienstleistungen anbieten kann. Insofern unterscheidet sich die
Wortfolge von dem Ausdruck „Vorsprung durch Arbeit“, der eine klare Aussage
dahingehend beinhaltet, dass man einen irgendwie gearteten (technischen, be-
triebswirtschaftlichen usw.) Vorsprung (gegenüber anderen) hat oder sich ver-
schafft, wenn man arbeitet. In der Alltags- und Werbesprache wird der Begriff
„Vorsprung“ immer in Bezug gesetzt zu einem zweiten Begriff, der beinhaltet,
wodurch ein Vorsprung entstehen kann. Folgende Verwendungsbeispiele lassen
sich zahlreich finden:

- „Vorsprung durch gesunde Arbeit“ (http://www.praekonet.de/; Bezeich-
nung eines Projekts zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit von Fach-
kräften;

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- „Vorsprung durch Wissen, Erfahrung, Kompetenz etc.“ (http://www.econ-
tel.de/vorsprung/);

- „Vorsprung durch Qualität“ (http://www.malteser-rettungs-
dienst.de/qualitaet-rettet-leben/vorsprung-durch-qualitaet.html);

- “Ein hartes Stück Arbeit" lässt den Vorsprung wachsen“
(https://www.freiepresse.de/SPORT/LOKALSPORT/ERZGEBIRGE/Ein-
hartes-Stueck-Arbeit-laesst-den-Vorsprung-wachsen-arti-
kel9878711.php#);

- „Vorsprung durch Innovation“; „Vorsprung durch Wissen“; „Vorsprung
durch Nachhaltigkeit“; „Vorsprung durch Ideen“ (www.slogans.de, Stich-
wort „Vorsprung durch“).

All diesen Beispielen ist gemein, dass es darum geht, wodurch man einen Vor-
sprung erreichen kann, nämlich durch Wissen, Erfahrung, Kompetenz, Innovation,
Nachhaltigkeit, Ideen etc.
Ein vergleichbar konkretisierbarer Sinngehalt ergibt sich bei der angemeldeten
Wortfolge jedoch nicht.
Somit fehlt dem Zeichen „ “ für die mit der
Anmeldung konkret beanspruchten Dienstleistungen nicht jegliche Unterschei-
dungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

2. Ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist wegen der fehlen-
den Eignung zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen ebenfalls

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nicht gegeben. Ausreichende Anhaltspunkte für eine im Anmeldezeitpunkt ver-
nünftigerweise zu erwartende zukünftige beschreibende Verwendung sind nicht
erkennbar.


Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth

Pr


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