BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT


29 W (pat) 524/16
_______________________
Aktenzeichen



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

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betreffend die Marke 30 2012 027 838

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 11. September 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Inhabers der angegriffenen Marke wird
der Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Pa-
tent- und Markenamts vom 7. Januar 2016 aufgehoben, soweit auf
den Widerspruch aus der Marke die Löschung der angegriffenen
Marke im Umfang der Dienstleistungen

„Werbung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile; Transportwe-
sen, Verpackung und Lagerung von Aufzügen und Liften und
Teilen von Aufzügen und Liften; Ausbildung“

angeordnet wurde. Auch im vorgenannten Umfang wird der Wi-
derspruch aus der Marke 301 06 880 zurückgewiesen.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die Wortmarke

BEMOBIL

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ist am 30. April 2012 angemeldet und am 22. August 2013 unter der Nummer
30 2012 027 838 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte
Register eingetragen worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 06: Transportable Bauten aus Metall, Schlosser- und
Kleineisenwaren, Metallrohre;
Klasse 07: Maschinen und Motoren, Vorrichtungen zur
Kraftübertragung;
Klasse 08: handbetriebene Geräte;
Klasse 12: Apparate zur Beförderung auf dem Lande;
Klasse 17: Halbfabrikate aus Kunststoff;
Klasse 35: Werbung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile, sani-
täre Anlagen und Apparate, Geschäftsführung, Unter-
nehmensverwaltung, Büroarbeiten;
Klasse 36: Finanzwesen, Mietkauf und Leasing von Aufzügen
und Liften, Elektromobilen und sanitären Anlagen und
Apparaten;
Klasse 37: Installation und Reparatur von Aufzügen und Liften;
Installation und Reparatur von sanitären Apparaten und
Anlagen;
Klasse 39: Transportwesen, Verpackung und Lagerung von
sanitären Anlagen und Apparaten, von Aufzügen und
Liften und Teilen von Aufzügen und Liften;
Klasse 41: Ausbildung;
Klasse 44: medizinische Dienstleistungen und Gesundheitspflege
für Menschen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 27. September 2013 veröffentlicht
wurde, hat der Inhaber der älteren Wortmarke 301 06 880

beromobil
- 4 -
Widerspruch erhoben. Die Widerspruchsmarke ist am 18. Juni 2001 eingetragen
worden für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 06: Rampen aus Metall;
Klasse 07: Aufzüge, manuell-, elektro- oder motorangetrieben;
Klasse 12: Elektrofahrzeuge; Rollstühle, manuell-, elektro- oder mo-
torangetrieben;
Klasse 37: Montage, Installation, Reparatur und Wartung von
Elektrofahrzeugen, Rampen aus Metall, Aufzügen, Roll-
stühlen, manuell-, elektro- oder motorangetrieben.

Mit Beschluss vom 7. Januar 2016 hat die Markenstelle für Klasse 35 des DPMA
im Umfang der oben fett gedruckten Waren und Dienstleistungen eine Verwechs-
lungsgefahr zwischen den beiden Marken festgestellt, die Löschung der angegrif-
fenen Marke in diesem Umfang angeordnet und im Übrigen den Widerspruch zu-
rückgewiesen. Zur Begründung hat sie ausgeführt, dass beim Waren- und
Dienstleistungsvergleich von der Registerlage auszugehen sei, weil eine Nichtbe-
nutzungseinrede nicht erhoben worden sei. Die sich gegenüberstehenden Waren
und Dienstleistungen seien im Umfang der Löschungsanordnung zum Teil iden-
tisch und zum Teil ähnlich. Die übrigen Waren und Dienstleistungen lägen aber
wegen fehlender relevanter Berührungspunkte außerhalb des Ähnlichkeitsbe-
reichs zu den Widerspruchswaren und -dienstleistungen; insoweit komme eine
Verwechslungsgefahr schon deshalb nicht in Betracht. Mangels entsprechender
Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung sei von durchschnittlicher
Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen. Beschreibende An-
klänge, die den Schutzumfang der Widerspruchsmarke reduzierten, seien nicht
ersichtlich. Den bei diesen Umständen zu fordernden deutlichen Markenabstand
halte die angegriffene Marke in klanglicher Hinsicht nicht ein. Die Vergleichswörter
stimmten in den Wortanfängen „be-/BE-„ und den Wortenden „-mobil“ vollständig
überein. Sie unterschieden sich nur durch die eingefügte unbetonte Zwischensilbe
„-ro-„; diese wenig auffällige Abweichung im Wortinneren reiche nicht aus, um
- 5 -
Verwechslungen in klanglicher Hinsicht auszuschließen. Zwar handle es sich bei
dem übereinstimmenden Bestandteil „-mobil“ um ein sachbezogenes Markenele-
ment, das auf die Eigenschaften und den Zweck der Waren und Dienstleistungen
hinweise; dennoch bleibe dieses Element im Gesamtgefüge der Marken nicht un-
berücksichtigt und trage zum verwechselbar ähnlichen Gesamtklangbild der Mar-
ken bei.

Gegen die Anordnung der Teillöschung in diesem Beschluss wendet sich die Be-
schwerde des Inhabers der angegriffenen Marke.

Er ist der Ansicht, dass eine Verwechslungsgefahr nicht bestehe. Unzutreffend sei
insbesondere die Feststellung der Markenstelle, dass der klangliche Gesamtein-
druck der Marken ähnlich sei. Denn die angegriffene Marke bestehe aus drei Sil-
ben, die Widerspruchsmarke dagegen aus vier Silben, so dass sich letztere durch
die Zwischensilbe „ro“ klanglich-akustisch wesentlich länger anhöre und so einen
erheblichen Unterschied darstelle. Desweiteren könne der Widerspruchsmarke nur
eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft beigemessen werden. Der
durchschnittlich informierte Verbraucher gehe nicht ohne weiteres davon aus,
dass es sich bei der Marke „beromobil“ um einen Fantasiebegriff handle; vielmehr
dränge sich auf, dass die Silbe „bero-„ als Abkürzung und Verweis auf den Inhaber
der Firma Be… Ro… zu verstehen sei, wie es im übrigen auch bei der ange-
griffenen Marke BEMOBIL der Fall sei; denn die Silbe „BE“ stehe auch hier für den
Markeninhaber BE…. Angesichts dessen handle es sich bei der Zwi-
schensilbe „ro“ keineswegs um eine unbetonte Silbe, denn die Aussprache des
Familiennamens des Beschwerdegegners sei keineswegs unbetont oder klanglos.
Bei der Frage der Beurteilung der Kennzeichnungskraft sei zudem maßgeblich
davon auszugehen, ob es sich um eine durch umfangreiche Benutzung und Wer-
bung gestärkte Marke handle. Insofern spiele es entgegen der Ausführungen der
Markenstelle sehr wohl eine Rolle, ob es abweichende Gestaltungen der konkur-
rierenden Marken wie z. B. Farbgebung, Homepage-Gestaltung, Außendarstellung
und Außenauftritt im Geschäftsverkehr bei deren tatsächlichen Verwendung gebe.
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Ebenso verhalte es sich mit der Frage, in welchen Absatzgebieten und in welchen
Größenordnungen die konkurrierenden Marken bzw. Unternehmen tätig seien. In-
sofern liege der Schluss nahe, dass es sich bei beromobil zwar um die ältere
Marke handle, im Vergleich zum angegriffenen Zeichen BEMOBIL jedoch um eine
völlig unbekannte Marke. Ungeachtet der Teilidentität oder Ähnlichkeit der Waren
und Dienstleistungen sei festzustellen, dass unter der Marke beromobil nicht ein
einziger Treppenlift verkauft worden sei, während die Marke BEMOBIL mit dem
Vertrieb von Treppenliften 95% ihres Gesamtumsatzes generiere, wobei der Be-
schwerdeführer in 2014 einen Jahresumsatz in Höhe von … Euro und in
2015 ca. … Euro erzielt habe. Zwar unterlägen Treppenlifte dem Schutz der
Widerspruchsmarke, der Beschwerdegegner habe jedoch hiervon keinen Ge-
brauch gemacht, was ohne weiteres in erheblichem Maße auf die Kennzeich-
nungskraft bzw. auf die erheblich unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft
durchschlage. Die Bekanntheit der angegriffenen Marke sei gekennzeichnet durch
die Tatsache ihrer anerkannten Mitgliedschaft im Firmenverbund Liftunion
Deutschland als Ansprechpartner für die ostdeutschen Bundesländer. Schließlich
sei der angegriffene Beschluss ermessensfehlerhaft, weil erhebliche Feststellun-
gen dazu, ob bei den Vergleichsmarken auch in schriftbildlicher oder begrifflicher
Hinsicht eine Verwechslungsgefahr in Betracht komme, unterblieben seien.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 35 des DPMA vom
7. Januar 2016 aufzuheben und den Widerspruch aus der Marke
301 06 880 vollständig zurückzuweisen.

Der Beschwerdegegner und Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

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Er hat sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht geäußert. Im Amtsverfahren
vor dem DPMA hat er vorgetragen, dass es sich bei den Parteien um Wettbewer-
ber auf dem Markt der Elektromobile und Treppenlifte handle. Die Vergleichswa-
ren und –dienstleistungen seien identisch oder ähnlich. Die Widerspruchsmarke
verfüge über durchschnittliche Kennzeichnungskraft; demgegenüber fehle es der
jüngeren Marke überwiegend an jeglicher Kennzeichnungskraft, weil „BEMOBIL“
in seiner Bedeutung „mobil sein“ bzw. „sei mobil“ im Hinblick auf die Waren und
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Beförderungsmitteln nur eine Eigenschaft
jener Beförderungsmittel beschreibe. Die Vergleichsmarken seien sich klanglich,
schriftbildlich und begrifflich ähnlich.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.


II.

Die nach §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 MarkenG zulässige Beschwerde ist teilweise be-
gründet.

Da nur der Inhaber der angegriffenen Marke Beschwerde eingelegt hat, sind allein
die Waren und Dienstleistungen verfahrensgegenständlich, auf die sich die Lö-
schungsanordnung der Markenstelle bezieht, nämlich „Transportable Bauten aus
Metall; Maschinen und Motoren, Vorrichtungen zur Kraftübertragung; Apparate zur
Beförderung auf dem Lande; Werbung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile; Fi-
nanzwesen, Mietkauf und Leasing von Aufzügen und Liften, Elektromobilen; In-
stallation und Reparatur von Aufzügen und Liften; Transportwesen, Verpackung
und Lagerung von Aufzügen und Liften und Teilen von Aufzügen und Liften; Aus-
bildung“.

Soweit sich die Löschungsanordnung auf die Dienstleistungen „Werbung für Auf-
züge und Lifte, Elektromobile; Transportwesen, Verpackung und Lagerung von
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Aufzügen und Liften und Teilen von Aufzügen und Liften; Ausbildung“ bezieht, ist
der Beschluss der Markenstelle aufzuheben; denn insoweit ist eine Verwechs-
lungsgefahr nicht zu besorgen. Im Übrigen teilt der Senat aber die Auffassung der
Markenstelle, dass zwischen den sich gegenüberstehenden Marken hinsichtlich
der weiteren verfahrensgegenständlichen Waren und Dienstleistungen eine klang-
liche Verwechslungsgefahr im Sinne von §§ 42 Abs. 2 Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 Mar-
kenG zu bejahen ist.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller
Umstände zu beurteilen. Dabei besteht eine Wechselbeziehung zwischen den in
Betracht zu ziehenden Faktoren, insbesondere der Identität oder der Ähnlichkeit
der Marken und der Identität oder Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren
Marke, so dass ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine er-
höhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann und um-
gekehrt (st. Rspr.; vgl. EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/ HABM;
GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 8 – PICARO/
PICASSO; BGH WRP 2017, 1104ff. – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke;
GRUR 2016, 1301 Rn. 44 – Kinderstube; GRUR 2016, 382 Rn. 19 – BioGourmet/
Biogourmet; GRUR 2015, 1004 Rn. 18 – IPS/ISP). Darüber hinaus können für die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a.
etwa die Art der Ware oder Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Ver-
kehrskreise und daraus folgend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu
erwartende Differenzierungsvermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrneh-
mung der Kennzeichen.

1. Zutreffend ist die Markenstelle bezüglich des Waren- und Dienstleistungsver-
gleichs von der Registerlage ausgegangen. Denn eine Einrede mangelnder Be-
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nutzung nach § 43 Abs. 1 MarkenG war und ist vom Inhaber der angegriffenen
Marke nicht erhoben worden.

Im Rahmen der allgemeinen Ausführungen des Beschwerdeführers zur Kenn-
zeichnungskraft der Widerspruchsmarke hat er vorgetragen, dass Treppenlifte
zwar dem Schutz der Widerspruchsmarke unterlägen, die Beschwerdegegnerin
jedoch hiervon keinen Gebrauch gemacht habe, was ohne weiteres in erhebli-
chem Maße auf die Kennzeichnungskraft durchschlage. Hierin kann nicht die
Erhebung der Nichtbenutzungseinrede nach § 43 Abs. 1 MarkenG gesehen
werden. Der Wille, die Benutzung der Widerspruchsmarke für die darunter ge-
schützten Waren und Dienstleistungen im Rahmen des Benutzungszwangs be-
streiten zu wollen, kommt in diesen Ausführungen des Beschwerdeführers nicht
ausreichend eindeutig zum Ausdruck, was aber notwendig wäre (vgl. Ströbele
in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 43 Rn. 31 und 32). Maßgeblich ist
daher allein die Registerlage.

Ausgehend von der Registerlage sind die verfahrensgegenständlichen Waren
der angegriffenen Marke identisch zu den Widerspruchswaren; die verfahrens-
gegenständlichen Dienstleistungen der angegriffenen Marke liegen teilweise im
höheren bis durchschnittlichen, teilweise nur im geringeren Ähnlichkeitsbereich
zu den Widerspruchswaren und –dienstleistungen.

Die verfahrensgegenständlichen Waren aus Klasse 6 „Transportable Bauten
aus Metall“ umfassen auch die Widerspruchswaren „Rampen aus Metall“ aus
dieser Klasse; bei den Waren der Klasse 7 der angegriffenen Marke „Maschi-
nen und Motoren, Vorrichtungen zur Kraftübertragung“ kann es sich um die Wi-
derspruchswaren „Aufzüge, manuell-, elektro- oder motorangetrieben“ handeln.

Unter den verfahrensgegenständlichen weiten Warenoberbegriff der Klasse 12
„Apparate zur Beförderung auf dem Lande“ können die Widerspruchswaren aus
dieser Klasse „Elektrofahrzeuge; Rollstühle, manuell-, elektro- oder motorange-
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trieben“ subsumiert werden. Im vorgenannten Umfang besteht daher Wa-
renidentität.

Ferner sind die Vergleichsdienstleistungen aus Klasse 37 „Installation, Repa-
ratur und Wartung von Aufzügen“ einerseits und „Installation und Reparatur von
Aufzügen und Liften“ identisch, wobei es sich bei einem „Lift“ (vgl. DUDEN on-
line unter www.duden.de) auch um einen „Aufzug“ handeln kann.

Im Umfang der übrigen beschwerdegegenständlichen Dienstleistungen aus den
Klassen 35, 36, 39 und 41 liegt eine hohe bis mittlere Ähnlichkeit bzw. allenfalls
eine Ähnlichkeit im Randbereich zu den Widerspruchswaren und –dienstleis-
tungen vor.

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle
erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Wa-
ren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art
der Waren und Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie
die Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren
oder Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder
Dienstleistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer
Kontrolle hergestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berüh-
rungspunkte aufweisen (EuGH GRUR 1998, 922 Rn. 15 – CANON; BGH
GRUR 2014, 488 Rn. 12 – DESPERADOS/DESPERADO). Soweit sich Dienst-
leistungen und Waren gegenüberstehen, ist anerkannt, dass trotz der grundle-
genden Abweichung zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleis-
tung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware grundsätz-
lich eine Ähnlichkeit in Betracht kommen kann (vgl. BGH GRUR 2004,
241 - GeDIOS; GRUR 1999, 731 – Canon II). Dazu muss bei den beteiligten
Verkehrskreisen der Eindruck aufkommen, dass Ware und Dienstleistung der
Kontrolle desselben Unternehmens unterliegen, sei es, dass das Dienstleis-
tungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb
- 11 -
der Ware befasst, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch
auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätigt (vgl. BGH GRUR 1989,
347 – MICROTRONIC). Angesichts der fehlenden Körperlichkeit ist für die
Beurteilung der Ähnlichkeit von Dienstleistungen untereinander in erster Linie
Art und Zweck, also der Nutzen für den Empfänger der Dienstleistungen sowie
die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich, dass die Dienstleistungen unter der
gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden (BGH, a. a. O. Rn. 21 - BioGour-
met/Biogourmet).

Ausgehend hiervon ist zwischen den angegriffenen Dienstleistungen aus
Klasse 36 „Finanzwesen, Mietkauf und Leasing von Aufzügen und Liften,
Elektromobilen“ und den Widerspruchswaren aus Klasse 7 „Aufzüge, manuell-,
elektro- oder motorangetrieben“ eine hohe Ähnlichkeit gegeben. Denn viele
Herstellerfirmen (wie z. B. Lifta, ThyssenKrupp, Antano Group, Sanimed, Gara-
venta Lift) führen nicht nur Aufzug- und Liftsysteme zum Verkauf – häufig auch
mit speziellen Finanzierungsangeboten –, sondern bieten diese auch als Miet-
objekt oder zum Leasen an.

Die weiteren Dienstleistungen der angegriffenen Marke aus Klasse 35 „Wer-
bung für Aufzüge und Lifte, Elektromobile“, aus Klasse 39 „Transportwesen,
Verpackung und Lagerung von Aufzügen und Liften und Teilen von Aufzügen
und Liften“ sowie aus Klasse 41 „Ausbildung“ liegen allenfalls im mittleren bis
eher entfernteren Ähnlichkeitsbereich zu den Widerspruchswaren und –dienst-
leistungen.

Zwar beziehen sich die verfahrensgegenständlichen Dienstleistungen der Klas-
sen 35 und 39 nach dem konkreten Wortlaut des Verzeichnisses ausdrücklich
auf die Produkte Aufzüge, Lifte sowie deren Teile und Elektromobile, also Wa-
ren wie sie zum Teil auch für die Widerspruchsmarke geschützt sind. Es ist
nach den Recherchen des Senats allerdings nicht feststellbar, dass solche
Werbe-, Transport-, Verpackungs- und Lagerungs- sowie Schulungsdienstleis-
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tungen regelmäßig selbständig für Dritte auch von den entsprechenden Waren-
herstellern, Fachhändlern oder auch Montage-, Installations-, Reparatur- und
Wartungsfirmen angeboten werden; vielmehr handelt es sich hierbei in der Re-
gel jeweils um unselbständige Hilfsdienstleistungen.

Ob zumindest der Umstand, dass Hersteller von Aufzügen und Liften für Fach-
händler oder Installations- und Wartungsfirmen entsprechende Schulungen an
ihren Waren anbieten oder diesen Werbemittel bereitstellen, es tatsächlich
rechtfertigt, eine durchschnittliche Ähnlichkeit zu den Widerspruchswaren der
Klasse 7 und 12 oder zu den Widerspruchsdienstleistungen der Klasse 37 zu
bejahen – wovon die Markenstelle ausgeht, woran aber durchaus Zweifel be-
stehen – muss letztlich nicht abschließend geprüft werden. Denn nur im Bereich
der identischen und hochgradig ähnlichen, nicht jedoch bei durchschnittlich
ähnlichen Waren und Dienstleistungen ist aus Sicht des Senats eine Ver-
wechslungsgefahr zu besorgen.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt über durchschnittliche Kennzeichnungskraft.
Anhaltspunkte für eine Steigerung oder Schwächung der Kennzeichnungskraft
sind nicht erkennbar.

Eine Schwächung der Kennzeichnungskraft und damit eine Verminderung des
Schutzumfangs kann nur durch benutzte Drittmarken herbeigeführt werden oder
liegt dann vor, wenn die ältere Marke eine schutzunfähige Angabe darstellt bzw.
sich an eine solche erkennbar anlehnt (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, Mar-
kenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 172ff). Ob einer Widerspruchsmarke von Haus aus eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, ist entgegen der rechts-
irrigen Auffassung des Beschwerdeführers unabhängig von der Benutzungslage
zu beurteilen (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 137).
Lediglich für die Frage, ob der Widerspruchsmarke wegen einer gesteigerten
Verkehrsbekanntheit ein über den durchschnittlichen Bereich hinausgehender
erweiterter Schutzumfang zukommt, ist deren Benutzung relevant. Eine Steige-
- 13 -
rung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ist hier vom Beschwer-
degegner aber schon nicht geltend gemacht worden. Eine etwaige intensive
Benutzung und Bekanntheit der angegriffenen Marke ist jedenfalls unbeachtlich.

Obgleich es sich bei dem in der Widerspruchsmarke enthaltenen Wort „-mobil“
(wie im Übrigen gleichermaßen bei der angegriffenen Marke) um einen be-
schreibenden und daher schutzunfähigen Markenteil handelt, weil es im Sinne
von „Mobilität“ auf den Zweck und die Bestimmung der Widerspruchswaren und
–dienstleistungen hinweist, ist der Widerspruchsmarke in ihrer Gesamtheit eine
durchschnittliche Kennzeichnungskraft zuzubilligen. Denn dem vorangestellten
Markenelement „bero-„ kommt keine ohne weiteres erkennbare und erst recht
keine beschreibende Bedeutung zu, so dass die Gesamtmarke „beromobil“ als
Fantasiebegriff aufgefasst wird. Selbst wenn die hier angesprochenen Ver-
kehrskreise in „bero“ die Kombination der Anfangsbuchstaben des Inhabers der
Widerspruchsmarke erkennen würden führte dies – anders als der Beschwer-
deführer ohne nähere Begründung angenommen hat – nicht zu einer verringer-
ten Kennzeichnungskraft. Denn zum einen sind Namensmarken als solche
ebenfalls in der Regel durchschnittlich kennzeichnungskräftig; zum anderen ist
keinerlei Grund ersichtlich oder vom Beschwerdeführer auch nur ansatzweise
vorgetragen worden, warum allein wegen einer solchen – auch erkannten –
Markenbildung ein unterdurchschnittlich kennzeichnungskräftiger Begriff ent-
stehen sollte. Vielmehr sind auch so gebildete Wörter im Einzelfall daraufhin zu
überprüfen, ob ein durchschnittlich kennzeichnungskräftiger Kunstbegriff vor-
liegt (vgl. beispielsweise das Kunstwort HARIBO als Abkürzung von „Hans Rie-
gel Bonn“) oder ob die konkrete Kombination aus Abkürzungen oder einzelnen
Buchstabenfolgen zu einem eigenständigen und ggf. beschreibenden Begriff
geführt hat (vgl. als fiktives Beispiel eine Kombination aus den Anfangsbuch-
staben des Namens Monika Biller zu „mobil“). „beromobil“ hat jedenfalls keine
die Widerspruchswaren oder –dienstleistungen beschreibenden Anklänge oder
gar einen beschreibenden Sinngehalt; dies gilt gleichermaßen selbst für den
- 14 -
Fall, dass der älteren Marke die Bedeutung „Bernhard Roth-mobil“ beigemes-
sen würde.

Es verbleibt daher bei einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke und damit einem normalen Schutzumfang (vgl. BGH
GRUR 2013, 833, 838, Rn. 55 – Culinaria/ Villa Culinaria, zu den Graden der
Kennzeichnungskraft).

3. Die hier relevanten Vergleichswaren und -dienstleistungen richten sich neben
dem Fachverkehr im Wesentlichen an breite Verkehrskreise; durch die Werbe-
dienstleistungen der Klasse 35 wird das unternehmerisch tätige Publikum an-
gesprochen. Angesichts der hier betroffenen – oft hochwertigeren und kosten-
intensiven – Spezialwaren und Dienstleistungen wird auch der Endverbraucher
sich vor einem Erwerb der Waren bzw. der Inanspruchnahme der Dienstleis-
tungen über diese informieren, so dass der Grad der Aufmerksamkeit insge-
samt etwas gesteigert ist.

4. Bei identischen und hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen und ei-
ner durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sind an
den zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr erforderlichen Markenabstand
strenge Anforderungen zu stellen. Im Bereich der durchschnittlichen und ent-
fernt ähnlichen Dienstleistungen sind die Anforderungen an den Markenabstand
entsprechend geringer. Den strengen Anforderungen an den Markenabstand
wird die angegriffene Marke aus Sicht des Senats trotz Anwendung einer etwas
erhöhten Sorgfalt in klanglicher Hinsicht nicht mehr gerecht.

Beim Markenvergleich ist von der Registerlage auszugehen, nicht von den Mar-
ken wie sie gegebenenfalls tatsächlich im Verkehr benutzt werden. Hierauf hat
bereits die Markenstelle zutreffend hingewiesen.

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Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Zeichen ist nach deren
Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-)Bild oder in der Bedeutung zu beurteilen, weil
Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in klanglicher, bildli-
cher und begrifflicher Hinsicht wirken können. Für die Bejahung der Marken-
ähnlichkeit reicht in der Regel bereits die Ähnlichkeit in einem dieser Wahrneh-
mungsbereiche aus; es genügt daher, wenn die Zeichen einander entweder im
(Schrift-)Bild oder im Klang oder in der Bedeutung ähnlich sind (vgl. BGH
GRUR 2017, 1104 Rn. 27 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2015,
1004 Rn. 22 – IPS/ISP; GRUR 2011, 824 Rn. 26 – Kappa).

a) In klanglicher Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass beim Zeichenvergleich
nicht allein auf die Wortanfänge „be-“ und „bero-“ abzustellen ist, denn diese
haben innerhalb der Vergleichsmarken keine prägende Stellung, weil der jewei-
lige weitere Markenteil „mobil“ für die angesprochenen Verkehrskreise nicht in
einer Weise zurücktritt, dass er für den Gesamteindruck vernachlässigt werden
kann (EuGH GRUR Int. 2010, 129 Rn. 62 - Aceites del Sur-Coosur SA/HABM
[La Espagnola/Carbonell]; GRUR 2007, 700 Rn. 41 – HABM/Shaker [Limon-
cello]; GRUR 2005, 1042 Rn. 28 f. – THOMSON LIFE; BGH GRUR 2008, 903
Rn. 18 – SIERRA ANTIGUO; GRUR 2006, 60 Rdnr. 19 - coccodrillo; Büscher
in: Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Medien-
recht, 3. Aufl., § 14 MarkenG Rn. 410). Zwar ist der Wortteil „-mobil“ – wie im
Zusammenhang mit der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bereits
erörtert – wegen der Bedeutung „mobil, beweglich“ rein beschreibend; auch
kennzeichnungsschwache oder beschreibende Angaben können jedoch beim
Zeichenvergleich Berücksichtigung finden, wenn sie mit weiteren Bestandteilen
eine Einheit bilden (BGH GRUR 2013, 1239 Rn. 35 – Volkswa-
gen/Volks.Inspektion; GRUR 2009, 1055 Rn. 30 – airdsl). Dies ist hier der Fall.

Zum einen bewirkt bereits die konkrete Schreibweise beider Marken jeweils
eine Klammerwirkung. Soweit zudem die angegriffene Marke dem angespro-
chenen Verkehr trotz der nicht korrekten Schreibweise Anklänge an die engli-
- 16 -
sche Aufforderung „be mobile“ im Sinne von „Sei mobil, sei beweglich“ vermit-
teln sollte, liegt insoweit ohnehin eine gesamtbegriffliche Aussage vor, die nicht
aufgegliedert wird. Zum anderen wird in Wortzusammensetzungen mit dem
nachgestellten Begriff „-mobil“ ein bestimmtes Gefährt bezeichnet, wie die Be-
griffe „Wohnmobil“, „Elektromobil“ bzw. „E-Mobil“, „Papamobil“ (=mit Panzerglas
geschütztes Auto für öffentliche Fahrten des Papstes, vgl. DUDEN online) oder
„Guidomobil“ (=blau/gelb gestaltetes Wohnmobil, das vom damaligen FDP-
Parteivorsitzenden Westerwelle für den Wahlkampf 2002 benutzt wurde; vgl.
Wikipedia, Stichwort: Projekt 18) belegen mögen. Die angesprochenen Ver-
kehrskreise haben daher keine Veranlassung, solche Begriffspaare zerglie-
dernd zu betrachten und sich alleine an einem der Bestandteile - hier nur „be“
oder „bero“ - zu orientieren; das Markenelement „mobil“ ist daher im Zeichen-
vergleich mit einzubeziehen, wobei allerdings der Verkehr sein Augenmerk
mehr auf die anderen Markenteile legen wird (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker,
a. a. O., § 9 Rn. 203 und 204).

Stehen sich demnach die Vergleichswörter „BEMOBIL“ und „beromobil“ gegen-
über, sind sie im klanglichen Gesamteindruck derart angenähert, dass im Be-
reich identischer und hochgradig ähnlicher Waren und Dienstleistungen eine
hinreichend sichere Unterscheidung nicht mehr gewährleistet ist. Die Marken
werden einerseits „be-mo-bil“ und andererseits „be-ro-mo-bil“ ausgesprochen.
Damit stimmen sie nicht nur in den beiden Endsilben, sondern auch in der An-
fangssilbe „be“ überein. Diese Gemeinsamkeiten erzeugen ein ähnliches Ge-
samtklangbild. Die Abweichungen durch die gering veränderte Vokalfolge „e-o-i“
einerseits und „e-o-o-i“ andererseits sowie die bei der Widerspruchsmarke zu-
sätzlich enthaltene – unbetonte - Zwischensilbe „-ro-“ stellen kein ausreichen-
des Gegengewicht zu den Übereinstimmungen im Übrigen dar. Wenn schließ-
lich noch berücksichtigt wird, dass die Marken im Verkehr nicht nebeneinander
aufzutreten pflegen und ein Vergleich aufgrund eines undeutlichen Erinne-
rungsbildes erfolgt, kann eine Verwechslungsgefahr nicht mehr verneint wer-
den.
- 17 -
Bei weniger strengen Anforderungen an den Markenabstand - die hier ab dem
Bereich der mittleren Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit gelten - reichen dage-
gen die Abweichungen durch diese zusätzliche Silbe im Wortinneren bei zudem
etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise aus, um eine klangliche
Verwechslungsgefahr ausschließen zu können.

b) Die klanglichen Übereinstimmungen werden auch nicht durch einen unter-
schiedlichen Bedeutungsgehalt der sich gegenüberstehenden Marken beseitigt.

Zwar kann eine nach dem Bild und/oder nach dem Klang zu bejahende Ver-
wechslungsgefahr der sich gegenüberstehenden Zeichen ausnahmsweise zu
verneinen sein, wenn zumindest einem der Zeichen ein klar erkennbarer ein-
deutiger Sinngehalt zukommt (EuGH GRUR Int. 2009, 397 Rn. 98 – OBELIX/
MOBILIX; GRUR 2010, 235 Rn. 19 – AIDA/AIDU). Dies setzt jedoch einen die
Zeichen unterscheidenden, ohne Weiteres erkennbaren konkreten Begriffsinhalt
voraus (BGH GRUR 2003, 1047 – Kellogg's/Kelly's); ein Sinngehalt, der sich
erst nach analytischer Betrachtung ergibt, reicht nicht aus (BGH a. a. O. Rn. 27
und 32 – Medicon-Apotheke/Medico Apotheke; GRUR 2004, 240, 241 – MI-
DAS/ medAS).

Der Umstand, dass einerseits der Anfang der Widerspruchsmarke „bero-„ als
Abkürzung und Verweis auf deren Inhaber Bernhard Roth verstanden werden
kann und andererseits die Silbe „BE“ der angegriffenen Marke als Hinweis auf
die Anfangsbuchstaben des Nachnamens des Markeninhabers BERNDT, ver-
mag nicht zu einem die Verwechslungsgefahr vermindernden oder gar aus-
schließenden abweichenden Sinngehalt zu führen, denn eine solcher ist für die
Verkehrskreise nicht ohne weiteres und sofort erfassbar. Die Ermittlung dieser
Bedeutungen setzt vielmehr jeweils eine zergliedernde und analysierende Be-
trachtung der Wortanfänge unter der (ohnehin nicht zulässigen) Berücksichti-
gung des jeweiligen Markeninhabers voraus, die jedoch zu unterbleiben hat.
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Gleiches gilt im Übrigen für die Ermittlung des möglichen Begriffsinhalts der an-
gegriffenen Marke im Sinne der Aufforderung „sei beweglich“.

Nach alledem kann wegen der strengen Anforderungen an den Markenabstand
eine unmittelbare Verwechslungsgefahr in klanglicher Hinsicht für die identischen
und hochgradig ähnlichen Waren und Dienstleistungen nicht verneint werden, was
insoweit bereits für die Löschung der angegriffenen Marke ausreicht (BGH,
GRUR 2008, 714, 715, Rdnr. 37 – idw). Die Beschwerde war daher insoweit zu-
rückzuweisen.

Im tenorierten Umfang, also bei den allenfalls mittelgradig ähnlichen Dienstleis-
tungen sind bei durchschnittlicher Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
und etwas erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise die Unterschiede der Ver-
gleichsmarken in klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht ausrei-
chend. Diesbezüglich hat die Beschwerde daher Erfolg.

Zu einer Kostenauferlegung aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 Satz 1
MarkenG bietet der Streifall keinen Anlass.


Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur
statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg
abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die
Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
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Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden.


Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth

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