BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT


29 W (pat) 13/14
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Aktenzeichen


B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…
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betreffend die Marke 30 2011 043 337

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts im
schriftlichen Verfahren am 26. Juli 2017 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richte-
rin Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richterinnen Akintche und Seyfarth

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.


G r ü n d e

I.

Die Wortmarke
sport11

ist am 5. August 2011 angemeldet und am 9. Januar 2012 in das beim Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden für die Wa-
ren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Zeitungen;
Klasse 35: Werbung, Vermietung von Werbeflächen im Internet.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 10. Februar 2012 veröffentlicht wurde,
hat die Beschwerdeführerin Widerspruch erhoben aus zwei Kennzeichen, nämlich

1. aus ihrer farbig (schwarz, weiß, orange, gelb) ausgestalteten Wort-/Bildmarke
30 2010 001 764
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die am 5. Januar 2010 angemeldet und am 4. März 2010 eingetragen wurde für
zahlreiche Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9, 16, 24, 25, 26, 28, 35,
38, 41, 42 und 45, unter anderem auch für die Waren und Dienstleistungen der

Klasse 16: Druckereierzeugnisse;
Klasse 35: Werbung; Vermietung von Werbeflächen, auch im In-
ternet sowie von Werbezeit in Kommunikationsme-
dien;

2. aus ihrem Unternehmenskennzeichen

Sport1 GmbH

das sie seit dem 29. März 2010 als solches im geschäftlichen Verkehr unter ande-
rem für

„Druckereierzeugnisse, Werbung; Vermietung von Werbeflächen
im Internet“

benutze. Dem beigefügten Handelsregisterauszug ist zu entnehmen, dass die Wi-
dersprechende seit 29. März 2010 unter „Sport1 GmbH“ firmiert; als Unterneh-
mensgegenstand war bis 30. Juli 2010 „Betrieb eines Fernsehsenders sowie alle
damit zusammenhängenden Geschäfte“ und ist seitdem „Betrieb von Fernsehsen-
dern und Entwicklung, Vermarktung und Veranstaltung jedweder digitaler Medien
und Mediendienste“ eingetragen.

Mit Beschluss vom 26. November 2013 hat die Markenstelle für Klasse 16 des
DPMA die Verwechslungsgefahr sowohl zwischen der angegriffenen Marke und
- 4 -
der Widerspruchsmarke als auch zwischen der angegriffenen Marke und dem Un-
ternehmenskennzeichen der Widersprechenden verneint und die Widersprüche
zurückgewiesen.

Die Vergleichswaren und -dienstleistungen seien zwar identisch. Dennoch be-
stehe keine Verwechslungsgefahr; dies gelte selbst dann, wenn der Wider-
spruchsmarke eine erhöhte Kennzeichnungskraft zugebilligt werden würde. Denn
der Zeichenbestandteil „11“ in der angegriffenen Marke und der Zeichenbestand-
teil „1“ in der Widerspruchsmarke führten zu einem ausreichenden Abstand in
klanglicher, schriftbildlicher und begrifflicher Hinsicht, so dass eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr nicht zu besorgen sei. Auch eine Verwechslungsgefahr auf-
grund gedanklichen Inverbindungbringens bestehe nicht. Bei der Widerspruchs-
marke handle es sich um eine Wort-/Bildmarke, bei der angegriffenen Marke da-
gegen um eine Wortmarke, so dass die jüngere Marke nicht wie eine Spezifizie-
rung der älteren Marke wirke. Die Marke „sport11“ reihe sich auch nicht in eine
Markenserie der Widersprechenden mit den Bestandteilen Sport1 ein, denn es
enthalte dieses Element nicht in abgegrenzter Form. Zudem sei der gemeinsame
Bestandteil „sport“ kennzeichnungsschwach, sodass auch dieses Element sich
nicht dafür eigne, als Hauptbestandteil einer Serie zu dienen. Für andere Arten der
Verwechslungsgefahr bestünden keine hinreichenden Anhaltspunkte. Schließlich
bestehe auch kein Löschungsanspruch nach §§ 5 Abs. 2, 12, 15 MarkenG.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden.

Sie trägt vor, dass zwischen den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen
Marke und der Widerspruchsmarke vollständige Identität bestehe. Angesproche-
ner Verkehrskreis sei der sportinteressierte Verkehr und damit der durchschnittlich
informierte, aufmerksame und verständige Endverbraucher. Es liege, anders als
die Markenstelle meine, eine schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit zwischen
der Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke vor, so dass eine unmittel-
bare Verwechslungsgefahr zu bejahen sei. Darüber hinaus sei das Widerspruchs-
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zeichen „sport1“ vollständig in dem angegriffenen Zeichen übernommen worden
und habe in diesem aufgrund der langjährigen Benutzung und der dadurch ent-
standenen erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke eine selbstän-
dig kennzeichnende Stellung. Zugunsten der Widersprechenden sowie mit ihr ver-
bundener Unternehmen seien zudem zahlreiche weitere Marken mit dem Zei-
chenbestandteil „sport1“ in das vom DPMA geführte Register eingetragen worden.
Dadurch bestehe zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr zwischen der
Widerspruchsmarke und der angegriffenen Marke.

Entsprechende Argumente führt die Beschwerdeführerin auch hinsichtlich einer
Verwechslungsgefahr zwischen der angegriffenen Marke und dem Unterneh-
menskennzeichen an. Mit Schriftsatz vom 10. Februar 2017 hat sie Unterlagen
zum Nachweis der Benutzung ihres geltend gemachten Unternehmenskennzei-
chens in den Geschäftsfeldern „Druckereierzeugnisse, Werbung; Vermietung von
Werbeflächen im Internet“ vorgelegt. Aufgrund der vorgelegten Nachweise, der
Bekanntheit des Fernsehsenders „Sport1“, dem Betrieb des im deutschsprachigen
Bereich führenden (Online-)Sportportals „Sport1“ und der langjährigen Benutzung
verfüge auch ihr Unternehmenskennzeichen über eine gesteigerte Kennzeich-
nungskraft.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,
den Beschluss der Markenstelle vom 26. November 2013 aufzu-
heben und die Eintragung der angegriffenen Marke zu löschen.

Die Beschwerdegegnerin und Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,
die Beschwerde der Widersprechenden zurückzuweisen.
Zutreffend habe die Markenstelle eine Verwechslungsgefahr zwischen den sich
jeweils gegenüberstehenden Kennzeichen abgelehnt. Das Wort „Sport“ besitze
eindeutig eine Kennzeichnungsschwäche, so dass sich der Verkehr verstärkt an
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den Zahlen orientiere. Vergleiche man die Marken trete schon optisch ein deutli-
cher Unterschied zu Tage. Bezüglich des Unternehmenskennzeichens finde sich
neben den Zahlen und dem gesellschaftsrechtlichen Zusatz „GmbH“ auch eine
Unterscheidung in dem Element „Sport/sport“, ausgelöst durch Groß- und Klein-
schreibung. Die schriftbildliche Wahrnehmung sei daher geeignet, eine Ver-
wechslung auszuschließen. Sie ist ferner der Auffassung, dass der Vortrag der
Widersprechenden und die von ihr auch ergänzend eingereichten Unterlagen eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft für die Widerspruchswaren „Druckereierzeug-
nisse“ und die Widerspruchsdienstleistungen „Werbung“ nicht zu belegen vermö-
gen, weil Angaben zu Auflagenstärke, Umsatzangaben, Marktanteilen und Anga-
ben zur Bekanntheit weiterhin fehlten. Sie weist ferner darauf hin, dass sie selbst
ausweislich der Gewerbeanmeldung bereits seit dem Jahr 2005 unter der Be-
zeichnung „sport11“ tätig sei; diese Tätigkeit erstrecke sich im Wesentlichen auf
das Betreiben eines Online-Magazins unter der Bezeichnung „sport11 …das regi-
onale Sportportal.!“. Dagegen sei die Beschwerdeführerin unter der jetzigen Marke
erst am 11. April 2010 durch Zusammenschluss entstanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die gemäß § 66 MarkenG zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist unbe-
gründet.

Zwischen der angegriffenen Wortmarke 30 2011 043 337 und der älteren Wort-/
Bildmarke 30 2010 001 764 besteht keine Verwechslungsgefahr, so dass ein Lö-
schungsanspruch der Widersprechenden nach §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2
Nr. 1 i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu verneinen ist. Ferner sind auch die Vo-
raussetzungen für die Löschung der angegriffenen Marke wegen des Wider-
spruchs aus dem Unternehmenskennzeichen nach §§ 43 Abs. 2 Satz 1, 42 Abs. 2
Nr. 4 i. V. m. §§ 12, 5, 15 Abs. 2 und Abs. 4 MarkenG nicht gegeben, weil die Be-
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schwerdeführerin und Widersprechende das Bestehen eines solchen älteren
Kennzeichens für die hier geltend gemachten Geschäftsfelder nicht im erforderli-
chen Umfang nachgewiesen hat. Die Beschwerde der Widersprechenden muss
daher erfolglos bleiben.

Soweit die Beschwerdegegnerin darauf hinweist, dass sie ausweislich der Gewer-
beanmeldung bereits seit dem Jahr 2005 unter der angegriffenen Bezeichnung
„sport11“ (nämlich „sport11 …das regionale Sportportal.!“ für ein Online-Magazin)
tätig ist - also deutlich früher als die Beschwerdeführerin unter ihrem jetzigen Wi-
derspruchskennzeichen -, ist dieses Vorbringen im hiesigen Beschwerdewider-
spruchsverfahren unbeachtlich; der darin offensichtlich liegende Einwand, der In-
haberin der angegriffenen Marke stünden ihrerseits möglicherweise ältere Kenn-
zeichenrechte zu, könnte allenfalls im Wege einer Eintragungsbewilligungsklage
(§ 44 MarkenG) bzw. einer Löschungsklage (§ 55 MarkenG) geltend gemacht
werden (vgl. hierzu Kirschneck in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 42
Rn. 62).

A. Widerspruch aus Wort-/Bildmarke 30 2010 001 764

Der zulässige Widerspruch aus der Marke 30 2010 001 764 ist unbegründet, weil
eine Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichsmarken nicht vorliegt.

Die Frage der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller
Umstände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Fakto-
ren der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Wa-
ren oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren
Marke zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der
Marken durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistun-
gen oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098 Rn. 44 – Calvin Klein/
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HABM; GRUR 2010, 933 Rn. 32 – Barbara Becker; GRUR 2006, 237 Rn. 18
- PICARO/PICASSO; BGH GRUR 2012, 1040 Rn. 25 – pjur/pure; GRUR 2010,
235 Rn. 15 – AIDA/AIDU; GRUR 2009, 484 Rn. 23 – METROBUS; GRUR 2008,
905 Rn. 12 – Pantohexal; GRUR 2008, 258 Rn. 20 – INTERCONNECT/T-Inter-
Connect; GRUR 2006, 859 Rn. 16 – Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60 Rn. 12
- coccodrillo m. w. N.). Darüber hinaus können für die Beurteilung der Verwechs-
lungsgefahr weitere Faktoren relevant sein, wie u. a. etwa die Art der Ware oder
Dienstleistung, die im Einzelfall angesprochenen Verkehrskreise und daraus fol-
gend die zu erwartende Aufmerksamkeit und das zu erwartende Differenzierungs-
vermögen dieser Verkehrskreise bei der Wahrnehmung der Kennzeichen.

1. Ausgehend von der hier maßgeblichen Registerlage besteht zwischen den sich
gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen Identität. Die Waren der
Klasse 16 „Zeitungen“ der angegriffenen Marke sind von dem Oberbegriff „Dru-
ckereierzeugnisse“ der Klasse 16 der Widerspruchsmarke umfasst. Die Dienst-
leistungen der Klasse 35 „Werbung, Vermietung von Werbeflächen im Internet“
der angegriffenen Marke sind identisch bzw. nahezu wortgleich im Verzeichnis
der Widerspruchsmarke enthalten.

2. Die Widerspruchsmarke verfügt von Haus aus über eine durchschnittliche
Kennzeichnungskraft. Ausreichende Anhaltspunkte für eine Schwächung oder
Steigerung der Kennzeichnungskraft sind nicht erkennbar.

Zwar handelt es sich bei dem in der älteren Marke enthaltenen Wortbestandteil
„SPORT“ um eine schutzunfähige, weil beschreibende Angabe, was im Übrigen
gleichermaßen für den Bestandteil „sport“ in der angegriffenen Marke gilt. In
Kombination mit der nachgestellten, grafisch ausgestalteten Zahl 1 ist jedoch
die Widerspruchsmarke nicht beschreibend oder werblich anpreisend. Es lässt
sich nicht feststellen, dass „SPORT1“ bei den hier relevanten Widerspruchswa-
ren und -dienstleistungen nur als Hinweis auf eine Spitzenstellung oder als
Hinweis auf ein einziges Sportangebot verstanden wird. Auch lässt sich nicht
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feststellen, dass bei den Waren „Druckereierzeugnisse“ oder den Dienstleistun-
gen „Werbung, Vermietung von Werbeflächen, auch im Internet sowie von
Werbezeit in Kommunikationsmedien“ die Eins nur als Ordnungszahl verstan-
den wird. Schließlich kommt die Wort-/Zahlkombination nicht als Themen- und
Inhaltsangabe in Betracht. Von einer Kennzeichnungsschwäche der grafisch
ausgestalteten Widerspruchsmarke insgesamt ist daher nicht ausgehen.

Umgekehrt ist der Widerspruchsmarke aber auch keine erhöhte Kennzeich-
nungskraft beizumessen, weil eine solche von der Beschwerdeführerin nicht
ausreichend belegt ist.

Für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft durch eine gesteigerte
Verkehrsbekanntheit bedarf es hinreichend konkreter Angaben zum Marktanteil,
zu Intensität, geografischer Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke,
zum Werbeaufwand des Unternehmens inklusive Investitionsumfang zur Förde-
rung der Marke sowie gegebenenfalls zu demoskopischen Befragungen zwecks
Ermittlung des Anteils der beteiligten Verkehrskreise, die Waren und Dienst-
leistungen auf Grund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen
stammend erkennen (BGH GRUR 2008, 903 Rn. 13 – SIERRA ANTIGUO). Die
Voraussetzungen für die erhöhte Kennzeichnungskraft müssen im Zeitpunkt der
Anmeldung der angegriffenen Marke vorgelegen haben und zum Zeitpunkt der
Entscheidung noch fortbestehen.

Es kann dahinstehen, ob die Kennzeichnungskraft wegen der geltend gemach-
ten langjährigen Benutzung der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit
dem Betrieb eines Fernsehsenders und eines Sportinformationsportals hierfür
gesteigert ist; denn jedenfalls fehlen die erforderlichen konkreten Angaben in
Bezug zu den die Identität begründenden Widerspruchswaren und -dienstleis-
tungen „Druckereierzeugnisse“ und „Werbung, Vermietung von Werbeflächen,
auch im Internet sowie von Werbezeit in Kommunikationsmedien“.
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Es ist daher von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft auszugehen.

3. Die relevanten Waren der Klasse 16 „Zeitungen“ richten sich an den durch-
schnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Endverbraucher. In
Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 35 „Werbung, Vermietung von Wer-
beflächen im Internet“ sind die angesprochenen Verkehrskreise Unternehmer
sowie Angehörige der unternehmerischen Führungsebene. Daher ist insoweit
ein etwas höherer Grad an Aufmerksamkeit anzunehmen.

4. Bei dieser Ausgangslage hat die angegriffene Marke zur Vermeidung einer mar-
kenrechtlich relevanten Verwechslungsgefahr einen deutlichen Abstand zur Wi-
derspruchsmarke einzuhalten; diesen Anforderungen an den Markenabstand
wird sie aber gerecht.

a) In schriftbildlicher Hinsicht unterscheiden sich die angegriffene Marke
„sport11“ und die Widerspruchsmarke ausreichend voneinander.

Die angegriffene Marke ist eine Wortmarke, so dass dem Markenvergleich in-
soweit alle verkehrsüblichen Wiedergabeformen – hier z. B. auch SPORT11
oder Sport11 – zugrunde gelegt werden können. Im Gegensatz dazu handelt es
sich bei der Widerspruchsmarke um eine Wort-/Bildmarke mit einer besonderen
grafischen Ausgestaltung dahingehend, dass das Wort „SPORT“ in weißer
Schrift auf dunklem Grund gehalten ist. Der dunkle Grund ist in Form eines Pa-
rallelogramms ausgestaltet, am rechten Ende sind ein gelber schräger Strich
sowie ein gelber senkrechter Strich, die zusammen eine „1“ zeigen, zu erken-
nen. Anders als die Beschwerdeführerin meint, wird die Grafik der älteren Mar-
ke in das visuelle Erinnerungsbild mit aufgenommen und kann beim Mar-
kenvergleich nicht unberücksichtigt bleiben, so dass eine entsprechende Unter-
scheidbarkeit dadurch ohne weiteres gegeben ist.
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b) Ebenso unterscheidet sich die angegriffene Marke „sport11“ in klanglicher
Hinsicht ausreichend von der Widerspruchsmarke .
Bei der Feststellung des klanglichen Gesamteindrucks einer Wort-/Bildmarke
- wie hier der Widerspruchsmarke - ist von dem in ständiger Rechtsprechung
anerkannten Erfahrungssatz auszugehen, dass der Wortbestandteil - sofern er
kennzeichnungskräftig ist - den Gesamteindruck prägt, weil er die einfachste
Möglichkeit bietet, die Marke zu benennen (vgl. BGH, GRUR 2014, 378 Rn. 39
– OTTO CAP). Zudem ist für den phonetischen Zeichenvergleich maßgeblich,
wie die Marken von den angesprochenen Verkehrskreisen mündlich wiederge-
geben werden, wenn sie die Marke in ihrer registrierten Form vor sich haben.
Die klangliche Wiedergabe kann dabei auch durch die grafische Gestaltung der
Marke beeinflusst werden. Grafisch gestaltete Markenbestandteile können da-
her wegen unsicherer oder schwieriger Aussprache hinter klar und eindeutig
auszusprechenden Bestandteilen zurücktreten (BPatGE 51, 261 – pn print-
net/PRINECT; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 9 Rn. 280).

Eine Prägung und damit Benennung beider Marken nur durch den Wortbe-
standteil „Sport/sport“ - wie auch ein klanglicher Vergleich von „sport11“ und
„Sport“ - ist aus Rechtsgründen nicht möglich. Bei dem in der älteren Marke
enthaltenen Wortbestandteil „Sport“ handelt es sich um eine schutzunfähige,
nicht unterscheidungskräftige und freihaltebedürftige Angabe, so dass dem
Wort „Sport“ allein aus normativen Gründen die Eignung zur Prägung abge-
sprochen werden muss. Ein schutzunfähiger Einzelbestandteil ohne Kenn-
zeichnungskraft kann nämlich aus Rechtsgründen eine Prägung des Gesamt-
eindrucks einer kombinierten Marke nicht bewirken (vgl. BGH GRUR 2013, 68,
Rn. 43 – Castell/VIN CASTEL; GRUR 2007, 1071, Rn. 36, 37 – Kinder II).

Da die gelben Striche in relevantem Umfang als Zahl 1 erkannt werden, ist mit
einer Benennung der Widerspruchsmarke mit der kennzeichnungskräftigen
Wort-/Zahlkombination „Sport1“ zu rechnen. Die angegriffene Wortmarke
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„sport11“ wird zweifellos „sport-elf“ ausgesprochen; eine Benennung mit „sport
eins eins“ liegt aus Sicht des Senats fern.

Stehen sich demnach bei einem klanglichen Vergleich die Wörter „sport11“,
ausgesprochen „sport-elf“, und „Sport1“, ausgesprochen „sport-eins“, gegen-
über, stimmen zwar die Wortanfänge überein, allerdings ist der übereinstim-
mende Bestandteil „Sport“/sport“ schutzunfähig bzw. kennzeichnungsschwach.
Das Hauptaugenmerk wird daher auf die abweichenden Angaben, also die
nachfolgenden Zahlen gelegt. Der angesprochene Verkehr wird – weil sich ihm
die Bedeutung der abweichenden Zahlen sofort aufdrängt und dies die Unter-
scheidbarkeit erleichtert – die Unterschiede von „Sport eins“ und „sport elf“ oh-
ne weiteres bemerken, so dass er die Marken klanglich nicht füreinander hält.

c) Angesichts der unterschiedlichen Zahlenwerte ist auch nicht von einer be-
grifflichen Markenähnlichkeit auszugehen.

Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr ist daher nicht zu bejahen.

d) Auch eine Verwechslungsgefahr durch gedankliches Inverbindungbringen
im Sinne von § 9 Abs. 1 Nr. 2 HS. 2 MarkenG ist nicht zu besorgen.

Eine Serienmarkenverwechslung kommt nicht in Betracht. Die Beschwerdefüh-
rerin hat vorliegend zwar 21 Marken aufgeführt, die den Bestandteil „SPORT1“
enthalten. Von diesen 21 Marken wurden allerdings lediglich acht Marken vor
dem Anmeldetag der angegriffenen Marke angemeldet. Zudem sind diese Mar-
ken nicht nach einem bestimmten Prinzip einheitlich gebildet und ist zur Benut-
zung der geltend gemachten Serie nicht ausreichend vorgetragen worden. Nicht
zuletzt wäre dies auch unbehelflich, weil sich die angegriffene Marke ohnehin
nicht in eine solche Zeichenserie einfügen würde; denn die als Stammbestand-
teil allenfalls in Betracht kommende Kombination „sport1“ ist schon nicht eigen-
ständig identisch oder wesensgleich in die angegriffene Marke übernommen
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worden. Aus dem gleichen Grund ist schließlich eine Markenusurpation nicht zu
bejahen.

Anhaltspunkte für andere Arten der Verwechslungsgefahr sind weder vorgetra-
gen noch erkennbar.

B) Widerspruch aus dem Unternehmenskennzeichen „Sport1 GmbH“

Der Widerspruch aus dem geltend gemachten Unternehmenskennzeichen dringt
ebenfalls nicht durch.

1. Der Widerspruch ist zwar zulässig; die obligatorischen Angaben, die nach § 65
Abs. 1 Nr. 4 MarkenG i. V. m. § 30 Abs. 1 S. 2 MarkenV zur Identifizierung bzw.
Spezifizierung des geltend gemachten Widerspruchskennzeichens innerhalb
der Widerspruchsfrist gefordert werden, sind im Widerspruchsschriftsatz vom
10. Mai 2012 und der mitübersandten Anlage enthalten.

Soweit im Amtsverfahren zunächst bezüglich des angegebenen Gegenstands
des hier geltend gemachten Unternehmenskennzeichens Zulässigkeitsbeden-
ken geäußert (im Beschluss aber nicht mehr thematisiert) wurden, greifen diese
nicht. Als Tätigkeits- bzw. Geschäftsbereich, für die das Unternehmenskennzei-
chen geschützt sein solle, sind bei Einlegung des Widerspruchs ausdrücklich
folgende Angaben zu finden: „Der Widerspruch stützt sich auf sämtliche Wa-
ren/Dienstleistungen, für die das Unternehmenskennzeichen benutzt wurde,
u. a. „Druckereierzeugnisse, Werbung, Vermietung von Werbeflächen im Inter-
net“. Weitere Bereiche, für die das Kennzeichenrecht benutzt worden sei, sind
nicht aufgeführt. Dass demgegenüber im beigefügten Handelsregisterauszug
als Gegenstand des Unternehmens seit 30. Juli 2010 die Angabe „Betrieb von
Fernsehsendern und Entwicklung, Vermarktung und Veranstaltung jedweder
digitaler Medien und Mediendienste“ aufgeführt ist, gibt zu Zweifeln an der Zu-
lässigkeit des Widerspruchs keinen Anlass. Durch die konkrete Nennung der
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Tätigkeitsgebiete Druckereierzeugnisse, Werbung, Vermietung von Werbeflä-
chen im Internet innerhalb der Widerspruchsfrist ist die Widersprechende (nur)
insoweit ihrer Verpflichtung aus § 30 MarkenV für die erforderliche eindeutige
Identifizierung des Rechts nachgekommen (für weitere Tätigkeitsfelder jedoch
nicht). Ob dann für diese Geschäftsfelder tatsächlich ein prioritätsälteres Kenn-
zeichenrecht nach § 5 Abs. 2 MarkenG bestand und weiterhin besteht, ist eine
Frage der Begründetheit des Widerspruchs.

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist kann die Widersprechende im Übrigen ihren
Widerspruch nicht mehr in zulässiger Weise dahingehend erweitern, dass sie
unter ihrem Unternehmenskennzeichen auch in anderen Geschäftsfeldern tätig
ist und war (vgl. hierzu BPatG, Beschluss vom 15.05.2014, 30 W (pat) 26/12).

2. Der Widerspruch ist nicht begründet. Die Eintragung einer Marke kann auf ei-
nen Widerspruch nach § 42 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG gelöscht werden, wenn ein
anderer prioritätsältere Rechte an einer geschäftlichen Bezeichnung erworben
hat und diese ihn berechtigen, die Benutzung der eingetragenen Marke im ge-
samten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

Die Voraussetzungen für eine Löschung der angegriffenen Marke sind deshalb
nicht erfüllt, weil die Widersprechende und Beschwerdeführerin schon den Be-
stand des von ihr geltend gemachten älteren Kennzeichenrechts, nämlich eine
Geschäftstätigkeit unter ihrem Unternehmenskennzeichen „Sport1 GmbH“ im
Bereich der „Druckereierzeugnisse“ und „Werbung/Vermietung von Werbeflä-
chen“ nicht ausreichend belegt hat.

a) Nach § 5 Abs. 1 MarkenG werden als geschäftliche Bezeichnungen neben
Werktiteln auch Unternehmenskennzeichen geschützt. Das sind Zeichen, die im
geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung
eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden (§ 5 Abs. 2
MarkenG). Das Unternehmenskennzeichenrecht entsteht im Falle einer originär
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kennzeichnungskräftigen Bezeichnung - wovon im vorliegenden Fall bei „Sport1
GmbH“ auszugehen ist – durch ihren tatsächlichen namensmäßigen Gebrauch
im geschäftlichen Verkehr unabhängig vom Umfang der Benutzung (BGH
GRUR 2013, 1150 Rn. 34 – Baumann; GRUR 2009, 685 Rn. 17 – ahd.de). Er-
forderlich ist eine nach außen in Erscheinung tretende Benutzung als Hinweis
auf das Unternehmen, die auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen
Betätigung schließen lässt (BGH GRUR 2008, 1099 Rn. 36 – afilias.de; Hacker
in Ströbele/Hacker, MarkenG, 11. Aufl., § 5 Rn. 51). Unterscheidungskräftig ist
eine geschäftliche Bezeichnung allgemein dann, wenn der Verkehr sie als na-
mensmäßigen Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen versteht (Hacker in
Ströbele/Hacker, a. a. O., § 5 Rn. 34). Dabei genügt es, dass sich ein aus-
schließlich unternehmensbeschreibender Sinngehalt nicht feststellen lässt
(BGH GRUR 2008, 1104 Rn. 17 – Haus & Grund II).

Ungeachtet des im patentgerichtlichen Verfahren geltenden Amtsermittlungs-
grundsatzes obliegt es in Fällen, in denen ein Widerspruch aus einem nicht re-
gistrierten, sondern durch Benutzung entstandenen Recht erhoben wurde, dem
Widersprechenden, die Voraussetzungen für das Entstehen des älteren Rechts,
seinen Zeitrang und seine Inhaberschaft an diesem Recht darzulegen und er-
forderlichenfalls zu beweisen. Soweit vorgetragene Tatsachen nicht liquide
sind, sind diese also durch die in den §§ 371 ff. ZPO vorgesehenen Beweis-
mittel zu belegen (vgl. BPatG, Beschluss vom 23.05.2017, 25 W (pat) 94/14;
Beschluss vom 03.02.2016, 29 W (pat) 25/13; Kirschneck in Ströbele/Hacker,
a. a. O., § 42 Rn. 59, 60).

b) Das geltend gemachte Widerspruchskennzeichen „Sport1 GmbH“ ist seit
29. März 2010 als Firmenname im Handelsregister eingetragen. Da sich die
Widersprechende innerhalb der Widerspruchsfrist im Hinblick auf den Gegen-
stand des Unternehmenskennzeichens auf den Tätigkeitsbereich im Zusam-
menhang mit Druckereierzeugnissen und Werbung/Vermietung von Werbeflä-
chen festgelegt hat, muss insoweit ein prioritätsbesseres Recht der Widerspre-
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chenden an diesem Firmennamen zum Kollisionszeitpunkt, dem Tag der An-
meldung der angegriffenen Marke (5. August 2011), bestanden haben und
- ohne relevante Unterbrechung - noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den
Widerspruch bestehen. Belastbare bzw. aussagekräftige Angaben oder Be-
weismittel für dieses Tätigkeitsspektrum des Unternehmens hat die Beschwer-
deführerin, die wohl in erster Linie ein Online-Sportportal und einen Fernseh-
sender betreibt, aber nicht vorgebracht bzw. eingereicht.

Der Senat hat in seinem Verfahrenshinweis an die Beteiligten vom
13. Dezember 2016 (Bl. 41-44 d. A.) bereits darauf hingewiesen, dass ein Un-
ternehmenskennzeichen nicht für das genannte und hier allein relevante Ge-
schäftsfeld ausreichend dargelegt und belegt sei. Nochmalige oder weiterge-
hende richterliche Hinweise - um die die Beschwerdeführerin für den Fall ge-
beten hat, dass weitere Belege für erforderlich gehalten werden - waren wegen
der Neutralitätspflicht nicht angebracht. Es ist nicht Aufgabe des erkennenden
Gerichts - über den im Laufe des Verfahrens bereits schriftlich erteilten Hinweis
hinaus - die Beschwerdeführerin zu beraten und ihr mitzuteilen, in welchem
Punkt weitere Beweismittel bzw. weiterer Vortrag notwendig sind.

aa) In dem Schriftsatz ihrer Bevollmächtigten vom 10. Februar 2017 wird an-
waltlich vorgetragen, dass die Beschwerdeführerin seit ihrer Umfirmierung von
„DSF“ zu „Sport1“ sowohl vor dem Anmeldetag der angegriffenen Marke als
auch danach fortwährend Druckereierzeugnisse vertrieben habe.

Zum Nachweis dieser Angabe legt sie eine Publikation aus dem Jahr 2011 vor
(Anlage B 3), nämlich ihren „Sport1- Formel1 und Tourenwagen Timer“, den sie
in fünfstelliger Auflage herausgebracht und vertrieben habe. Da die Formel1-
Saison jährlich im März beginne, sei der Timer 2011 daher vor dem Anmeldetag
erschienen. Auf der oberen rechten Ecke der Titelseite ist „SPORT1“ in der
Ausgestaltung der Widerspruchsmarke angebracht; in dem Heft finden
sich neben Informationen über die Formel 1-Saison in einer Art Werbeanzeigen
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auf Seiten 4 und 5 Hinweise auf das TV-, Internet- und Mobile-Angebot der
Widersprechenden, auf Seite 19 eine Vorankündigung für einen „Frauen
Fussball WM Timer 2011“, der ab Juni 2011 im Handel erhältlich sein soll sowie
auf Seite 113 eine Vorankündigung für einen „Bundesliga Timer 2011/2012“,
der ab Juli 2011 im Handel erhältlich sein soll; beide angekündigten Timer
waren auch telefonisch oder online bei der Firma MEDIA CONSULTA
bestellbar. Dem Impressum ist zu entnehmen, dass der Formel 1 und
Tourenwagen Timer 2011 bei „MEDIA CONSULTA Sport & Entertainment
GmbH“ erscheint, allein deren Adress- und Kontaktdaten sind aufgeführt. Als
Herausgeber ist der Geschäftsführer dieser Firma genannt. Zwar findet sich am
Ende des Impressums auch der Hinweis „In Kooperation mit Sport 1“, um
welche Art der Kooperation es sich dabei handelt, ist und bleibt unklar. Der
Vortrag, dass die Beschwerdeführerin unter ihrem Unternehmenskennzeichen
als Verlegerin zum Zeitpunkt der Anmeldung im August 2011 tätig war,
einerseits und die Angaben in dem eingereichten Druckerzeugnis andererseits
sind daher nicht widerspruchsfrei; ergänzende Beweisangebote wurden nicht
gemacht.

Zum weiteren Nachweis hat die Beschwerdeführerin ferner die Verpackung ei-
nes „Sport1-Surfsticks“ samt dessen Bedienanleitung sowie den Original-USB-
Stick (Anlage B8) eingereicht; ausweislich dieser Verpackung (Anlage B4) bzw.
der diesem Programmpaket beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
für die Sport1 Deutschland GmbH und dem Inhalt der Bedienanleitung, werde
dieser seit Mai 2010 benutzt. Ungeachtet der Frage, ob hierin eine Benutzung
als Unternehmenskennzeichen seit Mai 2010 vorliegt (woran kaum Zweifel be-
stehen), kann jedenfalls hierdurch nicht eine Betätigung im Geschäftsbereich
der Druckereierzeugnisse belegt werden, sondern allenfalls für den Bereich der
Telekommunikation im Zusammenhang mit dem Sport-Onlineportal.

Die schließlich vorgelegten „Sport1“ Bundesliga-Sonderhefte für die Fußball-
Saisons 2012/2013 und 2013/2014 (Anlage B5) belegen, dass sich die Wider-
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sprechende seit 2012 im Bereich der Druckereierzeugnisse betätigt; insoweit
findet sich im Impressum der vorgelegten Sonderhefte bei der Angabe des Ver-
legers die SPORT1 GmbH. Die Widersprechende hat aber weder vorgetragen
noch ansonsten geltend gemacht, dass sie solche Magazine vor diesem Zeit-
punkt herausgegeben oder vertrieben hat. Der erstmalige Erscheinungs-
zeitpunkt der Magazine im Jahr 2012 wird vielmehr - über den bereits im Amts-
verfahren von der Widersprechenden selbst vorgelegten Artikel „Sport1 goes
Print!“ von der Homepage der Constantin Sport Marketing (Bl. 136 d. VA.) hin-
aus - bestätigt durch einen Internetartikel vom August 2012
(www.dwdl.de/Nachrichten) mit der Überschrift „Bundeliga-Heft: Sport1 geht
erstmals an den Kiosk“, in dem u.a. zu lesen ist: „Sport1 gibt’s nun nicht mehr
nur im Fernsehen und online, sondern erstmals auch gedruckt am Kiosk…Thilo
Proff, Sportvorstand bei Constantin Medien und Geschäftsführer von
Sport1:…Mit geballtem Fußball-Know-how informieren und unterhalten wir die
Fans damit über unsere TV-, Online- und Mobile-Angebote hinaus nun auch im
Print. Sport1 gibt´s also erstmals ‚gedruckt‛!“. Als Grund für die Erstauf-
lage 2012 wird explizit der Beginn der 50. Spielzeit der Bundesliga genannt, die
nach einem Beschluss des Deutschen Fußball-Bundes vom 28. Juli 1962 zur
Saison 1963/1964 eingeführt wurde.

Von einer Benutzungsaufnahme von „Sport1 GmbH“ als Unternehmenskenn-
zeichen im Zusammenhang mit Druckereierzeugnissen bereits vor August 2011
kann nach alledem nicht ausgegangen werden. Auf die Frage, ob eine entspre-
chende (Fort)Benutzung des Unternehmenskennzeichens insoweit ohne rele-
vante Unterbrechung in den Jahren 2015, 2016 und bis zum jetzigen Zeitpunkt
stattgefunden hat, kommt es daher nicht mehr an.

bb) Auch soweit die Beschwerdeführerin in dem Schriftsatz vom
10. Februar 2017 vorträgt, dass sie als privates Medienunternehmen klassi-
scherweise einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen über Werbung, Annoncen
und die Vermietung von Werbeflächen erzielt, reichen der Vortrag und die vor-
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gelegten Unterlagen nicht aus, um insoweit ausreichende Feststellungen zum
ununterbrochenen Bestand des von der Beschwerdeführerin geltend gemach-
ten Kennzeichenrechts zu treffen.

Die eingereichten vier Verträge bzw. Vereinbarungen (Anlagenkonvolut B7)
über die Erbringung von Werbedienstleistungen mit der A… AG sowie
mit dem S… vor und nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke
- nämlich für die Zeiträume 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011,
1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012 - belegen zweifellos eine Geschäftstä-
tigkeit der Widersprechenden unter ihrem Unternehmenskennzeichen „Sport1
GmbH“ im Bereich der Vermietung von Werbeflächen für diesen Zeitraum. Des
Weiteren hat sie im Februar 2017 aktuelle Screenshots ihrer Webseite (Anlage
B6) eingereicht, denen zu entnehmen ist, dass die Beschwerdeführerin unter ih-
rem Unternehmenskennzeichen Werbedienstleistungen anbietet.

Über den nur anwaltlich vorgetragenen allgemeinen Hinweis hinaus, dass ein
solches Kennzeichen bestehe, fehlen allerdings Angaben oder belastbare Un-
terlagen (Lieferscheine, Rechnungen etc. oder auch nur eine eidesstattliche
Versicherung) für die dazwischen liegenden Jahre 2013 bis 2016. Es mag na-
heliegend sein, dass ein Fernsehsender Werbedienstleistungen, nämlich die
Vermietung von Werbeflächen bzw. –sendezeit anbietet. Dies entbindet die Be-
schwerdeführerin aber nicht von ihrer Verpflichtung zum Fortbestand des Un-
ternehmenskennzeichens letztlich für jedes Jahr konkrete Tatsachen vorzubrin-
gen. Nur dann ist nämlich die Beurteilung dahingehend möglich, ob eine Unter-
brechung der Benutzung vorliegt, die kennzeichenmäßige Relevanz hat, weil
sie zum Erlöschen des bisher genutzten Kennzeichens führt (und ggf. das
Recht erst mit späterem Zeitrang wieder entsteht) oder ob diese nur vorüberge-
hend ist und damit unschädlich sein kann (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker,
a. a. O., § 5 Rn. 74 ff.). Allein anhand der Screenshots auch auf eine Benutzung
für die davorliegenden vier Jahre rückzuschließen, ist jedenfalls nicht mehr
möglich bzw. nicht gerechtfertigt.
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Da es schon am Nachweis des Bestands des geltend gemachten Unterneh-
menskennzeichens fehlt, kommt es mithin nicht mehr auf die weiteren Fragen
im Zusammenhang mit der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den
Vergleichskennzeichen, nämlich der Branchennähe bzw. Branchenidentität, der
Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens sowie der Zeichenähn-
lichkeit – insbesondere in schriftbildlicher Hinsicht – an.

Die Markenstelle hat daher im Ergebnis zu Recht einen bundesweiten Unterlas-
sungsanspruch der Widersprechenden aufgrund ihres Unternehmenskennzei-
chens „Sport1 GmbH“ verneint.

Die Beschwerde bleibt nach alledem erfolglos.

Zu einer vom gesetzlichen Regelfall abweichenden Kostenentscheidung aus Bil-
ligkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG bestand kein Anlass.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der
Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statt-
haft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes
kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abge-
lehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er
nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschrif-
ten über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bun-
desgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim Bundesgerichtshof zugelas-
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sene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
schriftlich einzulegen.


Dr. Mittenberger-Huber Akintche Seyfarth

Pr


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