BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT



28 W (pat) 553/16
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache


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betreffend die Marke 30 2014 002 244

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
3. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Der Beschluss der Markenstelle für Klasse 29 des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 13. Juni 2016 wird aufgehoben.

2. Auf Grund des Widerspruchs aus der international registrierten Marke
IR 172 478 wird die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke
30 2014 002 244 angeordnet.

3. Die Beschwerde ist derzeit gegenstandslos, soweit sie die Zurück-
weisung des Widerspruchs aus der Unionsmarke UM 002 998 334
betrifft.


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G r ü n d e

I.
Die Wort-/Bildmarke



ist am 7. Juli 2014 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte
Register für folgende Ware eingetragen worden:

Klasse 29: Käse.

Gegen diese Eintragung, die am 8. August 2014 veröffentlicht wurde, hat die
Beschwerdeführerin am 7. November 2014 aus ihren nachfolgenden Marken
Widerspruch erhoben:

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1. Unionsmarke UM 002 998 334 (Widerspruchsmarke 1)



Sie wurde am 3. Juni 2004 eingetragen und ist für die nachfolgenden Waren
geschützt:

Klasse 5: Diätetische Nahrungsmittel und Getränke für medizinische Zwecke;
Babykost; Nahrungsergänzungsstoffe;

Klasse 29: Gemüse, Obst, Fleisch, Geflügel, Wild, Fisch und Meeresfrüchte,
alle diese Produkte auch in Form von Extrakten, Suppen, Gallerten
(Gelees), Pasten, Konserven, Fertiggerichten, gefroren oder ent-
wässert; Konfitüren, Eier; Milch, Käse, Joghurt und andere
Nahrungsmittel auf Milchbasis, Milchersatz; Sojabohnen für den
menschlichen Verzehr; Speiseöle und -fette; Proteinpräparate für
Speisezwecke;

Klasse 30: Kaffee, Kaffeeextrakte und Präparate auf Kaffeebasis; Kaffee-
ersatzmittel und Kaffeeersatzmittel-Extrakte; Tee, Teeextrakte und
Präparate auf Teebasis; Malz und Malzprodukte; Kakao und
Produkte auf Kakaobasis, Schokolade, Schokoladenerzeugnisse,
Süßwaren, Süßigkeiten; Zucker; Süßungsmittel; Backwaren, Brot,
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Hefe, feine Backwaren; Snacks auf Getreidebasis; Imbissriegel auf
Zerealienbasis, Riegel auf Getreidebasis; Backwaren in der Art eines
Energieriegels; Snacks auf Reisbasis; Snacks auf Granolabasis,
Snacks auf Weizenbasis; Kleingebäck, Kuchen, Desserts, Puddings;
Eiscreme, Produkte für die Zubereitung von Eiscreme; Honig und
Honigersatz, Frühstückszerealien, Reis, Teigwaren, Nahrungsmittel
auf Basis von Reis, Mehl oder Getreide, auch in Form von
Fertiggerichten; Soßen; Produkte zum Aromatisieren oder Würzen
von Nahrungsmitteln, Salatsaucen, Mayonnaise.


2. International registrierte Marke IR 172 478 (Widerspruchsmarke 2)

MILCHMÄDCHEN

Sie wurde am 20. November 1973 international registriert und beansprucht auch
für die Bundesrepublik Deutschland Schutz für die nachfolgenden Waren:

Klasse 5: Lait malté, lait vitaminisé; farine lactée;

Klasse 29: Lait, lait condensé, sucré ou non, lait stérilisé, lait évaporé, lait
écrémé, condensé ou non, lait partiellement écrémé, lait en poudre,
lait desséché, lait malté, lait acidifié, lait irradié, lait vitaminisé; crème,
beurre, fromage, yogourt, graisses et huiles alimentaires;

Klasse 30: Lait.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat mit
Beschluss vom 13. Juni 2016 die Widersprüche aus den beiden eben genannten
Marken der Beschwerdeführerin zurückgewiesen. Zur Begründung wurde
ausgeführt, es liege zwar Warenidentität vor, gleichwohl halte die angegriffene
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Marke den insoweit erforderlichen Zeichenabstand zu den Widerspruchsmarken
ein.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 1 sei eher am unteren Rand des
Durchschnitts anzusiedeln, da sie einen Ausschnitt eines bekannten Gemäldes
des niederländischen Malers Jan Vermeer („Dienstmagd mit Milchkrug“) darstelle.
In ihrer Gesamtheit unterschieden sich die Vergleichszeichen durch den
zusätzlichen Wortbestandteil „MilchMädchen“ in der jüngeren Marke und durch die
konkrete grafische Ausgestaltung des Bildes. Eine Verwechslungsgefahr werde
auch nicht durch die übereinstimmende Darstellung einer Dienstmagd mit
Milchkrug begründet. Es gebe keinen markenrechtlichen Motivschutz, solange ein
Motiv nicht überragende Bekanntheit als Marke erlangt habe, was vorliegend nicht
der Fall sei.

Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 sei ebenfalls als unter-
durchschnittlich anzusehen, da es sich bei dem Begriff „Milchmädchen“ um eine
vielfach verwendete Wortkombination handele, die in mehreren Gemälden oder
Statuen ihren Ausdruck gefunden habe. Die an Schutzunfähigkeit heranreichende
Kennzeichnungsschwäche der Widerspruchsmarke 2 führe dazu, dass trotz
klanglicher und begrifflicher Identität des angegriffenen Zeichens und der
Widerspruchsmarke 2 sowie ungeachtet der Ähnlichkeit der beiderseitigen Waren
eine Verwechslungsgefahr aus Rechtsgründen zu verneinen sei. Der Schutz-
umfang der Widerspruchsmarke 2 sei auf ihre Eigenprägung beschränkt. Die
angegriffene Marke weise eine zusätzliche grafische Ausgestaltung auf, was der
Annahme einer Verwechslungsgefahr entgegenstehe.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom
11. Juli 2016. Zur Begründung führt sie hinsichtlich der Widerspruchsmarke 2 aus,
die Vergleichszeichen beanspruchten beide Schutz für Käse, so dass Wa-
renidentität vorliege. Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und
Markenamts verfüge die Widerspruchsmarke 2 über eine durchschnittliche
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Kennzeichnungskraft. Insbesondere für Käse sei der Begriff „Milchmädchen“ in
keiner Weise unmittelbar beschreibend und lehne sich auch nicht an eine
beschreibende Angabe an. Es sei nämlich nicht davon auszugehen, dass die
Mehrheit des angesprochenen Verkehrs davon Kenntnis habe, dass junge
Mädchen früher eine spezielle Rolle in der Produktion und im Vertrieb von Milch
gehabt hätten, noch dass dies unter der Bezeichnung „Milchmädchen“ geschehen
sei. Der Begriff „Milchmädchen“ sei heutzutage nicht mehr geläufig. Er sei daher
zum jetzigen Zeitpunkt unscharf bzw. vage. In jedem Fall weise der Begriff
„Milchmädchen“ allenfalls leicht beschreibende Anklänge auf.

Die Widerspruchsmarke 2 und die jüngere Marke seien zudem ähnlich. Bei
letztgenannter handele es sich um eine Wort-/Bildmarke, bei der in klanglicher
Hinsicht der Erfahrungssatz gelte, dass sich der Verkehr regelmäßig an dem
Wortbestandteil, hier also an dem identischen Begriff „Milchmädchen“ orientiere.
Auch bestehe in begrifflicher Hinsicht eine hochgradige Ähnlichkeit. Die Be-
deutung des Wortes „Milchmädchen“ werde durch den zusätzlichen Bildbe-
standteil der angegriffenen Marke verstärkt, da er für den Betrachter dieselbe
Vorstellung hervorrufe. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass ihn der Verkehr
aufgrund der suggestiven Bildunterschrift ebenfalls als Milchmädchen bezeichne.
Selbst wenn der Verkehr das Bildelement anders benennen würde, vermittele es
in jedem Fall einen ähnlichen Sinngehalt, was für die Annahme der begrifflichen
Ähnlichkeit ausreiche.

Darüber hinaus, so die Widersprechende, lägen auch hinsichtlich der Wider-
spruchsmarke 1 die Voraussetzungen einer kennzeichenrechtlichen Verwechs-
lungsgefahr vor, was in ihrer Beschwerdebegründung weiter ausgeführt wird.

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Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

die Löschung der Eintragung der Wort-/Bildmarke 30 2014 002 244 auf
Grund der Widersprüche aus den Marken UM 002 998 334 und
IR 172 478 anzuordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat sich weder im Amts- noch im
Beschwerdeverfahren zur Sache geäußert.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird ergänzend auf den Akteninhalt Bezug
genommen.


II.

Die Beschwerde ist begründet. Die angegriffene Wort-/Bildmarke 30 2014 0022 44
und die Widerspruchsmarke 2 stehen sich in verwechslungsfähiger Art und Weise
gegenüber, so dass die Löschung der Eintragung der jüngeren Marke anzuordnen
war (§§ 119 Abs. 1, 124, 112 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG).

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach
ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Um-
stände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren
der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke
zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken
durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder
durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 - PICA-
RO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO;
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GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU;
GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905,
Rdnr. 12 - Pantohexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-
InterConnect; GRUR 2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60,
Rdnr. 12 - coccodrillo m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der
Verwechslungsgefahr ist auf den durch die Zeichen hervorgerufenen Ge-
samteindruck abzustellen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und
dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara
Becker; GRUR Int. 2010, 129, Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe
Corporación SL [Carbonelle/La Espaňola]; BGH GRUR 2013, 833,
Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).

Unter Berücksichtigung vorstehender Grundsätze liegen die Voraussetzungen
einer kennzeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr zwischen den Vergleichs-
zeichen vor.

a) Die Widerspruchsmarke 2 ist u. a. für die Ware „fromage“ geschützt, die mit der
Ware „Käse“ der angegriffenen Marke identisch ist.

b) Die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke 2 ist als durchschnittlich
anzusehen.

Die originäre Kennzeichnungskraft wird bestimmt durch die Eignung der Marke,
sich unabhängig von der jeweiligen Benutzungslage als Unterscheidungsmittel für
die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens bei den beteiligten
Verkehrskreisen einzuprägen und die Waren und Dienstleistungen damit von
denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei ist auf die Eigenart der
Marke in Klang, Bild und Bedeutung abzustellen. Liegen keine konkreten
Anhaltspunkte vor, die für eine hohe oder geringe Kennzeichnungskraft sprechen,
ist von normaler oder - was dem entspricht - durchschnittlicher Kenn-
zeichnungskraft auszugehen. Beschreibende Anklänge der Marke im Hinblick auf
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die Waren oder Dienstleistungen, für die sie Schutz beansprucht, können die
originäre Kennzeichnungskraft zwar schwächen. Bedarf es einiger Überlegung,
um den beschreibenden Gehalt des Zeichens zu erkennen, scheidet allerdings im
Regelfall eine Reduzierung der Kennzeichnungskraft wegen einer Anlehnung an
einen beschreibenden Begriff aus (vgl. BGH GRUR 2017, 75 - Wunderbaum II).

Milchmädchen spielten in der Geschichte im Bereich der Milcherzeugung und -
verarbeitung eine große Rolle. Ihre Aufgabe umfasste u. a. Melktätigkeiten, die
Butterherstellung oder auch das Verkaufen von Milch und Milchprodukten auf dem
Milchmarkt (vgl. unter www.wikipedia.de - „Milchmädchen“). Insofern wird der
Begriff „Milchmädchen“ - worauf das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem
angegriffenen Beschluss zutreffend hingewiesen hat - auch noch vereinzelt im
Zusammenhang mit Molkereiprodukten verwendet. Als unmittelbar beschreibender
Sachhinweis auf Käse kommt er jedoch nicht in Betracht. Hierfür bedarf es auch
unter Berücksichtigung des Umstands, dass Käse aus Milch zubereitet wird, zum
einen mehrerer Gedankenschritte. Es ist von Milch auf Mädchen oder von
Mädchen auf Milch und anschließend auf Käse zu schließen. Daraus ergeben sich
wiederum verschiedene Interpretationsmöglichkeiten. So kann Käse von einem
Mädchen hergestellt, von einem solchem verkauft oder von ihm gegessen werden.
Zum anderen ist davon auszugehen, dass die angesprochenen Verkehrskreise
der allgemeinen Durchschnittsverbraucher den Begriff „Milchmädchen“ in erster
Linie mit dem bekannteren Ausdruck „Milchmädchenrechnung“ in Verbindung
bringen werden. Er bezeichnet eine auf Trugschlüssen oder Illusionen beruhende
Rechnung und wird abfällig unter anderem für die finanzielle Planung eines
Vorhabens verwendet, bei der abzusehen ist, dass diese das Vorhaben niemals
tragen wird bzw. bei der unterstellt wird, dass sie das Vorhaben nicht tragen kann
(vgl. unter www.wikipedia.de - „Milchmädchenrechnung“). Insofern ist aktuell ein
direkter Bezug der Wortkombination „Milchmädchen“ zu Molkereiprodukten,
insbesondere zu Käse, nicht erkennbar.

c) Die Widerspruchsmarke 2 und die angegriffene Marke sind klanglich identisch.
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Für den Vergleich von Wort-/Bildmarken mit Wortmarken gilt in klanglicher
Hinsicht der Erfahrungssatz, dass sich der Verkehr regelmäßig an dem
Wortbestandteil orientiert. Jener stellt die einfachste Möglichkeit der Benennung
dar und zwar auch dann, wenn sich der Bildbestandteil begrifflich beschreiben
lässt. Voraussetzung ist jedoch stets, dass der betreffende Wortbestandteil über
Kennzeichnungskraft verfügt (Kur/Onken, Markenrecht, 1. Auflage, 2017, § 14,
Rdnr. 382). Dies gilt auch für Fälle, in denen der Wortbestandteil größenmäßig
hinter dem Bild zurücktritt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015, § 9,
Rdnr. 433).

Dass der Begriff „Milchmädchen“ für die vorliegend in Rede stehende Ware „Käse“
über hinreichende Kennzeichnungskraft verfügt, hat der Senat bereits ausgeführt.
Das Wortelement der angegriffenen Marke („MilchMädchen“) und die Wider-
spruchsmarke 2 („MILCHMÄDCHEN“) sind identisch, was zumindest die Annahme
einer klanglichen Verwechslungsgefahr begründet.

Daran ändert auch das Bildelement der angegriffenen Marke nichts. Eine
Ausnahme von dem Grundsatz „Wort vor Bild“ kann sich zwar dann ergeben,
wenn das Bild durch seinen Umfang und seine kennzeichnende Wirkung die
Marke derart beherrscht, dass das Wort kaum mehr beachtet wird
(Ströbele/Hacker, a. a. O., § 14, Rdnr. 434). Ein solcher Ausnahmefall ist
vorliegend hingegen nicht gegeben. Zwar tritt der Bildbestandteil in der ange-
griffenen Marke größenmäßig deutlich hervor. Keineswegs stellt er jedoch das
ausschließlich dominierende Element derselben dar. Dies, da sich das (über-
wiegend) in Weiß gehaltene Wort farblich deutlich von dem dunklen Bildelement
absetzt und für den Betrachter eine Art „Kontrapunkt“ darstellt, der ihm deutlich ins
Auge fallen wird. Hinzu kommt, dass der Bildbestandteil der angegriffenen Marke
dieselbe Vorstellung wie der Wortbestandteil vermittelt. Er zeigt eine junge Frau
(„Mädchen“), die aus einer Kanne Milch in eine Schüssel gießt. Insofern liegt es
für den angesprochenen Verkehr nahe, das Bildelement auch mit „Milchmädchen“
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zu benennen, was wiederum die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils und
damit seine prägende Wirkung erhöht (vgl. BGH GRUR 1960, 126 - „Sternbild“).

Der Beschwerde war daher insoweit stattzugeben.


2. Da bereits aufgrund des Widerspruchs aus der Widerspruchsmarke 2 die
Eintragung der angegriffenen Marke in vollem Umfang zu löschen war, ist die
Beschwerde der Widersprechenden gegen die Zurückweisung ihres Widerspruchs
aus der Widerspruchsmarke 1 derzeit - und mit Eintritt der Rechtskraft der
vorliegenden Sachentscheidung auch abschließend - gegenstandslos (vgl. BGH
GRUR 2008, 714 Rdnr. 46 - idw; BPatG 30 W (pat) 43/12 –
Sinuvex/CinnoVex/Sinupret; 25 W (pat) 542/11 - ORIGINAL CHINO/Tchibo).


3. Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der
gesetzlichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für
die Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch
ersichtlich sind.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen
Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.


Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelas-
senen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, ein-
gereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor
Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert
werden.


Dr. Kortbein Richter Schmid ist wegen
Urlaubs an der Unterschrift
verhindert.

Dr. Kortbein
Dr. Söchtig



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