BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




28 W (pat) 548/16
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(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…






betreffend die Markenanmeldung 30 2015 100 359.3

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
16. Juni 2017 unter Mitwirkung des Richters Schmid als Vorsitzenden, des
Richters Dr. Söchtig und des Richters Dr. Meiser
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beschlossen:


1) Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

2) Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird
zurückgewiesen.


G r ü n d e :

I.

Die Wortfolge

Inox Safety Star

ist am 5. März 2015 zur Eintragung als Wortmarke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt geführte Register für die Waren und Dienstleistungen der

„Klasse 6: Baumaterialien und Bauelemente aus Metall, insbesondere Gitter
aus Metall, Gitterroste aus Metall, Gitterfenster aus Metall; Bauten
und transportable Bauten aus Metall, insbesondere Gitterstäbe aus
Metall; Türen, Tor, Fenster und Fensterabdeckungen aus Metall, ins-
besondere Fenstergitter aus Metall, Fensterschutzgitter aus Metall,
Fensterschutzvorrichtungen aus Metall, Fensterzubehör aus Metall

Klasse 37: Installations-, Reinigungs-, Reparatur- und Wartungsarbeiten, insbe-
sondere Einbau bzw. Installation von Gittern, insbesondere Fenster-
gittern, Fensterschutzgittern, Fensterschutzvorrichtungen, Zusam-
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menbau bzw. Konstruktion von Gittern, insbesondere Fenstergittern,
Fensterschutzgittern, Fensterschutzvorrichtungen“

angemeldet worden.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 6, hat nach voran-
gegangener Beanstandung vom 16. Juli 2015, mit Beschluss vom 17. Mai 2016
die Anmeldung zurückgewiesen.

Zur Begründung hat es ausgeführt, dem Anmeldezeichen fehle es an der für eine
Eintragung erforderlichen Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handele es sich insbesondere um
Fachkreise als auch um fachlich interessierte Laien.

Das Anmeldezeichen setze sich aus den Bestandteilen „Inox“, „Safety“ und „Star“
zusammen. „Inox“, vom französischen „inoxydable“ gebildet, habe im Deutschen
die Bedeutung „nicht oxidierbar“ oder „rostfrei“. Dieser Begriff werde auch von
Herstellern von Metallwaren verwendet, wenn auf Merkmale dieser Waren, wie
„rostfrei“, speziell hingewiesen werden solle. Die beiden englischen Begriffe
„Safety“ und „Star“ würden angesichts mittlerweile weit verbreiteter Englischkennt-
nisse insbesondere der Fachkreise, aber auch von nicht unerheblichen Teilen des
allgemeinen Verkehrs, mit der Bedeutung „Sicherheit“ und „Star“ verstanden. Vor-
nehmlich in der Werbung werde der Begriff „Star“ als Qualitätsangabe und Hin-
weis auf eine Spitzenstellung der so beschriebenen Ware eingesetzt, so dass die
genannten Verkehrskreise in der angemeldeten Begriffskombination einen schlag-
wortartigen und beschreibenden Sachhinweis auf die Beschaffenheit der Waren
sehen würden, nämlich dass es sich um Spitzenprodukte handele, was ihre Wirk-
samkeit in Bezug auf „Sicherheit“ betreffe.
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Mit der Bedeutung „Inox Sicherheits Star“ liege der Sinngehalt des Anmeldezei-
chens als werbliche Anpreisung dahingehend auf der Hand, dass es sich bei den
beanspruchten Waren um rostfreie (Inox) Spitzenprodukte (Star-Produkte) han-
dele, die im Bereich der Sicherheitstechnik oder in Bereichen, in denen die Sicher-
heit von Bedeutung sei, eingesetzt werden könnten bzw. für diese Zwecke beson-
ders geeignet und bestimmt seien. Wenn die Kennzeichnung eine die Waren
beschreibende Angabe darstelle, sei es ferner naheliegend, dass auch für die
Dienstleistungen, die sich gegenständlich mit dem Einbau, der Reparatur und der
Instandhaltung dieser so bezeichneten Waren befassten, ebenfalls ein enger be-
schreibender Bezug vorliege.

Dass das Anmeldzeichen lexikalisch nicht nachweisbar sei, so das Deutsche
Patent- und Markenamt weiter, führe zu keinem anderen Ergebnis. Soweit der
Anmelder noch auf vermeintlich vergleichbare Voreintragungen verwiesen habe,
seien diese nicht bindend.

Ob der Eintragung darüber hinaus auch ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne im Ergebnis dahinstehen.

Hiergegen wendet sich der Anmelder mit seiner Beschwerde vom 23. Juni 2016
mit der er sinngemäß beantragt,

1) den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 17. Mai 2016 aufzuheben, sowie

2) die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.

Zur Begründung führt er aus, bei den angesprochenen Verkehrskreisen handele
es sich um Besitzer und Eigentümer von Wohnraum, mithin um Endabnehmer.
Entgegen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamtes sei für diese
die angenommene Deutung des Anmeldezeichens im Sinne von „rostfrei Sicher-
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heit Super“ nicht ohne weiteres Nachdenken ersichtlich. Der Verkehr müsse dies-
bezüglich das Anmeldezeichen zunächst in seine Bestandteile zerlegen und
betreffend den Begriff „inox“ darauf schließen, dass es sich hierbei um die Abkür-
zung des französischen Wortes „inoxidable“ handele, was aufgrund der beiden
nachfolgenden englischsprachlichen Begriffe nicht naheliege. Ferner müsse er
auch die Übersetzung des Wortes „inoxidable“ mit der deutschen Bedeutung „nicht
oxidierbar“ kennen und ihm die Eigenschaft „rostfrei“ beimessen. Dieser Schluss
sei schon deswegen nicht naheliegend, da auch andere Stoffe, wie beispielsweise
Magnesia (oxidiertes Magnesium) nicht oxidierbar seien, jedoch mit „rosten“, d. h.
der Korrosion von Eisen und Stahl, nichts zu tun hätten. Ferner müsste der Ver-
kehr den englischen Begrifflichkeiten „safety“ und „star“ die Assoziation eines
Sicherheitsspitzenproduktes zukommen lassen, aus welchem wiederum eine Ver-
bindung mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen hergestellt
werden müsste. Im Ergebnis sei es sehr viel naheliegender, dass der angespro-
chene Verkehr in dem Bestandteil „Inox“ keinerlei Sachaussage sehe und das
Anmeldezeichen zu „Inox Sicherheits Star“ kombiniere.

Ausgehend von dem angeführten Verständnis des angesprochenen Verkehrs
ergebe sich weder eine unmittelbare Beschreibung der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, noch ein enger beschreibender Bezug zu diesen.

Weiterhin verweist der Anmelder noch auf vermeintlich vergleichbare Voreintra-
gungen, welche ebenfalls die Eintragungsfähigkeit des Anmeldezeichens beleg-
ten.

Hinsichtlich der beantragten Rückzahlung der Beschwerdegebühr rügt der Anmel-
der eine Verletzung rechtlichen Gehörs durch das Deutsche Patent- und Marken-
amt. Dieses habe erstmals in dem angegriffenen Beschluss seine Definition des
angesprochenen Verkehrs mitgeteilt, welcher für die Beurteilung der Unterschei-
dungskraft des Anmeldezeichens zugrunde zu legen sei. Die diesbezügliche An-
nahme sei jedoch fehlerhaft gewesen. Bei der der Definition des angesprochenen
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Verkehrs habe es sich um einen entscheidungsrelevanten Umstand gehandelt, zu
dem er, der Anmelder, keine Gelegenheit gehabt habe, sich vor Abfassung des
angegriffenen Beschlusses zu äußern, was die Annahme einer Verletzung des
rechtlichen Gehörs begründe und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr recht-
fertige.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.


II.

Die Beschwerde ist zurückzuweisen, da der Eintragung des Anmeldezeichens das
Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1
MarkenG entgegensteht. Darüber hinaus ist auch der Antrag auf Rückzahlung der
Beschwerdegebühr unbegründet.

Der Senat konnte ohne mündliche Verhandlung entscheiden, da der Anmelder sei-
nen Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit Schriftsatz vom
13. Juni 2017 zurückgenommen hat und eine solche auch nicht aus Sachdienlich-
keit geboten war (§ 69 Nr. 3 MarkenG).

1. Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die dem Zeichen
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleis-
tungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und
diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH
GRUR 2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f.
– EUROHYPO; BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2013, 731,
Rdnr. 11 – Kaleido; GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7 – Starsat; GRUR 2012, 1044,
Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bild-
nis II; GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18
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– FUSSBALL WM 2006). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die
Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu gewähr-
leisten (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, Rdnr. 45 – Standbeutel; GRUR 2006, 229,
Rdnr. 27 – BioID; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 – EUROHYPO; BGH GRUR 2008,
710, Rdnr. 12 – VISAGE; GRUR 2009, 949, Rdnr. 10 – My World). Da allein das
Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab
anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um
das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2012, 1143, Rdnr. 7
– Starsat; GRUR 2012, 1044, Rdnr. 9 – Neuschwanstein; GRUR 2012, 270,
Rdnr. 8 – Link economy).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die bean-
spruchten Waren und Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der betei-
ligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/
oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen
Durchschnittsverbrauchers bzw. -abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen
ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; GRUR
2004, 943, Rdnr. 24 – SAT.2; BGH GRUR 2010, 935, Rdnr. 8 – Die Vision; GRUR
2010, 825, Rdnr. 13 – Marlene-Dietrich-Bildnis II; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18
– FUSSBALL WM 2006).

Hiervon ausgehend besitzen Zeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens
(vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich
einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl.
EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2012, 270, Rdnr. 11
– Link economy; GRUR 2009, 952, Rdnr. 10 – DeutschlandCard; GRUR 2006,
850, Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2005, 417 – BerlinCard; GRUR
2001, 1151 – marktfrisch; GRUR 2001, 1153 – antiKALK) oder wenn diese aus
gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
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geläufigen Fremdsprache bestehen, die – etwa wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung oder in den Medien – stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u. a. BGH GRUR 2006, 850,
Rdnr. 19 – FUSSBALL WM 2006; GRUR 2003, 1050 – Cityservice; GRUR 2001,
1143 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten). Darüber hinaus besitzen keine Unter-
scheidungskraft auch solche Zeichen, die sich auf Umstände beziehen, welche die
beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl.
BGH GRUR 2010, 1100, Rdnr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, Rdnr. 28
– FUSSBALL WM 2006).

2. Bei den angesprochenen Verkehrskreisen handelt es sich vorliegend so-
wohl um interessierte Endverbraucher, wie beispielsweise Eigenheimbesitzer,
aber auch um den Fachverkehr.

3. Das Anmeldezeichen setzt sich aus den drei Zeichenbestandteilen „Inox“,
„Safety“ und „Star“ zusammen. Der erste Zeichenbestandteil „Inox“ entstammt der
französischen Sprache („inoxydable“) und hat die Bedeutung „rostfrei“ bzw. „nicht
oxidierbar“. Schon zum Zeitpunkt der Anmeldung des verfahrensgegenständlichen
Zeichens wurde der Begriff u. a. als Synonym für „rostfreien Stahl“ verwendet (vgl.
Anlagen 1, 3 und 4 sowie unter www.wikipedia.org – „rostfreier Stahl“ in Anlage 2
jeweils zum gerichtlichen Hinweis vom 30. Mai 2017). Der zweite englischspra-
chige Zeichenbestandteil „Safety“ hat im Deutschen die Bedeutung „Sicherheit“
(vgl. unter www.pons.com – „safety“) und ist den inländischen Verkehrskreisen in
dieser Bedeutung auch hinlänglich bekannt. Der letzte Zeichenbestandteil „Star“
entstammt wiederum der englischen Sprache und hat im Deutschen die Bedeu-
tung „Stern“ oder „Star“ (vgl. unter www.pons.com – „star“) und ist in letztgenann-
ter Bedeutung auch in den deutschen Sprachschatz eingegangen. Der Begriff
„Star“ weist in der Geschäfts- und Werbesprache auf die Spitzenstellung von
Waren oder Dienstleistungen hin und stellt eine gebräuchliche Qualitätsangabe
dar (vgl. BPatG 29 W (pat) 112/11 – THE AUTOMOTIVE STAR).
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In seiner Gesamtheit werden die angesprochenen Verkehrskreise das Anmelde-
zeichen als „rostfreier Sicherheits-Star“ auffassen (mithin als einen „Star“ im
Bereich rostfreier Sicherheit). Einem solchen Sprachverständnis steht auch nicht
entgegen, dass es sich bei dem Anmeldezeichen um eine Kombination mehrspra-
chiger Wörter handelt. Das Anmeldezeichen erschöpft sich vielmehr in dem be-
schreibenden Aussagegehalt seiner Einzelelemente, auch wenn diese unter-
schiedlichen Sprachen entstammen. Im Hinblick auf die beanspruchten Waren
und Dienstleistungen stellt das Anmeldezeichen lediglich eine rein sachlich be-
schreibende Anpreisung dar.

Im Hinblick auf die beanspruchten Waren der Klasse 6 werden die angesproche-
nen Verkehrskreise annehmen, dass es sich bei den solchermaßen gekennzeich-
neten Waren um sichere, rostfreie Metall- bzw. Stahlwaren handelt, bzw. um ent-
sprechende Waren, die zur Verbesserung der Sicherheit oder der Sicherung die-
nen. Ferner, dass diese Waren im Vergleich zu Konkurrenzprodukten von ausge-
prägter Qualität sind. Hinsichtlich der in Klasse 37 erfassten Dienstleistungen wird
der Verkehr das Anmeldezeichen dahingehend auffassen, dass die so bezeich-
neten Dienstleistungen Waren der vorstehend genannten Art zum Gegenstand ha-
ben, so dass das Anmeldezeichen auch insoweit lediglich eine sachliche Anprei-
sung darstellt.

Auch die von der Anmelderin angeführten Voreintragungen führen zu keinem
anderen Ergebnis. Etwaige Entscheidungen über (unterstelltermaßen) ähnliche
Anmeldungen sind zwar, soweit sie bekannt sind, im Rahmen der Prüfung zu
berücksichtigen, ob im gleichen Sinn zu entscheiden ist oder nicht; sie sind aber
keinesfalls bindend (vgl. EuGH, GRUR 2009, 667 – Bild.T-Online.de u. ZVS
[Schwabenpost]).

4. Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass auch für die vom Beschwer-
deführer beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr kein Raum ist, da der
Senat die behauptete Verletzung rechtlichen Gehörs nicht zu erkennen vermag.
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Gemäß § 59 Abs. 2 MarkenG darf eine Entscheidung nur auf Umstände gestützt
werden, zu denen sich der betroffene Beteiligte vorher äußern konnte. Das betrifft
alle tatsächlichen und rechtlichen entscheidungsrelevanten Umstände, insbeson-
dere auch die konkreten Schutzhindernisse, auf welche die Zurückweisung einer
angemeldeten Marke gestützt werden soll. Der Verfahrensbeteiligte seinerseits
muss prinzipiell von sich aus alle vertretbaren rechtlichen Erwägungen in Betracht
ziehen (vgl. BPatG 26 W (pat) 505/10 – WORLD OF TEA). Das Deutsche Patent-
und Markenamt hat in seinem Beanstandungsbescheid vom 16. Juli 2015 allge-
mein auf die „angesprochenen Verkehrskreise“ hingewiesen. Zu näheren Ausfüh-
rungen war es nicht verpflichtet. Dem Anmelder wurde in besagtem Schreiben
jedoch explizit die Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt. Ein Vortrag zu den
nach seiner Auffassung relevanten Verkehrskreisen ist nachfolgend hingegen aber
nicht erfolgt. Hinzu kommt, dass das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem
angegriffenen Beschluss u. a. auch auf die Durchschnittsverbraucher („fachlich
interessierte Laien“) abgestellt hat, was dem Vorbringen des Anmelders in vorlie-
gendem Verfahren entspricht.

5. Ob der Eintragung des Anmeldezeichens darüber hinaus auch das Schutz-
hindernis eines Freihaltebedürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen-
steht, kann unter Berücksichtigung vorstehend Gesagtem im Ergebnis dahinste-
hen.

Die Beschwerde war daher zurückzuweisen.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

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1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.


Schmid Dr. Söchtig Dr. Meiser


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