BPatG 154
05.11

BUNDESPATENTGERICHT



28 W (pat) 514/17
_______________
(Aktenzeichen)



An Verkündungs Statt
zugestellt am
6. September 2017
…




B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -
…


betreffend die Marke 30 2011 058 720

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund
der mündlichen Verhandlung am 12. April 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Prof. Dr. Kortbein, des Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Be-
schluss des Deutschen Patent- und Markenamts, Marken-
stelle für Klasse 37, vom 23. Januar 2015 aufgehoben,
soweit der Widerspruch aus der Marke UM 005 851 407
gegen die Eintragung der Marke 30 2011 058 720 für fol-
gende Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden
ist:

Klasse 4:
Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Brennstoffe (ein-
schließlich Motorentreibstoffe);

Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Schals, Halstücher, Hosenträger, Gama-
schen, Gürtel (soweit in Klasse 25 enthalten); Schuhwaren;
Kopfbedeckungen, Ohrenschützer und Stirnbänder (soweit in
Klasse 25 enthalten);

Klasse 37:
Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.
- 3 -
Für die vorgenannten Waren und Dienstleistungen wird die
Löschung der Eintragung der Marke 30 2011 058 720 ange-
ordnet.

2. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.


G r ü n d e

I.

Die am 9. November 2011 angemeldete Wort-/Bildmarke 30 2011 058 720 in den
Farben Blau, Rot und Grau



ist am 10. Januar 2012 für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen in das
beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Markenregister einge-
tragen worden:

Klasse 1:
Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke;

- 4 -
Klasse 4:
Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbe-
netzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreib-
stoffe);

Klasse 12:
Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf
dem Wasser;

Klasse 25:
Bekleidungsstücke, Schals, Halstücher, Krawatten, Krawattentücher, Ho-
senträger, Gamaschen, Gürtel (soweit in Klasse 25 enthalten); Schuhwa-
ren; Kopfbedeckungen, Ohrenschützer und Stirnbänder (soweit in Klas-
se 25 enthalten);

Klasse 37:
Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen.

Gegen die Eintragung dieser Marke, die am 10. Februar 2012 veröffentlicht wor-
den ist, hat die Inhaberin der am 10. April 2007 angemeldeten und am 8. Mai 2008
eingetragenen Wortmarke UM 005 851 407

Conrad

Widerspruch erhoben. Die Eintragung der Widerspruchsmarke erstreckt sich auf
Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 42, nämlich (ohne redaktionelle Berichtigun-
gen):

- 5 -
Klasse 1:
Chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche, fotografische,
land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke; Kunstharze im Rohzustand,
Kunststoffe im Rohzustand; Düngemittel; Feuerlöschmittel; Mittel zum
Härten und Löten von Metallen; chemische Erzeugnisse zum Frischhalten
und Haltbarmachen von Lebensmitteln; Gerbmittel; Klebstoffe für gewerb-
liche Zwecke;

Klasse 2:
Farben, Firnisse, Lacke; Rostschutzmittel, Holzkonservierungsmittel; Fär-
bemittel; Beizen; Naturharze im Rohzustand; Blattmetalle und Metalle in
Pulverform für Maler, Dekorateure, Drucker und Künstler;

Klasse 3:
Wasch- und Bleichmittel; Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel;

Klasse 4:
Technische Öle und Fette; Schmiermittel; Staubabsorbierungs-, Staubbe-
netzungs- und Staubbindemittel; Brennstoffe (einschließlich Motorentreib-
stoffe) und Leuchtstoffe; Kerzen und Dochte für Beleuchtungszwecke;

Klasse 6:
Unedle Metalle und deren Legierungen; Baumaterialien aus Metall; trans-
portable Bauten aus Metall; Schienenbaumaterial aus Metall; Kabel und
Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Schlosserwaren und
Kleineisenwaren, ausgenommen Fässer aus Metall, Fässergestelle aus
Metall, Hähne für Fässer aus Metall; Metallrohre; Geldschränke; Waren
aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, ausgenom-
men Fässer aus Metall, Fässergestelle aus Metall, Hähne für Fässer aus
Metall; Erze;

- 6 -
Klasse 7:
Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren
für Landfahrzeuge); Kupplungen und Vorrichtungen zur Kraftübertragung
(ausgenommen solche für Landfahrzeuge); nicht handbetätigte landwirt-
schaftliche Geräte; Brutapparate für Eier;

Klasse 8:
Handbetätigte Werkzeuge und Geräte; Messerschmiedewaren, Gabeln
und Löffel; Hieb- und Stichwaffen; Rasierapparate;

Klasse 9:
Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, opti-
sche, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate
und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Um-
wandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Geräte zur
Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnet-
aufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken
für geldbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Daten-
verarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte;

Klasse 11:
Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-,
Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;

Klasse 12:
Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf
dem Wasser; Teile von Fahrzeugen soweit in Klasse 12 enthalten;

- 7 -
Klasse 14:
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit
plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Ju-
welierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;

Klasse 15:
Musikinstrumente;

Klasse 16:
Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht
in anderen Klassen enthalten sind; Druckereierzeugnisse; Buchbinderarti-
kel; Fotografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren
oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschi-
nen- und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel
(ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es
nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke;

Klasse 17:
Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und Waren daraus,
soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Waren aus Kunststof-
fen (Halbfabrikate); Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Schläuche
(nicht aus Metall);

Klasse 19:
Baumaterialien (nicht aus Metall); Rohre (nicht aus Metall) für Bauzwecke;
Asphalt, Pech und Bitumen; transportable Bauten (nicht aus Metall); Denk-
mäler (nicht aus Metall);

Klasse 20:
Möbel, Spiegel, Rahmen; Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen ent-
halten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfen-
- 8 -
bein, Fischbein, Schildpatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren
Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen;

Klasse 27:
Teppiche, Fußmatten, Matten, Linoleum und andere Bodenbeläge; Tape-
ten (ausgenommen aus textilem Material);

Klasse 28:
Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind;
Christbaumschmuck;

Klasse 35:
Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten;
Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen und/oder Einzelhandelsdienst-
leistungen für den Versandhandel und/oder auch über das Internet im Be-
reich der chemischen Erzeugnisse, Farbanstrichmittel, Färbemittel, Korro-
sionsschutzmittel, Putzmittel, technischen Öle und Fette, Brennstoffe,
Leuchtstoffe, rohen und teilweise bearbeiteten unedlen Metallen sowie
hieraus hergestellten einfachen Erzeugnissen, Maschinen, Werkzeugma-
schinen, Motoren, handbetätigten Werkzeugen und Geräte, elektrischen
und elektronischen Geräte, Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeu-
gungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte,
sanitären Anlagen, Fahrzeugen, Apparate zur Beförderung auf dem
Lande, in der Luft oder auf dem Wasser, Edelmetalle und deren Legierun-
gen, sowie daraus hergestellte Gegenständen, Juwelierwaren, Schmuck-
waren, Uhren, Musikinstrumente, Papierwaren, Büroartikel, Druckereier-
zeugnisse, Material zur Isolierung von Elektrizität, Wärme oder Schall,
Kunststoffen in Form von Folien, Stangen oder Platten, Baumaterialien,
Möbel, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckung,
Beläge und Verkleidung für Fußböden und Wände, Spielwaren und/oder
Sportwaren;
- 9 -
Klasse 36:
Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;

Klasse 37:
Bauwesen; Reparaturwesen; Installationsarbeiten;

Klasse 38:
Telekommunikation;

Klasse 41:
Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten;

Klasse 42:
Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungs-
arbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Ana-
lyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Com-
puterhardware und -software.

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA), Markenstelle für Klasse 37, hat
den Widerspruch mit Beschluss vom 23. Januar 2015 zurückgewiesen. Es hat zur
Begründung ausgeführt, die Widersprechende könne im Streitfall keine Rechte
aus ihrer Marke geltend machen, da sie deren rechtserhaltende Benutzung inner-
halb von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke und vor der
Entscheidung über den Widerspruch nicht glaubhaft gemacht habe. Die von der
Widersprechenden auf die mit Schriftsatz vom 14. Mai 2013 erhobene Nichtbenut-
zungseinrede der Inhaberin der angegriffenen Marke vorgelegten Benutzungsun-
terlagen ließen ausschließlich Benutzungshandlungen auf dem Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland erkennen. Die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke in
einem einzigen Land der Union genüge nicht dem Erfordernis einer Benutzung in
der Europäischen Union. Im Übrigen ergebe sich aus den vorgelegten Benut-
- 10 -
zungsunterlagen keine markenmäßige Verwendung der Widerspruchsmarke für
die eingetragenen Waren.

Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer durch Schriftsatz vom
23. Februar 2015 erhobenen Beschwerde. Entgegen der Auffassung der Marken-
stelle sei von einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke inner-
halb von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch auszugehen,
insbesondere für diverse elektronische Geräte und hierfür bestimmtes Zubehör
sowie für Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf elektronische Geräte, ver-
schiedene chemische Erzeugnisse zur Pflege von Kraftfahrzeugen und Arbeitsbe-
kleidung. Eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke für Einzelhan-
delsdienstleistungen sei durch ihre Verwendung insbesondere in Produktkatalo-
gen und die durchgängige Zeichenwiedergabe im Onlineshop glaubhaft gemacht.
Die Benutzung der Marke im Gebiet der Europäischen Union setze nicht die Be-
nutzung in mehreren Mitgliedsstaaten voraus. Eine starke Nutzung des Zeichens
in einem Staat könne insofern genauso ausreichen wie eine geringere Nutzung in
einem größeren Gebiet. Der Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der
angegriffenen Marke sei hier entgegen der Auffassung der Markenstelle nicht
maßgeblich. Die für die angegriffene Marke geschützten Waren und Dienstleistun-
gen wiesen eine erhebliche Ähnlichkeit zu den berücksichtigungsfähigen Waren
und Dienstleistungen der Widerspruchsmarke auf. Hiervon sei insbesondere im
Verhältnis der für die angegriffene Marke registrierten Dienstleistungen „Wartung
und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ zu den auf Seiten der Widerspruchsmarke
geschützten Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich elektronischer Geräte für
Kraftfahrzeuge auszugehen. Der Widerspruchsmarke komme eine durch umfang-
reiche Benutzung im Bereich des Handels mit Elektronik- und Technikprodukten
gesteigerte Kennzeichnungskraft zu. Nachdem auch eine hochgradige klangliche
Zeichenähnlichkeit bestehe, sei das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu
bejahen. Wegen der Bekanntheit der Widerspruchsmarke ergebe sich ein An-
spruch auf Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke zudem aus § 9
Abs. 1 Nr. 3 MarkenG.
- 11 -
Die Widersprechende beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen
Patent- und Markenamts vom 23. Januar 2015 aufzuheben und
die Löschung der Eintragung der Marke 30 2011 058 720 auf
Grund des Widerspruchs aus der Marke UM 005 851 407 anzu-
ordnen.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält an ihrer Nichtbenutzungseinrede fest und trägt vor, dass die von der Wi-
dersprechenden vorgelegten Benutzungsunterlagen lediglich eine firmenmäßige
Verwendung der Marke „Conrad“ zeigen würden. Im Übrigen ließen sie keine hin-
reichend konkreten Feststellungen zur Benutzung der Unionsmarke für bestimmte
Waren oder Dienstleistungen zu. Auch sei eine Verwechslungsgefahr zu vernei-
nen. Die streitbefangenen Waren bzw. Dienstleistungen wiesen keine erhebliche
Ähnlichkeit auf. Anhaltspunkte für das Vorliegen einer erhöhten Kennzeichnungs-
kraft der Widerspruchsmarke seien nicht ersichtlich. Das Widerspruchszeichen
„Conrad“ sei ein international geläufiger Vorname. Er sei verbraucht, so dass dem
Zeichen von vornherein keine erhöhte Kennzeichnungskraft zukomme. Im Übrigen
sei die angegriffene Marke eine komplexe Kombinationsmarke, die sich einer Re-
duzierung auf den Bestandteil „KONRAD“ entziehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des
DPMA, das Vorbringen der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

- 12 -
II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden ist teilweise begründet. Entge-
gen der Auffassung des Deutschen Patent- und Markenamts sind die angegriffene
Wort-/Bildmarke 30 2011 058 720 und die Widerspruchsmarke UM 005 851 407
hinsichtlich der in Ziffer 1. des Tenors genannten Waren und Dienstleistungen
verwechselbar, so dass der angefochtene Beschluss in diesem Umfang aufzuhe-
ben und insoweit die Löschung der Eintragung der angegriffenen Marke anzuord-
nen war (§§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 43 Abs. 2 Satz 1, 125b Nr. 1 MarkenG).

Ob Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG
vorliegt, ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls zu
beurteilen (vgl. hierzu EuGH GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 – BARBARA BECKER;
GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 – Calvin Klein/HABM; BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 9
– Maalox/Melox-GRY; GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 – Culinaria/Villa Culinaria;
GRUR 2016, 382, Rdnr. 22 – BioGourmet). Von maßgeblicher Bedeutung sind
insoweit insbesondere die Identität oder Ähnlichkeit der Waren, die Identität oder
Ähnlichkeit der Marken sowie die Kennzeichnungskraft und der daraus folgende
Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Diese einzelnen Faktoren sind zwar für
sich gesehen voneinander unabhängig, bestimmen aber in ihrer Wechselwirkung
den Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr.


1. Durch die von der Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ist die rechts-
erhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1
Unionsmarkenverordnung (UMV) i. V. m. 125b Nr. 4 MarkenG im maßgeblichen
Benutzungszeitraum tatsächlich für (Waren)

bestimmte elektrische und elektronische Geräte für Kraftfahrzeuge
(Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosysteme, Bat-
- 13 -
teriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen, Zweifachvertei-
ler für Zigarettenanzünderstecker)

und für (Dienstleistungen)

- Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf bestimmte chemi-
sche Produkte (Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frostschutz-
mittel, Epoxydharze, Kleber), in Bezug auf technische Öle,
Fette und Schmiermittel, in Bezug auf Arbeitsschutzbekleidung,
Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbedeckungen und in Bezug auf be-
stimmte elektrische und elektronische Geräte für Kraftfahrzeuge
(Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosysteme,
Batteriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen, Zweifach-
verteiler für Zigarettenanzünderstecker) als auch

- Reparaturdienstleistungen in den Bereichen Computer, Multi-
media, Licht bzw. Energie, Sicherheits- und Haustechnik

glaubhaft gemacht worden.


a) Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit Schriftsatz vom 14. Mai 2013
die Nichtbenutzungseinrede erhoben. Danach oblag es der Widersprechenden,
die Benutzung der am 8. Mai 2008 eingetragenen Widerspruchsmarke für den
Zeitraum von fünf Jahren vor der Entscheidung über den Widerspruch glaubhaft
zu machen (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 2, § 125b Nr. 4 MarkenG). Bei einer Entschei-
dung aufgrund mündlicher Verhandlung ist auf die (letzte) mündliche Verhandlung
abzustellen, auch wenn die Entscheidung den Beteiligten an Verkündungs Statt
zugestellt wird (vgl. BPatG GRUR 2001, 166, 168 – Vision). Danach kommt es
vorliegend auf eine Benutzung der Widerspruchsmarke im Zeitraum zwischen dem
13. April 2012 und dem 12. April 2017 an.
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Entgegen der Auffassung der Markenstelle für Klasse 37 des Deutschen Patent-
und Markenamts war die Widersprechende dagegen nicht gehalten, die Benut-
zung ihrer Marke auch für den Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung
der angegriffenen Marke glaubhaft zu machen (vgl. § 43 Abs. 1 Satz 1, § 125b
Nr. 4 MarkenG). Die am 8. Mai 2008 registrierte Widerspruchsmarke war nämlich
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 10. Februar 2012
noch nicht fünf Jahre in das Gemeinschafts- bzw. – seit 23. März 2016 – in das
Unionsmarkenregister eingetragen. Bei dieser Sachlage ist eine in allgemeiner
Form, ohne Differenzierung nach den Benutzungstatbeständen gemäß § 43
Abs. 1 Sätze 1 und 2 MarkenG i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG erhobene Nicht-
benutzungseinrede entsprechend § 133 BGB dahin auszulegen, dass lediglich die
ausschließlich zulässige Einrede nach § 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG geltend ge-
macht werden soll (vgl. BPatG, Beschluss vom 15. Januar 2015, 25 W (pat) 76/11
– Yosoja/YOSOI).


b) Die Verwendung des in den Unterlagen der Widersprechenden zu findenden
Zeichens ist eine rechtserhaltende Form der Benutzung der als
Wortmarke eingetragenen Widerspruchsmarke. Die gewählte zweifarbige Wieder-
gabe und der Fettdruck entsprechen typischer Gebrauchsgraphik, die die Unter-
scheidungskraft der eingetragenen Wortmarke „Conrad“ gemäß Art. 15 Abs. 1
Satz 2 Buchstabe a) UMV i. V. m. § 125b Nr. 4 MarkenG nicht berührt.


c) Das Zeichen wird nur eingeschränkt als Herkunftshinweis ver-
wendet.

Die Anforderungen an die Art einer Markenbenutzung richten sich nach dem
jeweils Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten (vgl. BGH GRUR 2008,
616, Rdnr. 10 – AKZENTA; GRUR 2003, 428, 430 – BIG BERTHA). An einer
- 15 -
rechtserhaltenden Benutzung fehlt es, wenn das eingetragene Zeichen aus-
schließlich als Unternehmenskennzeichen und nicht zugleich zumindest auch als
Marke für die registrierten Waren bzw. Dienstleistungen benutzt worden ist (BGH,
a. a. O., Rdnr. 11 – AKZENTA; GRUR 2005, 1047, Rdnr. 18 – Otto; GRUR 2013,
925, Rdnr. 47 – VOODOO). Entscheidend ist dabei, ob der angesprochene Ver-
kehr aufgrund der ihm objektiv entgegentretenden Umstände die Benutzung des
Kennzeichens zumindest auch als Unterscheidungszeichen für die Waren bzw.
Dienstleistungen im Sinne eines Herkunftshinweises ansieht (BGH, a. a. O.,
Rdnr. 11 – AKZENTA).


(1) Diese Funktion eines Herkunftshinweises kommt der Widerspruchsmarke
nicht in Bezug auf die in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017
genannten Waren „Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frostschutzmittel, Epoxyd-
harze, Kleber, technische Öle, Fette und Schmiermittel, Arbeitsschutzbekleidung,
Arbeitsschuhe und Arbeitskopfbedeckungen“ zu. Ausweislich der Produktbezeich-
nungen und der Katalogauszüge befinden sich auf diesen Produkten Drittmarken,
nicht jedoch die Marke „Conrad“ (vgl. zu „Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frost-
schutzmittel, Epoxydharze, Kleber“: Eidesstattliche Versicherung vom
21. März 2017, Seiten 4 und 5, und Anlagen 5 bis 9 sowie Seite 1241 des Kata-
logs 2012/2013; zu „technische Öle, Fette und Schmiermittel“: Eidesstattliche Ver-
sicherung vom 21. März 2017, Seite 5, und Anlage 10 sowie Seiten 513 bis 515
des Katalogs 2012/2013; zu „Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeits-
kopfbedeckungen“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seite 6, und
Anlage 11 sowie Seite 1213 des Katalogs 2012/2013). Die Benutzung einer Marke
für Waren kann jedoch nur dann anerkannt werden, wenn eine funktionelle Bezie-
hung zwischen ihr und den Waren besteht. Eine solche erfordert üblicherweise die
Anbringung der Marke auf der betreffenden Ware, so dass die Verwendung der
Marke im Geschäftslokal, an Schaufenstern, Verkaufsständern oder Regalen, in
Firmenschriften, Preislisten, Prospekten oder auf Verpackungsmaterial regelmäßig
nicht ausreicht (vgl. BGH GRUR 2011, 623, Rdnr. 23 – Peek & Cloppenburg II).
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(2) Anders stellt sich die Situation bei den ebenfalls in der eidesstattlichen Versi-
cherung vom 21. März 2017 ausdrücklich genannten Flachsicherungs-Sets für
Kfz, Funk-Rückfahrvideosystemen, Batteriewächtern, Spannungsanzeigen, Ein-
parkhilfen und Zweifachverteilern für Zigarettenanzünderstecker dar. Den einge-
reichten Belegen lässt sich entnehmen, dass sie ausschließlich mit der Wider-
spruchsmarke gekennzeichnet sind (vgl. eidesstattliche Versicherung vom
21. März 2017, Seite 7, und Anlage 12). Auch wenn diese nicht auf der Ware
selbst erscheint, so befindet sie sich jedoch auf der Produktverpackung, die in
unmittelbarem Zusammenhang mit dem darin enthaltenen Elektronikartikel steht.
Zudem ist es nicht üblich, dass auf Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahr-
videosystemen, Batteriewächtern, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen und Zwei-
fachverteilern für Zigarettenanzünderstecker immer die Marke des Herstellers oder
Vertreibers angebracht ist, zumal die Teile auch im Inneren von Geräten verbaut
und damit nicht mehr von außen sichtbar sein können.


(3) Demgegenüber ist die herkunftshinweisende Verwendung der Widerspruchs-
marke für die in der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017 genannten
Dienstleistungen in vollem Umfang anzuerkennen.

Bei einer Dienstleistungsmarke hat die Beurteilung der Frage, ob sie rechtserhal-
tend benutzt worden ist, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass bei ihr anders
als bei einer Warenmarke eine körperliche Verbindung zwischen der Marke und
dem Produkt oft nicht möglich ist. Als Benutzungshandlungen gemäß Art. 15 UMV
kommen bei ihr daher grundsätzlich nur die Anbringung der Marke am Geschäfts-
lokal sowie eine Benutzung auf Gegenständen in Betracht, die bei der Erbringung
der Dienstleistung zum Einsatz gelangen, wie insbesondere auf der Berufsklei-
dung, auf Geschäftsbriefen und -papieren, Prospekten, Preislisten, Rechnungen,
Ankündigungen und Werbedrucksachen (vgl. BGH, a. a. O., Rdnr. 13
– AKZENTA; WRP 2010, 269, Rdnr. 17 – ATOZ III).

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Diesen Anforderungen wird die Widerspruchsmarke gerecht. Sie erscheint auf
dem Deckblatt und beim Inhaltsverzeichnis des Hauptkatalogs 2012/2013 (vgl.
Anlage 2 zur eidesstattlichen Versicherung vom 16. Januar 2014) und auf den Sei-
ten des Onlineshops der Widersprechenden (vgl. Anlagen 3 bis 8 zur eidesstatt-
lichen Versicherung vom 16. Januar 2014 sowie Anlagen 3, 5 bis 11 zur eidesstat-
tlichen Versicherung vom 21. März 2017). Diese Publikationen bilden das Waren-
und Dienstleistungssortiment der Widersprechenden ab und gewährleisten auch
eine unmittelbare Zuordnung zu den oben genannten Einzelhandels- und Repara-
turdienstleistungen. Weitere Maßnahmen, um die Beziehung zwischen dem ver-
wendeten Zeichen und diesen Dienstleistungen deutlich zu machen, etwa durch
ausdrückliche Erwähnung der Tätigkeiten „Zusammenstellung und Präsentation
des Warensortiments“, sind nicht erforderlich (vgl. auch EuGH GRUR 2003, 425,
Rdnr. 38 – Ansul/Ajax). Sie entsprechen nicht den Branchengepflogenheiten und
drohen die Kundenkommunikation ohne Notwendigkeit zu belasten.

Die gleichzeitige Verwendung des Zeichens „Conrad“ als Unternehmensschlag-
wort hindert ebenfalls nicht seine Wahrnehmung als Marke. Das Publikum ist
daran gewöhnt, dass ein und dieselbe Angabe sowohl das Unternehmen als auch
die von ihm angebotenen Dienstleistungen bezeichnen kann. Zudem reicht die in
dem Katalog und auf den Online-Seiten zum Ausdruck kommende räumliche
Nähe des Widerspruchszeichens zu den in der eidesstattlichen Versicherung vom
21. März 2017 genannten Waren aus, um eine ausreichend enge Beziehung zwi-
schen ihnen und den darauf bezogenen Einzelhandelsdienstleistungen zu begrün-
den. Dieser Eindruck einer markenmäßigen Verwendung wird unterstützt durch
die in Anlage 1 zur eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017 dargestellte
Anbringung des Schriftzugs an der Fassade eines Geschäftslokals
der Widersprechenden (vgl. hierzu OLG Hamm MarkenR 2015, 515 – Grillstar.de;
BPatG, Beschluss vom 8. Mai 2007, 33 W (pat) 128/05, Rdnr. 42 – KAUFLAND;
Schaeffer, GRUR 2009, 341, 343) und durch die Verwendung des Widerspruchs-
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zeichens als Domainname (vgl. u. a. OLG Köln, CR 2008, 456 bis 458 – Schutz-
engel).

d) Die Widersprechende hat überdies gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 UMV i. V. m.
125b Nr. 4 MarkenG die ernsthafte Benutzung der Widerspruchsmarke in der
Europäischen Union glaubhaft gemacht.

Entgegen den Ausführungen in dem angegriffenen Beschluss steht die Verwen-
dung der Widerspruchsmarke in einem einzigen Mitgliedsstaat der Union der An-
erkennung der rechtserhaltenden Benutzung in der Union nicht entgegen, da die
Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedsstaaten in diesem Zusammenhang
außer Betracht zu lassen sind (vgl. EuGH C-149/11, GRUR 2013, 182, Rdnr. 44
– Leno Merken [ONEL/OMEL]; BGH GRUR 2013, 925, Rdnr. 38 – VOODOO).
Nach den eingereichten Unterlagen ist primär die Benutzung der Widerspruchs-
marke im Bundesgebiet glaubhaft gemacht worden, das bereits einen erheblichen
Teil der Europäischen Union ausmacht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die
Widersprechende neben ihren 25 inländischen Filialen auch die Online-Verkaufs-
plattform „www.conrad.com“ betreibt, über die Interessenten in Österreich,
Niederlande, Belgien, Großbritannien, Frankreich, Italien, Schweden, Polen,
Slowenien, Kroatien, Ungarn, Slowakei sowie Finnland Produkte beziehen können
(vgl. Seite 2 der eidesstattlichen Versicherung vom 21. März 2017). Zudem sind in
dieser auf den Seiten 4 bis 7 auch die Umsätze ausgewiesen, die ab dem
1. Januar 2013 mit Flussmitteln zum Löten, Ätzmitteln, Frostschutzmitteln,
Epoxydharzen, Klebern, technischen Ölen, Fetten, Schmiermitteln, Arbeitsschutz-
bekleidung, Arbeitsschuhen, Arbeitskopfbedeckungen sowie Flachsicherungs-Sets
für Kfz, Funk-Rückfahrvideosystemen, Batteriewächtern, Spannungsanzeigen,
Einparkhilfen und Zweifachverteilern für Zigarettenanzünderstecker erzielt worden
sind. Damit liegen ausreichende Berührungspunkte zum EU-Ausland vor, die
zusätzlich für die Anerkennung einer rechtserhaltenden Benutzung der Wider-
spruchsmarke in der gesamten Union sprechen.

- 19 -
e) Die Widersprechende hat glaubhaft gemacht, in ausreichendem Umfang ab
Juni/Juli 2012 Einzelhandelsdienstleistungen mit bestimmten chemischen Pro-
dukten (Flussmittel zum Löten, Ätzmittel, Frostschutzmittel, Epoxydharze, Kleber),
technischen Ölen, Fetten und Schmiermitteln, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeits-
schuhen und Arbeitskopfbedeckungen als auch mit bestimmten elektrischen und
elektronischen Geräten für Kraftfahrzeuge (Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-
Rückfahrvideosysteme, Batteriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen,
Zweifachverteiler für Zigarettenanzünderstecker) nicht nur in der Bundesrepublik
Deutschland erbracht zu haben. Sie hat während des Benutzungszeitraums konti-
nuierlich aus diesen Waren verschiedener Hersteller gebildete Sortimente
zusammengestellt, diese mittels gedruckten und online abrufbaren Produktkatalo-
gen in strukturierter Form gegenüber dem Publikum präsentiert und in 25 Filialen
im Bundesgebiet sowie mittels eines Onlineshops auch außerhalb davon für den
käuflichen Erwerb zugänglich gemacht (vgl. zu „Flussmittel zum Löten, Ätzmittel,
Frostschutzmittel, Epoxydharze, Kleber“: Eidesstattliche Versicherung vom
21. März 2017, Seiten 4 und 5, und Anlagen 5 bis 9 sowie Seite 1241 des Kata-
logs 2012/2013; zu „technische Öle, Fette und Schmiermittel“: Eidesstattliche Ver-
sicherung vom 21. März 2017, Seite 5, und Anlage 10 sowie Seiten 513 bis 515
des Katalogs 2012/2013; zu „Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeits-
kopfbedeckungen“: Eidesstattliche Versicherung vom 21. März 2017, Seite 6, und
Anlage 11 sowie Seite 1213 des Katalogs 2012/2013; zu „Flachsicherungs-Sets
für Kfz, Funk-Rückfahrvideosysteme, Batteriewächter, Spannungsanzeigen, Ein-
parkhilfen, Zweifachverteiler für Zigarettenanzünderstecker“: Eidesstattliche Versi-
cherung vom 21. März 2017, Seite 7, und Anlage 12 sowie Seiten 412 bis 508 des
Katalogs 2012/2013).

Die in den eidesstattlichen Versicherungen vom 16. Januar 2014 und vom
21. März 2017 genannten Umsätze mit den eben genannten Waren in der Bun-
desrepublik Deutschland und im EU-Ausland sprechen ebenfalls für die Ernsthaf-
tigkeit der Benutzung des Widerspruchszeichens für die gegenständlichen Einzel-
handelsdienstleistungen. Auch wenn die Umsätze kein unmittelbares Entgelt für
- 20 -
die erbrachten Einzelhandelsdienstleistungen darstellen, so sind sie doch als Indiz
für eine umfangreiche und nachhaltige Geschäftstätigkeit anzusehen. Zudem wer-
den durch den Kaufpreis, der den Umsätzen zugrunde liegt, mittelbar auch die
Einzelhandelsdienstleistungen der Widersprechenden bezahlt.

Entgegen der Auffassung der Inhaberin der angegriffenen Marke erschöpft sich
die Darstellung des Warenangebots im Hauptkatalog bzw. in dem Produktver-
zeichnis des Onlineshops der Widersprechenden nicht in einer bloßen Bewerbung
von Artikeln Dritter. Vielmehr handelt es sich bei Print- und digitalen Produktkata-
logen um Publikationen, die dazu dienen, das Warenangebot, das ein Einzel-
händler nach seiner Sortimentspolitik zusammengestellt hat, dem Publikum in der
von ihm gewählten Aufbereitung vorzustellen (vgl. Gabler, Wirtschaftslexikon,
17. Auflage, Seite 1680; vgl. auch BPatG, Beschluss vom 8. Mai 2007,
33 W (pat) 128/05, Rdnr. 41 – KAUFLAND). Dementsprechend enthält der vorge-
legte Hauptkatalog 2012/2013 neben umfangreichen Produktinformationen auch
Hinweise und Empfehlungen des Händlers (vgl. etwa Seite 414 „Tipps und Wis-
senswertes für Sie“ und Seite 431 „Conrad Empfehlung“ als Anlage 2 zur eides-
stattlichen Versicherung vom 16. Januar 2014). Gerade die Zusammenstellung
und das Präsentieren eines Warensortiments sind typische Merkmale des Einzel-
handels, der neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit
des Händlers umfasst, die einen Verbraucher dazu veranlassen soll, den Kaufver-
trag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (vgl.
EuGH GRUR 2005, 764, Rdnr. 34 – Praktiker; BGH GRUR 2016, 382, Rdnr. 22
– BioGourmet).

Da die Widersprechende im Benutzungszeitraum ihre Waren nicht nur in ihren
25 Filialen im Bundesgebiet, sondern auch über Kataloge und ihre Homepage
angeboten hat, ist eine markenmäßige Benutzung der Widerspruchsmarke für die
Einzelhandelsdienstleistungen sowohl im Rahmen des stationären Warenvertriebs
als auch im Rahmen des Versandhandels zu bejahen.

- 21 -
f) Die unter e) angesprochene Dauer der Benutzung sowie die in der eides-
stattlichen Versicherung vom 21. März 2017 auf Seite 7 genannten Umsatzzahlen
reichen für die Annahme einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchs-
marke auch für die Waren „Flachsicherungs-Sets für Kfz, Funk-Rückfahrvideosys-
teme, Batteriewächter, Spannungsanzeigen, Einparkhilfen und Zweifachverteiler
für Zigarettenanzünderstecker“ aus.


g) Auch im Hinblick auf Reparaturdienstleistungen in den Bereichen Computer,
Multimedia, Licht bzw. Energie, Sicherheits- und Haustechnik ist die rechtserhal-
tende Benutzung zu bejahen. So lässt sich der eidesstattlichen Versicherung vom
16. Januar 2014 entnehmen, dass vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezem-
ber 2013 mit Reparaturdienstleistungen insgesamt ein Umsatz von … EUR
erzielt wurde. Des Weiteren finden sich in der dazugehörigen Anlage 7 Wiederga-
ben der Online-Seiten der Widersprechenden, auf denen sie Reparaturdienstleis-
tungen anbietet und die ältere Marke in der oben dargestellten bildlichen Form
wiedergegeben ist. Der Gegenstand dieser Reparaturdienstleistungen ergibt sich
ausweislich der Aussage der Beschwerdeführerin in dem Protokoll der mündlichen
Verhandlung vom 12. April 2017 aus der Anlage 13 zur eidesstattlichen Versiche-
rung vom 21. März 2017, die der Anlage 8 zur eidesstattlichen Versicherung vom
16. Januar 2014 entspricht. Auf den darin abgebildeten Internetseiten werden
unter der Überschrift „klappt Der Meister-Service von Conrad“ die Gebiete „Com-
puter, Multimedia, Licht bzw. Energie, Sicherheits- und Haustechnik“ genannt, auf
denen die Reparaturdienstleistungen angeboten werden.

Hierbei ist es unschädlich, dass die Widerspruchsmarke neben dem mit einem ®
versehenen und damit als weitere Marke erscheinenden Wort „klappt“ wiederge-
geben wird. „Conrad“ tritt als Hauptmarke auf, die alle von der Widersprechenden
angebotenen Waren und Dienstleistungen kennzeichnet, während „klappt“ die
Funktion einer Zweitmarke speziell für Reparaturdienstleistungen zukommt (vgl.
hierzu Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 26, Rdnr. 168). Ihre gleich-
- 22 -
zeitige Verwendung schließt die markenmäßige Benutzung der Widerspruchs-
marke nicht aus, da beide Zeichen als betriebliche Herkunftshinweise vom Ver-
kehr aufgefasst werden (vgl. auch BGH GRUR 2007, 592, Rdnr. 15 – bodo Blue
Night).


h) Die Waren und Dienstleistungen, für die die Widerspruchsmarke tatsächlich
benutzt worden ist, lassen sich unter die folgenden eingetragenen Waren und
Dienstleistungen subsumieren:

- Waren
„Signal-, Kontrollapparate und -instrumente“,

- Dienstleistungen
„Einzelhandelsdienstleistungen und/oder Einzelhandelsdienstleistungen für
den Versandhandel und/oder auch über das Internet im Bereich der chemi-
schen Erzeugnisse, technischen Öle und Fette, elektrischen und elektroni-
schen Geräte, Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbede-
ckung“ sowie „Reparaturwesen“.

Allerdings ist im Rahmen der Integration unter Zugrundelegung der erweiterten
Minimallösung die Benutzung für diese eingetragenen Waren und Dienstleistun-
gen nicht uneingeschränkt anzuerkennen (vgl. BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 61
– Culinaria/Villa Culinaria). Vielmehr ist ausgehend von den Waren und Dienstleis-
tungen, für die die ältere Marke tatsächlich benutzt worden ist, zu fragen, ob sie
unter einen sie umfassenden, jedoch nicht zu breiten Waren- bzw. Dienstleis-
tungsoberbegriff fallen (vgl. BGH GRUR 2012, 64, Rdnr. 10 und 11 – Maalox/
Melox-GRY; BPatG GRUR 2004, 954, 955 f. – CYNARETTEN/Circanetten).
Demzufolge sind bei der Prüfung der Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit folgende
Waren und Dienstleistungen auf Seiten der Widerspruchsmarke zugrunde zu
legen (§ 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG):
- 23 -
- Waren
„Signal-, Kontrollapparate und -instrumente für Kraftfahrzeuge“,

- Dienstleistungen
„Einzelhandelsdienstleistungen und/oder Einzelhandelsdienstleistungen für
den Versandhandel und/oder auch über das Internet im Bereich der chemi-
schen Erzeugnisse zum Löten und Kleben sowie für den Frostschutz, der
technischen Öle und Fette, der elektrischen und elektronischen Geräte für
Kraftfahrzeuge, der Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Arbeitskopfbe-
deckung“
sowie
„Reparaturwesen in den Bereichen Computer, Multimedia, Licht bzw. Ener-
gie, Sicherheits- und Haustechnik“.


2. Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen sind alle
erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren
oder Dienstleistungen kennzeichnen. Hierzu gehören insbesondere die Art der
Waren oder Dienstleistungen, ihr Verwendungszweck, ihre Nutzung sowie die Ei-
genart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder
Dienstleistungen. In die Beurteilung einzubeziehen ist, ob die Waren oder Dienst-
leistungen regelmäßig von denselben Unternehmen oder unter ihrer Kontrolle her-
gestellt oder erbracht werden oder ob sie beim Vertrieb Berührungspunkte aufwei-
sen. Angesichts der fehlenden Körperlichkeit von Dienstleistungen ist für die Be-
urteilung ihrer Ähnlichkeit in erster Linie Art und Zweck, also der Nutzen für den
Empfänger der Dienstleistungen sowie die Vorstellung des Verkehrs maßgeblich,
dass die Dienstleistungen unter der gleichen Verantwortlichkeit erbracht werden
(vgl. BGH GRUR 2016, 336, Rdnr. 21 – BioGourmet). Unter Zugrundelegung die-
ser Grundsätze stellt sich das Waren- und Dienstleistungsverhältnis wie folgt dar:

- 24 -
a) Eine geringe Ähnlichkeit im Sinne der von der Rechtsprechung entwickelten
Abstufungen (vgl. GRUR 2013, 833, Rdnr. 55 – Culinaria/Villa Culinaria) besteht
zwischen den eingetragenen Waren „technische Öle und Fette; Schmiermittel;
Brennstoffe (einschließlich Motorentreibstoffe)“ sowie „Bekleidungsstücke, Schals,
Halstücher, Hosenträger, Gamaschen, Gürtel (soweit in Klasse 25 enthalten);
Schuhwaren; Kopfbedeckungen, Ohrenschützer und Stirnbänder (soweit in
Klasse 25 enthalten)“ der angegriffenen Marke und den bei der Widerspruchs-
marke zu berücksichtigenden „Einzelhandelsdienstleistungen und/oder Einzelhan-
delsdienstleistungen für den Versandhandel und/oder auch über das Internet im
Bereich der technischen Öle und Fette, der Arbeitsschutzbekleidung, Arbeits-
schuhe, Arbeitskopfbedeckung“.

Hierbei wird davon ausgegangen, dass sich die Einzelhandelsdienstleistungen auf
die Waren beziehen und die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund dieses
Verhältnisses annehmen, die Waren und Dienstleistungen stammten aus demsel-
ben Unternehmen (vgl. BGH GRUR 2014, 378, Rdnr. 39 – OTTO CAP; kritisch
Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 9, Rdnr. 125 f.). Das angespro-
chene Publikum kann vorliegend aufgrund der tatsächlichen Geschäftsgepflogen-
heiten den Eindruck gewinnen, dass die eben genannten Waren und Einzelhan-
delsdienstleistungen bei identischer Kennzeichnung der Produktverantwortung
desselben Unternehmens unterliegen. Es ist bei großen Einzelhandelsgeschäften
daran gewöhnt, dass die Anbieter die Marke, unter der sie Einzelhandelsdienst-
leistungen mit Waren dritter Hersteller erbringen, auch zur Kennzeichnung von
eigenen Waren verwenden. Gerade bei den hier in Rede stehenden Produktgrup-
pen „Arbeitsbekleidung“ und „technische Öle/Fette“ ist – wie die der Ladung vom
9. Februar 2017 als Anlagen 1 und 2 beigefügten Verwendungsbeispiele zeigen –
eine solche Übung feststellbar.

- 25 -
Auch wenn sich die Einzelhandelsdienstleistungen der Widerspruchsmarke nicht
ausdrücklich auf Schmiermittel, sondern auf technische Öle und Fette beziehen,
so ist dennoch eine Ähnlichkeit zu der Ware „Schmiermittel“ der angegriffenen
Marke zu bejahen, da auch Öle und Fette Schmiermittel sind.

Allerdings stellen die den Gegenstand der Einzelhandelsdienstleistungen der Wi-
derspruchsmarke bildenden Waren „Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitsschuhe, Ar-
beitskopfbedeckung“ nur eine Teilmenge der Waren der Klasse 25 der jüngeren
Marke dar. Demzufolge kann nur von einer Ähnlichkeit insoweit ausgegangen wer-
den, als die angegriffenen Waren der Klasse 25 als Arbeitsbekleidung im weites-
ten Sinn in Betracht kommen. Dies gilt nicht für „Krawatten, Krawattentücher“, so
dass diesbezüglich eine Ähnlichkeit zu den Einzelhandelsdienstleistungen der
Widerspruchsmarke zu verneinen ist.


b) Eine geringe Ähnlichkeit weisen auch die für die angegriffene Marke einge-
tragenen Dienstleistungen „Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ und die
verfahrenserheblichen „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der technischen
Öle und Fette“ der älteren Marke auf.

Im Verhältnis zwischen Einzelhandelsdienstleistungen und anderen Dienstleistun-
gen, die im Zusammenhang mit dem Einzelhandel angeboten werden, kann eine
Ähnlichkeit zwar im Regelfall nicht angenommen werden (vgl. Ströbele, Marken-
schutz für Einzelhandelsdienstleistungen – Chancen und Gefahren, GRUR Int.
2008, 719, 724; Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 127; zurückhaltend auch
EuGH GRUR 2005, 764, Rdnr. 48 – Praktiker). Vorliegend hat das angesprochene
Publikum indessen trotz klarer Unterschiede hinsichtlich Art und Inhalt der Dienst-
leistungen aufgrund der verbreiteten gemeinsamen betrieblichen Herkunft der Ver-
gleichsdienstleistungen Anlass, insoweit eine übereinstimmende betriebliche Ver-
antwortung ernsthaft in Betracht zu ziehen (vgl. zur Bedeutung dieses Kriteriums
im Zusammenhang mit Dienstleistungen BGH GRUR 2002, 544, 546 – BANK 24;
- 26 -
Ströbele/Hacker, a. a. O., § 9, Rdnr. 111). Einzelhandelsdienstleistungen mit tech-
nischen Ölen und Fetten werden und wurden bereits zum maßgeblichen Zeitpunkt
der Anmeldung der angegriffenen Marke im November 2011 häufig von Autorepa-
raturbetrieben erbracht. Dies gilt zum einen für Unternehmen, die ein breites
Spektrum an Dienstleistungen rund um Kraftfahrzeuge von Hause aus anbieten
(vgl. u. a. ATU oder MAHAG). Das Geschäftsmodell dieser oft als Autoservicehäu-
ser bezeichneten Unternehmen umfasst nicht nur den Einzelhandel mit typischem
Kfz-Zubehör, sondern auch die Reparatur und Wartung von Kraftfahrzeugen. Ein-
zelhandelsdienstleistungen mit technischen Ölen und Fetten werden zum anderen
jedoch oft auch von kleineren Unternehmen erbracht, die sich mit der Wartung und
Reparatur von Kraftfahrzeugen beschäftigen. Öle und Fette sind elementare Be-
triebsstoffe für Kraftfahrzeuge, die so gut wie bei jeder Wartung ausgetauscht oder
ergänzt werden. Insofern handelt es sich um Standardprodukte, die die Dienstleis-
tung „Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen“ erst ermöglichen. Der Autore-
paraturbetrieb muss sie deshalb ständig auf Lager haben und kann sie demzu-
folge dem Kunden mit anbieten, damit er bei Bedarf Öl bei seinem Fahrzeug nach-
füllen kann. Angesichts dieser faktischen Verhältnisse können die in Rede stehen-
den Dienstleistungen ohne Weiteres demselben Anbieter zugerechnet werden, so
dass wenigstens eine geringe Ähnlichkeit der Dienstleistungen unter Berücksichti-
gung der Ursprungsfunktion einer Marke nicht verneint werden kann (vgl. BGH
a. a. O., Rdnr. 29 – Bank 24).


c) Die für die angegriffene Marke weiterhin eingetragenen Waren „Chemische
Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“, „Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs-
und Staubbindemittel“ und „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande,
in der Luft oder auf dem Wasser“ stehen hingegen in keinem Ähnlichkeitsverhält-
nis zu den bei der Prüfung zugrunde zu legenden Dienstleistungen und Waren der
Widerspruchsmarke.

- 27 -
(1) Insbesondere weisen „Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“ auf
Seiten der jüngeren Marke und „Einzelhandelsdienstleistungen im Bereich der
chemischen Erzeugnisse zum Löten und Kleben sowie für den Frostschutz“ auf
Seiten der älteren Marke keine ausreichenden Berührungspunkte auf, um die An-
nahme des Verkehrs begründen zu können, Waren und Dienstleistungen würden
regelmäßig von demselben Unternehmen angeboten. Zwar umfassen chemische
Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke chemische Erzeugnisse zum Löten und Kle-
ben sowie für den Frostschutz. Allerdings liegen anders als bei den unter a)
behandelten Ölen und Bekleidungsgegenständen hier keine besonderen bran-
chenbezogenen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Einzelhändler in der Chemie-
branche auch chemische Produkte mit eigenen Handelsmarken anbieten (vgl.
BGH a. a. O., Rdnr. 39 – OTTO CAP). Auch den von der Widersprechenden ein-
gereichten Benutzungsunterlagen können diesbezüglich keinerlei Hinweise ent-
nommen werden.


(2) Sind „Staubabsorbierungs-, Staubbenetzungs- und Staubbindemittel“ auf
Seiten der jüngeren Marke und „technische Öle und Fette“, die den Gegenstand
der berücksichtigungsfähigen Einzelhandelsdienstleistungen auf Seiten der Wider-
spruchsmarke bilden, auf Grund chemischer Verwandtschaft noch in geringem
Umfang ähnlich (vgl. Richter/Stoppel, Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleis-
tungen, 17. Auflage, Seite 278, linke Spalte: „Staubbindemittel“), so gilt dies
jedoch nicht für das Verhältnis zu den Einzelhandelsdienstleistungen selbst. Sie
weisen einen noch größeren sachlichen Abstand zu „Staubabsorbierungs-, Staub-
benetzungs- und Staubbindemittel“ auf, da bei ihnen der Abschluss des Kaufver-
trags und nicht die Beschaffenheit der gehandelten Ware im Zentrum des Interes-
ses steht.

- 28 -
(3) Ebenso ist die Ähnlichkeit der Waren der angegriffenen Marke „Fahrzeuge;
Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“ und
der benutzten Waren „Signal-, Kontrollapparate und -instrumente für Kraftfahr-
zeuge“ der Widerspruchsmarke zu verneinen. Auch hier liegen keine ausreichen-
den sachlichen Berührungspunkte vor, um eine – auch geringe – Ähnlichkeit
annehmen zu können. Zwar liegt ein funktioneller Zusammenhang zwischen Fahr-
zeugen und hierfür bestimmten elektronischen Apparaten sowie Instrumenten vor.
Letztgenannte sind jedoch nicht charakteristisch für Fahrzeuge oder andere
Beförderungsmittel, sondern dienen zusammen mit anderen Komponenten der
Herbeiführung oder Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs oder
Beförderungsmittels. Zudem ist dem Publikum bekannt, dass Fahrzeuge bzw.
Beförderungsmittel anderen technischen Anforderungen unterliegen als „Signal-,
Kontrollapparate und -instrumente für Kraftfahrzeuge“. Die sehr heterogenen Tä-
tigkeitsfelder werden demzufolge zum einen von Fahrzeugherstellern, zum ande-
ren von Zubehörherstellern abgedeckt.


3. Die Widerspruchsmarke weist mindestens durchschnittliche Kennzeich-
nungskraft auf.


a) Aus dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke dem im Inland geläufigen
Vornamen „Conrad“ bzw. „Konrad“ entspricht, ergibt sich keine Schwächung ihrer
originären Kennzeichnungskraft. Eigennamen, deren Urfunktion die Individualisie-
rung bzw. Identifizierung von Personen ist, dienen seit jeher auch der Unterschei-
dung von Produkten verschiedener Hersteller (s. Onken, Die Verwechslungsge-
fahr bei Namensmarken, 2011, Seite 92). § 3 Abs. 1 MarkenG erwähnt ausdrück-
lich den Personennamen als ein Unterfall von Wortzeichen. Er verfügt grundsätz-
lich über konkrete Unterscheidungskraft (vgl. BPatG Mitt. 2009, 37, Rdnr. 13
– Charlotte von Mahlsdorf). Vornamen mögen zwar im geschäftlichen Umgang in
Alleinstellung nur eingeschränkt zur Individualisierung bestimmter Personen die-
- 29 -
nen (vgl. BGH GRUR 1983, 262, 263 – Uwe). Dieser Grundsatz gilt jedoch im
Markenrecht aufgrund der strukturellen Unterschiede zum Namensrecht nicht glei-
chermaßen, so dass Vornamen markenrechtliche Kennzeichnungskraft aufweisen
können (vgl. BPatG Mitt. 1996, 247 – Monsieur Michel). Die Annahme, dass Vor-
namen nur gering kennzeichnungskräftig in Verbindung mit Kinderpuppen oder
Parfümerieartikel seien (vgl. BGH GRUR 1991, 760, Rdnr. 12 – Jenny/Jennifer;
EuG GRUR Int. 2003, 840, Rdnr. 50, und GRUR Int. 2003, 843, Rdnr. 81 – Giorgi
bzw. Giorgio) beruht auf den besonderen Kennzeichnungsgewohnheiten in diesen
Branchen und ist daher nicht auf die hier maßgeblichen Waren und Dienstleistun-
gen übertragbar (vgl. BPatG vom 17. Mai 2011, 27 W (pat) 266/09 – Luci).

Auch sind in den hier einschlägigen Geschäftsbereichen keine Anhaltspunkte für
eine originäre oder durch Drittzeichen hervorgerufene Originalitätsschwäche des
Vornamens „Conrad“ ersichtlich.


b) Von einer Erhöhung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auf-
grund umfangreicher Benutzung zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen
Marke im November 2011 kann mangels ausreichender Anhaltspunkte zumindest
nicht in vorliegendem Widerspruchsverfahren ausgegangen werden. Die Beurtei-
lung der Kennzeichnungskraft einer Widerspruchsmarke hängt maßgeblich von
ihrer Benutzung ab. Ist die Benutzungslage nicht im Einzelfall amts- oder gerichts-
bekannt, muss sie durch präsente, glaubhafte Mittel belegt sein (vgl. BGH GRUR
2006, 859, Rdnr. 33 – Malteserkreuz). Dabei gelten grundsätzlich die gleichen
Maßstäbe wie bei der Beurteilung der rechtserhaltenden Benutzung einer Wider-
spruchsmarke (vgl. BPatG MarkenR 2015, 454, Rdnr. 43 – Balkendarstellung).

Dem Vortrag der Widersprechenden lassen sich keine schlüssigen tatsächlichen
Angaben entnehmen, die für eine Steigerung der Kennzeichnungskraft der Wider-
spruchsmarke wenigstens im Bundesgebiet sprechen. Die Ausführungen in dem
Schriftsatz vom 19. Juni 2012 zur Firmenhistorie der Widersprechenden sind zwar
- 30 -
geeignet, eine langjährige Verwendung der Widerspruchsmarke zumindest als
Unternehmenskennzeichen im Bereich des Einzelhandels mit Elektronikartikeln zu
begründen. Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung fehlen jedoch Angaben. Die
vorgelegten Benutzungsunterlagen beziehen sich auf den nicht unmittelbar erheb-
lichen Zeitraum zwischen 2013 und März 2017 und lassen keine Rückschlüsse auf
die Zeit vor der Anmeldung der angegriffenen Marke zu. Auch der Hinweis auf die
Aufnahme des Zeichens „Conrad“ in das Werk „Marken des Jahrhunderts“ ver-
fängt nicht, da die Grundlagen, auf denen diese Bewertung beruht, nicht erkenn-
bar sind.

Ferner sind Tatsachen, aus denen sich eine ausgeprägte Bekanntheit im Novem-
ber 2011 wenigstens in den inländischen Verkehrskreisen bezüglich bestimmter
eingetragener Waren oder Dienstleistungen ergibt, nicht gerichtsbekannt. Für der-
artige Feststellungen reicht es nicht aus, dass den Senatsmitgliedern die Wider-
spruchsmarke oder das Firmenschlagwort der Widersprechenden zum genannten
Zeitpunkt geläufig war.

Damit kann bei der Widerspruchsmarke auch nicht von einer in der Union bekann-
ten Marke gemäß Art. 9 Abs. 2 Buchstabe c UMV i. V. m. § 125b Nr. 1 MarkenG
ausgegangen werden, was die Prüfung der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit
entbehrlich machen würde.


4. Zwischen der angegriffenen Marke und der Wider-
spruchsmarke „Conrad“ besteht unmittelbare klangliche Verwechslungsgefahr.

Die Frage der Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren
Ähnlichkeit im Klang, im (Schrift-) Bild und im Bedeutungs- oder Sinngehalt zu
beurteilen, weil Marken auf die mit ihnen angesprochenen Verkehrskreise in
klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht wirken können (vgl. EuGH GRUR
- 31 -
Int. 2010, 129, Rdnr. 60 – La Espaňola/Carbonelle; BGH GRUR 2009, 1055,
Rdnr. 26 – airdsl; GRUR 2011, 824, Rdnr. 26 – Kappa). Bei der Beurteilung der
Zeichenähnlichkeit ist auf den Gesamteindruck der sich gegenüberstehenden Mar-
ken abzustellen, der nach der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise durch
einen oder mehrere Bestandteile eines komplexen Zeichens geprägt sein kann
(vgl. EuGH GRUR 2005, 1042, Rdnr. 28 f. – THOMSON LIFE; BGHZ 167, 322,
Rdnr. 18 – Malteserkreuz I; GRUR 2013, 862, Rdnr. 45 – Culinaria/Villa Culinaria).

Der klangliche Gesamteindruck der jüngeren Marke wird ersichtlich durch den ein-
zig kennzeichnungskräftigen und zudem auch grafisch herausgestellten Wortbe-
standteil „KONRAD“ geprägt. Dieser und die Widerspruchsmarke sind trotz der
abweichenden Anfangsbuchstaben „K“ und „C“ klanglich identisch, da der Konso-
nant „c“ im Inland wie ein „k“ ausgesprochen wird.

Die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr erforderliche Gesamtabwägung
ergibt, dass die Vergleichszeichen im Umfang der im Ähnlichkeitsbereich liegen-
den Waren und Dienstleistungen verwechselbar sind.


5. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird gemäß § 71 Abs. 3 MarkenG
angeordnet.

Insbesondere im Falle einer fehlerhaften Sachbehandlung durch das DPMA
kommt aus Billigkeitsgründen die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht
(vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 71, Rdnr. 44). Eine solch fehlerhafte Sachbe-
handlung ist vorliegend gegeben. Der angegriffene Beschluss weist einen schwe-
ren Begründungsmangel auf und entspricht damit nicht den Anforderungen des
§ 61 Abs. 1 Satz 1 MarkenG. Die Markenstelle für Klasse 37 hat die Zurückwei-
sung des Widerspruchs auf die Annahme gestützt, dass eine rechtserhaltende
Benutzung einer Unionsmarke die Benutzung der Marke im Gebiet mehrerer Mit-
gliedsstaaten voraussetze. Eine nähere Erläuterung dieses Standpunkts ist unter-
- 32 -
bleiben, obwohl die hiervon abweichende Rechtsprechung des EuGH zu Art. 15
GMV, wonach die Grenzen der Hoheitsgebiete von Mitgliedsstaaten außer Be-
tracht zu lassen seien, bereits zwei Jahre vor der Beschlussfassung durch die
Markenstelle veröffentlicht worden ist (vgl. EuGH GRUR 2013, 182; MarkenR
2013, 66; Mitt. 2013, 132). Dem Beschluss kann nicht entnommen werden, auf
welche davon abweichenden rechtlichen Überlegungen die Markenstelle ihre Ent-
scheidung stützt.

Bei einer solchen Sachlage ist die erforderliche Kausalität zwischen dem Verfah-
rensfehler, der gemäß § 70 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG die Aufhebung und die Zurück-
verweisung der Sache an das DPMA nach sich ziehen kann, und der Einlegung
der Beschwerde gegeben.


6. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugelassen.
Die für vorliegendes Verfahren entscheidungserhebliche Frage der rechtserhalten-
den Benutzung von Einzelhandelsdienstleistungen weist grundsätzliche Bedeu-
tung auf. Die Art und der Umfang der hierfür erforderlichen Benutzungshandlun-
gen bedürfen weiterer Klärung, die im Rahmen einer Rechtsbeschwerde durch
den Bundesgerichtshof erfolgen kann.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss können die am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Die Rechtsbeschwerde kann nur
darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts be-
ruht.

- 33 -
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elek-
tronischer Form einzulegen.


Prof. Dr. Kortbein Richter Schmid ist wegen
Urlaubs an der Unterschrift
verhindert.

Prof. Dr. Kortbein
Dr. Söchtig


Fa


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