BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




28 W (pat) 508/15
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…

- 2 -
betreffend die Marke 30 2009 064 167

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
31. Mai 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Kortbein, des
Richters Schmid und des Richters Dr. Söchtig

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 9. Januar 2015
aufgehoben.

2. Auf Grund des Widerspruchs aus der Wortmarke 1 142 428
„McDonald’s“ wird die Löschung der Eintragung der Wort-
/Bildmarke 30 2009 064 167 „McSportnahrung.de“ angeordnet.


G r ü n d e

I.

Am 30. Oktober 2009 ist die Wort-/Bildmarke 30 2009 064 167



angemeldet und am 23. März 2010 für nachfolgende Waren eingetragen worden:

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Klasse 29: Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; kon-
serviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes
Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren,
Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und
-fette;

Klasse 30: Kaffee, Tee; Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago,
Kaffeeersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot,
feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig,
Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig,
Saucen (Würzmittel); Gewürze, Kühleis;

Klasse 32: Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer
und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und
Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die
Zubereitung von Getränken.

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 23. Juli 2010 aus ihrer am
5. Juli 1989 eingetragenen Wortmarke 1 142 428

McDonald’s

Widerspruch erhoben, die für die nachfolgenden Waren und Dienstleistungen der
Klassen 29, 30, 32, 35, 41, 42 und 43 geschützt ist:

Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, auch als Fertiggerichte; Fleisch-
extrakte; Weich- und Schalentiere; konserviertes, getrocknetes
und gekochtes Obst und Gemüse; Fleisch-, Fisch-, Obst- und
Gemüsegallerten; Konfitüren, Eier, Milch und Milchprodukte,
nämlich Butter, Käse, Joghurt, Quark, Sahne; Desserts aus Milch,
Joghurt, Quark und Sahne; Speiseöle und -fette; Fleisch-, Fisch-,
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Milch- und Brotkonserven; verarbeitete Nüsse; Kaffee, Tee,
Kakao, einschließlich Kaffee-, Tee- und Kakaogetränke; Kaffee-
oder Kakaopräparate für die Herstellung von alkoholfreien
Getränken, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel,
Mehl für Nahrungszwecke, Getreidepräparate (ausgenommen
Futtermittel), Haferflocken, Brot, Biskuits, Kuchen, feine Back-
waren und Konditorwaren, Speiseeis, Honig, Melassesirup, Hefe,
Backpulver; Puddingdesserts; Zucker- und Schokoladewaren;
Speisesalz, Senf, Pfeffer, Essig, Saucen, einschließlich Salat-
saucen; Gewürze; Fertig- und Halbfertiggerichte aus Fleisch,
Fisch oder Käse in Verbindung mit Brot oder Brötchen,
Apfelpasteten, Pommes frites, Kartoffelchips; Mineralwässer,
kohlensäurehaltige Wässer, Fruchtsäfte und andere alkoholfreie
Getränke; Milchmischgetränke mit Früchten, mit Kakao- oder
Kaffeezusatz und auf der Grundlage von Milch und Fruchtsaft zu
gleichen Teilen; Werbung für Nahrungsmittel, Getränke und
Verpflegungsspezialitäten, organisatorische und betriebswirt-
schaftliche Beratung über Eröffnung und Führung von Restau-
rants, Veröffentlichung und Herausgabe von Unterrichtsmaterial
für die Führung von Restaurants, Bau- und Konstruktionsplanung
und -beratung für Restaurants und Gaststätten, Ausbildung und
Unterricht auf dem Gebiet der Organisation und Bewirtschaftung
von Restaurants, alle vorgenannten Dienstleistungen für andere;
Verpflegung und Beherbergung von Gästen.

Die angegriffene Marke ist am 18. November 2010 auf die jetzige Inhaberin
umgeschrieben worden. Diese hat die Einrede der fehlenden rechtserhaltenden
Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klassen 29, 30 und 32
erhoben. Im Anschluss hieran hat die Widersprechende verschiedene Benut-
zungsunterlagen vorgelegt.

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Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 29, hat den
Widerspruch mit Beschluss vom 9. Januar 2015 zurückgewiesen. Zur Begründung
hat es ausgeführt, die Vergleichszeichen stünden sich nicht in verwechs-
lungsfähiger Art und Weise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gegenüber. Die
Frage einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke könne daher im
Ergebnis dahingestellt bleiben.

Die beiderseitigen Waren der Klassen 29, 30 und 32 seien ähnlich bzw. identisch.

Ferner genieße die Widerspruchsmarke im Fast-Food-Sektor eine überragende
Verkehrsgeltung. Auch die bloße Buchstabenfolge „Mc“ sei in diesem Bereich
äußerst bekannt, insbesondere als Stammbestandteil in Kombination mit einer
weiteren Sachangabe (wie beispielsweise „McRIB“, „McCHICKEN“ etc.). Eine
erhöhte Kennzeichnungskraft könne daher für bestimmte Nahrungsmittel sowie für
die Verpflegung von Gästen im Fast-Food-Bereich als amtsbekannt angenommen
werden.

Die danach an den Zeichenabstand zu stellenden Anforderungen würden jedoch
von der angegriffenen Marke eingehalten. Denn die Ähnlichkeit der Ver-
gleichszeichen sei in keiner Richtung derart ausgeprägt, dass unter Berück-
sichtigung aller maßgeblichen Faktoren die Gefahr von betrieblichen Herkunfts-
verwechslungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu bejahen wäre.

Der Bestandteil „Donald’s“ der Widerspruchsmarke unterscheide sich schrift-
bildlich stark von dem Element „Sportnahrung.de“ der angegriffenen Marke. Auch
die Sinngehalte der beiden Wörter stimmten nicht überein. In visueller und
begrifflicher Hinsicht sei eine Ähnlichkeit der Marken somit zu verneinen. Aber
auch im Rahmen der klanglichen Ähnlichkeitsprüfung sei der gebotene Mar-
kenabstand gewahrt.

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Eine relevante Ähnlichkeit der Marken könne nur dann bejaht werden, wenn der
Gesamteindruck der beiderseitigen Marken durch deren Wortbestandteile „Mc“
geprägt werden würde. Dies habe das Bundespatentgericht zwar für die
Widerspruchsmarke bejaht. Bei der jüngeren Marke sei dies hingegen nicht der
Fall, da die Bestandteile „Mc“, „Sportnahrung“ und „de“ als einheitlicher Ge-
samtbegriff wirkten. Auch erscheine der Bestandteil „Mc“ in der angegriffenen
Marke nicht als selbstständig kennzeichnend.

Schließlich, so das Deutsche Patent- und Markenamt weiter, fehle es auch an
besonderen Umständen, welche die Annahme einer mittelbaren Verwechs-
lungsgefahr bzw. einer Verwechslungsgefahr im weiteren Sinne rechtfertigen
würden. Zwar treffe es zu, dass die Widersprechende durch langjährige
umfangreiche Benutzung den Verkehr an eine Reihe von „Mc“-Marken im Fast-
Food-Sektor als Hinweis auf ihr Unternehmen gewöhnt habe. Die Annahme einer
gedanklichen Verbindung scheide vorliegend jedoch aus. Denn die weiteren
Marken der Widersprechenden kombinierten den Stammbestandteil „Mc“ fast
ausschließlich mit einem Sachhinweis auf bestimmte Fast-Food-Produkte (z. B.
„McPIZZA“, „McMUFFIN“, „McSALAD“ etc.), auf bestimmte Zutaten solcher Fast-
Food-Produkte (z. B. „McPORK“, „McTOAST“ etc.), auf besondere Zuberei-
tungsarten (z. B. „McCRISPY“, „McSHAKER“ etc.) oder auf eine besondere Art
der Verkaufsstätte (z. B. „McDRIVE“, „McCafe“). In diese vorhandene Zeichen-
serie der Widersprechenden füge sich die jüngere Marke nicht ein. Denn
„Sportnahrung“ gebe im Zusammenhang mit den im Ähnlichkeitsbereich liegenden
Waren der angegriffenen Marke keinerlei Sachhinweis auf bestimmte Fast-Food-
Produkte oder/und besondere Verkaufsstätten bzw. -modalitäten. Hinzu komme,
dass Fast-Food-Produkte allgemein gedanklich eher mit ungesunder bzw.
unausgewogener Ernährung in Verbindung gebracht würden. Demgegenüber
werde der Begriff „Sportnahrung“ von den angesprochenen breiten Verkehrs-
kreisen im Zusammenhang mit den angebotenen Waren gerade mit Fitness und
Gesundheit assoziiert, so dass die Annahme einer gedanklichen Verbindung fern
liege.
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Hiergegen wendet sich die Widersprechende mit ihrer Beschwerde vom
13. Februar 2015. Zur Begründung führt sie aus, beinahe alle von der
angegriffenen Marke beanspruchten Waren fänden sich identisch im Waren- und
Dienstleistungsverzeichnis der Widerspruchsmarke wieder. Diese verfüge ferner
für alle Waren der Klassen 29, 30, 32 über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft.
Hierauf basierend müsse die angegriffene Marke einen erheblichen Zeichen-
abstand aufweisen, was jedoch nicht der Fall sei. Zutreffend sei das Deutsche
Patent- und Markenamt zwar noch davon ausgegangen, dass der Gesamteindruck
der Widerspruchsmarke durch das Element „Mc“ geprägt werde. Nicht
nachvollziehbar sei jedoch die Annahme, dass dies nicht auch für die angegriffene
Marke gelte. Zum einen sei nämlich in ihr der Bestandteil „Mc“ grafisch durch eine
größere Schrift und die Schrägstellung hervorgehoben. Zum anderen genieße das
Element „Mc“ im vorliegend relevanten Waren- und Dienstleistungsbereich
sogenannter Food-Produkte und Restaurantdienstleistungen eine aufgrund Ver-
kehrsbekanntheit erheblich gesteigerte Kennzeichnungskraft. Demgegenüber
entbehrten die weiteren Bestandteile „Sportnahrung“ und „de“ als warenbe-
schreibende Angabe bzw. als Top-Level-Domain jeglicher Eignung als Her-
kunftshinweis. Hiervon ausgehend bestehe jedenfalls ein nicht unerheblicher Grad
an Zeichenähnlichkeit, was die Annahme einer unmittelbaren Verwechslungs-
gefahr begründe.

Aber auch die Voraussetzungen einer mittelbaren Verwechslungsgefahr lägen vor.
Die angegriffene Marke reihe sich nahtlos in die Markenserie der Wider-
sprechenden ein, die aus einer Vielzahl von Marken bestehe, die aus dem Präfix
„Mc“ und einem beschreibenden Bestandteil in deutscher oder englischer Sprache
gebildet seien. Soweit das Deutsche Patent- und Markenamt in seinem
angegriffenen Beschluss eine Einfügung in eine bestehende Markenserie deshalb
verneint habe, weil „Sportnahrung“ nicht auf ein bestimmtes Fast-Food-Produkt
bzw. auf eine besondere Zubereitung oder die Art der Verkaufsstätte hinweise, sei
dies unzutreffend. Das zusätzliche beschreibende Element ihrer Markenserie
beziehe sich weder nur auf bestimmte, genau konkretisierte Nahrungsmittel noch
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ausschließlich auf Fast-Food-Produkte. Bei den Zeichen „McSalad“ oder „McFish“
bleibe beispielsweise offen, welche konkrete Sorte Fisch oder Salat unter der
jeweiligen Marke angeboten werde. Auch handele es sich weder bei Fisch noch
bei Salat um ungesunde oder unausgewogene Nahrungsmittel. Sie nutze im
Rahmen ihrer Markenserie Zeichenbestandteile, die jeweils nur eine von mehreren
Eigenschaften der mit der Marke gekennzeichneten Waren bzw. Dienstleistungen
beschrieben. Es sei daher mitnichten so, dass sich nur solche jüngeren Marken in
die Markenserie einfügen könnten, die aus dem Element „Mc“ und einem weiteren,
ein bestimmtes Fast-Food-Produkt bezeichnendem Bestandteil zusammengesetzt
seien. Die angegriffene Marke „McSportnahrung.de“ füge sich daher nahtlos in
ihre Markenserie ein, was die Annahme einer mittelbaren Verwechslungsfahr
begründe.

Die Widersprechende beantragt sinngemäß,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
9. Januar 2015 aufzuheben und die Löschung der Eintragung der
Wort-/Bildmarke 30 2009 064 167 „McSportnahrung.de“ auf Grund
des Widerspruchs aus der Wortmarke 1 142 428 „McDonald’s“
anzuordnen.

Darüber hinaus regt sie hilfsweise die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hat sich im Beschwerdeverfahren nicht weiter eingelassen.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

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II.

Die Beschwerde der Widersprechenden ist begründet, da sich die Ver-
gleichszeichen in verwechslungsfähiger Art und Weise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2
MarkenG gegenüberstehen.

1. Die Frage der Verwechslungsgefahr gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist nach
ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung unter Berücksichtigung aller Um-
stände, insbesondere der zueinander in Wechselbeziehung stehenden Faktoren
der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren
oder Dienstleistungen sowie der Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke
zu beurteilen, wobei insbesondere ein geringerer Grad der Ähnlichkeit der Marken
durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder
durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden
kann und umgekehrt (EuGH GRUR 2010, 1098, Rdnr. 44 - Calvin Klein/HABM;
GRUR 2010, 933, Rdnr. 32 - Barbara Becker; GRUR 2006, 237 – PICA-
RO/PICASSO; BGH GRUR 2014, 488, Rdnr. 9 - DESPERADOS/DESPERADO;
GRUR 2012, 1040, Rdnr. 25 - pjur/pure; GRUR 2010, 235, Rdnr. 15 - AIDA/AIDU;
GRUR 2009, 484, Rdnr. 23 - METROBUS; GRUR 2008, 905, Rdnr. 12 - Panto-
hexal; GRUR 2008, 258, Rdnr. 20 - INTERCONNECT/T-InterConnect; GRUR
2006, 859, Rdnr. 16 - Malteserkreuz I; GRUR 2006, 60, Rdnr. 12 - coccodrillo
m. w. N.). Bei dieser umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf
den durch die Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen, wobei
insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu
berücksichtigen sind (vgl. EuGH, a. a. O. - Barbara Becker; GRUR Int. 2010, 129,
Rdnr. 60 - Aceites del Sur-Coosur SA/Koipe Corporación [Carbonell/La Espaňola];
BGH GRUR 2013, 833, Rdnr. 30 - Culinaria/Villa Culinaria; a. a. O. - pjur/pure).


2. Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat die (unbeschränkte) Einrede der
Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke für die Waren der Klassen 29, 30 und 32
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erhoben. Demgemäß muss die Widersprechende zum einen glaubhaft machen,
dass sie ihre am 5. Juli 1989 eingetragene Marke innerhalb der letzten fünf Jahre
vor der Veröffentlichung der angegriffenen Marke am 23. April 2010 in der
Bundesrepublik Deutschland rechtserhaltend benutzt hat (§ 43 Abs. 1 Satz 1
MarkenG). Demzufolge läuft der erste Benutzungszeitraum von April 2005 bis
April 2010. Zum anderen muss die Widersprechende glaubhaft machen, dass ihre
Marke innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Entscheidung über den Wider-
spruch rechtserhaltend benutzt worden ist (§ 43 Abs. 1 Satz 2 MarkenG). Auf
Grund der Tatsache, dass als „Entscheidung“ in diesem Sinne die das jeweilige
Verfahren abschließende Entscheidung zu verstehen ist, also ggf. erst die
Beschwerdeentscheidung (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, 2015,
§ 43, Rdnr. 17), reicht der zweite Benutzungszeitraum von Mai 2012 bis Mai 2017.

Die Widersprechende hat zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Be-
nutzung eine eidesstattliche Versicherung des ehemaligen „Director Marketing“
der M… Inc., Herr S…, vom 17. November 2011
vorgelegt. Aus dieser ist ersichtlich, dass die Widersprechende in Deutschland in
den Jahren 2005 bis 2010 mit ihren Produkten Umsätze im …-Euro-
Bereich erzielt hat und in dem nämlichen Zeitraum jährliche Werbeaufwendungen
im …stelligen …bereich getätigt hat. Ferner hat die Widersprechende
zahlreiche Benutzungsnachweise, wie Abbildungen von Produktverpackungen
sowie Werbeplakate, vorgelegt. Darüber hinaus hat sie eine weitere eidesstattliche
Versicherung des späteren „Director Marketing“ der M… Inc.,
Herr W…, vom 29. Oktober 2015 eingereicht. Dieser ist zu entnehmen,
dass die jährlichen Umsätze der Widersprechenden in Deutschland in den Jahren
2010 bis 2014 wiederum im …-Euro-Bereich lagen. Ebenso betrugen die
jährlichen Werbeaufwendungen in Deutschland in diesem Zeitraum über
… EUR. Mit Schreiben vom 2. November 2015 wurden noch weitere
Werbeplakate mit Abbildungen der von der Widersprechenden vertriebenen
Nahrungsmittel übersandt.

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Die Widersprechende hat mit diesen Unterlagen die rechtserhaltende Benutzung
ihrer Widerspruchsmarke für die Waren der Klassen 29, 30 und 32 hinreichend
glaubhaft gemacht. In den eidestattlichen Versicherungen sind zwar die Produkte,
mit denen die Umsätze erzielt worden sind, nicht ausdrücklich erwähnt. Es ist
jedoch gerichtsbekannt, dass es sich bei der Widersprechenden respektive der
deutschen Tochtergesellschaft, der M… Inc., um einen der
führenden inländischen Anbieter im Bereich von Fast-Food-Produkten handelt.
Diese werden - wie auch die eingereichten Werbeplakate zeigen - in zahlreichen
gastronomischen Betrieben unter der Marke „McDonald’s“ vertrieben. Gegenstand
des entsprechenden Produktangebotes sind zahlreiche Waren der Klassen 29, 30
und 32. Unter Berücksichtigung der „erweiterten Minimallösung“ (vgl. hierzu
Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26, Rdnr. 260 ff.) ist im Ergebnis die Wider-
spruchsmarke für alle in den vorstehend genannten Klassen enthaltenen Waren
als rechtserhaltend benutzt anzusehen, da diese in ihren Eigenschaften und in
ihrer Zweckbestimmung übereinstimmen (vgl. Ströbele/Hacker, a. a. O., § 26,
Rdnr. 261).


3. Die von den Vergleichszeichen in den Klassen 29, 30 und 32 beanspruchten
Waren sind überwiegend entweder identisch oder aber hochgradig ähnlich, da sie
für den menschlichen Verzehr bestimmt und in den gleichen Vertriebsstätten
anzutreffen sind. Die Ware „Kühleis“ der angegriffenen Marke findet sich zwar
nicht bei der Widerspruchsmarke. Sie weist jedoch eine noch hinreichende
Ähnlichkeit zu der Ware „Speiseeis“ der Widerspruchsmarke auf (vgl. HABM 01,
BK R-152/00-3). Die Ware „Bier“, für welche die angegriffene Marke Schutz
beansprucht, ist ähnlich zu der Ware „alkoholfreie Getränke“, die im Waren-
verzeichnis der Widerspruchsmarke enthalten ist (vgl. BPatG 28 W (pat) 191/76).


4. Die Widerspruchsmarke verfügt in Verbindung mit den für sie eingetragenen
Waren der Klassen 29, 30 und 32 über eine gesteigerte Kennzeichnungskraft. Die
- 12 -
Widersprechende hat - wie unter Ziffer 2. Ausgeführt - dargelegt, im Bereich der
Selbstbedienungsgastronomie zumindest seit dem Jahr 2005 jährliche Umsätze
im …-Euro-Bereich mit dem Verkauf von Fast-Food-Nahrungsmitteln zu
generieren. Ferner hat sie dargetan, in diesem Bereich jährliche Werbeauf-
wendungen im …stelligen …bereich zu tätigen. Es ist zudem liquide, dass
es sich bei der Widerspruchsmarke um eine der im Fast-Food-Bereich
bekanntesten Marken nicht nur in Deutschland, sondern weltweit handelt (vgl.
BPatG 28 W (pat) 111/03 - MC Döner Kebab).


5. Die Ähnlichkeit einander gegenüberstehender Marken ist nach deren Ähn-
lichkeit im (Schrift-)Bild, im Klang und im Bedeutungsgehalt zu beurteilen, weil
Marken auf die von ihnen angesprochenen Verkehrskreise in bildlicher, klanglicher
und begrifflicher Hinsicht wirken können. Dabei genügt für die Bejahung der
Markenähnlichkeit regelmäßig bereits die Ähnlichkeit in einem der genannten
Wahrnehmungsbereiche (vgl. BGH GRUR 2014, 382, Rdnr. 25 - REAL-Chips;
GRUR 2011, 824, Rdnr. 25 f. - Kappa m. w. N.). Die beiderseitigen Kennzeichen
sind dabei jeweils als Ganzes zu betrachten und in ihrem Gesamteindruck
miteinander zu vergleichen. Das schließt nicht aus, dass unter Umständen ein
oder mehrere Bestandteile einer komplexen Marke für den - durch das
Kennzeichen im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorge-
rufenen - Gesamteindruck prägend sein können (vgl. EuGH GRUR 2005,
1042 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859, Rdnr. 18 – Malteserkreuz I).
Weiter ist es möglich, dass ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke oder
einer komplexen Kennzeichnung eine selbstständig kennzeichnende Stellung
behält, ohne dass er das Erscheinungsbild der zusammengesetzten Marke oder
komplexen Kennzeichnung dominiert oder prägt (EuGH, a. a. O.,
Rdnr. 30 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2004, 865 - Mustang). Bei Identität oder
Ähnlichkeit dieses selbstständig kennzeichnenden Bestandteils mit einer Marke
älteren Zeitrangs kann Verwechslungsgefahr zu bejahen sein, weil dadurch bei
den angesprochenen Verkehrskreisen der Eindruck hervorgerufen werden kann,
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dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus wirtschaftlich
miteinander verbundenen Unternehmen stammen (BGH GRUR 2013, 833,
Rdnr. 45 - Culinaria/Villa Culinaria).

Ob zwischen den Vergleichszeichen eine unmittelbare Verwechslungsgefahr
besteht, kann im Ergebnis dahingestellt bleiben, da zwischen ihnen jedenfalls die
Gefahr einer Verwechslung durch gedankliches In-Verbindung-Bringen zu
befürchten ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, letzter Hs., MarkenG). Hiervon ist dann
auszugehen, wenn der Verkehr zwei an sich unterschiedliche Marken wegen
eines gemeinsamen charakteristischen Bestandteils derselben betrieblichen Ur-
sprungsstätte zuordnet (mittelbare Verwechslungsgefahr). Dabei nimmt der
Verkehr die Unterschiede der Marken durchaus wahr und verwechselt sie deshalb
nicht unmittelbar, aufgrund von Gemeinsamkeiten in der Markenbildung oder in
prägenden Einzelteilen hat er jedoch Anlass, die angegriffene Marke (irrtümlich)
der Inhaberin der Widerspruchsmarke zuzuordnen oder den Eindruck zu
gewinnen, dass die fraglichen Waren oder Dienstleistungen zumindest aus
wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (EuGH GRUR
2005, 1042, Rdnr. 31 - THOMSON LIFE; BGH GRUR 2006, 859 – Malte-
serkreuz I).

Eine mittelbare Verwechslungsgefahr kann demnach u. a. bei Serienmarken auf-
treten, wenn der Inhaber der Widerspruchsmarke bereits mit dem entsprechenden
Stammbestandteil als Bestandteil mehrerer eigener entsprechend gebildeter Se-
rienmarken aufgetreten ist (BGH GRUR 2002, 542 - BIG; GRUR 2002,
544 - BANK 24; GRUR 2013, 840 - PROTI POWER; BPatG
24 W (pat) 39/13 - Mäc Spice). Die Widersprechende verfügt nach der Re-
gisterlage über eine größere Anzahl von prioritätsälteren Marken mit dem
Stammbestandteil „Mc“, z. B. „McDrive“, „McBacon“, „McCAFE“, die gerichts-
bekannt im Bereich der Schnellgastronomie seit Jahren verwendet werden und
über einen hohen Bekanntheitsgrad für verschiedene Produkte aus dem
Lebensmittelbereich verfügen. In diese Markenserie reiht sich die angegriffene
- 14 -
Marke nahtlos ein, da sie wie die Serienmarken der Widersprechenden gebildet ist
(vgl. hierzu auch BPatG 28 W (pat) 25/10 - McSeafood; EuG, Urteil vom
5. Juli 2016, T-518/13 - MACCOFFEE). So wird auch in der jüngeren Marke der
Bestandteil „Mc“ mit einer beschreibenden Angabe (hier: Sportnahrung)
kombiniert. Das zusätzliche Element „de“ fällt hierbei kaum auf, da es sich am
Markenende befindet und der Verkehr darin nur die deutsche Kennung einer
Internetadresse ohne kennzeichnenden Charakter sehen wird (vgl. BPatG
29 W (pat) 510/12 - Tv.de).

Die Kennzeichnungskraft und damit die Hinweisfunktion des Stammbestandteils
„Mc“ der Widerspruchsmarke wird nicht durch Drittmarken entscheidungserheblich
geschwächt, die diesen Bestandteil auch enthalten. Zum einen ist hierbei
ausschließlich auf Marken von Wettbewerbern abzustellen, die für Waren der
Klassen 29, 30 und 32 geschützt sind, so dass beispielsweise das für Dienst-
leistungen im Fitnessbereich geschützte Zeichen „McFIT“ hier nicht in die
Betrachtung einzubeziehen ist. Zum anderen lässt die überragende Bekanntheit
der Buchstabenfolge „Mc“ im Zusammenhang mit den von der Widersprechenden
angebotenen Lebensmitteln der Klassen 29, 30 und 32 nicht eine so deutliche
Schwächung ihrer Kennzeichnungskraft durch im selben Produktbereich ange-
siedelte Drittmarken erwarten, dass sie nicht mehr mit der Widersprechenden in
Verbindung gebracht werden würde.

Es kann dahingestellt bleiben, ob entsprechend der Auffassung des Deutschen
Patent- und Markenamtes die Widersprechende ihre Serienmarken ausschließlich
mit einem Sachhinweis auf bestimmte Fast-Food-Produkte, auf bestimmte
Zutaten, auf besondere Zubereitungsarten oder auf die Art der Verkaufsstätte
kombiniert. Die angegriffene Marke würde sich in eine so verstandene Mar-
kenserie nahtlos einfügen:

Zum einen kann auch Sportnahrung als Fast-Food-Produkt zum schnellen und
unkomplizierten Verzehr angeboten werden. So vertreibt die Widersprechende
- 15 -
selbst beispielsweise unter den Marken „McSalad“, „MCFISH“ oder „McWRAP“
Lebensmittel, die dem Trend zur gesundheitsbewussten Ernährung entsprechen
und als Nahrung für Sportler dienen können. Dieser Entwicklung folgt auch die
angegriffene Marke „McSportnahrung.de“. Die angesprochenen Verkehrskreise
der Durchschnittsverbraucher werden annehmen, dass die Widersprechende ihr
Sortiment um Produkte erweitert hat, die speziell der Ernährung bei sportlicher
Betätigung dienen. Dies ist umso naheliegender, als bereits seit vielen Jahren in
der Gastronomie eine Tendenz zu gesunden, insbesondere fettarmen Lebens-
mitteln zu beobachten ist, was sich nicht zuletzt in dem Erfolg von Restau-
rantketten wie beispielsweise „Subway“ oder „dean & david“ widerspiegelt.

Zum anderen kann der Bestandteil „Sportnahrung“ der angegriffenen Marke auch
auf die verwendeten Zutaten hinweisen, wozu insbesondere Gemüse, Obst, Salat
oder Fisch gehören.

Der Beschwerde war daher stattzugeben.

Hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens verbleibt es bei der gesetz-
lichen Regelung des § 71 Abs. 1 Satz 2 MarkenG, da Billigkeitsgründe für die
Auferlegung der Kosten auf einen Beteiligten weder vorgetragen noch ersichtlich
sind.

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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelas-
senen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des
Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, ein-
gereicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor
Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert
werden.


Dr. Kortbein Schmid Dr. Söchtig


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