BPatG 152
08.05

BUNDESPATENTGERICHT




28 W (pat) 46/14
_______________________
(Aktenzeichen)



B E S C H L U S S

In der Beschwerdesache

…








betreffend die Markenanmeldung 30 2012 038 798.5

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
4. August 2017 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kortbein und die Richter
Schmid und Dr. Söchtig

- 2 -
beschlossen:

1. Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.


G r ü n d e :

I.

Die Anmelderin hat am 9. Juli 2012 beim Deutschen Patent- und Markenamt
beantragt, die Wortfolge

pioneered by

als Wortmarke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Marken-
register einzutragen. Die Anmeldung bezieht sich nach verschiedenen Klarstellun-
gen und Beschränkungen des ursprünglich eingereichten Verzeichnisses auf die
nachgenannten Waren und Dienstleistungen:

Klasse 7:
Getriebe und deren Teile; Motoren, insbesondere Elektromotoren
und deren Teile; Getriebemotoren und deren Teile; elektromecha-
nische Antriebe und deren Teile; Zahnräder und Zahnstangen;
Kupplungen; Steuergeräte für Maschinen und Motoren; Roboter
(Maschinen); Aufzüge; Antriebe und Steuergeräte für Aufzüge
(alle vorstehend genannten Waren soweit in Klasse 7 enthalten);
Türaktuatoren; Steuerungsgeräte für Fahrzeuge, insbesondere
Steuerknüppel, Gashebel, Steuerruder; Vorrichtungen und Appa-
rate für die Luftfahrt, insbesondere Antriebe für Luftfahrzeuge, An-
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triebseinheiten für Frachtladesysteme, Steuer- und Landeklap-
penantriebe;

Klasse 9:
Auf Datenträger gespeicherte Programme (Software), herunter-
ladbare Computerprogramme zum Steuern und Regeln von An-
trieben sowie Kontrollieren, Messen und Aufzeichnen von stati-
schen und/oder dynamischen Antriebsdaten und -zuständen sowie
Auswerten und Weiterverarbeiten der ermittelten Daten; auf Da-
tenträger gespeicherte Programme (Software), herunterladbare
Computerprogramme für eine Diagnose von Antrieben und/oder
Antriebszuständen einschließlich Auswerten und Weiterverarbei-
ten der ermittelten Daten sowie zur Auswahl, Auslegung und Be-
rechnung elektromechanischer Antriebskomponenten; Datenverar-
beitungsgeräte für die vorgenannten Programme (vorstehende
Waren nur für und zur Verwendung bei Bauteilen und Anlagen des
Maschinenbaus); auf Datenträger gespeicherte Programme (Soft-
ware), herunterladbare Computerprogramme (Software), zur Ver-
wendung in eingebetteten Systemen; Rechner-programmierbare
Datenverarbeitungsgeräte; Mikrochips; Mikrocontroller; Mikropro-
zessoren; elektrische Mess-, Anzeige- und Steuergeräte, insbe-
sondere für elektromechanische Antriebe; Messinstrumente ein-
schließlich Sensoren, insbesondere Ultraschallsensoren, Tempe-
ratursensoren, Drucksensoren, Kraftsensoren; Simulatoren für die
Lenkung und Kontrolle von Fahrzeugen; elektrische/elektronische
Steuerungen für Maschinen; automatische Steuerungseinrichtun-
gen für Fahrzeuge;

Klasse 10:
Chirurgische Instrumente und Apparate; Implantate, insbesondere
in der Form elektromechanisch betätigter Einrichtungen; künstli-
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che Gliedmaßen; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; Kno-
chendistraktionsvorrichtungen, insbesondere in der Form implan-
tierbarer und elektromechanisch arbeitender Einrichtungen; Ener-
gieübertragungsvorrichtungen für aktive medizinische Implantate;

Klasse 12:
Elektromechanische Antriebe für Fahrzeuge; Motoren für Land-
fahrzeuge; Vorrichtungen und Apparate für die Luftfahrt, insbeson-
dere Pedalsysteme;

Klasse 41:
Veranstaltung und Leitung von Kolloquien und Symposien; Orga-
nisation und Veranstaltung von Kongressen.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, Markenstelle für Klasse 7, hat die Anmel-
dung nach vorheriger Beanstandung mit Beschluss vom 7. Juli 2014 für folgende
Waren zurückgewiesen:

Klasse 7:
Getriebe und deren Teile; Motoren, insbesondere Elektromotoren
und deren Teile; Getriebemotoren und deren Teile; elektromecha-
nische Antriebe und deren Teile; Zahnräder und Zahnstangen;
Kupplungen; Steuergeräte für Maschinen und Motoren; Roboter
(Maschinen); Aufzüge; Antriebe und Steuergeräte für Aufzüge
(alle vorstehend genannten Waren soweit in Klasse 7 enthalten);
Türaktuatoren; Steuerungsgeräte für Fahrzeuge, insbesondere
Steuerknüppel, Gashebel, Steuerruder; Vorrichtungen und Appa-
rate für die Luftfahrt, insbesondere Antriebe für Luftfahrzeuge, An-
triebseinheiten für Frachtladesysteme, Steuer- und Landeklap-
penantriebe;

- 5 -
Klasse 9:
Auf Datenträger gespeicherte Programme (Software), herunter-
ladbare Computerprogramme zum Steuern und Regeln von An-
trieben sowie Kontrollieren, Messen und Aufzeichnen von stati-
schen und/oder dynamischen Antriebsdaten und -zuständen sowie
Auswerten und Weiterverarbeiten der ermittelten Daten; auf Da-
tenträger gespeicherte Programme (Software), herunterladbare
Computerprogramme für eine Diagnose von Antrieben und/oder
Antriebszuständen einschließlich Auswerten und Weiterverarbei-
ten der ermittelten Daten sowie zur Auswahl, Auslegung und Be-
rechnung elektromechanischer Antriebskomponenten; Datenverar-
beitungsgeräte für die vorgenannten Programme (vorstehende
Waren nur für und zur Verwendung bei Bauteilen und Anlagen des
Maschinenbaus); auf Datenträger gespeicherte Programme (Soft-
ware), herunterladbare Computerprogramme (Software), zur Ver-
wendung in eingebetteten Systemen; Rechner-programmierbare
Datenverarbeitungsgeräte; Mikrochips; Mikrocontroller; Mikropro-
zessoren; elektrische Mess-, Anzeige- und Steuergeräte, insbe-
sondere für elektromechanische Antriebe; Messinstrumente ein-
schließlich Sensoren, insbesondere Ultraschallsensoren, Tempe-
ratursensoren, Drucksensoren, Kraftsensoren; Simulatoren für die
Lenkung und Kontrolle von Fahrzeugen; elektrische/elektronische
Steuerungen für Maschinen; automatische Steuerungseinrichtun-
gen für Fahrzeuge;

Klasse 10:
Chirurgische Instrumente und Apparate; Implantate, insbesondere
in der Form elektromechanisch betätigter Einrichtungen; künstli-
che Gliedmaßen; Diagnosegeräte für medizinische Zwecke; Kno-
chendistraktionseinrichtungen, insbesondere in der Form implan-
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tierbarer und elektromechanisch arbeitender Einrichtungen; Ener-
gieübertragungsvorrichtungen für aktive medizinische Implantate;

Klasse 12:
Elektromechanische Antriebe für Fahrzeuge; Motoren für Land-
fahrzeuge; Vorrichtungen und Apparate für die Luftfahrt, insbeson-
dere Pedalsysteme.

Zur Begründung hat es ausgeführt, das angemeldete Wortzeichen entbehre im
Hinblick auf die von der Zurückweisung umfassten Waren jeglicher Unterschei-
dungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Die Wortfolge „pioneered by“, die auf-
grund ihrer Zugehörigkeit zum Grundwortschatz der englischen Sprache auch von
allgemeinen inländischen Verkehrskreisen verstanden werde, erschöpfe sich in
Bezug auf die beanspruchten Waren in einem werbemäßigen Hinweis darauf,
dass irgendein Unternehmen die betreffende Ware entwickelt habe. Das Publikum
entnehme der Angabe daher keinen betrieblichen Herkunftshinweis. Dass in Ver-
bindung mit der Wortfolge „pioneered by“ ein Eigenname erwartet werde, könne
die Schutzfähigkeit des Zeichens nicht begründen. Ob der Eintragung des Anmel-
dezeichens auch das absolute Schutzhindernis des Bestehens eines Freihaltebe-
dürfnisses gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegenstehe, könne dahingestellt
bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin vom 13. August 2014, mit
der sie sinngemäß beantragt, den Beschluss des Deutschen Patent- und Marken-
amts vom 7. Juli 2014 aufzuheben.

Zur Begründung verweist sie auf ihr Vorbringen im Verfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt. Darin hatte sie vorgetragen, das angemeldete Zeichen
„pioneered by“ werde als fragmentarische Wortkombination mit Phantasiegehalt
verstanden, die ohne Ergänzung keine sinnvolle Aussage ergebe. Das Anmelde-
zeichen verfüge daher über die erforderliche Unterscheidungskraft. Auch das
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Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG stehe der Eintragung nicht entge-
gen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss des
Deutschen Patent- und Markenamtes und den sonstigen Akteninhalt verwiesen.


II.


1. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin bleibt in der Sache ohne Erfolg.
Der Eintragung der beanspruchten Wortfolge „pioneered by“ steht in Bezug auf die
beschwerdegegenständlichen Waren das Schutzhindernis fehlender Unterschei-
dungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Das Deutsche Patent- und
Markenamt hat die Anmeldung daher im Ergebnis zu Recht teilweise zurückge-
wiesen (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen
innewohnende konkrete Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufge-
fasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistun-
gen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese
somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR
2012, 610, Rdnr. 42 – Freixenet; GRUR 2008, 608, Rdnr. 66 f. – EUROHYPO;
BGH GRUR 2014, 569, Rdnr. 10 – HOT; GRUR 2006, 850, Rdnr. 18 – FUSSBALL
WM 2006).

Neben Zeichen mit einem beschreibenden Begriffsinhalt entbehren insbesondere
solche Angaben jeglicher Unterscheidungskraft, die aus gebräuchlichen Wörtern
oder Wendungen der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache bestehen,
die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der
Werbung – ausschließlich als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstan-
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den werden (vgl. BGH GRUR 2010, 640 Rdnr. 13 – hey!; GRUR 2014, 569,
Rdnr. 26 – HOT; GRUR 2014, 872, Rdnr. 21 – Gute Laune Drops; GRUR 2016,
934, Rdnr. 12 – OUI). Maßgeblich ist die Anschauung des angesprochenen Ver-
kehrs. Dabei ist auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines normal informierten,
angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der
fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein großzügiger Maßstab
anzulegen (vgl. BGH GRUR 2014, 565, Rdnr. 12 – smartbook). An Wortfolgen
sind keine strengeren Anforderungen als an andere Wortmarken zu richten. Bei
kürzeren Wortfolgen kann sich die Eignung, die Waren oder Dienstleistungen
eines bestimmten Anbieters von denjenigen anderer zu unterscheiden, aus einer
gewissen Originalität oder Prägnanz ergeben (vgl. BGH GRUR 2014, 565,
Rdnr. 14 – smartbook; GRUR 2015, 173, Rdnr. 17 – for you).

Gegenstand der Prüfung im Eintragungsverfahren ist das Zeichen als solches in
der angemeldeten Form. Auf Verwendungen, die nicht Gegenstand des bean-
spruchten Schutzes sind, kommt es daher nicht an (vgl. BGH GRUR 2011, 65,
Rdnr. 9 ff. – Buchstabe T mit Strich; GRUR 2015, 173, Rdnr. 22 – for you).

b) Entgegen der Annahme der Anmelderin ist davon auszugehen, dass der nor-
mal informierte, angemessen aufmerksame und verständige inländische Durch-
schnittsverbraucher die Bezeichnung „pioneered by“ zum Zeitpunkt der Anmel-
dung am 9. Juli 2012 nur als formelhafte Aussage über die Zuschreibung einer
Entwicklungsleistung und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis verstanden hat.
Dies gilt für alle beschwerdegegenständlichen Waren einschließlich „Knochen-
distraktionsvorrichtungen“, die im Tenor des angegriffenen Beschlusses unzutref-
fend als „Knochendistraktionseinrichtungen“ bezeichnet wurden.

Die angemeldete englischsprachige Wortfolge „pioneered by“ ist aus der Parti-
zipform „pioneered“ des Verbs „to pioneer“ („den Weg bereiten“ oder „erstmals
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entwickeln“, vgl. „leo.org“ als Anlage A1 zum Amtsbescheid vom 12. Juli 2013)
und der Präposition „by“ gebildet („von“, vgl. „leo.org“ als Anlage A1 zum Amtsbe-
scheid vom 12. Juli 2013). Die deutsche Übersetzung des Anmeldezeichens lautet
damit „erstmals entwickelt von“.

Die Wortfolge „pioneered by“ ist dem inländischen Fachpublikum im Zusammen-
hang mit den hier in Rede stehenden innovativen Forschungsfeldern seit gerau-
mer Zeit als feststehender Bestandteil einer gebräuchlichen Wendung bekannt,
die darauf hinweist, dass eine grundlegende Entwicklungsleistung durch eine
bestimmte Person, Personengruppe oder ein Unternehmen erbracht worden ist.
Die bereits im Anmeldeverfahren verwendeten Unterlagen (vgl. Anlagen A1 und
A2 zum Bescheid vom 12. Juli 2013; Anlagen A4 und A5 zum Schriftsatz der An-
melderin vom 11. Oktober 2013; Anlagen 1 bis 3 zum Beschluss vom 7. Juli 2014)
als auch die durch den Senat ermittelten Belege (vgl. Anlagen zur Ladung vom
21. Februar 2017, Bl. 42 – 88 der Gerichtsakte, z. B. „pioneered by Mitsubishi“)
lassen den Schluss zu, dass die Angabe „pioneered by“ bereits zum Zeitpunkt der
Anmeldung umfangreich als Hinweis auf den Entwickler Verwendung gefunden
hat. Sie fügt sich damit ein in eine Vielzahlt formelhafter Zuschreibungen, wie
„created by“, „designed by“, „made by“, „manufactured by“, „invented by“ oder
„powered by“.

c) Wie die Beschwerdeführerin zu Recht ausführt, stellt das Anmeldezeichen
„pioneered by“ eine sprachlich und inhaltlich unvollständige Wortfolge dar. Ihm
kann nicht entnommen werden, wer eine Pionierleistung erbracht hat. Allerdings
trägt nicht jede sprachliche Unregelmäßigkeit und/oder inhaltliche Unklarheit eines
Zeichens die Annahme, es handele sich dabei um einen betrieblichen Herkunfts-
hinweis (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress; GRUR
2014, 569, Rdnr. 18 – HOT). Die beiden Worte „pioneered by“ repräsentieren den
unveränderlichen, sinntragenden Bestandteil und damit das Kernelement einer
gebräuchlichen Wendung. Mit dieser wird der angesprochene Verkehr das ange-
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meldete Zeichen intuitiv in Verbindung bringen und daher von der allgemein be-
kannten Bedeutung einer für jede Ware gültigen Referenzformel ausgehen.

Das Fehlen der notwendigen Benennung des Entwicklers wird dem Verkehrsteil-
nehmer zwar auffallen. Allerdings veranlasst ihn dies nicht, das Zeichen alleine
wegen dieser Lücke als betrieblichen Herkunftshinweis wahrzunehmen. Ausge-
hend von einer unbefangenen Betrachtung, die keine nähere Analyse des Zei-
chens nach sich zieht (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 11. Auflage, § 8,
Rdnr. 136), wird sich das Publikum vorliegend nicht von seinem unwillkürlich
gewonnenen Verständnis völlig lösen, sondern innerhalb dieses Deutungsrah-
mens einen naheliegenden Sinngehalt suchen. Das führt hier dazu, dass das
Fehlen einer Entwicklerbezeichnung als bloßes Versehen oder als bewusste Ver-
kürzung verstanden wird, die unausgesprochen auf den Hersteller der beschwer-
degegenständlichen Waren verweisen soll. In beiden Fällen wird das Zeichen
ausschließlich als geringfügige und für die vorliegende Bewertung unerhebliche
Verfremdung des eingeführten Bedeutungsgehalts und nicht als Unterscheidungs-
mittel verstanden.

Die Beschwerde der Anmelderin ist daher unbegründet.


2. Über die Beschwerde konnte im schriftlichen Verfahren entschieden werden.
Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist von der Be-
schwerdeführerin zurückgenommen worden. Auch aus den in § 69 Nr. 2 und Nr. 3
MarkenG genannten Gründen war sie nicht veranlasst.


3. Die Rechtsbeschwerde wird gemäß § 83 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zugelassen,
um eine schärfere Konturierung der Anforderungen an das Fehlen der Unterschei-
dungskraft von verkürzten Wendungen, die jedoch die wesentlichen sinntragenden
Elemente enthalten, zu ermöglichen. Jenseits von ausschließlich beschreibenden
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Angaben kommt dieser Fallgruppe nach Auffassung des Senats erhebliche Be-
deutung als Auffangtatbestand zu. Er muss daher die sachgerechte Bewältigung
untypischer Fallgestaltungen ermöglichen.


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann die am Beschwerdeverfahren Beteiligte das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde einlegen. Die Rechtsbeschwerde kann nur
darauf gestützt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts
beruht.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch eine beim
Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwältin oder durch einen beim Bundesge-
richtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich oder in elek-
tronischer Form einzulegen.


Prof. Dr. Kortbein Dr. Söchtig Richter Schmid ist wegen
Urlaubs an der Unterzeich-
nung verhindert.

Prof. Dr. Kortbein


Fa


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